Zusammenfassung des Verfahrens
I. Bei der Prüfung und Entscheidung in der Beschwerdesache T 59/87, reibungsverringernder Zusatz (ABl. EPA 1988, 347) legte die Chemische Beschwerdekammer 3.3.1 in ihrer Entscheidung vom 26. April 1988 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen drei Rechtsfragen vor:
Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?
ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?
iii) Ist ein Anspruch für die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?
II. Mit Bescheid vom 14. Oktober 1988 erging eine erste Stellungnahme zu Frage i; gleichzeitig wurden die Beteiligten aufgefordert, sich zu allen Fragen zu äußern. Im Zusammenhang mit Frage iii wurde auf die gleichzeitig anhängige Beschwerde G 6/88 verwiesen, in der die Große Beschwerdekammer (durch die Entscheidung T 208/88 vom 20. Juli 1988) mit im wesentlichen derselben Frage befaßt worden war.
Beide Beteiligte reichten am 1. bzw. 23. Februar 1989 eine erste und am 30. Mai bzw. am 5. Juni 1989 eine weitere Stellungnahme ein. Beide Parteien beantragten eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ.
III. Zu Frage i:
In dem Bescheid vom 14. Oktober 1988 wurde ausgeführt, daß der "Schutzbereich" eines Patents entsprechend Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Protokoll festzulegen sei und daß er sich von den "Rechten aus dem Patent" unterscheide, die sich gemäß Artikel 64 (1) EPÜ aus dem nationalen Recht der benannten Vertragsstaaten ergäben. Dementsprechend müsse im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ geprüft werden, ob der durch den Anspruch geschützte und durch seine technischen Merkmale definierte Gegenstand erweitert werde.
Die Beschwerdeführerin behauptete, es gebe keine starren Grenzen zwischen den verschiedenen Anspruchskategorien und dem durch sie gewährten Schutz. Ihre Überlegungen zu Artikel 123 (3) EPÜ entsprächen denen im Bescheid der Großen Beschwerdekammer.
Die Beschwerdegegnerin trug vor, daß ein "Verwendungsanspruch" für ein Erzeugnis vom Schutzumfang her enger sei als ein reiner "Erzeugnisanspruch"; es sei aus dem in dem Bescheid genannten Grund nicht erforderlich, das nationale Verletzungsrecht zu berücksichtigen.
IV. Zu Frage ii:
Die Beschwerdeführerin berief sich auf die Entscheidung T 378/86 (ABl. EPA 1988, 386), um ihre Behauptung zu stützen, daß der Schutzbereich eines "Erzeugnisanspruchs" den eines "Verwendungsanspruchs" einschließe und daß eine Änderung eines reinen Erzeugnisanspruchs in einen Verwendungsanspruch deshalb einen Disclaimer darstelle.
Die Beschwerdegegnerin schloß sich der Auffassung an, daß eine solche Änderung nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße und somit zulässig sei, sofern die Verwendung in der ursprünglich eingereichten und erteilten Fassung der Beschreibung offenbart und sowohl neu als auch erfinderisch sei.
V. Zu Frage iii:
a) In ihrer ersten Stellungnahme führte die Beschwerdeführerin aus, daß die in den Ansprüchen ausgedrückte beabsichtigte Verwendung oder der beabsichtigte Zweck den Ansprüchen nach dem EPÜ entsprechend der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Neuheit verleihe.
Die Beschwerdeführerin schloß sich dem Vorbringen der Beschwerdeführerin im Fall G 6/88 an.
b) In ihrer ersten Stellungnahme erklärte die Beschwerdegegnerin, in der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74) sei die Beschwerdekammer zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, daß die Offenbarung eines Stoffes für eine bisher unbekannte Verwendung dieses Stoffes auch dann nicht neuheitsschädlich sei, wenn die neue Verwendung keine anderen technischen Maßnahmen erfordere.
Sie brachte ferner vor, daß in der Entscheidung T 231/85 nicht berücksichtigt worden sei, daß "Entdeckungen" durch Artikel 52 (2) EPÜ von den "Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ" ausgenommen würden.
Unter Bezugnahme auf den Sachverhalt im vorliegenden Fall trug die Beschwerdegegnerin ferner vor, daß die bereits beschriebene "Verwendung" inhärent auch zu der neu beanspruchten Verwendung geführt habe, so daß der vorgeschlagene Anspruch nicht durchsetzbar sei.
Es liege im berechtigten Interesse der breiten Öffentlichkeit, daß Erfindungen dieser Art nicht patentierbar seien, weil es der Öffentlichkeit freistehen sollte, frühere Offenbarungen zu benutzen, ohne Gefahr zu laufen, ein später für die bloße Entdeckung einer neuen Eigenschaft oder Verwendung erteiltes Patent zu verletzen.
c) In ihrer Erwiderung brachte die Beschwerdeführerin insbesondere zu Frage iii vor, daß es hierbei um die Neuheit nach Artikel 54 EPÜ und nicht um die Patentierbarkeit nach Artikel 52 EPÜ gehe.
d) Zur Stützung ihres bisherigen Vorbringens zur Neuheit erläuterte die Beschwerdegegnerin ausführlich die sogenannte "Inhärenzdoktrin".
Sie machte geltend, daß der vorgeschlagene Anspruch nicht neu sei, weil die neue Verwendung kein neues Mittel für deren Realisierung erforderlich mache; es würde dem Recht und der Praxis fast aller Vertragsstaaten entsprechen, wenn auf mangelnde Neuheit erkannt würde, und zwar vor allem deshalb, weil die bisher offenbarte Verwendung des Zusatzes zur Verhinderung von Rostbildung inhärent auch eine Verwendung als reibungsverringender Zusatz mitumfasse.
VI. a) In der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 1989 wies die Beschwerdeführerin nachdrücklich darauf hin, daß ihr Antrag auf Zulassung des "Verwendungsanspruchs" zu dem Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer geführt habe (s. Entscheidung T 59/87) und sich auf die Ausführungen in der Entscheidung G 5/83, insbesondere unter Nummer 21, stütze.
Was die Neuheit des Zweckes angehe, so laute die entscheidende Frage, ob der Zweck einen technischen Bezug habe. Sei dies zu bejahen, so liege Neuheit vor, selbst wenn das Mittel zur Realisierung dieses Zweckes dasselbe sei wie das bereits bekannte.
Die bisherigen Erwiderungen der Beschwerdegegnerin wies sie generell unter drei Gesichtspunkten zurück:
i) Zusammenhang zwischen "Neuheit des Zweckes" und "Entdeckung"
ii) angebliche Schwierigkeit bei der Durchsetzung eines Verwendungsanspruchs, der auf der Neuheit des Zwecks beruht
iii) Inhärenzdoktrin (doctrine of inherency)
b) Auch die Beschwerdegegnerin berief sich in ihrer Erwiderung auf die Entscheidung G 5/83. Sie stellte auf den Unterschied zwischen "einer neuen Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" und "einer alten Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" ab. Letzterer Anspruchstyp sei regelmäßig nicht gewährbar. Ein solcher Anspruch würde Schutz auf rein subjektiver Grundlage gewähren, was mit dem Verletzungsrecht nicht vereinbar sei.
Am Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Kammer ihre Entscheidung vor.
VII. Mit Schreiben vom 3. August 1989 richtete der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß dem am 7. Juli 1989 in Kraft getretenen Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1989, 362) an den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer den schriftlichen begründeten Antrag, sich zu einigen Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Zusammenhang mit Frage iii stellten, äußern zu dürfen.
Mit Schreiben vom 13. September 1989 antwortete der Vorsitzende dem Präsidenten, daß die Große Beschwerdekammer beschlossen habe, ihn vor allem deshalb nicht zu einer Stellungnahme aufzufordern, weil die betreffende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer erstmals am 26. April 1988 vorgelegt worden sei, die mündliche Verhandlung am 26. Juni 1989 stattgefunden habe und die der Entscheidungsfindung dienenden Erörterungen der Großen Beschwerdekammer bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien.
Entscheidungsgründe
Hintergrund und Einführung
1. Im vorliegenden Fall hat eine Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer drei Fragen vorgelegt, weil sich in einem bei ihr anhängigen Verfahren zwei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung gestellt hatten. Die erste betrifft in erster Linie die richtige Auslegung des Artikels 123 (3) EPÜ, insbesondere bei Änderungen im Einspruchsverfahren, die einen Wechsel der "Anspruchskategorie" mit sich bringen; die zweite betrifft vor allem die richtige Auslegung des Artikels 54 EPÜ, insbesondere bei Verwendungsansprüchen, deren einziges neues Merkmal im Verwendungszweck besteht.
In Anbetracht des Zweckes, der mit der Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ verfolgt wird, sollte die Große Beschwerdekammer in Fällen wie dem vorliegenden die ihr vorgelegten Fragen nicht zu eng auffassen, sondern so prüfen und beantworten, daß die dahinterstehenden Rechtsfragen geklärt werden.
2. Bei beiden Rechtsfragen geht es um die Auslegung und die Wirkung von Patentansprüchen.
2.1. Bis zum Inkrafttreten des EPÜ im Jahr 1978 hatte sich die Funktion der Patentansprüche bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents in den nationalen Patentsystemen der jetzigen Vertragsstaaten unterschiedlich entwickelt. In diesen Entwicklungen spiegelten sich auch die zum Teil unterschiedlichen nationalen Vorstellungen wider, die dem Begriff des Patentschutzes zugrunde liegen.
So war insbesondere der Umfang, in dem der Wortlaut der Ansprüche den Schutzbereich bestimmte, von Land zu Land stark verschieden, so daß dieser Umstand die Art der Anspruchsformulierung erheblich beeinflußte.
In einigen Ländern, insbesondere in Deutschland, hing der Schutzbereich des Patents in der Praxis weniger vom Wortlaut der Ansprüche, sondern vielmehr davon ab, was entsprechend der im Patent enthaltenen Offenbarung als Beitrag des Erfinders gegenüber dem Stand der Technik angesehen werden konnte, also worin die allgemeine erfinderische Idee bestand. In anderen Ländern, vor allem im Vereinigten Königreich, wurde hingegen der genaue Wortlaut der Ansprüche als ausschlaggebend betrachtet, weil sie im Interesse der Rechtssicherheit dazu bestimmt waren, das, was geschützt sein sollte, von dem abzugrenzen, was nicht geschützt sein sollte.
Die Art der Formulierung der Ansprüche entwickelte sich entsprechend der relativen Bedeutung ihrer Funktion in den einzelnen Ländern natürlicherweise unterschiedlich. Es liegt auf der Hand, daß in Ländern wie dem Vereinigten Königreich der Wortlaut eines Anspruchs eine viel detailliertere Definition dessen enthalten mußte, was geschützt werden sollte, als in Ländern wie Deutschland, wo es angemessener war, das Wesen der erfinderischen Idee herauszuarbeiten.
2.2. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen "Anspruchskategorien" bezeichnet. In der hier vorliegenden Entscheidung sind jedoch mit "Kategorie" ganz allgemein die verschiedenen Klassen von Ansprüchen gemeint.
Innerhalb dieser beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen sind mehrere Unterklassen möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren etc.). Ferner sind auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen.
2.3. Alle drei der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen betreffen "Verwendungsansprüche", d. h. Ansprüche, die eine "Verwendung des Stoffes X für einen bestimmten Zweck" definieren oder eine ähnliche Formulierung aufweisen.
Die Offenbarung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines bekannten Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stellt, kann zweifellos ein wertvoller, erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein.
In Ländern wie Deutschland ist für solche Erfindungen seit langem in der Regel durch "Verwendungsansprüche" Schutz gewährt worden.
In Ländern wie dem Vereinigten Königreich waren bis 1978 derartige Verwendungsansprüche in Patentanmeldungen und Patenten kaum zu finden; ein Anspruch auf eine Erfindung dieser Art wäre in der Regel durch die wesentlichen physikalischen Schritte definiert worden, die die zu schützende "Tätigkeit" ausmachen.
2.4. Auch nach dem Inkrafttreten des EPÜ enthalten europäische Patentanmeldungen, die aus verschiedenen Vertragsstaaten stammen, noch immer Ansprüche, die entsprechend der oben genannten althergebrachten Praxis dieser Vertragsstaaten abgefaßt sind.
Die Erfordernisse für die Abfassung und Änderung von Ansprüchen für Erfindungen, die Gegenstand europäischer Patentanmeldungen und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser Erfindungen müssen jedoch nach EPÜ-Recht entschieden werden. Die Funktion der Ansprüche ist für die praktische Durchführung des europäischen Patentsystems von zentraler Bedeutung.
2.5. Artikel 84 EPÜ sieht vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung "den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird." Regel 29 (1) EPÜ verlangt ferner, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben" ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, daß diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden.
Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ dazu, den Schutzbereich des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPÜ) und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten (Art. 64 EPÜ) unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ festzulegen.
Unter den technischen Merkmalen einer Erfindung sind demnach die für sie wesentlichen physischen Merkmale zu verstehen.
Betrachtet man die beiden unter Nummer 2.2 genannten grundlegenden Arten von Ansprüchen, so sind die technischen Merkmale eines Anspruchs für einen Gegenstand dessen physikalische Parameter und die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte, die diese Tätigkeit definieren. In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird auch die Auffassung vertreten, daß die technischen Merkmale in bestimmten Fällen funktionell definiert werden können (siehe z. B. T 68/85, ABl. EPA 1987, 228; T 139/85, EPOR 1987, 229).
2.6. Demnach hat der Gegenstand einer beanspruchten Erfindung zwei Aspekte: erstens die Kategorie oder die Art des Anspruchs und zweitens die technischen Merkmale, die seinen technischen Gegenstand ausmachen.
3. Fragen i und ii
Da die ersten beiden Fragen, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind, eine gemeinsame Rechtsfrage betreffen, werden sie zusammen behandelt.
3.1. Die erste Frage betrifft den Vorschlag einer Anspruchsänderung, die eine "Änderung der Anspruchskategorie" mit sich bringt. In der Frage wird der Begriff "Kategorie" verwendet, um zwischen einem Anspruch für einen "Stoff" oder ein "Stoffgemisch" einerseits und einem "Verwendungsanspruch" (Verwendung eines einen solchen Stoff enthaltenden Stoffgemisches) andererseits zu unterscheiden; die Formulierung "Änderung" der Anspruchskategorie bezieht sich darauf, daß durch die vorgeschlagene Änderung eine vorher nicht vorhandene Anspruchsart, nämlich ein "Verwendungsanspruch", in das Patent eingeführt wird.
3.2. Nach Artikel 123 (3) EPÜ "dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird." Zu prüfen ist also, wie sich die Ansprüche in ihrer Gesamtheit vor und nach der vorgeschlagenen Änderung darstellen.
In diesem Zusammenhang ist in Betracht zu ziehen, daß Artikel 123 EPÜ keinerlei Hinweis darauf enthält, daß eine Änderung, die mit einem Wechsel der Anspruchskategorie verbunden ist, anders zu behandeln wäre als alle sonstigen während des Einspruchsverfahrens vorgeschlagenen Änderungen. Vielmehr sind die Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung, die einen Wechsel der Anspruchskategorie bedeutet, grundsätzlich dieselben wie bei jeder anderen Änderung, die gemäß Artikel 123 (3) EPÜ auf ihre Zulässigkeit zu prüfen ist.
3.3. Die Frage i bezieht sich insbesondere auch darauf, inwieweit die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten bei der Beurteilung der Zulässigkeit nach Artikel 123 (3) EPÜ zu berücksichtigen sind.
Wie bereits unter Nummer 2.5 ausgeführt ist, ist der Schutzbereich eines Patents durch Auslegung des Inhalts der Patentansprüche zu bestimmen, wobei sich die Rechte des Patentinhabers wiederum aus dem Schutzbereich ableiten. Es besteht jedoch ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich und den Rechten aus einem europäischen Patent. Der Schutzbereich eines Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche (Art. 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt. Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll sind dabei nicht nur im Verfahren vor dem EPA, sondern auch in den einschlägigen Verfahren in den Vertragsstaaten anzuwenden, wann immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stellt.
Die Rechte, die ein europäisches Patent seinem Inhaber verleiht (Art. 64 (1) EPÜ), ergeben sich dagegen aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten, die beispielsweise regeln können, welche Handlungen Dritter eine Verletzung des Patents darstellen und welche Rechtsbehelfe gegen eine Verletzung zur Verfügung stehen.
Ganz allgemein geht es bei der Bestimmung des "Schutz- bereichs" eines Patents nach Artikel 69 (1) EPÜ also darum, was - in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale - geschützt wird, während die "Rechte aus einem Patent" in die alleinige Zuständigkeit der benannten Vertragsstaaten fallen und sich darauf beziehen, wie ein solcher Gegenstand geschützt wird.
Demzufolge muß bei jeder Entscheidung über die Zulässigkeit einer im Einspruchsverfahren vorgeschlagenen Änderung der Patentansprüche (unabhängig davon, ob eine solche Änderung einen Wechsel der Anspruchskategorie mit sich bringt) geprüft und beurteilt werden, ob sich dadurch eine Erweiterung des Gegenstands ergibt, der durch die Ansprüche geschützt und durch die Anspruchskategorien und die technischen Merkmale definiert ist. Dabei können jedoch die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.
4. Bei der Prüfung der Frage, ob eine vorgeschlagene Änderung der Ansprüche den Schutzbereich erweitert, muß als erstes der Schutzbereich des Patents vor der Änderung ermittelt werden. Es muß unbedingt klar festgestellt werden, worauf der Schutz des Patents sich ohne Änderung bezieht, bevor entschieden werden kann, ob eine vorgeschlagene Änderung zu einer Erweiterung führt.
Die Bestimmung des Schutzbereichs ist gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll vorzunehmen, das eine Anleitung gibt, auf welche Weise die technischen Merkmale des Anspruchs auszulegen sind. Das Protokoll wurde von den Vertragsstaaten als fester Bestandteil in das EPÜ übernommen, um ein Instrument zur Harmonisierung der von Land zu Land unterschiedlichen Abfassung und Auslegung von Patentansprüchen (s. Nr. 2.1) zu schaffen. Die Schlüsselrolle, die den Patentansprüchen nach dem EPÜ zukommt, würde zweifellos ausgehöhlt, wenn der Schutzbereich und damit auch die Rechte in den einzelnen benannten Vertragsstaaten infolge der überlieferten, rein nationalen Praxis der Anspruchsauslegung ganz unterschiedlich ausfielen; das Protokoll wurde hauptsächlich deshalb zusätzlich in das EPÜ aufgenommen, um damit einen Mittelweg für die Auslegung der Ansprüche europäischer Patente während ihrer gesamten Laufzeit zu schaffen, der einen Kompromiß zwischen den verschiedenen nationalen Konzepten der Anspruchsauslegung und Schutzbereichsbestimmung darstellt ("soll ... einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden").
Das Protokoll verfolgt offenkundig den Zweck, eine Überbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu vermeiden, wenn diese losgelöst vom übrigen Text des entsprechenden Patents betrachtet werden; zum anderen soll aber auch vermieden werden, daß der allgemeinen erfinderischen Idee, wie sie im Text des Patents in Abgrenzung zum maßgeblichen Stand der Technik offenbart ist, zuviel Gewicht beigemessen wird, ohne den Wortlaut der Patentansprüche als Definitionshilfe hinreichend zu berücksichtigen.
Nach diesem Konzept der Anspruchsauslegung hat das EPA vorzugehen, wenn es für die Zwecke des Artikels 123 (3) EPÜ den Schutzbereich ermittelt.
4.1. Ganz allgemein ist nach Artikel 123 (3) EPÜ zu klären, ob der durch die Patentansprüche festgelegte Gegenstand durch die Änderung enger oder weiter definiert wird.
Eine vorgeschlagene Änderung kann mit einem Wechsel der Anspruchskategorie oder einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung oder mit beidem verbunden sein. Jede dieser Änderungen bedarf einer gesonderten Prüfung.
Bei einer Änderung der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung wird der Schutzbereich eingeschränkt, wenn diese Merkmale nach der Änderung enger definiert sind; umgekehrt wird der Schutzbereich erweitert, wenn sie weiter definiert werden. Wenn die technischen Merkmale durch eine Änderung so abgewandelt werden, daß der technische Gegenstand der Patentansprüche nach der Änderung über seinen Umfang vor der Änderung hinausgeht, liegt zwangsläufig eine Erweiterung des Schutzbereichs vor.
Bei einer Änderung der Anspruchskategorie (in dem unter Nr. 3.1 erläuterten Sinne) muß der Schutz, den die Anspruchskategorien des Patents in der vorherigen Fassung gewährten, dem Schutzbereich der durch die Änderung eingeführten neuen Anspruchskategorie gegenübergestellt werden. Die Frage, welche Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung dieser Art anzustellen sind, ist der Kern der ersten beiden Rechtsfragen, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind.
5. Geht man von der in der Frage ii angesprochenen Sachlage aus, so stellt sich das Problem einer solchen Änderung zumeist dann, wenn ein Patent auf der Grundlage eines per se neuen Stoffes angemeldet und erteilt worden ist. Die Ansprüche des Patents umfassen dementsprechend Ansprüche für den Stoff und (gegebenenfalls) Ansprüche für ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch (d. h. Ansprüche für etwas Gegenständliches). Die erfindungsgemäße Verwendung eines solchen Stoffes oder Stoffgemisches wird in der Regel im Patent beschrieben, jedoch möglicherweise nicht ausdrücklich beansprucht.
Stellt sich bei der Prüfung der Einspruchsgründe dann heraus, daß zwar der Stoff per se bereits zum Stand der Technik gehört, nicht jedoch seine im Patent offenbarte Verwendung, so kann der Patentinhaber eine mit einem Wechsel der Anspruchskategorie verbundene Änderung vorschlagen, damit Ansprüche für die (offenbarte) Verwendung des Stoffes (d. h. Ansprüche für eine Tätigkeit) in das Patent aufgenommen werden. In einem solchen Fall werden die Patentansprüche infolge der Änderung der Anspruchskategorie zusätzliche technische Merkmale der beanspruchten Erfindung enthalten.
Hier stellt sich zunächst die Frage, welchen Schutz ein Anspruch für einen Gegenstand per se, wie z. B. für einen Stoff, verleiht. Als ein dem EPÜ zugrundeliegendes Prinzip ist anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist (also für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands). Daraus folgt, daß es einem Anspruch für einen Gegenstand per se an Neuheit mangelt, wenn nachgewiesen werden kann, daß dieser Gegenstand, der z. B. ein Stoff sein kann, (beispielsweise im Rahmen einer bestimmten Tätigkeit) bereits zum Stand der Technik gehört. Daraus folgt aber auch, daß ein Anspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Anspruch für den Gegenstand (z. B. den Stoff) ist, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet wird, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Anspruchs ist. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist demnach kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se.
Wird ein europäisches Patent im Einspruchsverfahren im Wege eines Kategoriewechsels einfach nur dadurch geändert, daß ein Anspruch für einen Gegenstand per se (z. B. einen Stoff oder ein Stoffgemisch) in einen Anspruch für eine Tätigkeit umgewandelt wird, die sich auf die Verwendung dieses Gegenstands bezieht, so erweitert diese Änderung den Schutzbereich des Patents nicht und ist daher zulässig.
5.1. Die Kammer hat auch geprüft, wie sich Artikel 64 (2) EPÜ auf die Beantwortung der Frage auswirkt, ob eine Änderung, die beispielsweise in einem Wechsel von einem Stoffanspruch zu einem Anspruch für eine Verwendung dieses Stoffes besteht, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt. Dabei ließe sich die Auffassung vertreten, daß ein solcher "Verwendungsanspruch" theoretisch einem Anspruch gleichkommt, der für ein "Verfahren besteht, das als Verfahrensschritt die Verwendung des Stoffes umfaßt", und damit gemäß Artikel 64 (2) EPÜ der Schutz auf das (wie auch immer geartete) "Erzeugnis" dieses Verfahrens ausgedehnt wird. In diesem Falle läge eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ vor, da sich der Anspruch von einem Gegenstand (dem Stoff) auf einen ganz anderen Gegenstand (das "Erzeugnis" des Verfahrens zur Verwendung des Stoffes) verlagern würde.
Bei der zur Diskussion stehenden Änderung der Anspruchskategorie in einen "Verwendungsanspruch" tritt eine solche Wirkung des Artikels 64 (2) EPÜ aber nach Meinung der Kammer in der Regel aus folgendem Grund nicht ein: Artikel 64 (2) EPÜ bezieht sich nicht auf ein Patent, in dem die Verwendung eines Verfahrens zur Erzielung einer Wirkung beansprucht wird (dies ist üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs), sondern vielmehr auf ein europäisches Patent, dessen beanspruchter technischer Gegenstand ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ist. Der Artikel bestimmt, daß bei einem solchen Patent nicht nur Schutz für das beanspruchte Herstellungsverfahren, sondern auch für das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis gewährt wird.
Geht man also davon aus, daß ein Verwendungsanspruch tatsächlich die Verwendung eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer "Wirkung" und nicht zur Herstellung eines "Erzeugnisses" definiert, so ist der Verwendungsanspruch kein Verfahrensanspruch im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ.
6. Frage (iii)
6.1. Die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit von Ansprüchen auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes waren Gegenstand der ersten sieben Entscheidungen, die von der Großen Beschwerdekammer getroffen wurden, nämlich G 1-7/83 (von denen drei, G 1/83, G 5/83 und G 6/83, in Deutsch, Englisch bzw. Französisch in ABl. EPA 1985, 60, 64 bzw. 67 veröffentlicht worden sind). Bei allen diesen Entscheidungen ging es um die Patentierbarkeit weiterer medizinischer Indikationen eines Stoffes, von dem bereits eine medizinische Anwendung bekannt war, sowie um die für solche Erfindungen geeignete Anspruchsform. Alle diese Entscheidungen haben im wesentlichen denselben Inhalt. Daher braucht in der hier vorliegenden nur auf die entsprechende englischsprachige Entscheidung G 5/83 verwiesen zu werden.
Da sich beide Beteiligten auf diese Entscheidung bezogen haben, hat die Große Beschwerdekammer geprüft, inwieweit die dort angegebenen Überlegungen auch auf die im vorliegenden Fall zu klärende Rechtsfrage von Bedeutung sind.
Die der Großen Beschwerdekammer damals vorgelegte Rechtsfrage war im wesentlichen durch den besonderen Ausschluß des Patentschutzes für "Verfahren zur ... Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" in Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ und die in Artikel 54 (5) EPÜ vorgesehene Ausnahme hiervon entstanden. In der Begründung der Entscheidung G 5/83 wurde deshalb in erster Linie eine Rechtsfrage beantwortet, die die Gewährbarkeit von Ansprüchen betrifft, die eine besondere Art von medizinischen oder tiermedizinischen Erfindungen zum Gegenstand haben. Die ratio decidendi dieser Entscheidung beschränkte sich im wesentlichen auf die richtige Auslegung der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ in ihrem Zusammenhang.
Auf diesem Gebiet der Technik sind die üblichen Verwendungsansprüche durch Artikel 52 (4) EPÜ verboten; Artikel 54 (5) EPÜ sieht jedoch ausdrücklich eine Ausnahme von den allgemeinen Neuheitsregeln (Art. 54 (1) bis (5) EPÜ) für die erste medizinische oder tiermedizinische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indem er Ansprüche auf den Stoff oder das Stoffgemisch für diese Verwendung zuläßt. In der Sache G 5/83 wurde für die zweite und alle weiteren therapeutischen Anwendungen eine begrenzte Ausnahme von den allgemeingültigen Neuheitsregeln geschaffen, allerdings mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß diese besondere Ableitung der Neuheit nur auf Ansprüche angewandt werden könne, die auf die Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen für die Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ gerichtet seien. Die jetzige Große Beschwerdekammer schließt sich dieser Auffassung an und läßt deshalb das auf die Sache G 5/83 gestützte Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht gelten.
Mit der damaligen Entscheidung wird dem Erfinder einer neuen Verwendung eines bekannten Medikaments ein Schutz gewährt, der dem üblicherweise für eine neue nichtmedizinische Verwendung gewährten zwar ähnlich, im Vergleich dazu aber doch eingeschränkt ist. Die Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen zweiten nichtmedizinischen Verwendung eines Erzeugnisses wurde grundsätzlich anerkannt (siehe Entscheidungsgründe Nr. 21). Die Patentierbarkeit "der (zweiten oder jeder weiteren) Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue, erfinderische therapeutische Anwendung" wurde aus der Überlegung heraus bejaht, daß Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind, infolge des in Artikel 52 (4) EPÜ enthaltenen (und mit mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit begründeten) Patentierungsverbots für therapeutische Verfahren vom Patentschutz ausgenommen sind (s. Entscheidungsgründe Nr. 13), ähnliche Ansprüche für eine nichtmedizinische Verwendung jedoch (als gewerblich anwendbar) ohne weiteres gewährbar wären. Vergleiche: "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit A bei Säugetieren" (nicht gewährbar) und "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit B bei Getreidepflanzen" (gewährbar).
Die Rechtsfrage hingegen, mit der die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befaßt worden ist, bezieht sich nicht auf medizinische Erfindungen, sondern ist allgemeiner Natur, da sie in erster Linie die Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ betrifft.
6.2. Die Frage iii geht davon aus, daß das einzige neue Merkmal des zu prüfenden Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet werden soll. Da jedoch die Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ und der (etwa) gewährbare Schutzumfang für Erfindungen, die eine weitere nicht- medizinische Verwendung betreffen, Fragen von allgemeiner Bedeutung sind, hält es die Kammer für angezeigt, die Frage unter allgemeineren Aspekten zu untersuchen und insbesondere andere mögliche Wertungen derartiger Verwendungsansprüche zu prüfen.
7. Wie in der Einführung unter Nummer 2 bis 2.5 dargelegt, müssen die Ansprüche eines europäischen Patents die technischen Merkmale der Erfindung und damit den technischen Gegenstand des Patents so eindeutig definieren, daß dessen Schutzbereich festgelegt und ein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt werden kann, um sicherzustellen, daß die beanspruchte Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet.
Bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs besteht eine erste grundlegende Bewertung zunächst darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen.
7.1. Die Beschwerdeführerin hat im Zusammenhang mit dem fraglichen Anspruchstyp behauptet (s. Nummer VI a)), daß der Anspruch als neu gelten sollte, wenn der als neu bezeichnete Zweck einen "technischen Bezug" habe, und zwar auch dann, wenn die Mittel zur Erzielung dieses neuen Zweckes (d. h. die Verfahrensschritte) dieselben seien wie die bereits bekannten Mittel zur Realisierung eines bereits bekannten anderen Zweckes.
Die Beschwerdegegnerin hat darauf erwidert (Nummer VI b)), daß zwischen einem Anspruch auf "eine neue Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" und einem Anspruch auf "eine alte Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" unterschieden werden müsse. Während die erstere Anspruchsart neu sein könne, könne die letztere keinesfalls als neu gelten, weil das einzige neue "Merkmal" eines solchen Anspruchs eine rein "gedankliche Neuheit" ohne technische Wirkung sei.
Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Unterscheidung grundlegender Art und läßt sich wie folgt erklären. Bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck stellt sich zunächst die Frage: Welche technischen Merkmale weist der Anspruch auf? Enthält er als technisches Merkmal ein "neues Ausführungsmittel" in Form von Schritten einer Tätigkeit, durch das der neue Zweck erzielt wird, und sind diese Schritte im Zusammenhang mit dem bekannten Gegenstand nicht im Stand der Technik offenbart, dann ist der Anspruch auf Grund der Gegenwart dieses technischen Merkmals eindeutig neu.
Bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck stellt sich wiederum zunächst die Frage: Welches sind die technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung? Wird der neue Zweck durch ein "Ausführungsmittel" erzielt, das bereits Teil des Standes der Technik in Verbindung mit dem bekannten Gegenstand ist, und sind die einzigen technischen Merkmale im Anspruch der (bekannte) Gegenstand in Verbindung mit dem (alten) Ausführungsmittel, dann enthält der Anspruch kein neues technisches Merkmal. In diesem Fall besteht die einzige "Neuheit" der beanspruchten Erfindung in der Vorstellung desjenigen, der sie ausführt; sie ist deshalb eher subjektiv als objektiv und daher für die Überlegungen nicht relevant, die für die Feststellung der Neuheit nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ erforderlich sind.
7.2. Enthält ein Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes (wobei der neue Zweck dieser Verwendung das einzige potentiell neue Merkmal ist) bei richtiger Auslegung kein technisches Merkmal, das diese neue Verwendung wiedergibt, und ist der Wortlaut des Anspruchs, der sich auf diese neue Verwendung bezieht, rein gedanklicher Art und definiert er keine technischen Merkmale, so enthält der Anspruch nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer folglich kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind).
7.3. Bei einem solchen Anspruch, der kein neues technisches Merkmal enthält, braucht natürlich nicht geprüft zu werden, ob die beanspruchte Erfindung eine Entdeckung ist (wie von der Beschwerdegegnerin behauptet wird - s. Nr. V b)) oder ob sie aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.
8. Bei Ansprüchen, die eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes zum Gegenstand haben, ist nach dem jeweiligen Wortlaut die obengenannte Auslegung jedoch nicht die einzig mögliche. Im Einzelfall kann die Prüfung geboten sein, ob eine beanspruchte Erfindung eine Entdeckung im Sinne des Artikels 52 (2) a) EPÜ darstellt. Ein wichtiger erster Schritt ist dabei die Auslegung des Anspruchs, um seine technischen Merkmale zu ermitteln. Steht danach fest, daß sich die beanspruchte Erfindung auf eine Entdeckung oder einen anderen vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstand "als solchen" (Art. 52 (3) EPÜ) bezieht, dann kommt der Ausschluß nach Artikel 52 (2) zum Tragen. Wie in der Entscheidung T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) festgestellt worden ist, bei der es zwar nicht um eine Entdeckung, sondern um eine mathematische Methode ging, aber der gleiche Grundsatz angewendet wurde, bedeutet in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Idee in einer Entdeckung liegt, nicht zwangsläufig, daß der beanspruchte Gegenstand eine Entdeckung "als solche" ist.
Es gibt Fälle, in denen gleichzeitig Einwände nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ und nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ erhoben werden können. Diese Einwände sind jedoch getrennt zu behandeln.
9. Bei Ansprüchen, die vom Wortlaut her eindeutig eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes definieren, geht die richtige Auslegung je nach ihrem Wortlaut im Gesamtzusammenhang des Patents in der Regel dahin, daß die Erzielung einer neuen technischen Wirkung, die der neuen Verwendung zugrunde liegt, zu den technischen Merkmalen der beanspruchten Erfindung zählt. In diesem Zusammenhang muß im Hinblick auf die Ausführungen unter Nummer 2.1 und 2.2 das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 berücksichtigt werden (s. Nr. 4). Somit erfordert die richtige Auslegung eines solchen Verwendungsanspruchs bei Patenten, in denen eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die dieser Verwendung zugrunde liegt, mit Rücksicht auf das Protokoll, daß ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daß also zum Beispiel der Stoff tatsächlich die besondere Wirkung hervorruft.
9.1. Ein Beispiel für einen solchen in dieser Weise auszulegenden Anspruch ist der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74) zu entnehmen. Die zu beurteilenden Ansprüche waren auf die "Verwendung von (bestimmten Stoffen) ... zur Bekämpfung von Pilzen und zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen" ge- richtet; die Anmeldung enthielt die technische Lehre, wie dies zu geschehen hat, damit diese Wirkung erzielt wird. Die Vorveröffentlichung 1 hatte die Verwendung derselben Stoffe als Wachstumsregulator beschrieben. Sowohl bei der anhängigen Anmeldung als auch bei der Entgegenhaltung (1) wurden die jeweiligen Behandlungen in derselben Weise durchgeführt (somit war das Ausführungsmittel dasselbe).
Die Prüfungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, daß die beanspruchte Erfindung nicht neu sei; sie hatte sich dabei offensichtlich von der Überlegung leiten lassen, daß das Ausführungsmittel dasselbe wie in der Entgegenhaltung (1) sei und die beanspruchte Wirkung, die der Verwendung als Pilzbekämpfungsmittel zugrunde lag, somit durch die in der Entgegenhaltung (1) beschriebene Behandlung erzielt worden sein mußte. Die Beschwerdekammer hingegen vertrat die Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung neu sei, weil sich die technische Lehre in der Anmeldung von der in der Entgegenhaltung (1) unterscheide, und daß die Verwendung bisher unbekannt gewesen sei, auch wenn das Ausführungsmittel dasselbe sei.
Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist der streitige Anspruch entsprechend den Ausführungen unter Nummer 9 über die Auslegung von Ansprüchen im Hinblick auf das Protokoll zu Artikel 69 EPÜ richtig so auszulegen, daß er das folgende funktionelle technische Merkmal implizit enthält, nämlich daß die genannten Stoffe bei ihrer Verwendung entsprechend dem beschriebenen Ausführungsmittel tatsächlich die pilzbekämpfende Wirkung erzielen (d. h. diese Funktion erfüllen). Ein solches funktionelles Merkmal ist ein technisches Merkmal, das die Erfindung qualifiziert. Der Verwendungsanspruch ist eigentlich als ein Anspruch zu sehen, der technische Merkmale enthält, die sich sowohl auf einen Gegenstand (den Stoff und seine Beschaffenheit) als auch auf eine Tätigkeit (das Ausführungsmittel) beziehen. Mit anderen Worten: Hält man sich an die in dem Protokoll beschriebene Art der Auslegung von Ansprüchen, so dürfen Ansprüche auf die "Verwendung eines Stoffes A für den Zweck B" nicht wörtlich dahingehend ausgelegt werden, daß sie als technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur Erzielung des Zweckes B" enthalten; sie müssen (in bestimmten Fällen) so ausgelegt werden, daß sie als technisches Merkmal auch die Funktion der Erzielung des Zweckes B enthalten (weil dies das technische Ergebnis ist). Diese Auslegungsweise steht nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in Einklang mit dem Ziel und dem Zweck des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ.
Wenn ein solcher Anspruch bei richtiger Auslegung im Gesamtzusammenhang des Patents ein funktionelles technisches Merkmal enthält, so muß noch geklärt werden, ob die auf diese Weise beanspruchte Erfindung neu ist.
10. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik "alles, was ... der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist." Unabhängig von dem Mittel, durch das die Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (z. B. schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung, bildliche Darstellung in einem Film oder auf einer Fotografie oder auch eine Kombination dieser Mittel), ist also die Frage, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, im Einzelfall eine Tatfrage.
Das Wort "zugänglich" ist mit der Vorstellung verbunden, daß alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit bekanntgegeben oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann.
Im Falle einer "schriftlichen Beschreibung", die für eine Einsichtnahme offen ist, wird gerade der Informationsgehalt dieser schriftlichen Beschreibung zugänglich gemacht. Darüber hinaus können durch die Lehre, die die schriftliche Beschreibung enthält, z. B. über die Durchführung eines Verfahrens, als zwangsläufiges Ergebnis der Ausführung dieser Lehre weitere Informationen zugänglich gemacht werden (s. hierzu z. B. die Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere", ABl. EPA 1982, 296, Entscheidungsgründe Nr. 7 bis 10, T 124/87 "Copolymers", EPOR 1989, 33 und T 303/86 "Flavour concentrates", EPOR 1989, 95).
In allen diesen Fällen muß jedoch genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit hinzuweisen: Eine Information, die in einer beanspruchten Erfindung besteht, kann "zugänglich gemacht worden" sein (dann ist sie nicht neu); sie kann auch nicht zugänglich gemacht worden, aber naheliegend sein (dann ist sie neu, aber nicht erfinderisch); sie kann ferner nicht zugänglich gemacht worden und auch nicht naheliegend sein (dann ist sie neu und erfinderisch). So kann insbesondere das, was verborgen geblieben ist, dennoch naheliegend sein.
10.1. Wie unter Nummer V b) und d) dargelegt, hat die Beschwerdegegnerin behauptet, daß in Fällen mangelnde Neuheit vorliege, in denen z. B. die Verwendung eines Stoffes - wenn auch für einen anderen Zweck als den beanspruchten - beschrieben worden sei und diese Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung habe (sog. "Inhärenzdoktrin"). Sie hat in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß eine Patentverletzung drohe, wenn in diesen Fällen nicht auf mangelnde Neuheit erkannt werde: So laufe insbesondere der Benutzer einer früher beschriebenen Verwendung Gefahr, ein später eingereichtes Patent zu verletzen.
Die Große Beschwerdekammer möchte hierzu feststellen, daß es im Zusammenhang mit Artikel 54 (2) EPÜ darum geht zu entscheiden, was der Öffentlichkeit "zugänglich gemacht" worden ist, und nicht darum, was in dem (z. B. durch eine frühere schriftliche Beschreibung oder eine frühere Benutzung (Vorbenutzung)) zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPÜ ist eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterscheiden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPÜ vom früheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stellt sich die Frage der "Inhärenz" im Zusammenhang mit Artikel 54 EPÜ als solche nicht. Etwaige ältere Rechte aus einer Vorbenutzung einer Erfindung sind Sache des nationalen Rechts (s. hierzu z. B. Art. 38 des noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommens).
Zu den oben angesprochenen Verletzungsproblemen sei außerdem bemerkt, daß sich aus der Entscheidung G 5/83 im medizinischen Bereich ähnliche Probleme ergeben würden.
10.2. Zur Verdeutlichung dieses Arguments soll hier nochmals der der Entscheidung T 231/85 zugrunde liegende Sachverhalt herangezogen werden. Wenn die Ansprüche in der unter Nummer 9.1 beschriebenen Weise ausgelegt werden, so ist im Zusammenhang mit der Neuheit die Frage zu stellen, ob die Entgegenhaltung 1 der Öffentlichkeit als technisches Merkmal zugänglich gemacht hat, daß die Stoffe eine pilzbekämpfende Wirkung aufweisen, wenn sie in der beschriebenen Weise verwendet werden.
Die damalige Beschwerdekammer verwies in ihrer Entscheidung auf die "bisher unbekannte" Verwendung dieser Stoffe zur Bekämpfung von Pilzen und die "unerkannte Schutzwirkung" (auch wenn bei einer Anwendung dieser Stoffe auf Pflanzen das Mittel dazu (die "technische Ausführung") dasselbe war). Obwohl also in der Entgegenhaltung 1 ein Verfahren beschrieben war, bei dem Pflanzen zum Zwecke der Wachstumskontrolle mit Stoffen behandelt werden, und dieses Verfahren bei seiner Anwendung zwangsläufig auch eine Verwendung dieser Stoffe zur Pilzbekämpfung eingeschlossen hätte, so ist doch das obengenannte technische Merkmal des Anspruchs, das dieser Verwendung zugrunde liegt, der Öffentlichkeit nicht durch die frühere schriftliche Beschreibung in der Entgegenhaltung (1) "zugänglich gemacht" worden.
10.3. Die Antwort auf die Frage iii läßt sich daher wie folgt zusammenfassen: Bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes kann diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im Patent beschriebene technische Wirkung wiedergeben. Die Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten (z. B. die Erreichung dieser technischen Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang). Ist dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist.
ENTSCHEIDUNGSFORMEL
Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:
i) Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. In diesem Zusammenhang kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.
ii) Werden erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, so geändert, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind, so ist dies nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden.
iii) Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.
