T 0248/85 (Procédé d'irradiation) of 21.1.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 305 334.3, déposée le 7 octobre 1982 et publiée sous le numéro 77620, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure britannique 8 131 144 du 15 octobre 1981, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 18 juillet 1985. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 4 et 5 reçues le 13 mars 1985. Les revendications indépendantes 1, 4 et 5 s'énonçaient comme suit :

"1. Procédé d'irradiation d'un produit composé au moins en partie d'un matériau polymère réticulable sensible à l'oxygène, consistant à enfermer hermétiquement le produit dans un conteneur souple et à l'y soumettre à une irradiation par les rayons gamma, le volume et la perméabilité du conteneur souple étant tels que le rapport de la somme du volume d'oxygène qu'il contient et du volume d'oxygène qui y serait diffusé au cours de l'irradiation à la surface du matériau polymère exposée aux radiations est inférieure à une valeur critique déterminée empiriquement pour le matériau polymère utilisé.

4. Un câble revêtu de PCV réticulé, caractérisé en ce qu'il a été effectivement fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans l'une ou l'autre des revendications 2 et 3.

5. Un produit irradié, caractérisé en ce qu'il a été effective ment fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans la revendication 1."

II. La demande a été rejetée au motif que le produit revendiqué dans les revendications 4 et 5 n'était pas nouveau et que, en conséquence, ces revendications ne pouvaient être admises, en vertu de l'article 52 ensemble l'article 54 de la CBE. Il était également déclaré dans la décision que l'objet des revendications 1, 2 et 3 de la demande était nouveau (article 54 de la CBE) et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive (article 56 de la CBE). Le brevet ne pouvait néanmoins être délivré, cela en raison des revendications 4 et 5.

III. La demanderesse a formé un recours, reçu le 16 août 1985, contre cette décision, a acquitté la taxe correspondante dans le délai et a produit un mémoire en date du 12 septembre 1985 (reçu le 16 septembre 1985) exposant les motifs du recours.

Selon la requérante, le recours ne vise pas le contenu technique de la demande. Ainsi que l'indique à juste titre la décision attaquée, ce sont les revendications 4 et 5 qui sont en cause. Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours). La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64(2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3. Elle considère que si les produits tels que revendiqués sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante. En conséquence, elle cherche à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64(2) de la CBE soit expressément accordée (point 4 du mémoire exposant les motifs du recours).

IV. A la demande de la requérante, une procédure orale s'est déroulée le 21 janvier 1986. Dans la notification établie à cet effet, la Chambre s'est référée à la décision T 150/82 "Catégories de revendications/IFF" (JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309), qu'elle a rendue antérieurement et qui concerne également des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

V. Les arguments développés devant la Chambre par la requérante peuvent se résumer comme suit :

1. Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64(2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3.

2. Si la requérante conclut que les revendications 4 et 5 devraient être admises, c'est essentiellement pour les raisons suivantes :

selon elle, les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5 visent à établir sans équivoque que la protection qu'elle cherche à obtenir par ces revendications n'est autre que celle que l'article 64(2) de la CBE permet expressément de lui accorder, compte tenu du fait qu'il a été reconnu que les revendications de procédé 1, 2 et 3 pouvaient être admises.

En bonne logique, déclare la requérante, il découle de l'article 64(2) de la CBE, qui dispose expressément que la protection sera conférée au produit obtenu directement par un procédé brevetable, que, dans la Convention, un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau, et cela même si de par ses caractéristiques physiques ledit produit n'est pas nouveau en soi. Autrement, estime la requérante, il y aurait contradiction entre les articles 52(1) et 64(2) de la CBE, "l'article 64(2) de la CBE conférant une protection que l'article 52(1) excluerait". Dans aucun article de la Convention, ni aucune règle de son règlement d'exécution, il n'est interdit au demandeur de se prévaloir expressément du droit conféré par l'article 64(2) de la CBE.

La requérante cherche donc à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64(2) de la CBE soit expressément accordée du fait de l'incorporation des revendications 4 et 5 (points 4 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

L'absence de toute revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention pourrait selon elle être considérée comme la preuve que l'objet de la protection demandée au sens de l'article 84 de la CBE n'a pas été défini (point 18 du mémoire).

Comme autre argument à l'appui de sa requête visant à faire accepter également les revendications 4 et 5, la requérante fait valoir d'autre part que si ces revendications ne sont pas admises elles aussi, il se pourrait, compte tenu du fait que l'article 84 exige que les revendications définissent l'objet de la protection demandée, qu'un tribunal national interprète leur absence comme une renonciation à la protection prévue à l'article 64(2).

3. La requérante a en outre avancé les arguments suivants :

Il ne faut pas s'attendre à ce que les contrefacteurs qui se manifesteront à l'avenir connaissent tous l'existence de l'article 64(2) de la CBE, ni qu'ils en comprennent les effets ; en réalité, il est probable que pour bon nombre, sinon pour la majorité d'entre eux, cet article sera totalement inconnu. S'ils sont inexpérimentés, ils ne sauront pas qu'un brevet européen qui contient uniquement des revendications portant sur un procédé de fabrication peut limiter l'importation du produit obtenu directement par le procédé breveté (points 12 et 13 du mémoire exposant les motifs du recours).

Si les revendications en question étaient admises comme le demande la requérante, celle-ci risquerait moins d'avoir à engager une action en justice pour faire reconnaître les droits que le brevet européen lui aura conférés (point 29 du mémoire).

VI. La requérante demande l'annulation de la décision du 18 juillet 1985 et la délivrance d'un brevet européen comportant les revendications 1 à 5 telles qu'elles ont été reçues par l'Office européen des brevets à Munich le 13 mars 1985.

Si toutefois, après mûr examen, la Chambre de recours se rallie à l'opinion exprimée par la Division d'examen, la requérante serait disposée dans ces conditions à retirer les revendications 4 et 5, et demanderait la délivrance d'un brevet contenant le jeu de revendications déposées à titre subsidiaire le 13 mars 1985. Ce jeu comprend les revendications 1, 2 et 3 dans le texte déposé à l'origine, et demeuré inchangé depuis.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Ce sont les revendications 4 et 5 énoncées ci-dessus qui sont en cause dans le présent recours. La Division d'examen a déclaré qu'elle considérait que les revendications 1, 2 et 3 pouvaient être admises pour les raisons qu'elle a exposées dans sa décision.

Bien qu'elle n'ait pas à s'en tenir aux faits, preuves et arguments avancés par les parties, la Chambre estime qu'elle n'a aucune raison d'examiner ces revendications de sa propre initiative à ce stade de la procédure.

Par conséquent, ce qui est en cause, comme l'avait demandé la requérante dans ses conclusions, ce sont les revendications 4 et 5 qui portent sur des produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

3. Dans une décision antérieure (T 150/82), la Chambre avait déjà estimé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" : "product-by-process" claims) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

La décision a été rendue sur la base d'une revendication qui s'énonçait comme suit :

"Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1". Dans les motifs de la décision, cette revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention a été considérée comme constituant une définition des produits qui sont obtenus au moyen du procédé qualifié d'inventif dans la demande.

4. Pour bien faire ressortir que la protection demandée n'est autre que celle qui découle de l'application de l'article 64(2), la requérante a libellé ses revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention en reprenant certains termes figurant dans l'article 64(2).

Ce qui caractérise les produits revendiqués, c'est qu'ils sont "effectivement fabriqués par" et "directement obtenus par le procédé" revendiqué dans l'une quelconque des revendications de procédé.

5. En ce qui concerne la nouveauté du produit ainsi défini, la demanderesse reconnaît que les produits revendiqués ne se distinguent pas en soi des produits compris dans l'état de la technique, mais considère que si les produits tels qu'ils sont revendiqués sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante.

La Chambre ne peut accepter cette interprétation.

6. Les arguments de la requérante exposés ci-dessus au point V.2 doivent être tenus pour erronés, ceci pour les raisons suivantes:

6.1. Aux termes de l'article 84 de la CBE, les revendications doivent "/ définir / l'objet de la protection demandée", et non l'étendue de la protection. Le brevet qui est délivré vise lui à faire bénéficier son titulaire d'une protection grâce aux droits qui lui sont conférés dans les Etats désignés. En vertu de l'article 69 de la CBE, la nature de cette protection est déterminée par la teneur des revendications, bien que celles-ci ne définissent pas l'étendue de la protection, mais l'objet de la protection demandée.

6.2. Aux termes de l'article 52(1) de la CBE, "les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

Autrement dit, seules les inventions peuvent être protégées. L'"objet" de la protection demandée, tel qu'il est défini par chacune des revendications, doit donc satisfaire aux exigences de cet article 52(1). Il doit notamment être nouveau et, en conséquence, satisfaire aux exigences de l'article 54(1) de la CBE.

6.3. L'objet d'un brevet, c'est-à-dire l'objet défini dans les revendications dudit brevet, peut dans certains cas porter à la fois sur un procédé et sur le(s) produit(s) que ce procédé permet d'obtenir. Toutefois, dans cette hypothèse, aussi bien les revendications de procédé que les revendications de produit(s) obtenu(s) par ce procédé doivent satisfaire aux exigences de l'article 52(1) de la CBE.

6.4. Dans certains cas, un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure, sa composition ou son procédé de fabrication. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. Or dans la présente espèce, comme le reconnaît la requérante, les produits définis par les revendications 4 et 5 sont physiquement les mêmes que ceux obtenus par des procédés compris dans l'état de la technique ; les revendications 4 et 5 ne peuvent par conséquent satisfaire aux conditions relatives à la nouveauté prévues aux articles 52(1) et 54(1) de la CBE. En effet, chacune des deux revendications définit l'"objet de la protection demandée", c'est-à-dire un produit, uniquement par référence à son procédé de fabrication. Ce mode de définition du produit ne joue aucun rôle pour l'appréciation de la nouveauté, dès lors qu'il est établi, ou qu'il a été reconnu par la requérante, comme c'est le cas dans la présente espèce, qu'un tel produit est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(1) de la CBE. La CBE ne prévoit qu'un seul critère de nouveauté, à savoir celui qui est énoncé à l'article 54(1).

6.5. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, il n'y a aucune contradiction entre les articles 52(1) et 64(2) de la CBE, si l'on tient compte de ce qui vient d'être exposé à leur propos. Pour apprécier si l'objet défini dans les revendications satisfait aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52(1) de la CBE, il n'y a pas lieu de tenir compte de la protection telle que définie à l'article 64(2) de la CBE qui est conférée par ledit article aux brevets dont l'objet est un procédé.

Plus particulièrement, l'article 64(2) ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52(1) de la CBE.

6.6. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus aux points 6.1 à 6.5, il convient de n'attacher qu'une importance mineure aux autres arguments avancés par la requérante, dans la mesure notamment où ils font intervenir des questions touchant à l'interprétation des brevets européens et à la possibilité de défendre les inventions qu'ils protègent, questions qui relèvent essentiellement du droit national et non de la CBE. En outre, il ressort clairement de ce qui a été exposé ci-dessus que le libellé exact des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, c'est-à-dire les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5, ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'admissibilité desdites revendications, celle-ci devant être appréciée conformément aux conditions de fond posées à l'article 52(1) de la CBE.

6.7. C'est peut-être le lieu de rappeler qu'il se peut effectivement qu'avant l'entrée en vigueur de la CBE, les offices nationaux, appliquant les législations nationales, aient communément admis dans la pratique les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, mais cette constatation ne change rien pour l'interprétation correcte du droit créé par la CBE, telle qu'elle est exposée ci-dessus.

7. Les revendications 4 et 5 n'étant pas admises, la Chambre doit examiner la requête subsidiaire et statuer sur la base des revendications 1, 2 et 3, déposées le 13 mars 1985 et identiques aux revendications 1, 2 et 3 initiales.

8. Dans sa décision du 18 juillet 1985, la Division d'examen a dé claré que l'objet des revendications 1, 2 et 3 était nouveau et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive.

9. Dans les décisions de ce type, de telles déclarations ne sont pas nécessairement à bannir, mais elles devraient être le fruit d'un examen objectif de l'objet des revendications. Or ce n'était manifestement pas le cas en l'espèce. En conséquence, la Chambre n'est pas disposée à faire siennes les conclusions tirées par la première instance, et n'entend pas à ce stade de la procédure prendre la décision de délivrer un brevet sur la base des revendications 1, 2 et 3.

9.1. La Chambre a souligné très tôt dans sa jurisprudence la nécessité de faire preuve d'objectivité dans l'appréciation de l'activité inventive (cf. décision T 01/80 "Papier copiant sans carbone", JO de l'OEB n° 7/1981, p. 206, et notamment le point I du sommaire). Dans l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution que la Chambre a toujours recommandé de suivre pour apprécier la brevetabilité d'une invention, il faut avant tout, si l'on veut porter un jugement objectif sur l'activité inventive, partir de l'état de la technique considéré objectivement pour ensuite déterminer en conséquence selon des critères objectifs le problème qui est posé et résolu conformément à l'invention (cf. décision T 24/81 "Valorisation des métaux/BASF", JO de l'OEB n° 4/1983, p. 133).

9.2. En l'espèce, la Division d'examen a admis à juste titre que l'état de la technique le plus proche semble être celui exposé dans la description de la présente demande. Toutefois, le document correspondant n'a pas été cité, comme le recommande la règle 27(1)c) de la CBE, ni même indentifié, d'o" l'on doit conclure que cet état de la technique prétendu le plus proche n'a pas été vérifié et que la Division d'examen s'est contentée de la description qu'en a donné la requérante. Cette appréciation de l'état de la technique le plus proche ne peut être considérée comme objective. En bonne logique, si l'on part d'un état de la technique prétendu le plus proche qui n'a pas été identifié de manière objective et est même sujet à caution, la détermination du problème technique ne peut certainement pas être objective.

En conséquence, l'existence d'une activité inventive n'a pu raisonnablement être appréciée. Il en va de même en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté.

10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première instance n'a pas encore effectué d'examen complet sur la base des principes posés par la Chambre, c'est-à-dire en suivant l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution. Il s'ensuit de ce seul fait que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à la première instance, sans que la Chambre ait au préalable statué sur le fond.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours formé contre la décision relative aux revendications 4 et 5 est rejeté.

2. La décision attaquée est néanmoins annulée et l'affaire renvoyée à la Division d'examen, pour poursuite de l'examen sur la base des revendications 1, 2 et 3 déposées le 13 mars 1985.