T 0687/09 () of 30.10.2013

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. Januar 2009, mit der das europäische Patent Nr. 1 082 088 in geänderter Form aufrechterhalten wurde, reichte der Einsprechende (Beschwerdeführer) Beschwerde ein.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang vom Beschwerdeführer wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ) angegriffen worden. Zur Stützung des Einspruchs wurden u.a. die folgenden Druckschriften angezogen:

(2) WO-A-97/32564,

(3) WO-A-97/23196,

(7) US-A-5 628 991 und

(8) GB-A-2 033 939.

III. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß des damaligen Hauptantrages neu gegenüber dem Stand der Technik sei. Ausgehend von Druckschrift (2) als nächstliegendem Stand der Technik habe die Aufgabe darin bestanden, ein Mittel zum Blondieren von menschlichen Haaren in Form eines Pulvers oder einer Paste mit verbessertem Staubverhalten und Lagerstabilität bereitzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe, nämlich die Verwendung von Blondiermitteln in Form eines Pulvers oder einer Paste, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie 0,1 bis 25 Gew.-% mindestes eines Amins der streitpatentgemäßen Formeln (I), (II) oder (III) enthalten, sei in keiner der zitierten Druckschriften nahegelegt worden.

IV. Mit seiner Antwort auf die Beschwerdebegründung vom 11. Dezember 2009 legte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen neuen Hauptantrag, sowie sieben Hilfsanträge vor. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 30. Oktober 2013 legte er einen neuen vierten und fünften Hilfsantrag vor, die den jeweils entsprechenden früheren vierten und fünften Hilfsantrag ersetzten. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Mittels auf Basis mindestens einer festen Peroxoverbindung in einer Menge von 20-80 Gew.-% und mindestens eines festen Alkaliträgers zum Blondieren menschlicher Haare, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel als Pulver oder Paste vorliegt und 0,1-25 Gew.-% mindestens einer Verbindung der Formeln (I) bis (III)

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

wobei die Reste R**(1) bis R**(11) unabhängig voneinander stehen für

- Wasserstoff

- verzweigte oder unverzweigte C1- bis C22-Alkylgruppen

- verzweigte oder unverzweigte, einfach oder mehrfach ungesättigte C1- bis C22-Alkylgruppen

- verzweigte oder unverzweigte C1- bis C22-Hydroxyalkylgruppen

- oder Substituenten der Formeln (IVa), (IVb) bzw. (V)

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

wobei r, s, u und v unabhängig voneinander von 0 bis 6 variieren können, w eine ganze Zahl von 1 bis 4 und R**(12) eine verzweigte oder unverzweigte, gesättigte, einfach oder mehrfach ungesättigte C1- bis C22-Alkylgruppe sein kann,

X ein Anion einer physiologisch verträglichen, anorganischen oder organischen Säure, n eine ganze Zahl und y eine ganze Zahl von 1 bis 6 ist mit den Maßgaben, dass

- bei Verbindungen der Formel (I) mindestens einer der Reste R**(1) bis R**(3) eine C1- bis C22-Kette enthalten muss,

- bei Verbindungen der Formel (II) mindestens einer der Reste R**(4)bis R**(7) ausgewählt ist aus Substituenten der Formeln (IVa) oder (IVb), und

- der Schmelzpunkt der Verbindungen der Formel (I) bis (III) unterhalb von 60°C liegt,

enthält."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wobei die feste Peroxoverbindung keine mengenmäßige Beschränkung aufweist und das Blondiermittel nur als Pulver vorliegt.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wobei die feste Peroxoverbindung zusätzlich auf ein festes "Peroxodisulfat" beschränkt ist.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrages basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wobei die feste Peroxoverbindung auf ein festes "Peroxodisulfat" beschränkt ist, keine mengenmäßige Beschränkung für die feste Peroxoverbindung vorhanden ist und das Blondiermittel nur als Pulver vorliegt.

Anspruch 1 des vierten Hilfsantrages basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wobei als weitere Maßgabe eingefügt wurde, "dass das Mittel eine Verbindung der Formel (I) enthält, mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Substituenten eine verzweigte oder unverzweigte, gesättigte, einfach oder mehrfach ungesättigte C1- bis C22-Alkylgruppe ist".

Anspruch 1 des fünften Hilfsantrages basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wobei das Blondiermittel nur als Pulver vorliegt und "das Mittel eine Verbindung der Formel (I) enthält, mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Substituenten eine verzweigte oder unverzweigte, gesättigte, einfach oder mehrfach ungesättigte C1- bis C22-Alkylgruppe ist" als weitere Maßgabe eingefügt wurde.

Anspruch 1 des sechsten Hilfsantrages ist wortgleich mit Anspruch 1 des Hauptantrages.

Anspruch 1 des siebten Hilfsantrages ist wortgleich mit Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages.

V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 25. Mai 2009 reichte der Beschwerdeführer neue Versuchsbeispiele, sowie u.a. die Druckschrift

(11) DE-A-196 00 216

ein. Er brachte Rügen im Hinblick auf die Neuheit gegenüber Druckschrift (8) und in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit vor. Ausgehend von einer der Druckschriften (8) oder (11) als nächstliegendem Stand der Technik habe die Aufgabe darin bestanden alternative staubfreie Blondiermittel bereitzustellen. Diese Aufgabe werde jedoch nicht gelöst, wie aus den Versuchsberichten des Beschwerdeführers ersichtlich sei, denn dort werde gezeigt, dass die Blondiermittel des Streitpatentes deutlich schlechteres Staubverhalten zeigen, als die Blondiermittel des Standes der Technik. Die Verwendung von Aminen der allgemeinen Formeln (I) oder (III) als Additive in Blondiermitteln sei bereits im Stand der Technik, z.B. in Druckschrift (8) oder (7), nahegelegt.

VI. Der Beschwerdegegner brachte in Bezug auf die Neuheit vor, dass der Gegenstand der Ansprüche aller Anträge durch die Beschränkung auf 20 bis 80 Gew.-% Peroxoverbindung oder auf pulverförmige Blondierungsmittel neu gegenüber Druckschrift (8) sei. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit könne von Druckschrift (11) als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen werden, da sie ebenfalls das Staubverhalten und die Lagerstabilität von Blondierpulvern oder -pasten betreffe. Ausgehend von diesem nächstliegenden Stand der Technik habe die Aufgabe darin bestanden, ein alternatives Entstaubungsmittel für Blondierpulver und -pasten auf Basis der reaktiven Peroxoverbindungen aufzufinden. Die Verwendung von Aminen als alternativen Entstaubungsmitteln sei jedoch in keiner der zitierten Druckschriften nahegelegt.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents EP 1 082 088.

Der Beschwerdegegner beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 7, Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 3 sowie 6 und 7 eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2009, Hilfsanträge 4 und 5 eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Änderungen (Artikel 123 EPÜ)

2.1 Der Anspruch 1 des Hauptantrages basiert auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1, wobei die feste Peroxoverbindung auf eine Menge von 20 bis 80 Gew.-% beschränkt ist. Eine Basis für diese Änderung findet sich in der Beschreibung auf Seite 5, Zeilen 3 bis 5 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen.

2.2 Die Abänderung des erteilten Anspruchs 1 beschränkt den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzumfang des Hauptantrages im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

2.3 Der Beschwerdeführer hatte keine Einwände unter Artikel 123 EPÜ gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages.

2.4 Der geltende Anspruch 1 des Hauptantrages erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

3.1 Der Beschwerdeführer rügte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei gegenüber Druckschrift (8), wo in Beispiel 1 ein Zwischenprodukt hergestellt werde, indem ein Activator, nämlich eine Mischung von festen Peroxoverbindungen und einem festen Alkaliträger, mit einer Monoethanolamin enthaltenden Lotion kombiniert werde. Das resultierende Zwischenprodukt, dem noch keine wässrige Wasserstoffperoxidlösung zugesetzt worden sei, stelle eine Blondierpaste dar, die unter den Anspruch 1 des Hauptantrages falle.

3.2 Jedoch offenbart keines der in Druckschrift (8) beschriebenen Beispiele ein Zwischenprodukt aus Lotion und Aktivator mit einem Gehalt an festen Peroxoverbindungen von mindestens 20 Gew.-%. Auch ist die in den Beispielen beschriebene Herstellungsweise nicht die einzige Möglichkeit, das Blondiermittel der Druckschrift (8) herzustellen. So wird beispielsweise auf Seite 4, ab Zeile 55 eine weitere Alternative offenbart, gemäß welcher der Aktivator, der die feste Peroxoverbindung und den Alkaliträger enthält, zunächst mit der wässrigen Wasserstoffperoxidlösung verdünnt wird, bevor die Amin-haltige Lotion zugesetzt wird.

3.3 Daher offenbart Druckschrift (8) kein Haarbleichmittel, welches eine Zusammensetzung gemäß des in Anspruch 1 des Streitpatentes zum Blondieren menschlicher Haare verwendeten Mittels aufweist. Somit gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag als neu gegenüber Druckschrift (8).

4. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

4.1 Gemäß Artikel 56 EPÜ beruht eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für die Beantwortung dieser Frage ist es nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern erforderlich, den nächstliegenden Stand der Technik festzustellen, demgegenüber die Aufgabe zu ermitteln, die erfindungsgemäß aus objektiver Sicht gestellt und gelöst wird, und die Frage des Naheliegens der anmeldungsgemäßen Lösung dieser Aufgabe für den Fachmann angesichts des Standes der Technik zu klären (siehe u.a. T 1/80, ABl. EPA 1981, 206, Entscheidungsgründe Punkt 3, 6, 8 und 11; T 24/81, ABl. EPA 1983, 133, Entscheidungsgründe Punkt 4; T 248/85, ABl. EPA 1986, 261, Entscheidungsgründe Punkt 9.1).

4.2 Der Beschwerdeführer zitierte in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 im Beschwerdeverfahren die Druckschriften (8) und (11) als nächstliegenden Stand der Technik. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Druckschrift (2) als nächstliegender Stand der Technik angesehen.

4.2.1 Die Druckschrift (11) beschreibt Blondiermittel mit verbesserter Lagerstabilität und geringer Staubentwicklung. Die bevorzugten Blondiermittel liegen als Pulver vor und enthalten 20 bis 80 Gew.-% an festen Peroxodisulfaten, einen festen Alkaliträger und als Entstaubungsmittel 4 bis 20 Gew.-% eines Ethers (siehe Anspruch 1, Seite 2, Zeilen 44 bis 53).

4.2.2 Die Druckschrift (2), die in der angefochtenen Entscheidung als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde, ist in großen Teilen ihrer Beschreibung wortgleich mit Druckschrift (11). Beide Druckschriften verwenden Ether als Entstaubungsmittel, der in Druckschrift (2) jedoch nur in einer Menge von 0,1 bis 3.9 Gew.-% eingesetzt wird. Da die verwendete Menge an Entstaubungsmittel in Druckschrift (11) jedoch zu einem größeren Teil mit der gemäß Streitpatent eingesetzten Menge überlappt, scheint Druckschrift (11) dem Gegenstand des Streitpatentes näher zu liegen als Druckschrift (2).

4.2.3 Die vom Beschwerdeführer ebenfalls angezogene Druckschrift (8) beschreibt verdickte wässrige Blondiermittel für Haare, die als Zwischenprodukt eine Mischung aus festen Peroxoverbindungen und Alkaliträger mit einer Monoethanolamin enthaltenden Lotion offenbaren (siehe auch Paragraph 3. supra). Das Ziel dieser Druckschrift ist jedoch, anders als im Streitpatent, das Erreichen einer geringen Ammoniakentwicklung während der Anwendung. Deshalb liegt diese Druckschrift dem Streitpatent nicht näher als die Druckschrift (11), denn bei der Festlegung des nächstliegenden Standes der Technik sind diejenigen Druckschriften vorzuziehen, welche die streitpatentgemäße Aufgabenstellung betreffen.

4.2.4 Infolgedessen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass das Druckschrift (11) den nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellt.

4.3 Wie vom Beschwerdegegner vorgetragen, bestand die Aufgabe des Streitpatentes darin, ausgehend von den Blondierpulvern der Druckschrift (11) als nächstliegendem Stand alternative Blondierpulver mit gleichem Staubverhalten bereitzustellen.

4.4 Als eine Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent die Bleichmittel gemäß Anspruch 1 vor, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie anstelle von Ethern als Entstaubungsmittel 0,1 bis 25 Gew.-% mindestens eines Amins der allgemeinen Formeln I bis III einsetzen.

4.5 Als Beleg für den Erfolg der Lösung verwies der Beschwerdegegner auf die Beispiele des Streitpatentes, die zeigten, dass alle streitpatentgemäßen Mittel staubfrei seien, sowie auf Paragraph [0043] des Streitpatentes.

4.5.1 Der Beschwerdeführer bestritt jedoch, dass die gemäß Streitpatent erhaltenen Blondierpulver tatsächlich staubfrei sind und verwies dabei auf die eigenen Vergleichsbeispiele, eingereicht mit Schriftsatz vom 25. Mai 2009. Die bloße Feststellung in Paragraph [0043] des Streitpatentes, dass die Zubereitungen staubfrei seien, reiche als Beleg für diese Eigenschaft nicht aus.

4.5.2 Die Vergleichsbeispiele des Beschwerdeführers zeigen, dass das Blondierpulver entsprechend der Zusammensetzung "C" der Druckschrift (11) hauptsächlich Partikelgrößen von 300 bis 500 mym aufweist und somit staubfrei ist. Das gleiche Blondierpulver entsprechend der Zusammensetzung "B4bis", das anstelle von Dicaprylether die gleiche Menge an Monoethanolamin enthält und welches die Blondierpulver des Streitpatents repräsentiert, weist jedoch hauptsächlich Partikelgrößen unterhalb von 63 mym auf. Da in diesem Bereich auch die Teilchengrößen von Feinstaubpartikeln anzusiedeln sind, kann man schließen, dass die Blondierpulver gemäß Streitpatent ein schlechteres Staubverhalten zeigen, als die Blondierpulver gemäß Druckschrift (11).

4.5.3 Daher gilt die in Paragraph 4.3 supra definierte Aufgabe als nicht gelöst und die gemäß Streitpatent beanspruchten Blondierpulver stellen lediglich alternative Blondierpulver ohne das Erfordernis der Staubfreiheit dar.

4.6 Die Druckschrift (8) offenbart ebenfalls Blondiermittel auf Basis von festen Peroxoverbindungen, welche als Additive auch Amine entsprechend der Formeln (I) oder (III) des Streitpatentes enthalten (Anspruch 1, Beispiel 6). Auch aus Druckschrift (7) sind Verbindungen der Formel (II) als Additive für Blondiermittel bekannt (Spalte 2, Zeilen 45 bis 52). Daher war es für den Fachmann naheliegend, zur Herstellung alternativer Blondiermittel Verbindungen der Formel (I), (II) oder (III) einzusetzen, da deren Verwendung in Blondiermitteln bereits bekannt war.

4.7 Der Beschwerdegegner brachte vor, dass der Fachmann in keiner der Druckschriften einen Hinweis darauf gefunden habe, dass der Zusatz von Aminen das Staubverhalten von Blondierpulvern auf Basis von festen Peroxoverbindungen verbessern könne. In den Druckschriften (7) und (8) würden die Amine zur Vermeidung der Freisetzung von Ammoniak eingesetzt.

Indessen ist festzustellen, dass es für den Fachmann unerheblich ist, ob der Stand der Technik bereits einen Hinweis darauf gibt, Amine als Entstaubungsmittel einzusetzen, da das Staubverhalten der Blondierpulver nicht mehr Bestandteil der Aufgabe ist und daher auch kein Auswahlkriterium bei der Lösung mehr darstellt. Das Argument des Beschwerdeführers kann somit nicht durchgreifen.

4.8 Daher kommt die Kammer zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

Hilfsanträge 1 bis 3, 6 und 7

5. Der Wortlaut der Ansprüche 1 der Hilfsanträge basierte auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1, wobei die Blondiermittel entweder hinsichtlich der Menge an fester Peroxoverbindung auf eine Menge von 20 bis 80 Gew.-% beschränkt wurden (Hilfsanträge 2 und 6), die Blondiermittel auf Pulver (Hilfsanträge 1, 3 und 7), und/oder die feste Peroxoverbindung auf Peroxodisulfat beschränkt wurde (Hilfsanträge 2 und 3). Der Beschwerdeführer brachte vor, dass durch die jeweiligen Änderungen eine Auswahl aus mehreren Listen erfolgt sei, weshalb die Änderungen nicht die Erfordernisse von Artikel 123 EPÜ erfüllten. Angesichts der negativen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (siehe Paragraph 6 unten) kann eine Entscheidung über die Gewährbarkeit der Änderungen jedoch dahinstehen.

6. Die durch die jeweiligen Beschränkungen eingeführten Merkmale (siehe Paragraph IV. und 5 supra) sind bereits im nächstliegenden Stand der Technik gemäß Druckschrift (11) offenbart (siehe Paragraph 4.2.1 supra) und sind somit bereits in der Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrages berücksichtigt. Daher gilt für die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 3, 6 und 7 die selbe Argumentation hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, wie für den Hauptantrag. Folglich beruht der Gegenstand der Ansprüche 1 dieser Hilfsanträge ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsanträge 4 und 5

7. Zu einem sehr späten Zeitpunkt des Verfahrens, nämlich während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, legte der Beschwerdegegner neue Hilfsanträge 4 und 5 ein, welche die bis dahin im schriftlichen Verfahren eingereichten Hilfsanträge 4 und 5 ersetzten.

7.1 Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern liegen dem Beschwerdeverfahren die Beschwerdebegründung, sowie bei mehreren Beteiligten die Erwiderung zugrunde. Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen dabei den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten (VOBK, Art. 12 (1) und (2)). Es besteht kein Anspruch auf die Zulassung von geändertem Vorbringen zu einem späteren Zeitpunkt; diese unterliegt einer Ermessensentscheidung der Kammer (Artikel 13 VOBK). Zur Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens über die Zulassung von frischen Anträgen berücksichtigen die Beschwerdekammern nach ständiger Rechtsprechung unter anderem die Verfahrensökonomie. Für die Beantwortung der Frage, ob ein verspätet eingereichter Antrag zuzulassen ist oder nicht, spielt es weiterhin eine Rolle, ob dieser Antrag prima facie gewährbar ist oder nicht.

7.2 Im vorliegenden Fall werden in Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 und 5, neben den aus dem Hauptantrag und Hilfsantrag 1 bekannten Einschränkungen, die Verbindung der Formel (I) zusätzlich durch Einfügen der Merkmale des erteilten Anspruchs 3 beschränkt. Dies beschränkt die gemäß Anspruch 1 verwendeten Blondiermittel lediglich auf die obligatorische Anwesenheit eines Vertreters der Formel (I), d.h. auf die Anwesenheit eines Amins mit einer C1- bis C22-Kette. Unter diese Definition fallen bereits die aus Druckschrift (8) bekannten Amine (siehe Anspruch 1). Ebendiese Offenbarung der Druckschrift (8) führte aber bereits zu einer negativen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrages und des Hilfsantrages 1.

7.3 Infolgedessen sind die in den verspätet eingereichten Hilfsanträgen 4 und 5 eingeführten Beschränkungen prima facie nicht geeignet, den im Hinblick auf Anspruch 1 des Hauptantrages erhobenen Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auszuräumen.

7.4 Daher werden Hilfsantrag 4 und 5 nicht in das Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent EP 1 082 088 wird widerrufen.