Sachverhalt und Anträge
I. Die am 11. April 1980 eingereichte und am 10. Dezember 1980 unter der Nummer 19 945 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 200 322.8 die die Priorität einer Voranmeldung vom 14. Mai 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juli 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag ein einziger Anspruch mit folgendem Wortlaut zugrunde:
"Bleilegierung mit 1 bis 80 ppm Magnesium und einer kleinen Menge Calcium, dadurch gekennzeichnet, daß der Calciumgehalt der Legierung 690 bis 900 ppm beträgt".
II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe und somit nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei. Zwar seien der Bereich von 1 bis 80 ppm für Magnesium und die Obergrenze von 900 ppm Calcium bei der beanspruchten Legierung als Endpunkte der bevorzugten Bereiche offenbart worden, die Untergrenze von 690 ppm Calcium sei jedoch nur einem Beispiel für eine bestimmte Legierung (Schmelze Nr. 8) entnommen. Der Anspruch sei also dadurch zustande gekommen, daß man einen bestimmten Calciumgehalt aus einer bestimmten Ausführungsart der Erfindung herausgenommen und als Untergrenze eines allgemeinen Bereichs eingesetzt habe. Der so entstandene Bereich von 690 bis 900 ppm weise deshalb "eine gewisse Neuheit" innerhalb des ursprünglich offenbarten Bereichs von 100 bis 900 ppm auf und stelle somit eine Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar.
III. Die Anmelderin legte am 1. September 1983 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, entrichtete dann ordnungsgemäß die Beschwerdegebühr und reichte die Begründung fristgerecht nach. Die Beschreibung der Anmeldung wurde überarbeitet und geändert. Die Beschwerdeführerin begründete die Beschwerde wie folgt:
a) Die Untergrenze von 690 ppm könne keinen neuen Sachverhalt darstellen, weil diese Zahl in einem Ausführungsbeispiel offenbart worden sei und eine Erfindung am besten durch ein Beispiel beschrieben werden könne. Der sachkundige Leser würde den Wert 690 ppm Calcium ebenso zweifelsfrei als Teil der Erfindung ansehen wie die Obergrenze 900 ppm. Wenn nach der Entscheidung der Kammer in der Sache "Methylen-bis-(phenylisocyanat)/MOBAY" (T 02/81, ABl. EPA 10/1982, 394-402) ein Teilbereich aus einem allgemeinen und einem bevorzugten Bereich abgeleitet werden könne, dann müsse eine ähnliche Ableitung auch im vorliegenden Falle zulässig sein.
b) Werde eine beanspruchte Vorrichtung als auf "elastische Unterlagen" montiert offenbart und zeigten die Zeichnungen nach Ansicht des Fachmanns "Schraubenfedern", dann könne nach den Richtlinien für die Prüfung (C-VI, 5.6) der zweite Begriff anstelle des ersten verwendet werden. Gelte eine solche Änderung nicht als neuer Sachverhalt, dann dürfe auch die vorgeschlagene Aufnahme des Merkmals aus einem Beispiel nicht als neuer Sachverhalt gewertet werden.
c) In der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in der Sache T 54/82 ("Offenbarung/MOBIL", ABl. EPA 1/1983, 446-450) werde ferner die Ansicht vertreten, daß der Anmelder einen Anspruch auf die Gewährung eines Patentanspruchs habe, der auf einer Kombination von Merkmalen aus der Beschreibung und aus den Ausführungsbeispielen beruhe.
IV. Nachdem die Kammer eine Änderung des Anspruchs verlangt und zu verstehen gegeben hatte, daß der neue Text der Beschreibung aufgrund einiger der darin vorgenommenen Änderungen unter Umständen nicht zulässig sei, wurde ein neuer Anspruch eingereicht und der Kammer die ursprüngliche Fassung der Anmeldung hilfsweise zur Beurteilung vorgelegt. Der neue Anspruch hat folgenden Wortlaut: "Bleilegierung mit einer kleinen Menge Magnesium und Calcium, dadurch gekennzeichnet, daß der Calciumgehalt der Legierung 690 bis 900 ppm und der Magnesiumgehalt 1 bis 80 ppm beträgt".
V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents mit dem obengenannten Anspruch.
Entscheidungsgründe
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. In Artikel 123 (2) EPÜ, der Änderungen vor der Erteilung regelt, heißt es wie folgt:
"Eine europäische Patentanmeldung ... [darf] nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Den Worten "über ... hinausgeht" entsprechen in der englischen und französischen Fassung die Worte "extends beyond" bzw. "s'étende au-delà". Da ein Gegenstand durch seine wesentlichen Merkmale offenbart und bestimmt wird, darf er in seinem Umfang durch Hinzufügung eines alternativen oder einschränkenden Merkmals weder erweitert noch eingeschränkt werden, wenn dieses Merkmal "über" den Inhalt der Anmeldung "hinausgeht", d.h. nicht darin enthalten ist. Es ist davon auszugehen, daß der Inhalt der Anmeldung den am Anmeldetag maßgebenden Stand der Technik mit einschließen kann ("Steuerschaltung/LANSING BAGNALL", T 11/82, ABl. EPA 12/1983, 479-492) und aus dem Stand der Technik bekannte Merkmale somit durch Disclaimer ausgeschlossen werden können ("Polyätherpolyole/BAYER", T 04/80, ABl. EPA 4/1982, 149-154).
3. Der Normzweck der Bestimmung besteht darin, Änderungen auszuschließen, mit denen der Anmelder Gegenstände beanspruchen könnte, die von der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht gestützt sind. Die Prüfung darauf, ob die Bestimmung nach Artikel 123 (2) EPÜ eingehalten ist, ist im Grunde eine Neuheitsprüfung, d.h. durch die Änderung darf kein neuer Gegenstand entstehen. In der Regel ist bei der Neuheitsprüfung die Frage zu stellen, ob ein Schriftstück oder ein benutzter Gegenstand den Fachmann derart informiert, daß er den beanspruchten Gegenstand unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, einschließlich der implizit enthaltenen Merkmale (vgl. Richtlinien für die Prüfung C-VI, 7.2). Wendet man diesen Grundsatz auf Patentanmeldungen an, um die Zulässigkeit der vorgeschlagenen Änderungen festzustellen, so muß als erstes die Bedingung erfüllt sein, daß die geänderte Maßnahme in der Anmeldung enthalten ist oder sich aus dem entsprechend Regel 27 (1) d) EPÜ in der Anmeldung angegebenen Stand der Technik ergibt. Die Kammer vertritt allerdings den Standpunkt, daß dieses Erfordernis nur erfüllt ist, wenn der Fachmann den Gegenstand ohne weiteres als eine aus dem Dokument hervorgehende Kombination von Merkmalen erkennen kann.
4. Die Offenbarung der streitigen Anmeldung bezieht sich auf Bleilegierungen, die Calcium und Magnesium in bestimmten Mengen enthalten. Bei Akkumulatorenblei muß ein bestimmter Calciumgehalt aufrechterhalten werden. Nachteilig ist, daß sich das verfügbare Calcium beim Schmelzen und an der Luft durch Oxidation verringert; überschüssiges Calcium wiederum setzt die Widerstandsfähigkeit der Legierung gegen Korrosion herab. Die Erfindung löst diese Aufgabe durch Zugabe geringer Mengen Magnesium zu der Legierung. Dadurch wird das "Abbrennen" von Calcium verhindert; Magnesium trägt aber auch dazu bei, die Korrosionsfestigkeit zu verringern, wenn es in größeren Mengen vorliegt. Die erfindungsgemäße Aufgabe besteht somit darin, den Calciumgehalt der Legierung ohne größeren Verlust an Korrosionsfestigkeit zu erhalten.
5. Die Anmeldung nach den Erstunterlagen schlägt einen Magnesiumgehalt von weniger als 100 ppm vor; als bevorzugte Worte werden 1 bis 80 ppm empfohlen. Der Calciumgehalt war ursprünglich auf 100 bis 900 ppm begrenzt. In den Ausführungs- und Vergleichsbeispielen, die belegen, wie das Magnesium dem Calciumverlust entgegenwirkt, schwankt der Magnesiumgehalt zwischen 20 ppm und 580 ppm. Der Calciumgehalt schwankt zwischen 680 ppm und 710 ppm, wobei nicht unbedingt mehr Magnesium auch mit mehr Calcium kombiniert wird. In der Anmeldung heißt es denn auch, daß "sehr geringe Prozentsätze Magnesium ... das Abbrennen von Calcium fast vollständig unterbinden". Des weiteren heißt es in der allgemeinen Beschreibung, es sei "jedenfalls nicht ganz so, daß das Magnesium für das Calcium verbraucht wird, da zur Verhinderung des Abbrennens von Calcium ... keine stöchiometrische Menge Magnesium erforderlich ist, sondern eine erheblich kleinere Menge ausreicht" (vgl. S. 2, Zeilen 25 bis 34). Es zeigt sich auch, daß Magnesium selbst nicht wie Calcium abbrennt, sondern einen hauchdünnen, schützenden Oxidfilm auf der Schmelze bilden kann. Das heißt, daß das Ergebnis auch von der Form des Produkts abhängig sein kann und mehr Magnesium unter Umständen keine zusätzliche Wirkung bringt.
6. Während der Schutz des Calciums also mit unterschiedlichen Mengen Magnesium erzielt werden kann, kann eine Erhöhung des Magnesiumgehalts eine rasche Abnahme der Korrosionsfestigkeit bewirken (vgl. S. 6, Zeilen 16-21 der ursprünglichen Beschreibung). Deshalb beschränkt die Anmelderin ihren Anspruch auf einen bestimmten Bereich, in dem neben dem Schutz des Calciums auch eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gegeben ist. Selbstverständlich kann der Fachmann jedoch eine bestimmte Menge Calcium frei wählen und ist nicht an den in einem Ausführungsbeispiel für diese Calciummenge vorgeschlagenen Magnesiumgehalt gebunden. Die beiden Bestandteile haben unterschiedliche Aufgaben: Das Calcium bestimmt die mechanischen Eigenschaften der Legierung, und das Magnesium schützt das Calcium vor Oxidation, braucht jedoch nicht in einer bestimmten Konzentration vorzuliegen, um im wesentlichen dieselbe Wirkung zu erzielen. Die Erfindung unterscheidet sich somit von anderen Arten von Kombinationserzeugnissen, bei denen die Begrenzung des einen Parameters auch eine Begrenzung des anderen nach sich zieht, wenn im wesentlichen dasselbe Ergebnis erzielt werden soll. Hätte die Festlegung der Konzentration eines Bestandteils einen bestimmten Wert für den anderen Bestandteil bedingt, was auf eine erhebliche gegenseitige Abhängigkeit der Mengenwerte hingewiesen hätte, so wäre es nicht ohne weiteres möglich gewesen, einen Wert von den übrigen Bedingungen zu trennen.
7. Da bestimmte Bleilegierungen mit geringen Mengen Calcium und Magnesium bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren, war die Beschwerdeführerin darauf bedacht, den Anspruch auf die Varianten zu beschränken, die nicht gerade die bereits bekannten Legierungen umfassen. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß der Bereich des Calciumgehalts auf 690 bis 900 ppm beschränkt wird. Der gesamte Bereich der Werte zwischen der ursprünglichen Untergrenze von 100 ppm und der neuen Untergrenze von 690 ppm wurde dadurch ausgenommen. Die Grundlage für die vorgeschlagene neue Untergrenze bildet die Schmelze Nr. 8, die 690 ppm Calcium, 20 ppm Magnesium und 0,39Zinn enthält. Die Obergrenze von 900 ppm war bekanntlich bereits durch den ursprünglichen Gesamtbereich von 100 bis 900 ppm offenbart.
8. Erste Bedingung für eine Änderung ist, daß das Merkmal ausdrücklich oder implizit in Worten oder Zahlen in der Offenbarung enthalten ist; dies ist hier der Fall. Als nächstes stellt sich die Frage, ob der Fachmann anhand eines bestimmten, dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung entnommenen Wertes den neuen Bereich innerhalb des alten in Betracht gezogen hätte. Wenn bestimmte Eckwerte eines allgemeinen und eines bevorzugten Zahlenbereichs so kombiniert werden können, daß ein Teilbereich als implizit offenbart im Sinne der Entscheidung "Methylen-bis-(phenylisocyanat)/MOBAY" erkennbar wird, könnte dann der Wert aus Schmelze Nr. 8 nicht ebenso als Einzelwert betrachtet werden, der einen Endpunkt eines bestimmten Unterbereichs bilden kann?
9. Auch wenn die Menge der Bestandteile innerhalb der offenbarten Ober- und Untergrenze verändert wird, bleibt die Identität der Bestandteile unverändert, da die vorgeschlagene Änderung nur den Auswahlbereich einschränkt. Da zwischen bestimmten Calcium- und Magnesiumgehalten hinsichtlich der Wirkung nur ein loser Zusammenhang besteht, würde der Fachmann sie als getrennt zu betrachtende Merkmale des Gemisches behandeln. Dasselbe gilt für den Zinngehalt, der lediglich die Oxidationsempfindlichkeit des Calciums erhöht. Es ist hier ähnlich wie bei der Auswahl geeigneter "elastischer Unterlagen" für eine Vorrichtung, bei der der Anmelder entsprechend den Richtlinien die Ansprüche ohne nähere Begründung aufgrund der Zeichnungen, in denen dieses Merkmal zusammen mit anderen offenbart ist, auf "Schraubenfedern" beschränken kann. Auch wenn eine solche Komponente zur Gesamtwirkung beiträgt, kann sie dennoch wegen der ihr eigenen spezifischen Rolle gesondert in Betracht gezogen werden. Der vorliegende Fall ist ähnlich gelagert, da die tatsächliche Menge Calcium nicht an einen bestimmten Magnesium- oder Zinngehalt gebunden ist. Wenn Calcium eine eigenständige Funktion hat, dann hat auch die Angabe "690 ppm Calcium" eine gewisse Eigenständigkeit und wird als Punkt innerhalb oder am Ende einer Reihe von Möglichkeiten erkennbar, der einen Unterbereich definieren kann. Es ist ferner darauf hinzuweisen, daß der Anmelder viele Ausführungsbeispiele streichen darf, solange die Stützung der Ansprüche nach Artikel 84 EPÜ nicht beeinträchtigt wird, und so die Werte in den verbleibenden Beispielen besser zur Geltung bringen kann.
10. Die vorgenommene Beschränkung des Anspruchs stellt keine willkürliche Einschränkung der für den vorgesehenen Zweck verfügbaren alternativen Mittel, d.h. eine qualitative Auswahl, dar, sondern lediglich eine Beschränkung eines Bereiches auf einen bereits in den Unterlagen genannten Wert, also eine quantitative Auswahl. Im ersten Fall läge eine Auswahl aus einer Vielzahl verschiedener Kombinationen vor, die sich qualitativ voneinander unterscheiden. Dies ist in der Chemie dann der Fall, wenn eine allgemeine Formel aufgrund einer Kombination mehrerer Substituenten mit gemeinsamer Struktur eine allgemeine Klasse bezeichnet. Eine Auswahl kann neu sein, solange keine einschlägige Offenbarung vorliegt, die dem Fachmann diese Auswahl vermittelt oder erkennbar werden läßt, und sich eher der Art nach als im Ausmaß unterscheiden.
11. Im Gegensatz hierzu gehört eine bloße Zusammenfassung einzeln offenbarter Mengen derselben Komponenten eher in die Kategorie einer Änderung der Größe oder Gestalt der Bestandteile einer bekannten Vorrichtung. In diesem Zusammenhang ist bereits entschieden worden (vgl. "Offenbarung/MOBIL", T 54/82, ABl. EPA 11/1983, 448-451), daß einzelne Merkmale der ursprünglichen Unterlagen kombiniert werden dürfen, ohne daß daraus zwangsläufig neue Lehren resultieren. Enthält dasselbe Dokument zu einem oder mehreren Bestandteilen Angaben über bestimmte Konzentrationen, Anteile oder Größen, so wird es dem Fachmann nicht schwerfallen, bei dem Versuch, ein jeweils in der Gesamtoffenbarung enthaltenes Mittel oder Verfahren nachzuarbeiten, einen oder mehrere bestimmte Zahlenwerte auszuwählen. Allerdings können auch rein quantitative Änderungen der bekannten Parameter zu einer neuen Lehre führen, wenn die Abwandlung zu bisher unerkannten Eigenschaften führt und auf diesen Eigenschaften beruht (vgl. Richtlinien für die Prüfung, C-III, 4.8). Dies bietet einen gewissen Spielraum für Auswahlerfindungen im Bereich der Legierungen, vorausgesetzt, die beanspruchten Varianten schließen das aus, was in Form ganzer bekannter Klassen und besonderer Ausführungsarten im Stand der Technik beschrieben, durch Beispiele belegt oder eindeutig umfaßt wird.
12. Die in der vorliegenden Beschwerde zu prüfende Änderung des allgemeinen Bereichs des Calciumgehalts in der Legierung nimmt nicht mehr vorweg als die ursprüngliche Offenbarung. Der Anspruch enthält nur Angaben über seine einzelnen Merkmale und über die Kombination des unteren Grenzwertes mit den übrigen Werten, die der Fachmann als explizit oder implizit in der Offenbarung enthalten erkannt hätte. Auch kann die Änderung selbst dann nicht als neue Auswahl ausgelegt werden, wenn sie zu neuen Eigenschaften führen würde. Umgekehrt stellt sie kein Hindernis für weitere Auswahlmöglichkeiten dar, die auf neuen Mengenangaben innerhalb des verbleibenden Bereichs beruhen; sie ist somit im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß eine Änderung des Konzentrationsbereiches in einem Anspruch für ein Gemisch wie z.B. eine Legierung, die auf einem bestimmten, in einem spezifischen Beispiel beschriebenen Wert beruht, zulässig ist, sofern der Fachmann ohne weiteres erkennen kann, daß dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden ist, daß er die Wirkung dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichem Ausmaß bestimmt.
ENTSCHEIDUNGSFORMEL
Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:
1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juli 1983 wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Gewährbarkeit des mit Schreiben vom 7. März 1984 (Eingang 10. März 1984) eingereichten Anspruchs sowie die Zulässigkeit aller im Zusammenhang damit stehender Änderungen zu prüfen.
