G 0001/16 (Disclaimer III) of 18.12.2017

Inhalt

Sachverhalt und Anträge

Streitpatent

Beschwerdeverfahren

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

Grundsätzliche Argumente für die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Bejahung der Frage 1

Grundsätzliche Argumente gegen die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 1

Argumente dafür, dass G 1/03 durch G 2/10 aufgehoben wurde oder nunmehr aufgehoben wird – Bejahung der Frage 2

Argumente für die fortgesetzte Anwendung der in G 1/03 definierten Ausnahmen auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 2

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in veränderter Form – Bejahung der Frage 3

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in unveränderter Form – Verneinung der Frage 3

Sonstige Vorbringen

Von den Beteiligten und dem Amt vorgeschlagene Antworten auf die Vorlagefragen im Lichte der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

Vorüberlegungen zu materiellrechtlichen Aspekten der Vorlagefragen

Entscheidungen G 1/03 und G 2/10

Disclaimer – Definition

Goldstandard – Definition

Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu Disclaimern

Nationale Rechtsprechung zu Disclaimern

Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ

Verschiedene Arten nicht offenbarter Disclaimer

Standards für die Prüfung nicht offenbarter Disclaimer

Antworten auf die Vorlagefragen

Schlussbemerkungen

Entscheidungsformel

Sachverhalt und Anträge

Vorlagefragen

I. Mit der Zwischenentscheidung T 437/14 vom 17. Oktober 2016 (ABl. EPA 2017, A50CiteNPLDOCS, nachstehend "Vorlageentscheidung") hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.09 (nachstehend "vorlegende Kammer") der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ , d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten?

2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern aufgehoben?

3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?

Streitpatent

II. Das europäische Patent Nr. 1 933 395 basiert auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 08003327, die als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 00980863 eingereicht wurde, welche die Priorität von US 452346 beanspruchte. Gegen das Patent war Einspruch unter Berufung auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ eingelegt worden. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Phosphoreszierende organometallische Verbindung der Formel L2IrX, worin L und X nicht äquivalente zweizähnige Liganden sind, X ein monoanionischer zweizähniger Ligand ist und die L-Liganden monoanionische zweizähnige Liganden sind, die jeweils durch ein sp2-hybridisiertes Kohlenstoffatom und ein Heteroatom mit Ir (Iridium) koordiniert sind."

Beschwerdeverfahren

III. Im Beschwerdeverfahren reichten die Patentinhaberinnen unter anderem einen (neuen) Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ein. Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"1. Phosphoreszierende organometallische Verbindung der Formel L2IrX, worin L und X nicht äquivalente zweizähnige Liganden sind, X ein monoanionischer zweizähniger Ligand ist und die L-Liganden monoanionische zweizähnige Liganden sind, die jeweils durch ein sp2-hybridisiertes Kohlenstoffatom und ein Heteroatom mit Ir (Iridium) koordiniert sind, ausgenommen die Verbindungen der Formel

FORMULA/TABLE/GRAPHIC

worin der Ligand FORMULA/TABLE/GRAPHIC ein ?-Aminosäurerest ist, der aus Glycin, L-Alanin, L-Valin, D-Leucin, L-Prolin und L-Phenylalanin ausgewählt wird, ausgenommen die folgende Verbindung:

FORMULA/TABLE/GRAPHIC."

Die beiden Disclaimer wurden in den Anspruch 1 aufgenommen, um die Neuheit gegenüber dem Inhalt von zwei Dokumenten des Stands der Technik (D5 und D7) wiederherzustellen. Mit Verweis auf die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2004, 413 und 448; nachfolgend wird, wenn nicht anders angegeben, nur auf G 1/03 verwiesen, die mit G 2/03 identisch ist) bestritten die Beschwerdegegner, dass diese Disclaimer mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehen.

IV. Die Große Beschwerdekammer weist auf folgende Punkte aus der Vorlageentscheidung hin:

(1) Der vorlegenden Kammer zufolge waren die Disclaimer in Anspruch 1 "nicht offenbart", und ihre Vereinbarkeit mit Artikel 123 (2) EPÜ hängt davon ab, ob die in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 und G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376) aufgestellten Grundsätze – miteinander kombiniert, teilweise oder in geänderter Form – auf sie anwendbar sind.

(2) Nur die in G 1/03 vorgelegten und beantworteten Fragen bezogen sich auf nicht offenbarte Disclaimer, während die in G 2/10 vorgelegte und beantwortete Frage offenbarte Disclaimer betraf. Allerdings enthält G 2/10 zahlreiche Passagen, die darauf hindeuten, dass der Goldstandard-Offenbarungstest zur Beurteilung der Einhaltung des Artikels 123 (2) EPÜ für sämtliche Änderungen (einschließlich nicht offenbarter Disclaimer) gilt.

(3) Die vorlegende Kammer zog daraus den Schluss, dass für diese Beurteilung der Goldstandard der einzige anwendbare Test sei. Diese Schlussfolgerung ließe keinen Raum für die in G 1/03 definierten Ausnahmen, weil dann auch für nicht offenbarte Disclaimer der entscheidende Maßstab darin bestünde, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde.

(4) Die vorlegende Kammer stellte aber auch fest, dass mit G 2/10 die Entscheidung G 1/03 im Hinblick auf die Bedingungen, unter denen ein nicht offenbarter Disclaimer zulässig wäre, nicht aufgehoben oder ausdrücklich verworfen worden sei.

(5) Nach Auffassung der vorlegenden Kammer wirft die Frage, ob der Goldstandard nicht nur, wie in G 2/10 festgestellt, für offenbarte Disclaimer, sondern auch für nicht offenbarte Disclaimer gilt, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf. Die vorlegende Kammer konnte in der Rechtsprechung nach G 2/10 keinen einheitlichen Ansatz erkennen, ob – und wenn ja, wie – der Goldstandard bei der Beurteilung der Zulässigkeit nicht offenbarter Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ anzuwenden sei.

(6) Wenn der Goldstandard anwendbar wäre – so die vorlegende Kammer weiter –, wäre ein nicht offenbarter Disclaimer in den meisten Fällen nach <FSU> Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

(7) Was die Relevanz der Vorlagefrage für die Entscheidung über den Beschwerdefall betrifft, war die vorlegende Kammer der Auffassung, dass alle Kernfragen zugunsten der Patentinhaberinnen beantwortet worden seien und nur diese eine untergeordnete Frage offen geblieben sei. Aus den folgenden Gründen hänge der Verfahrensausgang also von den Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die Vorlagefragen ab:

a) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 überhaupt nicht anzuwenden wäre, würden die in G 1/03 entwickelten Ausnahmen von den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ Anwendung finden und wären als von Anspruch 1 des anhängigen neuen Hauptantrags erfüllt anzusehen, sodass die durch die beiden Disclaimer in diesen Anspruch aufgenommene Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügen würde.

b) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 im strengen Sinne anzuwenden wäre, würde die durch die beiden nicht offenbarten Disclaimer in den Anspruch 1 aufgenommene Änderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht genügen.

c) Wenn der Goldstandard aus G 2/10 in abgewandelter Form anzuwenden wäre, wie es in den Entscheidungen T 2018/08, T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09 und T 1872/14 geschehen sei, könnten die beiden Disclaimer für zulässig erachtet werden, weil sie das breite Spektrum der durch Anspruch 1 abgedeckten Verbindungen nur geringfügig einschränkten.

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

V. Die Große Beschwerdekammer forderte alle am Beschwerdeverfahren Beteiligten und den Präsidenten des Amts (nachstehend "Amt") auf, sich schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen zu äußern.

Stellungnahmen wurden von den Beschwerdeführerinnen/Patentinhaberinnen (nachstehend "Patentinhaberinnen"), von der Beschwerdeführerin/Einsprechenden 01 (nachstehend "Einsprechende 01") und vom Präsidenten des Amt gemäß Artikel 9 VOGBK eingereicht. Die Einsprechende 03 reichte keinen Schriftsatz ein, sondern nahm ihre Beschwerde zurück. Die Einsprechende 03 bleibt aber am Einspruchsverfahren und somit auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt.

VI. Mit einer im Amtsblatt des EPA (ABl. EPA 2016, A96) veröffentlichten Mitteilung gab die Große Beschwerdekammer Dritten Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 VOGBK einzureichen, und es gingen elf Amicus-curiae-Schriftsätze ein:

(1) K. H. Rhodes, IPO – Intellectual Property Owners Association,

(2) G. Kiesel, CNCPI – Conseils en Propriété Industrielle,

(3) B. Carion-Travarelle, ASPI – Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie,

(4) R. Pistolesi, FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle,

(5) M. Grammel, Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbH,

(6) L. Davies, CIPA – The Chartered Institute of Patent Attorneys,

(7) C. P. Mercer,

(8) A. Tangena und F. Leyder, epi – Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter,

(9) R. Jorritsma,

(10) D. X. Thomas,

(11) The International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI.

VII. Am 16. Oktober 2017 fand die mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer in Anwesenheit der Patentinhaberinnen und der Einsprechenden 01 sowie von Vertretern des Amts statt. Die Einsprechende 03 blieb der mündlichen Verhandlung fern. Das Verfahren wurde gemäß Artikel 14 (4) VOGBK und Regel 115 (2) EPÜ ohne diese Beteiligte fortgesetzt.

VIII. In Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erließ die Große Beschwerdekammer am 16. August 2017 eine Mitteilung nach den Artikeln 13 und 14 (2) VOGBK. Mit dieser Mitteilung sollten die Beteiligten auf potenziell bedeutsame rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit den Vorlagefragen aufmerksam gemacht werden und Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Insbesondere wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, dass es mehrere denkbare Ansätze für die Prüfung gebe, ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht. Diese verschiedenen Optionen wurden als Szenarien 1 bis 5 mit mehreren Untergruppen vorgestellt (s. Mitteilung, Nr. 4.7).

Auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer hin reichten die Patentinhaberinnen und die Einsprechende 01 eine zweite Runde von Schriftsätzen ein und machten in der mündlichen Verhandlung ebenso wie das Amt mündliche Ausführungen.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung kündigte der Vorsitzende an, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer schriftlich ergehen werde.

Grundsätzliche Argumente für die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Bejahung der Frage 1

X. Die Einsprechende 01, das Amt und einige Verfasser von Amicus-curiae-Schriftsätzen brachten Argumente dafür vor, den Goldstandard auf nicht offenbarte Disclaimer jeglicher Art in derselben Weise anzuwenden wie auf einen offenbarten Disclaimer.

Der Offenbarungstest auf der Grundlage des Goldstandards sei der allgemein anerkannte Maßstab für die Beurteilung, ob eine Anspruchsänderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe. Er stelle ein einheitliches Offenbarungskonzept im Hinblick auf die Artikel 54, 56und 123 (2) EPÜ dar.

In G 1/03 seien keine Ausnahmen von diesem Standard definiert worden, und dies sei auch nicht beabsichtigt gewesen. Vielmehr sollte die Bandbreite nicht offenbarter Disclaimer (weiter) eingeschränkt werden, indem ein solcher nicht offenbarter Disclaimer auf seine Zulässigkeit hin beurteilt werde. Erst wenn er für zulässig befunden worden sei, gelte es anhand des Goldstandards zu prüfen, ob er gewährbar sei.

Da die Große Beschwerdekammer in G 2/10 keinen Grund dafür gesehen habe, von der Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer abzugehen, sei dieser Standard als weiterer, zusätzlicher Maßstab bei der Prüfung anzuwenden, ob eine Anspruchsänderung, einschließlich eines nicht offenbarten Disclaimers, im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe.

In einem anderen Schriftsatz wurde ein differenzierterer Ansatz vorgeschlagen, nämlich den Goldstandard nicht unterschiedslos auf alle nicht offenbarten Disclaimer anzuwenden, die den in G 1/03 festgelegten Kriterien entsprechen. Er sollte keine Anwendung auf nicht offenbarte Disclaimer finden, mit denen die Neuheit gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ wiederhergestellt werden solle. Angewandt werden sollte er hingegen auf nicht offenbarte Disclaimer, mit denen ein Gegenstand ausgeklammert werden solle, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen ausgeschlossen sei. Der letztgenannte Typ ähnle den in G 2/10 behandelten offenbarten Disclaimern.

Die Einsprechende 01 brachte vor, G 1/03 sei keine Abkehr vom Goldstandard, sondern eine Ergänzung desselben. Der Goldstandard sei deshalb zusätzlich zu den in Antwort 2.1 von G 1/03 genannten Kriterien anzuwenden, und insbesondere im Hinblick auf das Kriterium der zufälligen Vorwegnahme sei restriktiv vorzugehen. Bei der Anwendung des Goldstandards auf einen nicht offenbarten Disclaimer sei ausschlaggebend, ob der nach Aufnahme des Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart worden sei, ob die ursprüngliche technische Lehre durch den Disclaimer verändert worden sei und ob die Aufnahme negativer statt positiver Merkmale dem Anmelder oder Patentinhaber einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft habe.

Grundsätzliche Argumente gegen die Anwendung des Goldstandards auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 1

XI. In den meisten Schriftsätzen wurde gegen die Anwendung des Goldstandards gemäß G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer argumentiert. Dieser Standpunkt wurde von den Patentinhaberinnen und in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen vertreten.

Die Hauptargumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der relevante (ursprüngliche) Goldstandard für die Beurteilung, ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe, sei von der Großen Beschwerdekammer in G 3/89 (ABl. EPA 1993, 117) und G 11/91 (ABl. EPA 1993, 125) formuliert worden. Die in G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541), G 1/03 und G 2/10 aufgestellten "Leitlinien" sollten nur unter geeigneten Umständen herangezogen werden, um zur Klärung der Frage beizutragen, ob der Goldstandard nach G 3/89 und G 11/91 korrekt angewandt worden sei. Den Patentinhaberinnen zufolge diene dieser Standard als allgemeiner Offenbarungstest und sei nicht geeignet, um die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer zu beurteilen. Die in G 1/03 bzw. G 2/10 behandelten Arten von Disclaimern seien vollkommen unterschiedlich und schlössen einander aus.

Aus rechtlichen Gründen habe die Große Beschwerdekammer in G 1/03 – in Anbetracht des Goldstandards sowie von Sinn und Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ – bei einem nicht offenbarten Disclaimer, der keinen Beitrag zur technischen Lehre des beanspruchten Gegenstands leiste, eine konkrete, eng gefasste Ausnahme von den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ zugelassen. Ein nicht offenbarter Disclaimer erfülle nicht die Offenbarungserfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ, weil er per definitionem nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar sei. Sobald die Kriterien aus G 1/03 erfüllt seien, gelte ein nicht offenbarter Disclaimer rechtlich per se als mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar. Ein solcher Disclaimer werde aus rein rechtlichen, nichttechnischen Gründen aufgenommen und wirke sich nicht auf die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information aus, weswegen keine weiteren Kriterien zur Bestimmung des Gegenstands angelegt werden müssten, der nach der durch diesen Disclaimer bedingten Änderung im Anspruch verbleibe.

Andere nicht offenbarte Disclaimer, d. h. Disclaimer, die nicht den konkreten Ausnahmekriterien von G 1/03 entsprächen (z. B. weil sie zur Überwindung eines Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder nicht ausreichender Offenbarung aufgenommen wurden), müssten jedoch die allgemeinen Offenbarungserfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen und wären somit wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

Während also der allgemeine Offenbarungstest keine solide Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers sei, stelle G 1/03 einen umfassenden Kriterienkatalog für diese Beurteilung bereit, wobei Nummer 2.1 der Entscheidungsformel die "Hauptkriterien" enthalte und die Nummern 2.2 bis 2.4 die "Nebenkriterien" enthielten. Seien alle Kriterien erfüllt, gälten die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ sowohl im Hinblick auf den nicht offenbarten Disclaimer als auch auf den im Anspruch verbleibenden Gegenstand als erfüllt, sodass sich ein zusätzlicher Test erübrige.

In G 2/10 sei die Anwendung des Goldstandards sowohl für offenbarte Disclaimer als auch für jene nicht offenbarten Disclaimer bestätigt worden, die nach den Kriterien von G 1/03 nicht zulässig seien. Offengelassen werde in G 2/10 jedoch, ob der Goldstandard auch für diejenigen nicht offenbarten Disclaimer gelte, die die Kriterien von G 1/03 erfüllten.

Da G 1/03 und G 2/10 einander ausschließende Sachverhalte mit einander ausschließenden Arten von Disclaimern beträfen, sei Frage 1 zu verneinen.

Neben ihrem Vorbringen bezüglich der konzeptionellen Unterscheidung zwischen nicht offenbarten Disclaimern und offenbarten Disclaimern vertraten die Patentinhaberinnen unter Bezugnahme auf die Nummern 3 und 4.4 der Entscheidungsgründe von G 2/10 sogar die Auffassung, in dieser Entscheidung sei bestätigt worden, dass die Vereinbarkeit nicht offenbarter Disclaimer mit Artikel 123 (2) EPÜ nur nach den Kriterien von G 1/03 zu prüfen sei. Daraus könne abgeleitet werden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer, der die Kriterien von G 1/03 erfüllt, auch in vollem Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe, ohne dass ein zusätzlicher Test vonnöten wäre.

Argumente dafür, dass G 1/03 durch G 2/10 aufgehoben wurde oder nunmehr aufgehoben wird – Bejahung der Frage 2

XII. Es gab kein Vorbringen, wonach die Große Beschwerdekammer G 1/03 oder die darin aufgestellten Kriterien für die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers mit G 2/10 aufgehoben hätte oder G 1/03 nunmehr formell aufgehoben werden sollte.

Argumente für die fortgesetzte Anwendung der in G 1/03 definierten Ausnahmen auf nicht offenbarte Disclaimer – Verneinung der Frage 2

XIII. In allen eingereichten Schriftsätzen wurde dafür plädiert, Frage 2 zu verneinen. Die Argumente für die fortgesetzte Anwendung der Kriterien aus G 1/03 auf nicht offenbarte Disclaimer waren jedoch unterschiedlich. In einigen Schriftsätzen wurde vorgebracht, dass diese Kriterien auf nicht offenbarte Disclaimer zusätzlich zum Goldstandard Anwendung finden sollten (Nr. XIII.1). In anderen wurde gefordert, nur die Kriterien aus G 1/03 anzuwenden (Nr. XIII.2).

XIII.1 Die Einsprechende 01, das Amt und einige Verfasser von Amicus-curiae-Schriftsätzen, die allesamt für eine Bejahung der Frage 1 plädierten, brachten vor, dass die Große Beschwerdekammer die mit G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern weder aufgehoben habe noch aufheben sollte, sondern diese vielmehr mit dem Goldstandard aus G 2/10 kombinieren sollte. So sollten zunächst die Kriterien aus G 1/03 angewandt werden, und für diejenigen nicht offenbarten Disclaimer, die den dort aufgestellten Erfordernissen genügten, sollte anschließend der in G 2/10 genannte Goldstandard zur Anwendung kommen.

Es wurde jedoch auch vorgebracht, dass dies nur in den Fällen geschehen sollte, in denen der nicht offenbarte Disclaimer Gegenstände nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen ausklammere. Bei nicht offenbarten Disclaimern, die aufgenommen würden, um die Neuheit gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ wiederherzustellen, sollten nur die Kriterien aus G 1/03 zugrunde gelegt werden. Andernfalls wären nicht offenbarte Disclaimer der beiden letztgenannten Arten nie zulässig.

Die Einsprechende 01 plädierte für eine restriktive Anwendung der Kriterien aus G 1/03 und somit für einen restriktiven Ansatz bei der Zulassung nicht offenbarter Disclaimer insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ.

XIII.2 Obgleich keine Notwendigkeit bestand, Frage 2 zu beantworten, brachten die Gegner der Anwendung des Goldstandards aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer (Patentinhaberinnen und mehrere Verfasser von Amicus-curiae-Schriftsätzen) vor, dass ungeachtet ihrer Auffassung, dass Frage 1 zu verneinen sei, auch Frage 2 verneint werden sollte.

Die Große Beschwerdekammer sei mit der Zulassung nicht offenbarter Disclaimer in G 1/03 nicht vom Goldstandard aus G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) abgewichen, sondern habe lediglich einen anderen Ansatz für außergewöhnliche Umstände verfolgt. Daraus lasse sich ableiten, dass der Goldstandard gemäß G 2/10 nicht geändert werden müsse. Er sei schlicht nicht anwendbar auf nicht offenbarte Disclaimer, die unter die in G 1/03 genannten Ausnahmen fielen, und zwar weder in unveränderter noch in veränderter Form.

In einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen wurde jedoch die Auffassung vertreten, G 1/03 stehe im Einklang mit dem (ursprünglichen) Goldstandard, den die Große Beschwerdekammer in G 3/89 und G 11/91 definiert habe. G 1/03 gebe nützliche Leitlinien für die Anwendung dieses Goldstandards unter besonderen Umständen vor. Die Große Beschwerdekammer habe die Entscheidung G 1/03 nicht mit G 2/10 aufgehoben; wäre das ihre Absicht gewesen, hätte sie dies ausdrücklich erklären müssen und hätte dies auch getan.

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in veränderter Form – Bejahung der Frage 3

XIV. Unabhängig davon, ob Frage 1 zu verneinen (Nr. XI und Nr. XIV.1) oder zu bejahen (Nr. IX und Nr. XIV.2) ist, wurde in einigen Schriftsätzen vorgebracht, dass der Goldstandard in veränderter Form anzuwenden sei.

XIV.1 Obwohl sie sich für die Verneinung der Frage 1 aussprachen, plädierten die Patentinhaberinnen und mehrere Amicus-curiae-Verfasser dafür, Frage 3 – wenn überhaupt – zu bejahen.

Die Patentinhaberinnen brachten vor, dass es für den nach Aufnahme eines Disclaimers in einem Anspruch verbleibenden Gegenstand unerheblich sei, ob der Disclaimer offenbart sei oder nicht. Hingegen werde der "rechtliche Status" oder die "Rechtsnatur" des ausgeklammerten Gegenstands, je nachdem, ob dieser aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (wie in G 2/10) oder aus dem Stand der Technik (wie in G 1/03) stamme, entscheidend für die Anwendung des Tests aus G 2/10 betreffend den verbleibenden Gegenstand auf einen Anspruch mit einem nicht offenbarten Disclaimer. Veranschaulichen lasse sich dies am Beispiel eines identischen Disclaimers, der in zwei identische Ansprüche aufgenommen werde. Das Ergebnis unterscheide sich, je nachdem, ob der Disclaimer offenbart sei oder nicht. Bei einem offenbarten Disclaimer sei der Gegenstand des Anspruchs vor der Aufnahme des Disclaimers im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ ursprünglich offenbart und bleibe dies auch nach Aufnahme des Disclaimers. Bei Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers in den Anspruch verstoße jedoch der so veränderte ursprünglich offenbarte Gegenstand gegen Artikel 123 (2) EPÜ, weil der nach der Änderung durch den Disclaimer verbleibende Gegenstand nie offenbart gewesen sei. Da sich die Rechtsnatur des Disclaimers als solches – ob offenbart oder nicht offenbart – aber nicht auf den nach der Änderung verbleibenden Gegenstand auswirken sollte, müsse der Test aus G 2/10 betreffend den verbleibenden Gegenstand trotzdem abgewandelt werden. Er sollte dahin gehend verändert werden, dass ein Anspruch mit einem nicht offenbarten Disclaimer, der nach den Kriterien aus G 1/03 zulässig wäre, als Rechtsfiktion genauso behandelt werde wie ein Anspruch mit einem offenbarten Disclaimer.

In einem Amicus-curiae-Schriftsatz wurde dafür plädiert, den Goldstandard so abzuwandeln, dass berücksichtigt werde, ob aus einem durch einen nicht offenbarten Disclaimer geänderten Anspruch eine neue technische Information oder eine neue technische Lehre abgeleitet werden könne. Zur Beantwortung dieser Frage sei eine Beurteilung des Einzelfalls erforderlich, bei der es alle technischen Umstände, Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gelte. So führte beispielsweise der Ausschluss einzelner Ausführungsformen aus einer allgemeinen Gruppe, wie etwa das Ausklammern einzelner Verbindungen oder einer kleinen Gruppe einzelner Verbindungen aus einer allgemeinen Markush-Gruppe, nicht zu einer neuen technischen Information.

Es wurde auch vorgebracht, dass der in G 3/89 und G 11/91 definierte Goldstandard als erfüllt gelten sollte, wenn der nach der Aufnahme eines nicht offenbarten oder eines offenbarten Disclaimers verbleibende Gegenstand keine neue technische Information oder technische Lehre bereitstelle.

XIV.2 Die Einsprechende 01, die sich für die Bejahung der Frage 1 ausgesprochen hatte, brachte dennoch vor, dass der Goldstandard geändert oder vielmehr fallweise so angewandt werden sollte, dass ein "automatischer" Ausschluss nicht offenbarter Disclaimer wegen Verstoßes gegen Artikel 123 <FSU> (2) EPÜ im engeren Sinne vermieden werde.

Argumente für die Anwendung des Goldstandards in unveränderter Form – Verneinung der Frage 3

XV. Unabhängig davon, ob Frage 1 bejaht (Nr. X) oder verneint (Nr. XI) wurde, wurde in einigen Schriftsätzen vorgebracht, dass der Goldstandard unverändert Anwendung finden sollte.

XV.1 Das Amt und mehrere Amicus-curiae-Verfasser führten ihr Vorbringen, dass der Goldstandard aus G 2/10 auch auf nicht offenbarte Disclaimer Anwendung finden sollte, dahin gehend weiter aus, dass dies auf dieselbe Weise geschehen solle wie bei offenbarten Disclaimern. G 2/10 sei so zu verstehen, dass die Große Beschwerdekammer jede Änderung des Goldstandards ablehne. Eine Änderung des Goldstandards in Bezug auf nicht offenbarte Disclaimer könne dem Erfordernis eines einheitlichen Offenbarungskonzepts nach Artikel 123 (2) EPÜ im Wege stehen. Dies habe auch die Große Beschwerdekammer in G 1/15 (ABl. EPA 2015, A82) bestätigt. Eine Änderung des Standards für einen Bereich hätte (negative) Folgen für die übrigen Bereiche. Der in G 2/10 formulierte Goldstandard brauche nicht geändert zu werden. Ein Disclaimer, der einen bestimmten Gegenstand aus einem Anspruch ausklammere, genüge diesem Standard (und Artikel 123 (2) EPÜ), sofern er alle Kriterien aus G 1/03 erfülle. Dies gelte unabhängig davon, ob der ausgeklammerte Gegenstand und der verbleibende Gegenstand in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart seien.

Es wurde jedoch vorgebracht, dass zwischen Disclaimern, die einen technischen Beitrag leisteten, und solchen, die keinen technischen Beitrag leisteten, unterschieden werden sollte. Für die Letztgenannten könne die Analogie eines Apfels herangezogen werden, wobei der Disclaimer dem Entfernen des Apfelstiels entspräche. Ein nicht offenbarter Disclaimer würde bedeuten, dass weder der Stiel als solcher noch der Apfel ohne den Stiel in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart wäre. Nichtsdestotrotz wäre der Apfel abzüglich des Stiels immer noch derselbe Apfel.

XV.2 In einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen wurde die Auffassung vertreten, dass der Goldstandard aus G 2/10, da er auf nicht offenbarte Disclaimer als solche keine Anwendung finde, nicht geändert werden müsse.

Ein ähnliches, aber auf die in G 1/03 konkret definierten Arten von Disclaimern beschränktes Vorbringen lautete, dass die Ausnahmen gemäß G 1/03 nur auf diejenigen nicht offenbarten Disclaimer anwendbar seien, die die in dieser Entscheidung aufgestellten speziellen Kriterien erfüllten, und somit der Goldstandard aus G 2/10 auf alle sonstigen – offenbarten oder nicht offenbarten – Disclaimer Anwendung finde.

Sonstiges Vorbringen

XVI. Das Amt stellte die Zulässigkeit der Vorlage infrage, weil es der Auffassung war, dass die Große Beschwerdekammer alle Vorlagefragen bereits in G 1/03 und G 2/10 beantwortet habe, nämlich Frage 1 mit Ja und Fragen 2 und 3 mit Nein.

XVII. Die Einsprechende 01 brachte vor, dass mehrere Disclaimer in einem Anspruch – so sie überhaupt zugelassen werden sollten –die Neuheit nur gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme wiederherstellen dürften, weil der Gegenstand des Anspruchs sonst eher durch zusätzliche positive Merkmale begrenzt werden könnte.

Von den Beteiligten und dem Amt vorgeschlagene Antworten auf die Vorlagefragen im Lichte der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer

XVIII. Die am Beschwerdeverfahren Beteiligten und das Amt gaben jeweils eines der in Nummer 4.7 der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 16. August 2017 genannten Szenarien als ihren bevorzugten Ansatz an und schlugen Antworten auf die Vorlagefragen gemäß dem entsprechenden Szenario vor:

XVIII.1 Die Patentinhaberinnen wählten ein Szenario (Szenario 1), dem zufolge die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer ausschließlich anhand der Kriterien aus G 1/03 zu beurteilen sei. Sobald diese Erfordernisse erfüllt seien, gelte der nicht offenbarte Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ – unbeschadet der übrigen Erfordernisse des EPÜ – als zulässig. Es gebe über die Kriterien aus G 1/03 hinaus keine weiteren Bedingungen, insbesondere keinen Goldstandardtest.

Die Patentinhaberinnen schlugen daher vor, Frage 1 zu verneinen, wobei sich eine Beantwortung der weiteren Fragen erübrige.

XVIII.2 Die Einsprechende 01 bevorzugte ein Szenario (Szenario 4c), dem zufolge ein nicht offenbarter Disclaimer zusätzlich zu den Kriterien aus G 1/03 nach dem in G 2/10 aufgestellten Goldstandard zu prüfen sei. Bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer in Anwendung des Goldstandards sei jedoch eine Beurteilung des Einzelfalls erforderlich, bei der es alle technischen Umstände, Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gelte.

Deshalb schlug die Einsprechende 01 vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Frage 1 mit Ja, Frage 2 mit Nein und Frage 3 mit Ja oder Nein, je nachdem, ob der in G 2/10 definierte Goldstandard so angewandt werden sollte, dass eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer ohne eine weitere Abwandlung dieses Standards grundsätzlich zulässig sei.

XVIII.3 Das Amt bevorzugte ein Szenario (Szenario 3a/b), bei dem die beschränkenden Kriterien aus G 1/03 für die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers relevant seien. Der Goldstandardtest aus G 2/10 sei dann bei der Prüfung anzuwenden, ob ein solcher zulässiger nicht offenbarter Disclaimer gewährbar sei.

Folglich plädierte das Amt für die Bejahung der Frage 1 und die Verneinung der Fragen 2 und 3.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

1. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

2. Das Amt hält die Vorlage für unzulässig, weil es der Auffassung ist, dass die Vorlagefragen von der Großen Beschwerdekammer bereits in deren früheren Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 beantwortet worden seien (s. Nr. XVI).

3. In G 1/03 befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Zulässigkeit von in einen Anspruch aufgenommenen nicht offenbarten Disclaimern. Die besondere Art des dort infrage stehenden nicht offenbarten Disclaimers ähnelt tatsächlich derjenigen der Disclaimer in der Vorlageentscheidung.

Nicht ausdrücklich behandelt wurde in G 1/03 die Frage, ob für nicht offenbarte Disclaimer der Goldstandardtest relevant ist, wie er von der Großen Beschwerdekammer in G 2/10 auf offenbarte Disclaimer angewandt wurde (zur Definition des Goldstandardtests s. Nrn. 17 bis 20). Bei der Entscheidung über die ihr in G 1/03 vorgelegten Fragen stellte die Große Beschwerdekammer vielmehr (andere) spezielle Kriterien auf, anhand deren die Zulässigkeit solcher nicht offenbarter Disclaimer zu beurteilen ist.

Die Entscheidung G 2/10 betraf die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ, und hier erörterte die Große Beschwerdekammer sehr wohl die Sachfragen vor dem Hintergrund des Goldstandardtests.

4. In den Fragen, mit denen die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befasst wurde, geht es darum, ob der in G 2/10 für offenbarte Disclaimer entwickelte Standard auch auf nicht offenbarte Disclaimer Anwendung finden soll, und wenn ja, wie sich dies auf G 1/03 auswirken könnte. Im Wesentlichen ersucht die vorlegende Kammer um Klärung, welches Verfahren und welche Kriterien angewendet werden sollen, um die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer nach den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ zu beurteilen.

5. In ihrer Begründung hat die vorlegende Kammer ausführlich dargelegt, warum für eine Entscheidung über die vor ihr anhängigen Beschwerden die Beantwortung der Vorlagefragen unerlässlich ist, weil diese Fragen aus ihrer Sicht nicht auf der Grundlage der Antworten der Großen Beschwerdekammer in den Sachen G 1/03 und G 2/10 beantwortet werden konnten.

Die Große Beschwerdekammer ist der Überzeugung, dass eine Beantwortung mindestens der ersten Vorlagefrage erforderlich ist, damit die vorlegende Kammer das vor ihr anhängige Beschwerdeverfahren unter Anwendung des richtigen Maßstabs zur rechtlichen Beurteilung, ob die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers in einen Anspruch mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht, zum Abschluss bringen kann. Zudem sind die Vorlagefragen nicht nur für den konkreten Beschwerdefall von Belang. Ihre Beantwortung wird sich auch auf ähnliche Fälle vor den Beschwerdekammern und vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen auswirken und somit der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen. In dieser Hinsicht nimmt die Große Beschwerdekammer den Beschluss des Amts zur Kenntnis, dass alle Verfahren vor den Prüfungsabteilungen und den Einspruchsabteilungen, deren Ausgang völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, von Amts wegen ausgesetzt werden, bis diese Entscheidung ergangen ist (ABl. EPA 2016, A105).

Bei den Vorlagefragen handelt es sich somit um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ.

6. Darüber hinaus divergieren die Ansichten in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern darin, welches der richtige Maßstab für die Beurteilung nicht offenbarter Disclaimer sein sollte, nämlich die in G 1/03 aufgestellten Kriterien und/oder der Goldstandard aus G 2/10.

Die Beantwortung der Vorlagefragen stellt also eine einheitliche Rechtsanwendung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ sicher.

7. Somit genügt die Vorlage den Erfordernissen des Artikels 112 (1) a) EPÜ und ist zulässig.

Vorüberlegungen zu materiellrechtlichen Aspekten der Vorlagefragen

8. Alle drei Vorlagefragen betreffen die Anwendbarkeit des allgemeinen Standards zur Beurteilung, ob eine Anspruchsänderung den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, auf nicht offenbarte Disclaimer. Diesen Standard hatte die Große Beschwerdekammer in G 2/10 auf offenbarte Disclaimer für anwendbar erklärt und ihn als "Goldstandard" bezeichnet. Nun soll die Große Beschwerdekammer insbesondere klären, ob der Goldstandard auf nicht offenbarte Disclaimer überhaupt Anwendung findet, und wenn ja, ob er alleine oder in Verbindung mit den speziellen, in G 1/03 aufgestellten Kriterien anzuwenden ist, und schließlich, ob er, falls in Verbindung mit diesen, in geänderter Form anzuwenden ist.

Die Vorlage geht daher über die in G 1/03 und G 2/10 entschiedenen Fragen hinaus. Somit bezweckt oder ermöglicht das jetzige Verfahren nach Artikel 112 (1) a) EPÜ keine "Berichtigung" oder gar Überprüfung einer dieser früheren Entscheidungen.

Allgemeiner ausgedrückt, soll mit den Vorlagefragen geklärt werden, welcher Standard bzw. welche Standards richtigerweise anzuwenden ist bzw. sind, wenn eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers auf ihre Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPÜ geprüft werden soll.

9. Auf der Grundlage des in Nummer 8 dargelegten Verständnisses der Vorlagefragen wird die Große Beschwerdekammer zunächst die beiden in den Vorlagefragen erwähnten früheren Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 analysieren (Nrn. 10 und 11), die Begriffe "Disclaimer" (Nrn. 12 bis 16) und "Goldstandard" (Nrn. 17 bis 20) definieren und einen Überblick der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern (Nrn. 21 bis 24) sowie einiger nationaler Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten (Nrn. 25 bis 30) geben.

In diesem Kontext wird die Große Beschwerdekammer sodann die Vorlagefragen sachlich prüfen, indem sie Artikel 123 (2) EPÜ auslegt (Nrn. 31 bis 36), verschiedene Arten nicht offenbarter Disclaimer bestimmt (Nrn. 37 und 38) und die Aspekte und Standards festlegt und bewertet, die für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ relevant sind (Nrn. 39 bis 48). Auf der Grundlage dieser Erörterung werden dann die Vorlagefragen beantwortet (Nr. 49), gefolgt von Schlussbemerkungen (Nrn. 50 bis 52).

Entscheidungen G 1/03 und G 2/10

10. G 1/03

In ihrer Entscheidung G 1/03 beantwortete die Große Beschwerdekammer die ihr mit der Entscheidung T 507/99 (ABl. EPA 2003, 225) vorgelegten Rechtsfragen betreffend die Zulässigkeit der Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ, wenn weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzumfang des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

Das parallele Verfahren G 2/03 betraf eine Vorlage durch die Entscheidung T 451/99 (ABl. EPA 2003, 334).

10.1 In G 1/03 wurde die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Rechtsfragen befasst:

1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzumfang des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muss der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, dass es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muss, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

In G 2/03 wurden der Großen Beschwerdekammer folgende (zusätzliche) Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

2. Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Diese Fragen zu Disclaimern bei kollidierenden Anmeldungen und zufälliger Vorwegnahme ergänzte die Große Beschwerdekammer auf eine Äußerung des Amts hin um eine dritte Fragestellung: das Ausklammern eines Gegenstands, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

10.2 Die Antworten der Großen Beschwerdekammer lauteten:

1. Eine Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

2. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

2.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und

- einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

2.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

2.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

2.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

10.3 Die Große Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung wie folgt:

(1) In Bezug auf die Zulässigkeit eines Disclaimers, der in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war, wurde das Argument zurückgewiesen, ein Disclaimer sei per se kein technisches Merkmal des Anspruchs. Vielmehr ist jeder Änderung eines Anspruchs eine technische Bedeutung zu unterstellen, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

(2) Die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers wurde in unterschiedlichen Fällen bejaht (kollidierende Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ – a. a. O., Nrn. 2.1, 2.1.1 und 2.1.3 der Entscheidungsgründe; zufällige Vorwegnahme nach Art. 54 (2) EPÜ – a. a. O., Nrn. 2.2 und 2.2.2 der Entscheidungsgründe; Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4), 53und 57 EPÜ – a. a. O., Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe). Bei nicht zufälligen Vorwegnahmen (Art. 54 (2) EPÜ) und nicht funktionsfähigen Ausführungsformen wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers verneint (a. a. O., Nrn. 2.3.3, 2.5.2 und 2.5.3 der Entscheidungsgründe).

(3) Nur Disclaimer, die Beschränkungen darstellen, die keinen Beitrag zur Erfindung leisten – wobei das maßgebende Kriterium nicht aus Artikel 56 EPÜ, sondern aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleitet wird – sind mit dem EPÜ vereinbar (a. a. O., Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

(4) Ein Disclaimer darf nur zu dem jeweils beabsichtigten Zweck und zu nichts anderem eingesetzt werden. Hat er Wirkungen, die über diesen Zweck hinausgehen, so ist oder wird er unzulässig (a. a. O., Nr. 2.6.5 der Entscheidungsgründe).

11. G 2/10

11.1 In ihrer Entscheidung G 2/10 behandelte die Große Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage, die ihr mit der Entscheidung T 1068/07 (ABl. EPA 2011, 256) vorgelegt worden war:

Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ , wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?

11.2 Die Große Beschwerdekammer beantwortete die Frage wie folgt:

1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ , wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

1b. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt.

11.3 Die Große Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung wie folgt:

(1) Der in Antwort 2 der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 verwendete Begriff des "in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers" sollte nicht für alle Fälle gelten, in denen der Disclaimer als solcher in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart wurde. Diese Antwort bezog sich nicht auf das Ausklammern eines Gegenstands, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war (a. a. O., Nrn. 3 ff., insbesondere Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe).

(2) Mit den in Antwort 2 von G 1/03 festgelegten Kriterien sollte nicht erschöpfend definiert werden, wann ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt und wann nicht (a. a. O., Nr. 4.4.2 der Entscheidungsgründe). In G 1/03 wurde nicht entschieden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer, wenn die Erfordernisse der Antwort 2 erfüllt sind, stets nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist (a. a. O., Nr. 4.7 der Entscheidungsgründe).

(3) Der Grundsatz, dass jede Änderung einer Anmeldung oder eines Patents und insbesondere eines Anspruchs die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen muss, gilt auch für Änderungen, die den Anspruch durch Ausklammern offenbarter Gegenstände einschränken (a. a. O., Nr. 4.5.1 der Entscheidungsgründe).

(4) Bei der Prüfung eines durch Aufnahme des Disclaimers geänderten Anspruchs auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 123 (2) EPÜ lautet die entscheidende Frage, wie der Fachmann den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde (a. a. O., Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe). Dies erfordert eine Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt (a. a. O., Nr. 4.5.4 der Entscheidungsgründe).

Disclaimer – Definition

12. Patentansprüche definieren durch Angabe der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird (Art. 69 (1) Satz 1 und Art. 84 EPÜ). Diese technischen Merkmale definieren die Bestandteile und Merkmale des beanspruchten Gegenstands und werden gewöhnlich als "positive" technische Merkmale formuliert. Der beanspruchte Gegenstand kann jedoch auch durch "negative" Anspruchsmerkmale angegeben werden, die Bestandteile und Merkmale beschreiben, die der beanspruchte Gegenstand nicht aufweist.

13. Allgemein gesagt, besteht ein Disclaimer in einem Patentanspruch aus Wörtern, Begriffen, Formeln, Verbindungen oder anderen Bestandteilen, die einen ausdrücklich nicht beanspruchten Gegenstand angeben.

In G 1/03 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wird der Begriff "Disclaimer" im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemein definierten Gegenstands ausgeschlossen werden. Die Große Beschwerdekammer beschränkte die Definition jedoch dahin gehend, dass ein Disclaimer, der zur technischen Lehre beiträgt und die Erfindung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ erweitert, kein Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03 ist (a. a. O., Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

Diese Definition des Begriffs "Disclaimer" wurde auch in G 2/10 verwendet (a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer stimmt außerdem mit der Entscheidung T 1870/08 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 4.6.7 der Entscheidungsgründe) überein, dass ein Disclaimer nur dann sachgerecht ist, wenn der verbleibende Rechtsgegenstand weniger umfasst als derjenige des ungeänderten Anspruchs. Kann ein Gegenstand ermittelt werden, der nach der Änderung durch den vorgeschlagenen Disclaimer unter den Schutzbereich des Anspruchs fällt, vor der Änderung aber nicht darunter fiel, ist der Disclaimer nicht sachgerecht und somit nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig.

Dieses Verständnis eines sachgerechten Disclaimers kommt auch in der vorliegenden Entscheidung zum Ausdruck.

14. Der Begriff "nicht offenbarter Disclaimer" bezieht sich auf Fälle, in denen weder der Disclaimer selbst noch der durch ihn ausgeklammerte Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war.

15. Der Begriff "offenbarter Disclaimer" bezieht sich auf Fälle, in denen der Disclaimer selbst nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war, der durch ihn ausgeklammerte Gegenstand aber aus dieser ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, z. B. aus einer Ausführungsform.

16. Somit lassen sich nicht offenbarte Disclaimer und offenbarte Disclaimer danach unterscheiden, ob der Gegenstand, auf dem der jeweilige Disclaimer beruht, dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

Goldstandard – Definition

17. Als allgemeine Definition der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ bei der Prüfung, ob eine Änderung diesem Artikel genügt, hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 3/89 und ihrer Entscheidung G 11/91 den Goldstandard aufgestellt. Er wurde zum grundlegenden Maßstab bei der Bewertung von Aspekten der unzulässigen Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ), der Neuheit (Art. 54 EPÜ) und der Wirksamkeit einer beanspruchten Priorität (Art. 87 EPÜ) (s. G 2/98, a. a. O., Nr. 9 der Entscheidungsgründe; G 1/03, a. a. O., Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe; G 2/10, a. a. O., Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe; G 1/15, a. a. O., Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

18. In G 3/89 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe) und G 11/91 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe) legte die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit einem Antrag auf Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents fest, dass eine solche Berichtigung im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 123 (2) EPÜ nur im Rahmen dessen erfolgen darf,

"was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann."

Gemäß dem so formulierten Goldstandard unterliegt jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

19. Diese Definition gilt auch für solche Fälle, wie sie dieser Vorlage zugrunde liegen.

20. Wie in G 2/10 festgestellt (a. a. O., Nrn. 4.3 und 4.5.1 der Entscheidungsgründe), wurde

"[d]ie Bedeutung und ausnahmslose Anwendbarkeit des Artikels 123 (2) EPÜ […] in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer schon sehr früh, nämlich in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 ( ABl. EPA 1993, 117 und 125 , zu Änderungen in Form von Berichtigungen) unterstrichen. Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot unterliegt und daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (Nrn. 1, 1.3 und 3 der Entscheidungsgründe)."

"Wie bei jeder anderen Änderung ist also bei der Änderung eines Anspruchs, durch die ein Gegenstand ausgeklammert wird, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart war, zu prüfen, ob sie dazu führt, dass der Fachmann neue technische Informationen erhält. Das Ausklammern eines in der Anmeldung offenbarten Gegenstands kann folglich ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein, wenn es dazu führt, dass der Fachmann technische Informationen erhält, die er der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde."

Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu Disclaimern

21. Für das richtige Verständnis des Hintergrunds der aktuellen Vorlage sowie des Hintergrunds der Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 ist es unabdingbar, die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern zu betrachten, die zu G 1/03 geführt haben (Nr. 22), sowie die einschlägigen Entscheidungen, die zwischen G 1/03 und G 2/10 (Nr. 23) bzw. zwischen G 2/10 und der Vorlageentscheidung (Nr. 24) ergangen sind.

22. Rechtsprechung vor G 1/03

22.1 Die Rechtsprechung zu Disclaimern begann mit den drei Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern T 4/80 (ABl. EPA 1982, 149), T 433/86 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 170/87 (ABl. EPA 1989, 441).

In der Entscheidung T 4/80 wurde erstmals ein Disclaimer zugelassen. Es ging dort um einen negativ formulierten Disclaimer, dessen Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war, aber ausgeschlossen werden musste, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber einer Offenbarung in einer früheren, am Anmeldetag noch nicht veröffentlichten nationalen Patentanmeldung abzugrenzen. Die Kammer befand, dass ein solcher Gegenstand nachträglich vom Schutzbegehren eines umfassenderen Patentanspruchs durch eine Ausnahmebestimmung (Disclaimer) ausgeschlossen werden könne, sofern der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt, d. h. durch positive technische Merkmale definiert werden könne (Art. 84 EPÜ).

Die Entscheidung T 433/86 nahm Bezug auf T 4/80. Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann – so wurde in T 433/86 erstmals festgestellt – ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluss dieses Gegenstands findet. In diesem Fall war der ausgeklammerte Gegenstand durch Werte definiert, die als solche zwar nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, aber in der Entgegenhaltung 1 (Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ) offenbart waren, gegenüber der der Anspruch abgegrenzt werden musste, um die Neuheit wiederherzustellen: Der Anspruch wurde von "600 bis 10 000" (wie ursprünglich und im erteilten Patent beansprucht) auf "über 1 500 bis 10 000" (im der Kammer vorliegenden Anspruch) beschränkt, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber der Entgegenhaltung 1 abzugrenzen, in der ein Molekulargewichtsbereich von 240 bis 1 500 offenbart war. Die Änderung wurde zugelassen.

In der Entscheidung T 170/87 berief sich die Kammer unter Verweis auf die oben angeführten Entscheidungen T 4/80 und T 433/86 auf die "ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern" und befand, dass es in Fällen einer Überschneidung des generell Beanspruchten mit dem Stand der Technik zulässig sei, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluss zu entnehmen seien. Diese Praxis sei aus folgenden Erwägungen heraus gerechtfertigt (Nr. 8.4.3 der Entscheidungsgründe):

"Durch die bloße Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik bzw. dem, was sich als nicht funktionierend erwiesen hat, erfährt die in der Anmeldung ursprünglich konkret offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes keine Änderung; vielmehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum gleichen Ergebnis führende "positive" Formulierung) aus dieser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teilverzichts "herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann. Hierfür besteht ein erhebliches praktisches Bedürfnis. Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzfähigem noch übrigbleibt."

22.2 In den Folgejahren wurde die mit diesen drei Entscheidungen begründete Rechtsprechungslinie zur ständigen Rechtsprechung (T 4/80 wurde mehr als 40-mal angeführt, T 433/86 mehr als 30-mal und T 170/87 mehr als 50-mal), bis sie durch die Entscheidung T 323/97 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht; s. unten Nr. 22.3) infrage gestellt wurde.

Die im Rahmen dieser Rechtsprechungslinie entwickelten Grundsätze lassen sich wie folgt untergliedern:

(1) Offenbarte Disclaimer wurden für zulässig erachtet, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand technisch nicht klarer und knapper direkt (d. h. positiv) definiert werden konnte (z. B. T 80/85, T 1050/93, T 98/94, T 673/94, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht).

(2) Nicht offenbarte Disclaimer wurden häufig genauso beurteilt wie offenbarte Disclaimer, und zwar im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ (z. B. T 155/87, T 3/89, T 172/90, T 434/92, T 448/93, T 982/94, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht) oder im Hinblick auf Artikel 54, 56 oder 84 EPÜ (z. B. T 710/92, T 871/96, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht).

(3) Klarheit und Knappheit wurden zur Einschränkung der Zulässigkeit von Disclaimern herangezogen (z. B. T 597/92, ABl. EPA 1996, 135).

(4) Disclaimer wurden zugelassen, um einen zufällig neuheitsschädlichen Stand der Technik auszuschließen (z. B. T 433/86, T 857/91, T 653/92, T 426/94, T 917/94, T 645/95, T 596/96, T 608/96, T 863/96, T 13/97, T 339/98, T 43/99, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht). Eine rein hypothetische oder potenzielle Offenbarung im Stand der Technik wurde aber nicht als Rechtfertigung für einen Disclaimer erachtet (z. B. T 597/92, ABl. EPA 1996, 135, T 596/96, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(5) In mehreren Fällen wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers bejaht, wenn der Disclaimer erforderlich war, um die Neuheit gegenüber einer europäischen Patentanmeldung wiederherzustellen, die am Anmeldetag noch nicht veröffentlicht war (Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973; z. B. T 1125/97, T 318/98, T 351/98, T 525/99, ABl. EPA 2003, 452, T 664/00; mit Ausnahme von T 525/99 nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(6) Die Aufnahme eines Disclaimers sollte keine Auswirkungen auf die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse haben, insbesondere nicht auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (z. B. T 857/91, T 597/92, ABl. EPA 1996, 135, T 710/92, T 917/94, T 645/95, T 13/97, T 308/97; mit Ausnahme von T 597/92 nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(7) Ein Disclaimer zum Ausschluss eines "nicht funktionierenden" Gegenstands kann ausnahmsweise zulässig sein (T 313/86 und T 436/92, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(8) Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist (z. B. T 296/87, ABl. EPA 1990, 195, T 12/90 und T 124/90, die letzten beiden nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(9) Ein Disclaimer muss nicht unbedingt dem genauen Wortlaut des ausgeschlossenen Stands der Technik entsprechen (z. B. T 434/92, T 426/94, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht), sollte aber exakt definiert und auf das im Stand der Technik Offenbarte beschränkt sein (z. B. T 915/95, T 863/96, T 893/96, T 1071/97, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht).

22.3 Durch die Entscheidung T 323/97 (ABl. EPA 2002, 476) wurde die mit T 4/80, T 433/86 und T 170/87 begründete Praxis und Rechtsprechung im Hinblick auf Disclaimer jedoch grundsätzlich infrage gestellt. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war der Disclaimer in den Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommen worden, um bestimmte Ausführungsarten aus seinem Schutzumfang auszuschließen. Nach Überzeugung der Kammer war die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen werden (z. B. durch Aufnahme eines "sogenannten Disclaimers" in einen Anspruch), trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung. Im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ bedeute dies, dass der geänderte Anspruch von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein müsse; die Erfüllung dieses Erfordernisses sei für die Zulassung von Änderungen eines Patents oder einer Patentanmeldung zwingend vorgeschrieben, wie in der Stellungnahme G 3/89 dargelegt werde (T 323/97, a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Diese Entscheidung wurde in den Vorlageentscheidungen berücksichtigt, die zu G 1/03 und G 2/03 führten (T 507/99 bzw. T 451/99).

23. Rechtsprechung zwischen G 1/03 und G 2/10

Bis zum Erlass der Entscheidung G 2/10 wurden die in G 1/03 für nicht offenbarte Disclaimer aufgestellten Kriterien in zahlreichen Entscheidungen angewandt (G 1/03 wurde in mehr als 270 Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern angeführt). Die wichtigsten erörterten Aspekte waren:

(1) Umfang der zufälligen Vorwegnahme (Vorwegnahme bejaht in T 14/01, T 1049/99, T 217/03, Vorwegnahme verneint in T 1086/99, T 1050/99, T 285/00, T 500/00, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 1146/01, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht);

(2) die Aufnahme eines Disclaimers sollte keine Auswirkungen auf die übrigen Patentierbarkeitserfordernisse haben, insbesondere nicht auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (z. B. T 506/02, T 788/05, T 761/08, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht);

(3) eine rein hypothetische oder potenzielle Offenbarung im Stand der Technik rechtfertigt keinen Disclaimer (z. B. T 285/03, nicht im ABl. EPA veröffentlicht);

(4) ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist (z. B. T 747/00, T 10/01, T 8/07, T 477/09, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht);

(5) ein Disclaimer sollte nicht positiv formuliert sein (z. B. T 201/99, nicht im ABl. EPA veröffentlicht);

(6) durch die Aufnahme eines Disclaimers sollte ein Anspruch nicht unklar werden (z. B. T 67/02, T 161/02, T 286/06, T 923/08, keine davon im ABl. EPA veröffentlicht);

(7) ein Disclaimer kann aufgenommen werden, um dem Patentierungsverbot aus nichttechnischen Gründen zu entgehen (z. B. G 1/07, ABl. EPA 2011, 134, Nr. 2b der Entscheidungsformel);

(8) die Kriterien aus G 1/03 finden keine Anwendung auf offenbarte Disclaimer (z. B. T 1050/99, T 1102/00, T 1559/05: in allen wurde die Frage der Offenbarung des ausgeschlossenen Gegenstands in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung erörtert, doch der Disclaimer schließlich für nicht offenbart befunden; siehe jedoch T 1107/06: hier wandte die Kammer die Kriterien aus G 1/03 auf einen offenbarten Disclaimer an; keine dieser Entscheidungen wurde im ABl. EPA veröffentlicht).

24. Rechtsprechung nach G 2/10

Die Entwicklungen in der Rechtsprechung seit G 2/10 zur Anwendbarkeit der Kriterien aus G 1/03 auf offenbarte Disclaimer einerseits und zur Anwendbarkeit der Erfordernisse aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer andererseits lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1) Die Kriterien aus G 1/03 wurden für nicht anwendbar auf offenbarte Disclaimer befunden (z. B. T 1049/08, T 850/13, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(2) In der Frage, ob G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer anwendbar ist, gab es jedoch keinen einheitlichen Ansatz:

a) In den Entscheidungen T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14 und T 1872/14 (keine davon im ABl. EPA veröffentlicht) wurde der Goldstandardtest aus G 2/10 auf nicht offenbarte Disclaimer zusätzlich zu den Kriterien aus G 1/03 angewandt.

b) Von den unter a) genannten Entscheidungen haben T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14 und T 1872/14 den Goldstandardtest aus G 2/10 offenbar in abgewandelter Form angewandt.

c) In den Entscheidungen T 1441/13 und T 1808/13 (beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wurden die strittigen nicht offenbarten Disclaimer primär auf der Grundlage des Goldstandardtests aus G 2/10 geprüft.

d) In den Entscheidungen T 678/09, T 1843/09 (ABl. EPA 2013, 508), T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14 und T 287/14 (mit Ausnahme von T 1843/09 nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wurden die Erfordernisse aus G 1/03 weiterhin in der gleichen Weise wie nach Ergehen dieser Entscheidung (s. Nr. 23) auf nicht offenbarte Disclaimer angewandt. In der Entscheidung T 2502/13 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wies die Kammer den Antrag der Anmelderin zurück, G 1/03 auf ein positives Merkmal anzuwenden, um die Neuheit gegenüber einem Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ wiederherzustellen.

Nationale Rechtsprechung zu Disclaimern

25. Die Frage der Disclaimer wurde von einigen Gerichten der EPÜ-Vertragsstaaten behandelt. Die wichtigsten Ansätze der jeweiligen Rechtsprechung in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz werden nachstehend zusammengefasst.

26. In Deutschland wird mit dem Begriff "Disclaimer" die Lösung bezeichnet, die nach Auffassung der deutschen Gerichte das Problem der sogenannten "unentrinnbaren Falle" von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ überwindet. Bei einem solchen "Disclaimer" handelt es sich um eine in das Patent aufgenommene Erklärung, dass das im Anspruch enthaltene Merkmal (das auch ein negatives Merkmal sein kann) gegen das Erweiterungsverbot verstößt, jedoch keine Rechte daraus hergeleitet werden können (z. B. BPatG, BlPMZ 1989, 53 "Flanschverbindung"; BPatG, BPatGE 42, 57 "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige"; BPatG, BPatGE 45, 80 "Automatische Umschaltung"; BPatG, 19 W (pat) 5/08, GRUR 2011, 40 "Winkelmesseinrichtung", Leitsatz). Dieser "Disclaimer" ist nicht mit dem Konzept des Disclaimers gleichzusetzen, der Gegenstand dieser Vorlage ist, nämlich der Aufnahme eines negativen Merkmals in einen Anspruch, auch wenn diese beiden Aspekte in bestimmten Fällen miteinander verknüpft sein können.

Auf Disclaimer im Sinne von G 1/03 und G 2/10 hat der Bundesgerichtshof nur beiläufig, d. h. ohne eingehende Erörterung, verwiesen (z. B. BGH, Urteil vom 17. April 2012, X ZR 54/09; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09 "Winkelmesseinrichtung"). In seinem Urteil "Wundbehandlungsvorrichtung" vom 17. Februar 2015 (X ZR 161/12, GRUR 2015, 573) stellte der Bundesgerichtshof fest, dass ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal, das den Anspruchsgegenstand jedoch lediglich beschränkt, im Anspruch verbleiben kann, aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstands herangezogen werden darf. In einem jüngeren Beschluss vom 25. Juli 2017 (X ZB 5/16 "Phosphatidylcholin", zum Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht veröffentlicht) befand der Bundesgerichtshof unter nicht näher erläuterter Bezugnahme auf G 1/03 und G 2/10, dass die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, nicht ohne Weiteres eine unzulässige Erweiterung darstellt (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011, X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 "Reifenabdichtmittel"). Aus der Begründung wird jedoch nicht deutlich, ob der dort geprüfte Disclaimer offenbart war oder nicht.

Das Bundespatentgericht hat zwar im Zusammenhang mit nicht offenbarten Disclaimern auf G 1/03 verwiesen (z. B. Urteil vom 7. Mai 2015, 7 Ni 41/14 (EP); Urteil vom 20. Mai 2014, 3 Ni 19/13 (EP) und Beschluss vom 10. April 2006, 20 W (pat) 314/03), scheint aber die Grundsätze dieser Entscheidung nicht übernommen zu haben, zumindest nicht ausdrücklich. In seinem Beschluss "Kosmetische Zubereitung" vom 11. September 2011 (14 W (pat) 30/13) befand das Gericht:

"Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird […]"

In seinem Beschluss vom 16. Februar 2017 (11 W (pat) 8/13) wandte das Bundespatentgericht offenbar (einige der) Kriterien aus G 1/03 an, ohne auf diese Entscheidung zu verweisen (so "Ausnahme von der Patentierbarkeit" und "zufällige Vorwegnahme").

27. Im Vereinigten Königreich wurde der Test nach G 1/03 in mehreren Urteilen des Court of Appeal of England and Wales und des Patents Court bestätigt (z. B. LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd & Ors [2006] EWCA Civ 1774, Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices ULC [2008] EWHC 800 (Pat), Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings Ltd [2008] EWHC 3070 (Pat), Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH[2009] EWCA Civ 252, Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH[2013] EWCA Civ 919, Nicocigs Ltd v Fontem Holdings 1 BV [2016] EWHC 2161 (Pat)). In der grundlegenden Entscheidung Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH stellte Lord Justice Jacob in Bezug auf G 1/03 fest:

"Der Kernpunkt der Argumentation findet sich am Ende von Nummer 2.6.1: 'Mit dem Übereinkommen in Einklang steht nur der Ansatz, dem zufolge Disclaimer ausschließlich Beschränkungen sein können, die keinen Beitrag zur Erfindung leisten, und dessen maßgebendes Kriterium mithin nicht aus Artikel 56 EPÜ , sondern aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleitet wird.' Dies bedeutet, dass die zentrale Frage in jedem Fall die der Erfüllung von Artikel 123 (2) EPÜ ist. Es gibt kein zusätzliches Kriterium, sondern es stellt sich nur die Frage, wie dieser Punkt auf Disclaimer anzuwenden ist."

28. Das französische Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) und die Cour d'Appel de Paris (CA) haben sich in einer Reihe von Verfahren mit Disclaimern in europäischen Patenten befasst, ohne diese Frage aber im Detail mit Verweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer zu erörtern (z. B. TGI, Urteil vom 12. Januar 2010, 09/56031, Aventis v Teva; TGI, Urteil vom 20. März 2012, 09/12706, Teva v Eli Lilly, im Berufungsverfahren: CA, Urteil vom 12. März 2014, 12/07203; TGI, Urteil vom 21. Dezember 2012, 10/05718, Alkermes v Ethypharm, im Berufungsverfahren: CA, Urteil vom 3. November 2015, 12/23743; TGI, Urteil vom 18. Mai 2017, 14/15459, Lohman v Novogen). Im Fall Alkermes v Ethypharm schien sich das TGI jedoch in Bezug auf einen nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand auf G 1/03 zu stützen.

29. Auch in den Niederlanden wurde die Frage der Disclaimer in mehreren Entscheidungen behandelt.

In der Rechtsprechung sowohl vor als auch nach G 2/10 wurde unterschieden zwischen nicht offenbarten Disclaimern, die den Kriterien aus G 1/03 genügen müssen, um zulässig zu sein, und anderen Disclaimern, die am Maßstab des Artikels 123 (2) EPÜ gemessen werden (d. h. am Goldstandard), der häufig als "Offenbarungstest" bezeichnet wird.

In der Sache Teva v Abbott (Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren vom 15. Juli 2005, IEPT20050715) verwies das Bezirksgericht Den Haag auf G 1/93 und G 1/03 und befand das Merkmal "lösungsmittelfrei" gemäß der Rechtsprechung zu Disclaimern für nicht zulässig, da der einschlägige Stand der Technik nicht die Bedingungen aus G 1/03 erfülle. Es wurde Bezug genommen auf den Test der "unmittelbaren und eindeutigen Entnehmbarkeit" gemäß den EPA-Prüfungsrichtlinien (d. h. den Goldstandard) und der genannte Disclaimer für nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar befunden.

In der Entscheidung des Bezirksgerichts Den Haag vom 17. Mai 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, Teva v MSD (alendronate)) wurde festgestellt, dass der strittige nicht offenbarte Disclaimer nicht als zufällige Vorwegnahme im Sinne der Definition in G 1/03 gelten könne und deshalb eine unzulässige Erweiterung darstelle. Das Streitpatent war kein europäisches, sondern ein nationales, niederländisches Patent.

Im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Bezirksgericht Den Haag, Entscheidung vom 8. August 2006 (IEPT20060808, Visser v Heto), wurde ebenfalls ein Disclaimer als nicht offenbart ausgelegt und befunden, dass er dem "Offenbarungstest" (d. h. dem Goldstandard) nicht standhalte. Der Disclaimer erfüllte somit nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

Denselben Ansatz der Rechtsprechung vor G 2/10 verfolgte das Bezirksgericht Den Haag mit seiner Entscheidung vom 7. April 2010 in der Sache Mundipharma v Sandoz (BIE 2010 Nr. 37, IER 2020 Nr. 59). Das Gericht nahm eine eingehende Analyse gemäß G 1/03 und T 1107/06 vor und gelangte zu dem Schluss, dass der strittige Disclaimer kein nicht offenbarter Disclaimer sei, da der Gegenstand in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung positiv offenbart gewesen sei. Somit seien die in G 1/03 aufgestellten Regeln nicht anwendbar. Weiter analysierte das Gericht, ob der Disclaimer in Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ stehe. Dies wurde bejaht, weil der Disclaimer aus einem rein rechtlichen Grund aufgenommen worden sei, nämlich um eine Doppelpatentierung zu vermeiden. Das Gericht befand, dass die technische Lehre des Patents durch den Disclaimer nicht verändert werde.

Nach Ergehen der Entscheidung G 2/10 befand das Bezirksgericht Utrecht in seiner Entscheidung vom 15. August 2012 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren (IER 2013/9, Boehringer v Teva), dass der Fall keine nicht offenbarten Disclaimer, sondern offenbarte Disclaimer (G 2/10) betreffe, sodass der Verweis des Beteiligten auf G 1/03 als irrelevant betrachtet wurde.

Das Bezirksgericht Den Haag verwies in seiner Entscheidung vom 20. Februar 2012 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren (IEPT20120220, SCA v MTS), bei dem es um die Priorität ging, auf G 2/98 und G 1/03, um hervorzuheben, dass der "Offenbarungstest" (d. h. der Goldstandard) in Bezug auf Artikel 87 (1) EPÜ genauso zu interpretieren sei wie in Bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ. Das Gericht erläuterte wie folgt, warum die Streichung einer im Prioritätsdokument enthaltenen Merkmalspezifikation aus der Anmeldung (wodurch die Anmeldung zu einer Verallgemeinerung wurde) die Priorität nichtig mache: wäre das Prioritätsdokument die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, dann würde die Streichung der Merkmalspezifikation als unzulässige Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ gelten.

In seiner Entscheidung vom 5. Juni 2013 im Fall Enros v Smart Seal (darts-211-365-B-nl, IEPT20130605) befand das Bezirksgericht Den Haag, dass unabhängig davon, ob der Disclaimer den Erfordernissen aus G 1/03 oder G 2/10 entspreche (dies blieb offen), die Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ erfüllt sein müssten (was verneint wurde).

30. In der Schweiz hat das Bundespatentgericht unterschieden zwischen G 1/03, die auf nicht offenbarte Disclaimer Anwendung finde, und G 2/10, die für offenbarte Disclaimer Anwendung finde.

Das schweizerische Bundespatentgericht hat in seinem Urteil O2012 030 vom 17. September 2013 (aufrechterhalten vom schweizerischen Bundesgericht, Urteil vom 2. Juni 2014, 4A 541/2013) zwischen einem nicht offenbarten Disclaimer (Ausschluss von Gegenständen, die in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbart waren) und einem offenbarten (in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen) Disclaimer unterschieden. Nach G 1/03 seien Erstere nur in Ausnahmefällen zulässig, insbesondere nur dann, wenn der Disclaimer im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant werden könne, also bei Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder bei zufälligen Vorwegnahmen. Die Zulässigkeit Letzterer sei in G 2/10 diskutiert worden.

Bei der Anwendung der Grundsätze aus G 2/10 berücksichtigte das Gericht jedoch ein zusätzliches Kriterium, das nicht im EPÜ, sondern in Artikel 24 (1) c. des schweizerischen Patentgesetzes verankert ist, das für die Beschränkung des schweizerischen Teils eines europäischen Patents ebenfalls relevant ist. Nach dieser Vorschrift ist eine Änderung nur zulässig, wenn sie nicht nur durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen, sondern auch durch die veröffentlichte Patentschrift gestützt wird. Sind Gegenstände im Rahmen des Prüfungsverfahrens, eines Einspruchsverfahrens oder im Rahmen eines anschließenden Teilverzichts oder Beschränkungsverfahrens aus einem Patent gestrichen worden, so kann auf solche Gegenstände nicht mehr als Offenbarung für nachfolgende Änderungen zurückgegriffen werden.

Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ

31. Artikel 123 (2) EPÜ lautet:

"Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

32. Das EPÜ ist gemäß den im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 verankerten Auslegungsgrundsätzen, insbesondere dessen Artikeln 31 (1) und 32, auszulegen.

33. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer verdienen im vorliegenden Zusammenhang neben dem Wortlaut der Vorschrift auch Sinn und Zweck von Artikel 123 (2) EPÜ besondere Beachtung.

34. Artikel 123 (2) EPÜ ist seit 1973 praktisch unverändert geblieben. Im Zuge der Revision des EPÜ wurde der Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ lediglich redaktionell an Artikel 123 (1) EPÜ angepasst.

35. Der eigentliche Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ ist klar und knapp gefasst. Er konzentriert sich auf den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents. Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (d. h. insbesondere der Patentansprüche, aber auch der Beschreibung und der Zeichnungen) unterliegt dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten Erweiterungsverbot.

Unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung darf diese daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was objektiv der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmbar ist, d. h. was der Fachmann diesen Unterlagen unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens bezogen auf den Anmeldetag unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Der Wortlaut selbst verbietet somit, dass durch die Änderung ein neuer technischer Beitrag hinzugefügt wird.

Diese Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ wurde von der Großen Beschwerdekammer in G 3/89 und G 11/91 entwickelt und in G 2/10 bestätigt. Die Entscheidung G 1/03 steht ihr nicht entgegen.

36. Artikel 123 (2) EPÜ liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte (s. G 1/93, ABl. EPA 1994, 541, Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Verschiedene Arten nicht offenbarter Disclaimer

37. Auf der Grundlage der unter den Nummern 12 bis 16 vorgenommenen Definitionen von Disclaimern im Allgemeinen sowie von offenbarten und nicht offenbarten Disclaimern im Besonderen lassen sich nicht offenbarte Disclaimer nach ihrem Zweck weiter untergliedern:

(1) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbarten Disclaimer geändert, um durch Abgrenzung des Anspruchs gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ die Neuheit wiederherzustellen.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ A.

(2) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbarten Disclaimer geändert, um durch Abgrenzung des Anspruchs gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ die Neuheit wiederherzustellen.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ B.

(3) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbarten Disclaimer geändert, um einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ C.

(4) Der Anspruch wird durch einen nicht offenbarten Disclaimer geändert, der nicht zu einem der Typen A bis C gehört und deshalb nicht unter die in Antwort 2.1 von G 1/03 aufgestellten Kriterien fällt, insbesondere weil

- mit dem Disclaimer andere als die in dieser Antwort genannten Einwände gegen die Patentierbarkeit ausgeräumt werden sollen und/oder

- der Disclaimer mehr ausschließt, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist (Antwort 2.2 von G 1/03), und/oder

- der Disclaimer für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird (Antwort 2.3 von G 1/03).

Einen derartigen Disclaimer bezeichnet die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ D. Da eine Änderung, die in diese Kategorie fällt, jedoch eindeutig über die in G 1/03 aufgestellten Kriterien hinausgeht, kann die Aufnahme eines solchen Disclaimers nicht mit dieser Entscheidung gerechtfertigt werden.

38. Im Verfahren vor der vorlegenden Kammer geht es um zwei nicht offenbarte Disclaimer des Typs B. Obwohl für das anhängige Beschwerdeverfahren nur festgestellt werden muss, welcher Standard bei der Prüfung dieses Typs richtigerweise anzuwenden ist, hält die Große Beschwerdekammer es für angebracht, in der vorliegenden Entscheidung alle Typen von nicht offenbarten Disclaimern zu behandeln und insbesondere den oder die Standards für deren Prüfung klarzustellen.

Standards für die Prüfung nicht offenbarter Disclaimer

39. Im Lichte der diversen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer (zusammengefasst unter Nrn. 10 und 11), der Technischen Beschwerdekammern (zusammengefasst unter Nrn. 21 bis 24) und der nationalen Gerichte (zusammengefasst unter Nrn. 25 bis 30) sowie unter Berücksichtigung der Schriftsätze und Erklärungen der am Beschwerdeverfahren Beteiligten, des Amts und der vielen Amicus-curiae-Verfasser hat die Große Beschwerdekammer verschiedene mögliche Ansätze für die Prüfung ermittelt, ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt. Diese Ansätze wurden in der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer (Nr. 4.7 der Mitteilung vom 16. August 2017) in Form einer Reihe von Szenarien benannt und in der mündlichen Verhandlung am 16. Oktober 2017 mit den am Beschwerdeverfahren Beteiligten sowie dem Amt erörtert, die alle bestätigten, dass die Szenarien ihrer Auffassung nach die wesentlichen Aspekte der Vorlagefragen und die gesamte Bandbreite der möglichen Antworten darauf erschöpfend abdecken.

40. Infolge der konzeptionellen Unterschiede zwischen offenbarten und nicht offenbarten Disclaimern müssen die jeweiligen Charakteristika offenbarter und nicht offenbarter Disclaimer sowie der im vorstehenden Abschnitt genannten verschiedenen Typen nicht offenbarter Disclaimer bei der Prüfung berücksichtigt werden, ob die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

41. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung bekräftigt die Feststellung aus G 2/10, dass der Goldstandard-Offenbarungstest die geeignete Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ ist.

Wie in G 2/10 festgestellt, ist der Goldstandard der einzige Maßstab, der erfüllt sein muss, damit eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist. Diesem Standard zufolge muss geprüft werden, ob der nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, d. h. ob er explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart wurde.

42. Andererseits würde, wie von der vorlegenden Kammer dargelegt (Vorlageentscheidung, Nr. 8.1 der Entscheidungsgründe), die Anwendung des Goldstandard-Offenbarungstests aus G 2/10 bei der Beurteilung, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geänderter Anspruch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, es praktisch unmöglich machen, dass ein nicht offenbarter Disclaimer zulässig ist.

Die Aufnahme eines Disclaimers bewirkt per definitionem den Ausschluss eines Gegenstands aus einem Anspruch und somit eine Änderung des technischen Inhalts des Anspruchs. Wenn weder der Disclaimer selbst noch der durch ihn ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart war, wenn also ein nicht offenbarter Disclaimer in den Anspruch aufgenommen wird, folgt daraus (fast) zwangsläufig, dass der nach Aufnahme eines solchen nicht offenbarten Disclaimers im Patent-anspruch verbleibende Gegenstand schwerlich als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart angesehen werden kann.

43. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Wahl des richtigen Tests zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers dadurch bestimmt wird, dass sich offenbarte und nicht offenbarte Disclaimer in ihrer Rechtsnatur grundlegend voneinander untescheiden. Diese Unterscheidung macht für jede der beiden Klassen von Disclaimern jeweils einen einzigen spezifischen Test erforderlich, um zu beurteilen, ob die Aufnahme eines bestimmten Disclaimers mit Artikel 123 (2) EPÜ konform ist.

Bei nicht offenbarten Disclaimern besteht der richtige Test in der Frage, ob die Kriterien gemäß G 1/03 erfüllt sind, während bei offenbarten Disclaimern der richtige Test der Goldstandard-Offenbarungstest nach G 2/10 ist.

44. Ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer zulässig ist, ist somit ausschließlich nach den in G 1/03 festgelegten Kriterien zu beurteilen. Mit anderen Worten: sobald ein nicht offenbarter Disclaimer die Erfordernisse gemäß G 1/03 erfüllt, kann die aus rechtlichen Gründen erfolgte Aufnahme eines solchen nicht offenbarten Disclaimers unbeschadet der sonstigen Erfordernisse des EPÜ als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig betrachtet werden. Die Kriterien aus G 1/03 dürfen nicht verändert und nicht durch darüber hinausgehende Bedingungen eingeschränkt werden.

Sollten diese Kriterien jedoch nicht erfüllt sein, ist die Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers unzulässig, da sie nicht mit den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ in Einklang steht. Damit können nicht offenbarte Disclaimer des Typs D (s. Nr. 37) nach G 1/03 keinesfalls zulässig sein.

45. Für die Prüfung, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht, ist der folgende, auf der Entscheidung G 1/03 basierende Test anzuwenden:

Eine solche Änderung kann als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig betrachtet werden, wenn der nicht offenbarte Disclaimer aufgenommen wird, um

(1) die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 erster Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.1 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) abgrenzt;

(2) die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 zweiter Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.2 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) abgrenzt, wobei eine Vorwegnahme zufällig ist, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte;

(3) einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen im Sinne von G 1/03 (Nr. 2.1 dritter Spiegelstrich der Entscheidungsformel, Nr. 2.4 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe) vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

46. Ungeachtet dieser Kriterien darf der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen, wie bereits in G 1/03 festgestellt wurde (Nr. 2.3 der Entscheidungsformel; Nr. 2.6 und Unterpunkte der Entscheidungsgründe).

Ihre Bestätigung dieses Konzepts möchte die Große Beschwerdekammer durch die folgenden Ausführungen ergänzen:

46.1 In G 1/03 wurde unter anderem festgestellt, dass ein Disclaimer, der einen Gegenstand lediglich aus rechtlichen Gründen ausschließt, nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil er "keine Auswirkung auf die in der Anmeldung enthaltenen technischen Informationen" hat und den verbleibenden Gegenstand nicht verändert (Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe), während ein Disclaimer, der zur technischen Lehre beiträgt, die Erfindung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ erweitert (Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe). In Nummer 2 der Entscheidungsgründe von G 1/03 heißt es:

"Jeder Änderung eines Anspruchs ist eine technische Bedeutung zu unterstellen, sonst wäre sie in dem Anspruch nutzlos."

46.2 Diese Textstellen könnten jedoch potenziell zu breit und zu undifferenziert ausgelegt werden, denn die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch ändert zwangsläufig die technischen Informationen quantitativ und oft auch qualitativ.

Dies lässt sich durch das folgende Beispiel veranschaulichen:

Vor der Änderung ist ein Anspruch gerichtet auf

"eine chemische Verbindung, die durch die Formel X gekennzeichnet ist".

Dieser Anspruch wird dann durch die Aufnahme der folgenden Bedingung geändert:

"X ist nicht A".

Die ursprüngliche technische Infor mation oder technische Lehre besagt:

"Verbindungen der Formel X bewirken den Effekt Y",

was durch den Disclaimer beschränkt wird auf

"Verbindungen der Formel X minus A bewirken den Effekt Y".

Die Frage, welche Verbindungen tatsächlich den Effekt Y bewirken, ist ein wichtiger Aspekt der technischen Information. Folglich umfasst der durch einen Disclaimer geänderte Anspruch einen anderen Gegenstand, der auf anderen technischen Informationen beruht.

46.3 Ungeachtet der Tatsache, dass der Stand der Technik, der zur Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers Anlass gibt (ob zufällige Vorwegnahme oder Dokumente gemäß Artikel 54 (3) EPÜ), keine Auswirkung auf die ursprüngliche technische Lehre des Patents oder der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung hat und sie in diesem Sinne nicht ändert, wurde im obigen Beispiel die auf dem Gegenstand der geänderten Ansprüche basierende technische Lehre geändert, indem lediglich die Zahl der nunmehr beanspruchten Verbindungen, die den gewünschten Effekt Y bewirken, reduziert wurde. Dieser Unterschied ist alles andere als trivial, da die Information, welche Verbindungen den Effekt Y bewirken, einen wesentlichen Bestandteil der technischen Lehre darstellt.

46.4 Die richtige Frage in diesem Kontext lautet nicht, ob ein nicht offenbarter Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was, wie vorstehend erläutert, unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert.

Wenn dies zutrifft, wurde die ursprüngliche technische Lehre durch die Aufnahme des Disclaimers in unzulässiger Weise verändert. Folglich kann die technische Lehre auf der Grundlage des geänderten Anspruchs, d. h. des verbleibenden Gegenstands ohne den Disclaimer, nicht mehr als Teil der Erfindung betrachtet werden, wie sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dargelegt war.

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass das Verbot einer qualitativen Veränderung der ursprünglichen Lehre absolut gilt, d. h. nicht nur in Bezug auf den Stand der Technik, der die Grundlage für den nicht offenbarten Disclaimer bildet, sondern auch in Bezug auf den gesamten Stand der Technik, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist. Praktisch bedeutet dies, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie in T 710/92 (a. a. O., Nr. 5 der Entscheidungsgründe) ohne Berücksichtigung des nicht offenbarten Disclaimers erfolgen muss. So wird vermieden, dass die ursprüngliche technische Lehre bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in unzulässiger Weise verändert wird.

47. Hinsichtlich der verschiedenen Typen nicht offenbarter Disclaimer (s. Nr. 37) gelangt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass eine Anspruchsänderung nur durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers eines der Typen A bis C, der – wie weiter oben unter den Nummern 45 und 46 ausgeführt – das relevante Kriterium aus G 1/03 erfüllt, nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

Somit muss die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllen, darf aber keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung leisten; mit anderen Worten darf die Identität der ursprünglich eingereichten Erfindung durch den nach Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand nicht verändert werden.

Dagegen ist jeder andere nicht offenbarte Disclaimer, der keines dieser Kriterien erfüllt und als nicht offenbarter Disclaimer des Typs D bezeichnet wurde (s. Nr. 37), weder nach dem Standard gemäß G 1/03 zulässig noch einer Prüfung nach dem Goldstandard-Offenbarungstest gemäß G 2/10 zugänglich.

48. Zur Klarstellung ist zu betonen, dass die vorstehenden Erwägungen nur die Wahl des richtigen Tests oder Standards für die Prüfung betreffen, ob die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers in einen Anspruch mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht.

Die Anwendung des unter den Nummern 45 und 46 definierten Standards für die Beurteilung nicht offenbarter Disclaimer befreit keineswegs von der Notwendigkeit, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen muss, insbesondere denjenigen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, der hinreichenden Offenbarung und der Klarheit sowie den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die übrigen Anspruchsmerkmale neben dem nicht offenbarten Disclaimer.

Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung bestätigt mithin die in den Nummern 2.2 bis 2.4 der Entscheidungsformel und in den Nummern 2.6 bis 3 der Entscheidungsgründe von G 1/03 genannten sonstigen Anforderungen an nicht offenbarte Disclaimer.

Antworten auf die Vorlagefragen

49. Auf der Grundlage ihres Verständnisses der Vorlagefragen als Ersuchen um Klarstellung des oder der richtigerweise anzuwendenden Standards für die Prüfung, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist (s. Nr. 8), beantwortet die Große Beschwerdekammer die Fragen wie folgt:

49.1 In Bezug auf Frage 1 bestätigt die Große Beschwerdekammer die Entscheidung G 1/03 und stellt gleichzeitig fest, dass der Goldstandard-Offenbarungstest gemäß G 2/10 nicht der relevante Test für die Prüfung ist, ob ein nicht offenbarter Disclaimer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspricht.

Statt diese Frage jedoch einfach zu verneinen, hält die Große Beschwerdekammer es für angebracht, die folgende Klarstellung abzugeben, wie die in G 1/03 festgelegten Kriterien bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers anzuwenden sind:

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geänderter Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

49.2 In Anbetracht der Antwort auf Frage 1 müssen die anderen beiden Fragen nicht beantwortet werden.

Schlussbemerkungen

50. Der in Nummer 45 beschriebene und in Nummer 46 genauer dargelegte Standard für die Beurteilung der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers ist nicht als Abkehr von der Entscheidung G 1/03 beabsichtigt und soll nicht als solche ausgelegt werden. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung ist dieser Standard bereits in den Erfordernissen gemäß G 1/03 enthalten.

51. Der in G 2/10 definierte Goldstandard bleibt der relevante Offenbarungstest für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Anspruchsänderung durch Aufnahme eines offenbarten Disclaimers (s. Nr. 41).

52. Die Große Beschwerdekammer ist überzeugt, dass diese Antworten auf die Vorlagefragen nicht nur die vorlegende Kammer in die Lage versetzen werden, eine endgültige Entscheidung über die bei ihr anhängige Beschwerde zu treffen, sondern auch in anderen bei den Beschwerdekammern oder den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA anhängigen Fällen als Richtschnur für einen einheitlichen Ansatz bei der Beurteilung dienen werden, ob eine Anspruchsänderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers zulässig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geänderter Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.