T 1224/14 (Ciment-colle/PAREXGROUP) of 18.1.2017

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours fait suite à la décision de révocation par la division d'opposition du brevet européen n° 1 783 105 aux motifs que l'objet des douze jeux de revendications alors en instance allait à l'encontre des conditions requises aux Articles 56 et/ou 123 CBE.

L'objet de la revendication 1 selon la requête principale sur laquelle est basée la décision contestée (revendication 1 telle que délivrée) était ainsi libellé:

"1. Composition de mortier sous forme de poudre sèche, prête au gâchage avec de l'eau, comprenant au moins un liant minéral pulvérulent et au moins un granulat, ainsi qu'éventuellement au moins un additif et/ou adjuvant courant, et formée de particules dont au moins une partie, appelée particules fines, est susceptible de produire une émission de poussières, la composition comprenant en outre un additif fluide qui est constitué d'au moins une substance organique hydrocarbonée choisie parmi les huiles minérales, les huiles paraffiniques, les paraffines, les polyoléfines ou des mélanges de ces substances, et qui présente un pouvoir d'agglomération desdites particules fines, la composition de mortier sèche comportant des agglomérats de particules fines formés par l'additif fluide,

caractérisée en ce que

a) au moins un liant minéral pulvérulent susdit est de la chaux hydratée, ledit additif fluide étant contenu en une quantité de 4g à 10g par kg de composition, oub) aucun liant minéral pulvérulent susdit n'est de la chaux hydratée, ledit additif fluide étant contenu en une quantité de 4g à 10g par kg de composition, à l'exclusion de 10g par kg d'huile minérale ou paraffine aliphatique."

II. Dans sa décision, la division d'opposition avait en particulier fait valoir que le disclaimer présent dans l'objet revendiqué ne remplissait pas les conditions d'admissibilité requises par la décision G 1/03, en particulier du fait qu'il n'excluait pas ce qui était divulgué par D1 (WO 2006/084588 A2), document de l'état de la technique au sens de l'Article 54(3) CBE.

III. Avec son mémoire de recours, la titulaire du brevet (ci-après "la requérante") a soumis seize jeux de revendications à titre de requêtes principale et subsidiaires 1 à 15 et demandé le remboursement de la taxe de recours.

Les requêtes principale et subsidiaires 1 à 11 comportaient en particulier un disclaimer qui différait d'une requête à l'autre, à savoir:

- "à l'exclusion de 10g par kg d'additif fluide par kg de composition de mortier" dans les requêtes principale et subsidiaires 4 et 8,

- "à l'exclusion de 10g par kg d'huile minérale ou paraffine aliphatique" dans les requêtes subsidiaires 1, 5 et 9,

- "à l'exclusion de 10g par kg d'huile minérale ou paraffine" dans les requêtes subsidiaires 2, 6 et 10, ou

- "à l'exclusion de 10g par kg d'huile minérale ou de paraffine" dans les requêtes subsidiaires 3, 7 et 11.

IV. Dans une notification, la chambre a en particulier fait part de son avis préliminaire selon lequel tous les disclaimers proposés - qui avaient en commun l'exclusion de la borne supérieure "10g par kg" de l'intervalle revendiqué - retranchaient moins que nécessaire pour rétablir la nouveauté, si bien que l'objet revendiqué ne satisfaisait pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

V. Par courrier du 25 novembre 2016, la requérante a soumis 15 nouvelles requêtes en remplacement de celles alors an instance, lesdites requêtes étant restreintes à un mortier-colle et les revendications 1 des requêtes principale et subsidiaires 1 à 11 comportant chacune l'un ou l'autre des disclaimers décrits au point III ci-avant.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire 12 est pour sa part libellée comme suit (modifications mises en relief par la chambre):

"1. Mortier-colle tel qu'obtenu à l'aide d'une composition de mortier sous forme de poudre sèche, prête au gâchage avec de l'eau, comprenant au moins un liant minéral pulvérulent et au moins un granulat, ainsi qu'[deleted: éventuellement] au moins un additif et/ou adjuvant courant, et formée de particules dont au moins une partie, appelée particules fines, est susceptible de produire une émission de poussières, la composition comprenant en outre un additif fluide qui est constitué d'au moins une substance organique hydrocarbonée apolaire choisie parmi les huiles minérales, les huiles paraffiniques, les paraffines, les polyoléfines ou des mélanges de ces substances, et qui présente un pouvoir d'agglomération desdites particules fines, la composition de mortier sèche comportant des agglomérats de particules fines formés par l'additif fluide,

caractérisée en ce qu'

au moins un liant minéral pulvérulent susdit est de la chaux hydratée, ledit additif fluide étant contenu en une quantité de 4g à 10g par kg de composition." La revendication 1 selon la requête subsidiaire 13 diffère de celle selon la requête ci-dessus en ce que le liant minéral pulvérulent est défini comme étant "choisi parmi les ciments, la chaux hydratée, le plâtre et leur mélanges" et en ce que le granulat est "formé par le sable, la poudre de pierre, la brique pilée, ou analogues". La revendication 1 selon la requête subsidiaire 14 diffère de celle selon la requête subsidiaire 13 en ce que le liant minéral pulvérulent est défini comme étant "un ciment".

VI. A l'audience, qui s'est tenue le 18 janvier 2017 en l'absence des intimées 4 et 9, la requérante a déclaré abandonner sa requête de remboursement de la taxe de recours. Les intimées ont pour leur part demandé que la chambre juge irrecevables le recours et les nouvelles requêtes déposées tardivement. L'essentiel du débat s'est ensuite concentré sur les questions d'admissibilité et sur la conformité des revendications modifiées aux dispositions de l'Article 123(2) et (3) CBE.

VII. Pour l'essentiel et pour autant qu'ils soient pertinents pour la présente décision, les arguments des intimées peuvent être résumés comme suit:

Le recours est irrecevable, la requérante s'étant contentée de répondre une nouvelle fois aux différentes oppositions et de réouvrir une procédure de première instance;

- Les requêtes du 25 novembre 2016 sont irrecevables car déposées tardivement et non motivées;

- Aucune des requêtes ne satisfait aux exigences de l'Article 123 CBE.

De la même manière, les arguments de la requérante peuvent être résumés comme suit:

- Le recours et les requêtes sont recevables car dûment motivés et venant en réponse à la notification négative de la chambre;

- Les disclaimers répondent aux critères d'admissibilité de la décision G 2/10 car aussi bien l'intervalle "4 à 10g par kg" que sa borne supérieure sont explicitement décrits dans la demande telle que déposée; d'autre part, en accord en particulier avec la décision T 83/13, la suppression de la borne supérieure ne modifie pas l'enseignement technique de l'invention.

- Concernant la divulgation des requêtes 12 à 14, leur objet découle des revendications 11, 1, 4, 5, 6 et du passage en fin de page 3 de la demande d'origine. En outre, la présence de chaux hydratée est implicite, celle-ci étant toujours présente dans les ciments (voir point 2.1.3.3 du document D98: Rapport de stage, "Réactivité de deux variétés cristallines de la phase tricalcique C3A du ciment en présence ou non de plastifiant", Université Henri Poincaré (2011)).

VIII. A la clôture des débats, les requêtes des parties étaient les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base de l'une des requêtes principale ou subsidiaires 1 à 14 datées du 25 novembre 2016.

Les intimées ont requis le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Le recours a été formé selon la forme et le délai prescrits à l'Article 108 et à la règle 99 CBE, et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans le délai prescrit à l'Article 108 CBE dernière phrase.

Pour la chambre, ce mémoire expose d'une manière suffisante les motifs pour lesquels la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. En effet, aux points I et III de son mémoire de recours, la requérante a fait valoir une violation du droit d'être entendu et une non-motivation de la décision de révocation, puis aux points VII et VIII, elle a traité de l'admissibilité du disclaimer et de l'activité inventive de l'objet revendiqué. Tous ces motifs pouvant potentiellement permettre l'annulation de la décision contestée, l'argument des intimées selon lequel la requérante se serait contentée de répondre une nouvelle fois aux différentes oppositions et de réouvrir une procédure de première instance ne peut être suivi.

Il découle de ce qui précède que le recours répondant aux conditions énoncées précédemment, celui-ci est recevable.

2. Requête principale - recevabilité

Cette requête ayant été déposée en réponse à la décision de révocation du brevet, la chambre ne voit pas de raison pour ne pas l'admettre dans la procédure de recours.

La chambre ne peut en particulier pas suivre l'argument selon lequel cette requête présenterait un défaut manifeste d'argumentation quant à la brevetabilité, puisque pas moins de 15 pages (pages 16/31 à 31/31 du mémoire de recours) ont été consacrées uniquement à l'activité inventive.

C'est pourquoi, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'Article 12(4) RPCR, la chambre décide d'admettre cette requête dans la procédure de recours.

3. Requête principale - admissibilité des modifications

3.1 La chambre ne peut suivre l'argument de la requérante selon lequel l'objet de la revendication 1 découlerait directement et sans équivoque de l'objet des revendications 11, 1, 4 et 5 et du passage en page 3, lignes 26 à 29 de la description, qui décrit que la composition contient préférentiellement de 4 à 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier.

En effet, un premier choix est à effectuer parmi les éléments de la liste "mortiers, enduits, crépis, chapes, mortiers-colles" décrite à la revendication 11 puis un second est à effectuer parmi les quantités d'additifs, et à ce titre l'exclusion de la valeur discrète "10" de l'intervalle susmentionné n'est en aucun cas décrit dans la demande telle que déposée.

3.2 La requérante a en outre fait valoir que le disclaimer "à l'exclusion de 10g par kg d'additif fluide" répondait aux critères d'admissibilité selon la décision G 2/10, car celui-ci était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention au passage en page 3, lignes 20 à 29 de la demande telle que déposée, qui décrit explicitement la borne discrète de 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier. La requérante a en outre rappelé que selon le point 4.5 de la décision G 2/10, il convenait de déterminer si la modification apportait de nouvelles informations techniques à l'homme du métier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le contenu technique de l'intervalle revendiqué était le même, avec ou sans la borne supérieure de l'intervalle.

3.2.1 La chambre observe à cet égard que dans la décision G 2/10 (JO 2012, 376), la Grande Chambre de recours a confirmé que la norme généralement admise pour apprécier la conformité de toute modification avec l'Article 123(2) CBE était le test établi dans les décisions G 3/89 et G 11/91 et, par conséquent, les modifications étaient autorisées dans les limites de ce que l'homme du métier était en mesure de déduire directement et sans équivoque de la demande telle que déposée, en se fondant sur ses connaissances générales ("gold standard" dont l'énoncé et l'importance sont rappelés par la décision T 248/12).

La chambre note en outre que, tel qu'indiqué dans la décision T 383/88 (point 2.2.2 des motifs), une modification doit être exclue s'il y a le moindre doute quant au fait qu'elle puisse être déduite du document non modifié.

3.2.2 Pour la chambre, aussi bien ce dernier critère que ceux établis dans la décision G 2/10 s'opposent à l'admissibilité du disclaimer de la requête en instance, car - au même titre que l'intervalle la contenant - la valeur discrète "10g d'additif fluide par kg de composition de mortier" est décrite comme préférée au passage libellé comme suit en page 3, lignes 26 et 29, de la demande d'origine: "De préférence, la composition suivant l'invention comprend ledit additif fluide en une quantité maximale de 40g par kg, de préférence de 20g par kg. Préférentiellement elle peut contenir de 4 à 10g d'additif fluide par kg de composition de mortier".

Or, comme cette valeur est décrite comme faisant partie du domaine de valeurs préférées, il ne peut être question pour l'homme du métier de déduire directement et sans équivoque de ce passage que cette valeur - ou toute autre valeur dudit domaine de valeurs préférées - est à exclure de l'intervalle revendiqué.

3.2.3 En outre, et contrairement à l'avis de la requérante, la chambre est d'avis que la suppression par disclaimer de la valeur discrète "10g d'additif fluide par kg de composition de mortier" de l'intervalle revendiqué prise en combinaison avec la divulgation d'un mortier-colle, qui représente un choix initialement non divulgué, apporte bien évidemment une information technique supplémentaire à l'homme du métier.

3.2.4 De ce qui précède, il s'ensuit que la modification visant à exclure une valeur discrète d'un intervalle décrit comme particulièrement préféré dans la demande d'origine est en désaccord avec les critères d'admissibilité d'un disclaimer tels qu'établis dans la décision G 2/10 (en particulier les points 4.5.1, dernier paragraphe, et 4.5.2).

3.3 La chambre observe par ailleurs que le disclaimer ne répond pas plus aux critères d'admissibilité imposés par la décision G 1/03, puisque - tel qu'établi ci-après - celui-ci n'est plus nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à D1, document de l'état de la technique au sens de l'Article 54(3) CBE.

3.3.1 Le disclaimer avait en effet été introduit en phase d'examen pour délimiter l'objet alors revendiqué - qui définissait un mortier dans son sens le plus général - de l'exemple 5A du document D1, qui décrit l'utilisation à titre d'additif anti-poussière d'1% (i.e. 10g par kg) de l'huile paraffinique ou minérale mise en oeuvre dans les exemples 1 à 4 de D1.

3.3.2 L'exemple 5A de D1 ne décrivant toutefois pas un mortier-colle, et encore moins sa composition, celui-ci n'est plus pertinent pour les questions de nouveauté, puisque l'objet de la revendication 1 en instance a été restreint à un ciment-colle. Il s'ensuit que le disclaimer n'est plus nécessaire pour établir la nouveauté par rapport à cet exemple, puisqu'il retranche plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté, contrairement au critère II.2 décrit en particulier dans le sommaire de la décision G 1/03.

3.3.3 La même conclusion s'applique quant à l'admissibilité du disclaimer par rapport à l'exemple 1 de D1 qui est le seul des exemples 1 à 4 pris en référence dans l'exemple 5A à décrire un ciment-colle, mais celui-ci contenant de 2 à 5% d'huile minérale ou paraffinique aliphatique (i.e. 20 à 50 g par kg), et donc des valeurs bien plus élevées que celles revendiquées ou que la valeur exclue par le disclaimer, ce dernier est également inutile pour rétablir la nouveauté par rapport à cet exemple de D1.

3.4 La décision T 83/13 - citée par la requérante - n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle ne traite pas de l'admissibilité d'un disclaimer au sens des décisions G 2/10 ou G 1/03, mais d'un intervalle de valeurs concrètes défini comme suit: "... en une quantité inférieure à 15% en poids par rapport au poids total de la composition".

3.5 Il découle de ce qui précède que le disclaimer proposé n'est pas conforme aux conditions d'admissibilité imposées par les décisions G 1/03 et G 2/10, avec pour conséquence que l'objet de la revendication 1 en instance s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

4. Requêtes subsidiaires - Recevabilité

Au vu des conclusions émises ci-après eu égard à l'admissibilité de ces requêtes au titre de l'Article 123(2) CBE, une discussion des arguments concernant leur recevabilité n'est pas jugée nécessaire.

5. Requêtes subsidiaires 1 à 11 - admissibilité

La chambre observe que toutes ces requêtes subsidiaires ont en commun une revendication 1 qui comporte un disclaimer présentant l'un ou l'autre des quatre libellés décrits au point III ci-dessus.

Ces différents libellés présentant la particularité d'exclure systématiquement la valeur discrète "10g par kg", également borne supérieure de l'intervalle revendiqué, les revendications 1 de ces onze requêtes subsidiaires présentent par conséquent toutes le même déficit que la requête principale traitée au point 3. ci-avant, si bien que pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 3.2 à 3.3.3, leur disclaimer n'est pas conforme aux conditions d'admissibilité imposées par les décisions G 1/03 et G 2/10, avec pour conséquence que leur objet enfreint les conditions requises à l'Article 123(2) CBE.

6. Requête subsidiaire 12 - admissibilité des modifications

6.1 Pour la chambre, la revendication 1 de cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE pour les raisons qui suivent:

6.1.1 La revendication 11 telle que déposée divulgue des "mortiers, enduits, crépis, chapes, mortiers-colles, tels qu'obtenus à l'aide d'une composition de mortier suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6", et la revendication 1 à laquelle se réfère la revendication 11 divulgue une "composition de mortier sous forme de poudre sèche, prête à l'emploi, comprenant au moins un liant pulvérulent et au moins un granulat, ainsi qu'éventuellement au moins un additif et/ou adjuvant courant, et formée de particules dont au moins une partie, appelée particules fines, est susceptible de produire une émission de poussières, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un additif fluide qui est constitué d'au moins une substance organique hydrocarbonée apolaire, et qui présente un pouvoir d'agglomération desdites particules fines, et en ce que la composition de mortier sèche comporte des agglomérats de particules fines formés par l'additif fluide" (mises en relief ajoutées par la chambre).

6.1.2 Partant de la combinaison de ces deux revendications, pas moins de trois choix dans plusieurs listes sont nécessaires pour arriver à l'objet de la revendication 1 en instance. En effet, un premier choix est à effectuer parmi les différents types de mortiers selon la revendication 11, puis un deuxième parmi les quantités d'additifs, et enfin un troisième parmi la liste des liants minéraux pour la sélection de la "chaux hydratée".

6.1.3 Si alternativement on considère la divulgation selon l'exemple 1 de la demande telle que déposée, qui décrit un mortier-colle spécifique, celui-ci comprend certes du ciment, du sable, plusieurs additifs organiques (alcool polyvinylique et hydroxymethylcellulose) ainsi qu'une huile minérale en quantité tombant dans l'intervalle revendiqué. Par contre, celui-ci n'est pas décrit comme comprenant de la chaux hydratée, et il ne ressort ni de cet exemple spécifique, ni de la description, que la chaux hydratée est à considérer comme un constituant essentiel d'un mortier-colle selon l'invention. Selon l'exemple 1, il serait même plutôt à éviter puisqu'il en est absent. La même conclusion transparaît de la description, qui est muette quant à la nécessité d'ajouter de la chaux hydratée lors de la confection d'un mortier-colle selon l'invention.

6.1.4 De ce qui précède, force est de constater que la demande telle que déposée ne décrit pas la chaux hydratée comme constituant essentiel d'un mortier-colle selon l'invention, et sa divulgation en combinaison avec toutes les autres caractéristiques de l'objet actuel de la revendication 1, et plus particulièrement dans un mortier-colle, ne découle pas de manière directe et sans équivoque de la demande telle que déposée.

6.1.5 L'argument de la requérante selon lequel le ciment Portland comprendrait toujours une quantité minime de chaux hydratée ne peut être accepté car dans le passage cité du document D98, qui se lit:

"On peut trouver plusieurs types de phases mineures dans un ciment Portland, plus souvent:

- La chaux (CaO) et la magnésie libre (MgO): [...]

- Les alcalins (K2O, Na2O): [...]",

la présence de chaux hydratée n'est pas explicitement décrite. Et même si l'on pouvait considérer que l'expression "chaux (CaO)" puisse être interprétée de la sorte, il n'y est tout d'abord pas décrit que la chaux hydratée est toujours présente dans le ciment et encore moins qu'elle est l'un des constituants essentiels d'un mortier-colle.

6.2 Pour ces diverses raisons, il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 en instance s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne répond par conséquent pas aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

7. Requêtes subsidiaires 13 et 14 - admissibilité des modifications

L'objet des revendications 1 selon ces deux requêtes contenant le même déficit que celle selon la requête subsidiaire 12, à savoir la présence de "chaux hydratée" en tant que caractéristique essentielle du mortier-colle revendiqué, pour essentiellement les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 6.1.2 à 6.1.5 ci-dessus, leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux exigences de l'Article 123(2) CBE.

8. Aucune des requêtes en instance ne satisfaisant aux exigences de l'Article 123(2) CBE, la décision de révocation du brevet est confirmée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.