G 0001/91 (Unité d'invention) of 9.12.1991

Rappel de la procédure

I. Le brevet européen 0 023 585 (numéro de la demande : 80 103 866.2) a fait l'objet d'une opposition pour absence d'activité inventive. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, la division d'opposition a examiné s'il était nécessaire de formuler de nouvelles revendications, et à ce propos a fait observer incidemment que "la question de l'unité d'invention ne se posait pas au stade de la procédure d'opposition". Par décision intermédiaire en date du 1er février 1989, la division d'opposition a constaté que le brevet européen pouvait être maintenu sous une forme modifiée, avec une description remaniée en conséquence.

II. L'opposante a formé un recours recevable contre cette décision, sans aborder la question de l'unité d'invention, mais par la suite, dans une lettre en date du 14 janvier 1991, elle a critiqué uniquement l'absence d'unité de l'invention, en affirmant qu'il n'était pas permis au stade de la procédure d'opposition de modifier le brevet attaqué si ces modifications devaient entraîner une absence d'unité. La chambre de recours a alors signalé aux parties qu'elle avait l'intention de soumettre à la Grande Chambre la question de droit soulevée par l'opposante. La titulaire du brevet a déclaré que les arguments de l'opposante étaient inexacts et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours, notamment parce que l'unité d'invention était préservée.

III. Par décision intermédiaire T 220/89 en date du 28 février 1991 (JO OEB 1992, 295), la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61bis CBE (cf. notamment les règles 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié ?

Selon la chambre 3.4.2, la question de savoir si l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE fait bien partie des conditions de la Convention dont il convient, en vertu de l'article 102, paragraphe 3 CBE, de vérifier l'observation en cas de modification du brevet, se pose notamment pour les raisons suivantes :

1. Aux termes de la règle 61bis CBE, les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution", à savoir les règles 26 à 36 CBE, s'appliquent aux nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Dans ces règles, le mot invention figure au singulier, ce qui permet de conclure qu'il y est considéré qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention.

2. Par ailleurs, la règle 30 CBE est une des dispositions visées par la règle 61bis. C'est pourquoi les nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition devraient satisfaire à l'exigence d'unité.

3. L'on constate dans la pratique que les chambres de recours vérifient la "clarté" au sens de l'article 84 CBE des nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. On est ainsi amené à se demander pourquoi l'article 82 et l'article 84 CBE doivent être considérés différemment au stade de la procédure d'opposition. En effet, on peut également comprendre que ces articles sont tous deux en relation avec l'article 78 CBE qui les précède et qu'ils ne s'appliquent par conséquent qu'à la demande de brevet européen avant la délivrance du brevet, et non au brevet européen au stade de l'opposition.

Dans la décision T 220/89, il est constaté en résumé qu'il est nécessaire de préciser l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) CBE pour ce qui est de la condition visée à l'article 82 CBE, dans le cas où la règle 61bis CBE est applicable.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la question soumise

La question de droit soumise à la Grande Chambre est recevable en vertu de l'article 112 CBE. Dans certaines décisions, il est considéré soit que la question de l'absence d'unité est sans importance au stade de la procédure d'opposition (T 162/85 ; T 437/88; T 49/89), soit qu'elle ne se pose pas, l'exigence d'unité étant satisfaite (T 539/88). La réponse à la question de droit posée n'est pas évidente, comme le montre également l'article 26 de la loi britannique sur les brevets, qui stipule expressément qu'un brevet ne peut être attaqué pour absence d'unité. La question de la signification juridique que revêt dans la Convention sur le brevet européen l'exigence d'unité d'invention au stade de la procédure d'opposition est par conséquent une question de droit d'importance fondamentale, à laquelle il convient également de répondre pour assurer l'uniformité de la jurisprudence.

2. Interprétation du texte de l'article 102, paragraphe 3 CBE

2.1. Pour répondre à la question de droit posée, il faut considérer en premier lieu non pas la règle 61bis, mais l'article 102, paragraphe 3 CBE, où il est dit qu'en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, "le brevet et l'invention qui en fait l'objet" doivent "satisfaire aux conditions de la présente convention". On pourrait comprendre à première vue que toutes les conditions de la Convention doivent être remplies. Le fait que l'article 102, paragraphe 3 CBE reprenne exactement la formulation utilisée à l'article 94(1) CBE qui vise les demandes de brevet européen pourrait également parler en faveur de cette interprétation.

2.2. Toutefois, l'on peut conclure également du texte même des dispositions précitées que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet, mais ceci ne permet d'exclure du terme "conditions" utilisé à l'article 102, paragraphe 3 CBE que les conditions applicables à la demande de brevet qui n'auraient aucun sens si elles étaient appliquées au brevet. Ce n'est pas le cas de la condition d'unité de l'invention.

3. Aide que pourrait apporter la règle 61bis CBE pour l'interprétation du terme "conditions" figurant à l'article 102, paragraphe 3 CBE

3.1. Pour interpréter les dispositions des traités, l'on peut parfaitement faire appel à des dispositions d'application - y compris celles qui ont été élaborées ultérieurement, comme la règle 61bis CBE (cf. art. 31(3), lettre b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, JO OEB 1984, 196). Toutefois, la règle 61bis CBE ne permet pas de conclure qu'un brevet européen modifié doit satisfaire à l'exigence d'"unité" au sens de l'article 82 CBE.

3.2. La règle 61bis CBE vise en effet globalement les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution". Celles-ci "s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition". Les "dispositions" dont il est question en l'occurrence ne peuvent être que les conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié. Le fait que le mot "invention" soit utilisé au singulier dans les règles concernées, à savoir les règles 27 (contenu de la description) et 29 (forme et contenu des revendications) ne permet pas de conclure qu'il est exigé une unité d'invention. Il s'agit en l'occurrence de l'utilisation du singulier au lieu du pluriel, fréquente dans les textes de loi. Le singulier (en l'occurrence : l'"invention") peut également le cas échéant désigner un pluriel (dans le cas présent : une "pluralité d'inventions" au sens de l'article 82 CBE). Par conséquent, les règles en question sont également applicables lorsqu'une demande de brevet revendique et décrit plusieurs inventions, constituant une unité.

3.3. Les termes mêmes utilisés dans la règle 61bis CBE montrent que cette règle ne vise que des "dispositions" s'appliquant à des "documents" et ne peut de ce fait viser la règle 30 CBE, celle-ci ne traitant ni de la forme ni du contenu des documents. La règle 30 CBE est bien plutôt une norme juridique pour l'interprétation de l'article 82 CBE, ainsi qu'il ressort très clairement de l'ancienne version de la règle 30 ("L'article 82 doit être entendu comme ..."), et également de la nouvelle (applicable à partir du 1er juin 1991).

3.4. La règle 61bis CBE renvoie donc globalement à un chapitre du règlement d'exécution, mais il est clair que certaines règles de ce chapitre ne peuvent absolument pas être visées (comme les règles 26, 31, 33, et aussi la règle 30), à la différence de certaines autres (comme les règles 27, 29, 32 et 34). Le Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets, qui a préparé l'insertion de la règle 61bis CBE, a noté à propos de ce renvoi global aux dispositions du chapitre II que "certaines dispositions de ce chapitre n'étaient manifestement pas applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition" ; il a "toutefois été estimé préférable de retenir un texte de portée générale, étant donné la complexité de la matière" (CI/Final 11/77 du 14 octobre 1977).

3.5. La règle 61bis CBE insérée après coup dans le règlement d'exécution précise donc clairement que les conditions énoncées aux règles 26 à 36 CBE pour les demandes de brevet sont également applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Elle ne permet pas toutefois de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la réponse à la question de droit relative à l'unité d'invention.

4. La raison d'être de l'exigence d'unité d'invention d'une part, et de la procédure d'opposition d'autre part

4.1. S'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services chargés de la recherche, de l'examen, de l'opposition et de la suite de la procédure. Comme on le sait, c'est la classification internationale des brevets qui est utilisée en l'occurrence comme système de répartition administrative. C'est d'après elle que sont classés les documents de l'état de la technique. Les concurrents se fondent eux aussi sur cette classification pour suivre les publications officielles dans le domaine des brevets.

Enfin, il faut souligner aussi l'importance que revêt l'aspect financier avant et après la délivrance du brevet, à savoir le produit des taxes de procédure et des taxes annuelles, afférentes tant aux demandes de brevet qu'aux brevets délivrés par la suite.

4.2. Or jusqu'à la délivrance du brevet, les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Mais pour que les concurrents puissent sauvegarder leurs intérêts, il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets. Dès lors, si l'on considère la raison d'être et le but de la procédure d'opposition et de l'exigence d'unité, il n'est ni nécessaire ni utile d'attacher encore de l'importance à une éventuelle absence d'unité au stade de l'opposition. L'exigence d'unité a rempli sa fonction d'ordre administratif lorsque la procédure d'examen se clôt par la délivrance du brevet.

5. Considérations d'ordre systématique

5.1. Aussi longtemps que l'unité d'invention constitue une condition à remplir au cours de la procédure en matière de brevets, il doit être donné la possibilité de parvenir à l'unité exigée, non seulement en abandonnant une partie des éléments revendiqués, mais également en opérant une division. Lorsque la division n'est plus possible, l'absence d'unité ne peut donc avoir de signification juridique. Dans le système institué par le droit européen des brevets, il n'est plus possible d'effectuer une division après la délivrance du brevet. En dépit de tous les doutes que l'article 102, paragraphe 3 et la règle 61bis CBE peuvent laisser subsister quant à l'importance de l'exigence d'unité au stade de l'opposition, le fait qu'il n'existe pas de possibilité juridique d'effectuer une division prouve que l'exigence d'unité ne peut plus avoir d'importance ni pour la formation de l'opposition, ni au cours de la procédure d'opposition.

5.2. Par conséquent, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner s'il est justifié que dans la pratique de l'OEB il soit attaché, au stade de l'opposition, une certaine importance à l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2e phrase CBE, alors que l'exigence d'unité énoncée à l'article 82 CBE ne joue plus aucun rôle. Ces deux articles font partie d'une série de dispositions, à savoir la série d'articles allant de l'article 81 (désignation de l'inventeur) à l'article 85 (abrégé), qui ont une signification très différente - ou n'ont même plus aucune signification - pour le brevet une fois délivré. Il n'est dès lors pas contradictoire de ne plus accorder d'importance à l'exigence d'unité pour les brevets modifiés au cours de la procédure d'opposition, alors que l'on maintient pour ces textes modifiés l'exigence de clarté. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner à ce propos ce que recouvre exactement l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2e phrase CBE.

6. Enseignement à ce sujet des Travaux préparatoires

6.1. Bien qu'il suffise déjà pour pouvoir répondre avec certitude à la question de droit posée d'examiner le texte et la logique d'ensemble de la Convention, il n'est pas inutile de compléter cet examen en consultant les "Travaux préparatoires".

6.2. Dans les travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, l'opposition après délivrance du brevet ("post-grant opposition") n'a été prévue que depuis le "premier avant-projet" de 1970, et cette procédure a été élaborée plus en détail en 1971 (cf. BR/87/71 du 28 février 1971, points 6 à 9, BR/135/71 du 17 novembre 1971, points 133-140, ainsi que les rapports relatifs au "deuxième avant-projet" de 1971, points 59 et suiv., notamment 67-69). Il ressort de ces documents que comme le prévoit l'actuel article 102, paragraphes 1 et 2 CBE, l'examen de l'opposition devrait d'abord porter sur les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Ce n'est que dans le cas où le brevet doit être modifié pour ces motifs qu'il y a lieu également de vérifier, non seulement s'il subsiste des motifs d'opposition, mais encore si les nouveaux documents satisfont "aux conditions de la présente convention". Dans le rapport relatif à la 6e réunion du groupe de travail I (BR/87/71, point 12), il est précisé que l'on a voulu éviter que l'OEB "puisse invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unité de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brevet". Il est dit en outre que c'est la raison pour laquelle il était "inutile" de prévoir une disposition qui porte sur la division. Dans le système précédent, où l'opposition avait lieu avant la délivrance du brevet ("pre-grant opposition"), il était en effet encore possible, en vertu d'une disposition spéciale, de diviser la demande de brevet même au stade de la procédure d'opposition. Dans le rapport relatif au "deuxième avant-projet" de 1971 (point 69), il est précisé qu'au stade de l'opposition, un brevet européen ne peut ni être contesté pour défaut d'unité, ni faire l'objet d'une division. La raison avancée est que cela nécessiterait la publication et la traduction de plusieurs nouveaux fascicules de brevet européen, en vertu de l'article 65 CBE.

6.3. Par conséquent, il ressort des "Travaux préparatoires" non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit : La Grande Chambre de

recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise :

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.