T 0206/83 (Herbicides) of 26.3.1986

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 203.3, déposée le 26 juillet 1978 et publiée le 18 avril 1979 sous le n° 1473, revendiquant la priorité de demandes antérieures déposées les 12 août 1977, 26 octobre 1977 et 9 février 1978 au Royaume-Uni, a été rejetée le 12 avril 1983 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 10. Les revendications 1 et 6 s'énonçaient comme suit :

"1. Dérivé herbicide de la pyridine, de formule (i) :

(FORMULA)

dans laquelle Z est du trifluorométhyle ; Y est de l'hydrogène ;

6. Dérivé herbicide de la pyridine, de formule 0, dans lequel ... Y est du chlore ...".

II. La demande a été rejetée au motif qu'étant donné la divulgation faite dans le document EP-483 (Dow), et eu égard aux dispositions de l'article 54(3) de la CBE, l'objet des revendications 1, 6 et 8 n'était pas nouveau en ce qui concerne les Etats désignés suivants : l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, la Grande Bretagne, les Pays-Bas et la Suède. Le brevet Dow, déposé antérieurement, décrivait des produits herbicides couverts par les revendications de la demande. La Division d'examen n'a pas voulu admettre que les produits de départ appropriés du procédé Dow de préparation de ces produits, à savoir la chloro-2-trichlorométhyl-5-pyridine (CCMP) et son analogue dichloro-2,3 (CCCMP), ainsi que les produits intermédiaires correspondants, c'est-à-dire la chloro-2-trifluorométhyl-5-pyridine (CTF) et son analogue dichloro-2,3 (CCTF), n'étaient pas disponibles pour l'homme du métier.

III. La Division d'examen a estimé dans sa décision que le CTF était en tout état de cause un composé connu, divulgué dans l'exemple 111b du document GB-A-1 421 619 (Merck) (document n° 1), et que le CCTF pouvait lui aussi être préparé selon la méthode décrite dans ce même document, par conversion de l'acide pyridine-5-carboxylique correspondant avec du tétrafluorure de soufre (SF4) dans du fluorure d'hydrogène (HF). C'est cette même méthode pour l'essentiel qui était exposée dans un article de M.S Raasch, J. Org. Chem. 1962, 27, 1406 (document n° 2). D'autre part, le CCCMP était expressément mentionné dans le document US-3 244 722 (Johnston) (document n° 3), lequel recommandait lui aussi une méthode générale de préparation de ce composé, ainsi que du CCMP.

Bien que le succès de la conversion de ces produits en CTF et en CCTF ait pu dépendre de conditions particulières, les connaissances générales de l'homme du métier auraient dû permettre à celui-ci d'adapter ces conditions en vue d'obtenir les produits intermédiaires désirés. De ce fait, l'invention divulguée dans le brevet Dow était reproductible par l'homme du métier, et le produit ainsi divulgué détruisait la nouveauté du produit revendiqué dans la présente demande.

IV. Le 31 mai 1983, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante, et le 5 août 1983, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Dans un supplément à ce mémoire, reçu à l'Office le 26 novembre 1984, la requérante a apporté de nouveaux arguments et de nouvelles preuves à l'appui de sa thèse selon laquelle il existait des différences significatives entre la demande initiale de Dow et la demande déposée à l'OEB au nom de Dow. En réponse à une notification en date du 18 mars 1985, dans laquelle la Chambre signalait que dans l'état de la technique il paraissait possible d'obtenir du CTF et du CCTF en exploitant des connaissances générales de base, comme celles que fournissait à son avis l'ouvrage de Weissberger et Taylor "Chemistry of Heterocyclic Compounds" (Chimie des composés hétérocycliques), vol. 14 "Pyridine and and its Derivatives" (la pyridine et ses dérivés) (Supplément 2ème partie, Abramovitch, R.A. p. 465) (document n° 4), qui faisait référence à l'article de Raasch (document n° 2), la requérante a soumis d'autres arguments et d'autres preuves, et renvoyé au manuel de Sheppard et Sharts "Organic Fluorine Chemistry" (Chimie du fluor organique), 1969, page 412 (document n° 5). Une procédure orale a eu lieu le 26 mars 1986.

V. Au cours de la procédure, et notamment lors de la procédure orale, la requérante a avancé essentiellement les arguments suivants :

a) Une demande de brevet européen antérieure n'est opposable à une demande plus récente que dans la mesure où l'invention qui y est exposée est reproductible par l'homme du métier, c'est-à-dire peut être reproduite sans trop de difficultés.

L'exposé doit être suffisant pour permettre à l'homme du métier de compétence moyenne, et pas seulement au spécialiste particulièrement versé dans ce domaine, de mettre en oeuvre les procédés de préparation voulus pour l'obtention des produits de départ et des produits intermédiaires. Des insuffisances à cet égard ne pourraient être tenues pour négligeables que si l'homme du métier était en mesure de les déceler et de les corriger grâce à ses connaissances générales de base (voir décision T 171/84 "Catalyseur redox/AIR PRODUCTS", JO 4/1986, p. 95).

b) La demande de brevet de Dow ne fournissait aucune indication précise pour la préparation du CCMP et du CCCMP, qui sont les produits de départ. Le premier était un composé nouveau à la date de priorité de la demande de Dow et le second était à peine mentionné dans le document n° 3, qui n'en donnait pas le moindre exemple particulier de préparation. Bien que le CTF lui-même ait été divulgué dans l'exemple 111b du document n° 1, il n'était même pas possible de le savoir en consultant l'index des Chemical Abstracts à la date de priorité de la demande de brevet Dow.

c) Il aurait été excessif d'exiger de l'homme du métier de compétence moyenne qui lirait cette demande qu'il entreprenne une recherche générale dans la littérature brevets pour trouver des informations sur le CTF et le CCCMP sur lesquelles il puisse se fonder pour la préparation de ces produits et de leurs analogues, le CCTF ou le CCMP. Bien qu'appartenant à l'état de la technique, les fascicules de brevet ne font normalement pas partie des connaissances générales de base. Par conséquent, les documents auxquels il avait été suggéré de faire appel pour remédier aux insuffisances de l'exposé de Dow, à savoir les brevets de Merck (document n° 1) et de Johnston (document n° 3) ne doivent pas être considérés comme des documents accessibles.

d) L'homme du métier n'étant pas en mesure, grâce au document de Dow et à ses connaissances générales de base, de trouver un procédé approprié de préparation des produits de départ CCMP et CCCMP, il serait également excessif d'exiger de lui qu'il fasse d'autres recherches afin de pouvoir exploiter la divulgation faite dans ce document. Qu'il ait été aisé ou difficile d'obtenir les produits intermédiaires CTF et CCTF par d'autres réactions qui ne sont absolument pas mentionnées dans le document de Dow, le caractère non reproductible de la seule méthode expressément recommandée dans ledit document était en lui même d'une importance décisive, et ne permettait pas au public intéressé d'obtenir par ladite méthode les produits finals.

e) Il n'existait pas de connaissances générales de base en ce qui concerne la préparation du CTF et du CCTF par utilisation de SF4 dans HF. Un manuel de Sheppard et Sharts (document n° 5) faisait référence à cette technique, mais en signalant qu'"une limitation importante est la réactivité de SF4 avec des groupes fonctionnels tels que les groupes amide, quinone, imino, nitrite, halogénure, amine et quelques groupes alcool ..." (c'est la Chambre qui souligne). Même si l'homme du métier avait eu connaissance de l'article de Raasch par le manuel sur les pyridines, les risques de réactions secondaires avec le groupe amine et plus encore avec les atomes d'halogène en position 2 et/ou 3 l'auraient dissuadé d'utiliser cette méthode.

f) Raasch lui-même mettait en garde contre l'utilisation de la méthode en présence d'autres "groupes fonctionnels sensibles" qui "peuvent perturber la réaction". Aucun des produits correspondant aux 24 exemples donnés dans son article ne comporte un substituant halogéné ou un quelconque autre groupe sensible, et il faut donc considérer que la divulgation dans son ensemble exclut toute revendication d'une semblable utilisation. Dans ces conditions et compte tenu du préjugé créé par le document n° 5, il y a lieu de conclure que l'homme du métier ne pouvait, en faisant appel à ses connaissances générales de base, trouver comment remédier aux insuffisances du brevet Dow.

g) Même si l'on avait pu disposer des produits de départ et des produits intermédiaires appropriés à la date de dépôt de la demande US dont Dow revendiquait la priorité, le droit de priorité revendiqué pour la demande de brevet européen de Dow correspondant à cette demande était très contestable, étant donné les différences existant entre le fascicule effectivement déposé aux USA et l'exemplaire déposé au nom de Dow au cours de la procédure devant l'OEB.

VI. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la Division d'examen pour poursuite de la procédure. Elle a déclaré qu'elle renoncerait à demander que l'on examine si oui ou non la priorité revendiquée par Dow était justifiée, dans le cas où il serait fait droit en totalité à son recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. Il ne fait aucun doute dans cette affaire que la revendication 1 de la demande en cause couvre un certain nombre de composés chimiques qui étaient tous identifiés dans la demande de brevet antérieure de Dow. Toutefois, il est également incontestable qu'un composé défini par sa structure chimique ne peut être considéré comme divulgué dans un document donné que s'il a été "rendu accessible au public" au sens où l'entend l'article 54(2) de la CBE. Dans le domaine de la chimie, cette exigence est satisfaite, par exemple, si la méthode décrite dans ledit document est susceptible d'être reproduite. Cette nécessité d'une divulgation permettant la reproduction de l'invention ne vaut pas seulement pour les documents cités au titre de l'article 54(2) et (3) de la CBE, mais également, conformément au principe posé à l'article 83 de la CBE, pour les demandes de brevet qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (c'est la Chambre qui souligne). Les exigences concernant le caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas.

3. La question soulevée dans ce recours est celle de savoir si oui ou non l'exposé du brevet Dow cité au titre de l'article 54(3) de la CBE est une divulgation permettant la reproduction de l'invention. Le problème vient du fait que l'on ne trouve dans ce brevet aucune indication pour la préparation des produits de départ. Bien que ce document décrive un procédé permettant de trouver comment convertir ces produits, à savoir le CCMP et le CCCMP, en produits intermédiaires correspondants, c'est-à-dire le CTF et le CCTF, cette conversion ne peut s'effectuer que si les produits de départ sont disponibles. L'on ne trouve pas trace non plus dans le document cité d'indications concernant différentes méthodes possibles d'obtention des produits intermédiaires, et l'homme du métier doit donc, avant de pouvoir préparer les produits finals, trouver par ses propres moyens une méthode d'obtention de ces précurseurs.

Un tel cas n'est pas rare en chimie, étant donné que de nombreuses demandes présupposent des produits de départ qui sont censés, selon le demandeur, être aisément accessibles sur le marché ou par des méthodes "standards". Il y a un risque toutefois que l'inventeur ou que la personne qui rédige la demande soit trop influencé par son expérience extrêmement poussée dans le domaine concerné, ce qui pourrait l'amener à omettre de fournir dans la description toutes les indications détaillées qui sont nécessaires pour permettre de réaliser l'invention sans difficulté.

4. La Chambre a déjà rendu une décision sur la question du caractère suffisant de l'exposé de l'invention ("Catalyseur redox/AIR PRODUCTS, T 171/84, ibid.). Dans le sommaire de cette décision, elle affirmait que "l'exposé de l'invention demeure suffisant quoique la description comporte une erreur, si l'homme du métier peut la déceler et la corriger grâce à ses connaissances générales de base". Toutefois, elle déclarait également à propos de cette même affaire que "... aucun effort excessif de recherche ou d'expérimentation, encore moins aucune activité inventive n'étaient en l'occurrence attendus de l'homme du métier" (ibid., p. 101, point 12).

5. La Chambre en a conclu que le principe posé dans la décision précitée devrait également pouvoir s'appliquer à la présente espèce. Fondamentalement c'est le destinataire du document, c'est-à-dire à l'homme du métier qui peut immédiatement faire appel à des connaissances générales de base, qui doit remédier à l'insuffisance de l'exposé. Il serait injuste d'attendre du public plus que cela, c'est-à-dire la connaissance de la totalité de l'état de la technique. On admet normalement que les connaissances générales de base sont constituées par le contenu des guides et manuels de base existant sur le sujet. On pourrait effectivement attendre de l'homme du métier qu'il consulte ceux-ci pour y trouver des indications claires sur ce qu'il faut faire en pareil cas, étant donné que celui-ci dispose non seulement de connaissances de base sur l'état de la technique dans ce domaine particulier, mais sait également où trouver une telle information. De tels ouvrages peuvent en effet le renvoyer à des articles décrivant plus précisément comment procéder ou tout au moins lui indiquant à cette fin une méthode applicable de manière assez générale, qu'il puisse utiliser sans la moindre hésitation.

6. Normalement les fascicules de brevet ne font pas partie des connaissances générales de base et ne peuvent donc permettre de remédier à des insuffisances manifestes (voir la décision précitée, page 99, point 5). C'est le cas des documents n°s 1 et 3, que les Chemical Abstracts aient ou non fait état de ces brevets qui mentionnent spécialement le CTF ou le CCCMP. Les répertoires des Chemical Abstracts couvrent en pratique la totalité de l'état de la technique et représentent donc beaucoup plus que ce que sont supposées être les connaissances générales de base des lecteurs des fascicules de brevet. Compter sur le contenu des Chemical Abstracts pour la rectification des insuffisances pourrait équivaloir à laisser au lecteur averti le soin d'effectuer une recherche dans la totalité de l'état de la technique, ce qui serait une exigence inacceptable.

7. Après avoir examiné s'il existait des moyens permettant d'obtenir le CCMP et le CCCMP, la Chambre incline à penser que les connaissances générales de base de l'homme du métier ne lui permettaient pas d'en découvrir. De plus il s'est avéré que même des réactions précises présentant une analogie avec celles que font intervenir des procédés exposés dans des fascicules de brevets et dans des articles déterminés étaient difficiles à reproduire et exigeaient pour réussir la réunion de conditions particulières. Il est donc clair qu'aucun des produits de départ qu'impliquait le brevet Dow, à savoir le CCMP ou le CCCMP, ne peut être considéré comme ayant été véritablement disponible pour l'homme du métier à la date de priorité de ce brevet.

8. Faute d'avoir pu appliquer des instructions précises provenant de ce document, l'homme du métier pouvait envisager de recourir à d'autres moyens pour préparer au moins les produits intermédiaires nécessaires pour lui permettre d'atteindre son objectif. La requérante a contesté cet argument qui ne lui paraît pas tenir compte de la situation, reprochant à la Division d'examen d'avoir considéré que pour le procédé en deux étapes recommandé par Dow, l'on pouvait utiliser des produits intermédiaires, à savoir le CTF ou le CCTF, déjà disponibles en tant que tels dans l'état de la technique. De l'avis de la Chambre, l'on ne doit pas considérer que l'homme du métier suit aveuglément et servilement les étapes décrites dans le document de Dow. Du point de vue de la reproductibilité des produits finals en cause, il importe peu que le CTF ait été, par exemple, préparé à partir de CCMP ou à partir d'un autre produit de départ, ce qui seul compte, c'est de savoir si oui ou non, en l'absence d'indications suffisantes dans la description de Dow, l'homme du métier était en mesure d'obtenir ce produit intermédiaire en exploitant ses connaissances générales de base, c'est-à-dire sans avoir à surmonter de difficultés excessives.

9. Cherchant à résoudre ce problème, l'homme du métier aurait normalement eu l'idée de recourir au manuel susmentionné de Sheppard et Sharts (document n° 5), qui décrit sommairement la fluoration de groupes carboxyle, mais met en garde contre son utilisation en présence de groupes halogénure. Pour obtenir directement du CTF ou du CCTF, il faut normalement utiliser l'acide chloro-2 ou dichloro-2,3-pyridine-5-carboxylique, qui est certes connu dans l'état de la technique grâce aux indications données dans le Dictionary of Organic Compounds (Dictionnaire des composés organiques), 4ème éd. révisée, Eyre et Spottswood Publ. Ltd., 1965, pages 685 et 998 (document n° 6), mais fait incontestablement intervenir des groupes halogénure réactifs indésirables. L'article de Raasch lui-même, auquel il est fait référence dans le manuel général sur les pyridines (document n° 4), met lui aussi en garde contre les "groupes sensibles", puisque dans absolument aucun de ses 24 exemples, il n'est question de ces produits de départ.

10. Dans ces conditions, il n'aurait pas été justifié de généraliser à partir de l'article de Raasch de manière à lui faire couvrir les réactions qu'impliquait la demande de Dow pour constituer un exposé suffisant. Bien qu'en fait le procédé conduise également, entre autres, à des mélanges avec des sous-produits substitués par un groupe fluoro en position 2, et que ceux-ci puissent aussi être utilisés aux mêmes fins étant donné que le groupe halogéno est entièrement éliminé dans l'étape suivante du procédé exposé dans le document de Dow, l'homme du métier n'aurait pas su le caractère exact de la réaction secondaire attendue, ni jusqu'où elle irait et quelles seraient les difficultés qui surgiraient alors, avec des problèmes éventuels de séparation. Ceci vaut particulièrement pour le CCTF, pour lequel les réactions secondaires attendues en position 3 aboutissaient en tout état de cause à des sous-produits sans utilité pour ce qu'on voulait obtenir.

11. La seule autre possibilité existant pour l'homme du métier était d'appliquer d'abord directement le procédé de Raasch, tel qu'il est décrit, avec de l'acide ß-nicotinique non substitué, et de tenter de chlorer le produit par la suite. Il apparaît toutefois que cette seconde étape exige la réunion de conditions spécifiques, dont on a estimé qu'elle impliquait une activité inventive (voir le document EP-13474). Ainsi, les seules connaissances générales de base de l'homme du métier ne lui permettaient d'obtenir aucun des produits que sont le CTF, le CCTF, le CCMP et le CCCMP, ce qui montre que les autres dérivés appropriés identifiés dans le brevet de Dow ne constituaient pas un divulgation permettant la reproduction de l'invention.

De l'avis de la Chambre, un document ne saurait constituer une divulgation suffisante d'un composé chimique, même s'il spécifie sa structure et les étapes du procédé par lesquelles il est produit, si l'homme du métier n'est pas en mesure de trouver, en se fondant sur ce document ou en faisant appel à ses connaissances générales de base, comment obtenir les produits de départ ou les produits intermédiaires voulus. Une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base.

12. Compte tenu de ce qui précède, la nouveauté des composés revendiqués dans la demande en litige, déjà décrits avec précision dans le brevet de Dow, n'est pas affectée par cette divulgation, étant donné le caractère manifestement insuffisant de l'exposé figurant dans ce document cité au titre de l'article 54(3) de la CBE, que Dow ait droit ou non à la priorité qu'il revendique. Il n'y a donc pas lieu à cet égard de se prononcer sur la question de la priorité.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. La demande est renvoyée à la Division d'examen pour poursuite de l'examen.