T 0206/83 (Herbizide) of 26.3.1986

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 26. Juli 1978 eingereichte und am 18. April 1979 unter der Nummer 1473 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 203.3, die die Priorität von Voranmeldungen vom 12. August 1977, 26. Oktober 1977 und 9. Februar 1978 im Vereinigten Königreich in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 12. April 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Patentansprüche 1 bis 10 zugrunde. Die Ansprüche 1 und 6 lauteten wie folgt:

"1. Herbizide Pyridinverbindung der Formel (i):

(FORMEL)

wobei Z Trifluormethyl, Y Wasserstoff ... ist.

6. Herbizide Pyridinverbindung der Formel 0, wobei ... Y Chlor ... ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1, 6 und 8 für die Vertragsstaaten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Schweden im Hinblick auf die Offenbarung der Druckschrift EP-483 (Dow) nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht neu sei. In dem älteren Dow-Patent seien Unkrautvernichtungsmittel beschrieben, die unter den Schutzbereich der anmeldungsgemäßen Ansprüche fielen. Die Behauptung der Anmelderin, die entsprechenden Ausgangsstoffe des Dow-Verfahrens zur Herstellung des Unkrautvernichtungsmittels, nämlich 2-Chlor-5-trichlormethylpyridin (CCMP) und dessen 2,3-Dichlor-Derivats (CCCMP), sowie die entsprechenden Zwischenprodukte, nämlich 2-Chlor-5-trifluormethylpyridin (CTF) und dessen 2,3-Dichlor-Derivat (CCTF), hätten dem Fachmann nicht zur Verfügung gestanden, wurde zurückgewiesen.

III. Die Prüfungsabteilung gelangte in der Entscheidung zu der Auffassung, daß CTF aus dem Beispiel 111b der Druckschrift GB-A-1 421 619 (Merck) (1) ohnehin bekannt gewesen sei und daß auch CCTF nach dem dort beschriebenen Verfahren durch Umsetzung der entsprechenden Pyridin-5-karbonsäure mit Schwefeltetrafluorid (SF4) in Fluorwasserstoff (HF) hergestellt werden könne. Diese Verfahrensweise sei im wesentlichen auch aus einem Artikel von Raasch, M. S., J. Org. Chem. 1962, 27, 1 406 (2) bekannt. Außerdem sei CCCMP ausdrücklich in der Druckschrift US-3 244 722 (Johnston) (3) erwähnt, die auch eine allgemeine Lösung für die Herstellung sowohl dieser Verbindung als auch von CCMP empfehle. Obwohl die Umsetzung dieser Stoffe zu CTF und CCTF möglicherweise nur unter besonderen Bedingungen gelinge, gehöre es zum allgemeinen Wissens stand des Fachmanns, diese so anzupassen, daß er die gewünschten Zwischenprodukte erhalte. Demnach sei die Offenbarung des Dow-Patents brauchbar, und das Produkt nehme die anmeldungsgemäßen Ansprüche vorweg.

IV. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung am 31. Mai 1983 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebegründung am 5. August 1983 nach. In einem am 26. November 1984 eingegangenen Schriftstück führte die Beschwer deführerin ihre Begründung weiter aus und legte Beweismittel vor, die angeblich maßgebliche Unterschiede zwischen der älteren Dow-Anmeldung und der in ihrem Namen beim EPA eingereichten Anmeldung erkennen ließen. Die Kammer warf in dem Bescheid vom 18. März 1985 die Frage auf, ob CTF und CCTF zugänglich wären aufgrund allgemeinen Fachwissens, wie es durch das Nachschlagewerk Weissberger und Taylor, "Chemistry of Heterocyclic Compounds", Bd. 14, "Pyridine and its Derivatives" (Ergänzungsband, Teil II, Abramovitch, R. A., S. 465) (4) unter Hinweis auf den Artikel von Raasch (2) repräsentiert sein dürfte, so daß diese Verbindungen zum Stand der Technik gehörten. In ihrer Erwiderung auf diesen Bescheid legte die Beschwerdeführerin weitere Argumente und Beweismittel vor und bezog sich dabei auf das Nachschlagewerk von Sheppard and Sharts, "Organic Fluorine Chemistry", 1969, S. 412 (5). Am 26. März 1986 fand eine mündliche Verhandlung statt.

V. Die Beschwerdeführerin brachte im Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vor:

a) Der Inhalt einer älteren europäischen Patentanmeldung könne einer späteren Anmeldung nur entgegengehalten werden, wenn das Offenbarte ausführbar, d. h. ohne unzumutbaren Aufwand wieder holbar, sei.

Die Offenbarung müsse so klar und vollständig sein, daß nicht nur der Spezialist, sondern auch der Durchschnittsfachmann die für die Herstellung der Ausgangs- und Zwischenprodukte erforderlichen Verfahren ausführen könne. Diesbezügliche Mängel könnten nur außer Betracht bleiben, wenn der Fachmann sie aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen und berichtigen könne (vgl. Redox-Katalysator/AIR PRODUCTS, T 171/84, ABl. EPA 1986, 95).

b) Die Dow-Anmeldung enthalte jedoch keinerlei besondere Anweisungen für die Herstellung der Ausgangsstoffe CCMP und CCCMP. Die erstere Verbindung sei zum Prioritätszeitpunkt der Dow-Anmeldung neu gewesen und die letztere in der Entgegenhaltung 3 ohne Angabe besonderer Herstellungsbeispiele nur oberflächlich erwähnt worden. Zwar werde CTF selbst in Beispiel 111b der Entgegenhaltung 1 offenbart, doch sei dies zum maßgeblichen Zeitpunkt der Dow-Anmeldung noch nicht einmal dem Index of Chemical Abstracts zu entnehmen gewesen.

c) Man könne dem Durchschnittsfachmann nicht zumuten, eine allgemeine Recherche nach CTF und CCCMP in der Patentliteratur durchzuführen, um Anhaltspunkte für ihre Herstellung oder die ihrer Derivate CCTF und CCMP zu finden. Patentschriften seien in der Regel nicht Bestandteil des allgemeinen Fachwissens, auch wenn sie zum Stand der Technik gehörten. Die zur Beseitigung der Mängel der Dow-Offenbarung vorgeschlagenen Quellen, nämlich die Patente von Merck (1) und Johnston (3), kämen daher zur Behebung von Mängeln nicht in Betracht.

d) Da es anhand der Dow-Anmeldung und des allgemeinen Fachwissens nicht möglich sei, einen gangbaren Weg zur Herstellung der Ausgangsstoffe CCMP und CCCMP zu finden, sei es dem Fachmann auch nicht zuzumuten, die Offenbarung so weiterzuentwickeln, daß sie ausführbar werde. Unabhängig davon, ob es nun einfach oder schwierig sei, die Zwischenprodukte CTF und CCTF durch andere, in dem Dow-Dokument überhaupt nicht erwähnte Reaktionen herzustellen, reiche die Tatsache, daß der einzige in dem Dokument eigens empfohlene Weg nicht wiederholbar sei, an sich schon aus, um die Endprodukte für die Öffentlichkeit unerreichbar zu machen.

e) Es liege kein allgemeines Fachwissen darüber vor, wie CTF oder CCTF unter Verwendung von SF4 in HF hergestellt werden könne. Das Nachschlagewerk von Sheppard und Sharts (5) erwähne dieses Verfahren, allerdings mit dem Hinweis: "Die Reaktionsfähigkeit von SF4 mit funktionellen Gruppen wie Amid-, Chinon-, Imino-, Nitrit-, Halogenid-, Amin- und einigen Alkoholgruppen setzt hier eine enge Grenze ..." (Hervorhebung durch den Verfasser). Selbst wenn der Fachmann durch das Nachschlagewerk über Pyridine den Artikel von Raasch gekannt hätte, hätten ihn die möglichen Nebenreaktionen mit der Amingruppe und mehr noch die mit den Halogenatomen in der 2- oder 2,3-Stellung davon abgehalten, dieses Verfahren zu verwenden.

f) Raasch selbst habe von der Verwendung des Verfahrens in Gegenwart anderer "empfindlicher funktioneller Gruppen" abgeraten, die "eine erfolgreiche Reaktion verhindern können". Keines der 24 Beispiele in dem Artikel enthalte einen Halogensubstituenten oder eine andere empfindliche Gruppe; die Offenbarung laufe daher insgesamt auf einen "Verzicht" auf eine solche Verwendung hinaus. Infolgedessen und aufgrund des durch die Entgegenhaltung 5 erzeugten Vorurteils habe dem Fachmann von seinem allgemeinen Fachwissen her kein Verfahren zur Verfügung gestanden, mit dem er die Mängel des Dow-Patents hätte beheben können.

g) Selbst wenn die entsprechenden Ausgangs- oder Zwischenprodukte zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbegründenden US-Anmeldung zur Verfügung gestanden hätten, sei das für die entsprechende europäische Anmeldung von Dow in Anspruch genommene Prioritätsrecht doch sehr zweifelhaft, da die in den USA tatsächlich eingereichte und die im Verfahren vor dem EPA im Namen von Dow eingereichte Anmeldung voneinander abwichen.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung. Sie hat sich bereit erklärt, die Frage nicht weiter zu verfolgen, ob dem genannten Dow-Patent die beanspruchte Priorität tatsächlich zusteht, falls der Beschwerde in vollem Umfang stattgegeben wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Es steht hier außer Frage, daß Anspruch 1 der strittigen Anmeldung eine Reihe chemischer Verbindungen umfaßt, die in der früheren Patentanmeldung von Dow im einzelnen genannt werden. Es besteht aber auch kein Zweifel daran, daß eine mit ihrer chemischen Struktur angegebene Verbindung in einem Dokument nur dann als offenbart gelten kann, wenn sie im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit ... zugänglich gemacht worden ist". Auf dem Gebiet der Chemie ist dieses Erfordernis z. B. erfüllt, wenn in demselben Dokument ein wiederholbares Verfahren zur Herstellung der Verbindung beschrieben ist. Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung gilt nicht nur für die in Artikel 54 (2) und (3) genannten Druckschriften, sondern entspricht auch dem in Artikel 83 EPÜ erwähnten Grundsatz, daß "die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren (ist), daß ein Fachmann sie ausführen kann" (Hervorhebung durch den Verfasser). Die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung sind also in allen Fällen dieselben.

3. In der vorliegenden Beschwerde geht es um die Frage, ob die Offenbarung des nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltenen Dow-Patents ausführbar ist. Sie stellt sich deshalb, weil in diesem Patent keine Angaben über die Herstellung der Ausgangsstoffe gemacht werden. Zwar wird ein Verfahren beschrieben, mit dem diese, nämlich CCMP und CCCMP, in die entsprechenden Zwischenprodukte CTF und CCTF überführt werden können; dieses Verfahren kann jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Ausgangsstoffe zugänglich sind. Das Patent enthält auch keine Angaben über mögliche Alternativverfahren zur Herstellung der darin vorgeschlagenen Vorprodukte, so daß der Fachmann dies selbst herausfinden muß, bevor er die Endprodukte herstellen kann. Solche Fälle sind in der Chemie nicht ungewöhnlich, da viele Anmeldungen von Ausgangsstoffen ausgehen, die nach Ansicht des Anmelders ohne weiteres auf dem Markt erhältlich sind oder durch "Standardverfahren" hergestellt werden können. Es besteht allerdings die Gefahr, daß sich der Erfinder oder der Verfasser der Anmeldung durch seine große Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet dazu verleiten läßt, in der Anmeldung nicht alle für die problem lose Ausführung der Erfindung erforderlichen Anweisungen im einzelnen anzugeben.

4. Die Kammer hat sich bereits in einer Entscheidung zu der Frage der ausreichenden Offenbarung geäußert (Redox-Katalysator/AIR PRODUCTS, T 171/84, ibid.). Im Leitsatz dieser Entscheidung heißt es wie folgt: "Ein Fehler in der Beschreibung ... beeinträchtigt die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung nicht, wenn der Fachmann ihn aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen und berichtigen kann." In der Entscheidung heißt es aber auch, daß in diesem Fall "die Nachforschungen und das möglicherweise damit verbundene Herumexperimentieren vom Fachmann keinen unzumutbaren Aufwand, geschweige denn eine erfinderische Tätigkeit verlangt" hatten (ibid., S. 101, Nr. 12).

5. Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß der in der obengenannten Entscheidung ausgedrückte Grundsatz auch im vorliegenden Fall angewandt werden muß. Grundsätzlich ist die Beseitigung von Mängeln Sache des Adressaten des Dokuments, d. h. des Fachmanns, der über das allgemeine Fachwissen unmittelbar verfügt. Es wäre jedoch der Öffentlichkeit gegenüber unbillig, mehr von ihm zu erwarten, nämlich die Kenntnis des gesamten Stands der Technik. In der Regel gilt, daß die einschlägigen Standardhandbücher und Nach schlagewerke das allgemeine Fachwissen darstellen. Vom Fachmann darf also erwartet werden, daß er diese heranzieht, um sich dar über zu informieren, was unter bestimmten Umständen zu tun ist, denn er verfügt ja nicht nur über sein Grundwissen, sondern weiß auch, wo die gewünschte Information zu finden ist. Die Literatur kann ihn auf Fachartikel hinweisen, in denen im einzelnen beschrieben ist, wie er vorgehen muß, oder zumindest ein allgemeingültiges Verfahren für den gewünschten Zweck angeben, das zuverlässig funktioniert.

6. In der Regel gehören Patentschriften nicht zum allgemeinen Fachwissen und kommen daher nicht zur Beseitigung offensichtlicher Mängel in Betracht (vgl. die genannte Entscheidung, S. 99, Nr. 5). Dies gilt sowohl für die Entgegenhaltung 1 als auch für die Entgegenhaltung 3, und zwar unabhängig davon, ob diese Patente, in denen CTF und CCCMP ausdrücklich erwähnt werden, als Chemical Abstracts erschienen sind. Die Verzeichnisse der Chemical Abstracts erfassen buchstäblich den gesamten Stand der Technik und stellen somit erheblich mehr dar als das, was beim Leser von Patentdokumenten als allgemeines Fachwissen vorausgesetzt werden darf. Die Heranziehung der Chemical Abstracts zur Berichtigung von Mängeln wäre somit für den Fachmann gleichbedeutend mit einer Recherche im gesamten Stand der Technik, die der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann.

7. Die Suche der Kammer nach Möglichkeiten zur Herstellung von CCMP und CCCMP hat ergeben, daß die diesbezüglichen Informationen nicht dem allgemeinen Fachwissen entnommen werden können. Außerdem wurde nachgewiesen, daß sogar spezielle, analog zu den in einzelnen Patentschriften und Artikeln offenbarten Verfahren ablaufende Reaktionen schwer nachzuarbeiten sind und besonderer Bedingungen bedürfen, wenn sie gelingen sollen. Damit steht fest, daß dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung eigentlich keines der für das Dow-Patent erforderlichen Ausgangsprodukte CCMP und CCCMP zur Verfügung stand.

8. Wenn der Fachmann die besonderen Anweisungen dieser Entgegenhaltung nicht ausführen kann, wäre es denkbar, daß er sich nach anderen Wegen umsieht, um zumindest die Zwischenprodukte für den gewünschten Zweck herzustellen. Die Beschwerdeführerin hat diese Möglichkeit zurückgewiesen, weil sie im vorliegenden Fall keinen geeigneten Lösungsansatz darstelle. Es wurde kritisiert, die Prüfungsabteilung habe fälschlich darauf abgestellt, daß die von Dow für das zweistufige Verfahren empfohlenen Zwischenprodukte CTF und CCTF als solche im Stand der Technik vorlägen. Nach Auffassung der Kammer braucht sich der Fachmann nicht blind und sklavisch an die in der Dow-Schrift beschriebenen Verfahrensstufen zu halten. Für die Reproduzierbarkeit der betreffenden Endprodukte ist es unerheblich, ob CTF nun aus CCMP oder einem anderen Ausgangsmaterial hergestellt wird.

Entscheidend ist, ob der Fachmann trotz des Fehlens entsprechender Anweisungen in der Dow-Patentschrift das Zwischenprodukt anhand seines allgemeinen Fachwissens, also ohne größere Anstrengung, hätte herstellen können.

9. Der Fachmann hätte zu diesem Zweck wahrscheinlich das obengenannte Nachschlagewerk von Sheppard und Sharts (5) herangezogen, das die Fluorierung von Carboxylgruppen in großen Zügen beschreibt, gleichzeitig aber von ihrer Verwendung in Gegenwart von Halogenid gruppen abrät. In der zur unmittelbaren Herstellung von CTF oder CCTF erforderlichen Verfahrensstufe werden 2-Chlor- und 2,3-Di chlorpyridin-5-carbonsäure benötigt; diese Stoffe sind zwar aus dem Dictionary of Organic Compounds, 4. überarbeitete Ausgabe, Eyre & Spottswood Publ. Ltd., 1965, S. 685 und 998 (6) bekannt, enthalten aber offensichtlich unerwünschte reaktive Halogenidgruppen. Sogar der Artikel von Raasch, auf den in dem allgemeinen Nachschlagewerk über Pyridine (4) verwiesen wird, rät von "empfindlichen Gruppen" ab und verwendet diese Ausgangsstoffe in allen seinen 24 Beispielen überhaupt nicht.

10. Unter diesen Umständen wäre es nicht gerechtfertigt gewesen, den Artikel von Raasch so zu verallgemeinern, daß er auch die Reaktionen umfaßt, die erforderlich sind, damit das Dow-Dokument als ausreichend offenbart gelten kann. Obwohl das Verfahren tatsächlich unter anderem auch zu Gemischen mit 2-fluorsubstituierten Neben produkten führt, die auch für denselben Zweck verwendet werden könnten, da die Halogengruppe in der darauffolgenden Stufe des im Dow-Patent offenbarten Verfahrens vollständig entfernt wird, hätte der Fachmann weder Art und Umfang der zu erwartenden Nebenreaktion noch der daraus resultierenden Trennungsprobleme gekannt. Dies gilt vor allem für CCTF, bei dem die zu erwartenden Nebenre aktionen in der 3-Stellung in jedem Falle zu Nebenprodukten geführt hätten, die für den angestrebten Zweck untauglich sind.

11. Dem Fachmann blieb nur die Alternative, die Lehre nach Raasch auf die dort offenbarte unsubstituierte ß-Nicotinsäure direkt anzuwenden und anschließend zu versuchen, das Produkt zu chlorieren. Offensichtlich erfordert jedoch dieser zweite Schritt besondere Bedingungen, die als erfinderisch anerkannt worden sind (vgl. EP-13474). Somit standen dem Fachmann weder CTF noch CCTF, weder CCMP noch CCCMP aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Verfügung; das heißt, daß die in dem Dow-Patent genannten weiteren Derivate keine ausführbare Offenbarung darstellen. Nach Auffassung der Kammer enthält ein Dokument keine ausreichende Offenbarung eines chemischen Stoffes, wenn es zwar seine Formel und die Verfahrensschritte zu seiner Herstellung nennt, aber der Fachmann weder dem Dokument noch seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen kann, wie er sich die notwendigen Ausgangs- oder Zwischenprodukte verschaffen kann. Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen.

12. In Anbetracht dessen wird die Neuheit der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Verbindungen durch ihre Offenbarung im nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltenen Dow-Patent nicht berührt, da diese offensichtlich nicht ausreichend ist; diese Feststellung ist unabhängig von der Frage, ob die Priorität des Dow-Patents zu Recht in Anspruch genommen wurde. Die Frage der Priorität braucht daher nicht entschieden zu werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.