T 0292/85 (Polypeptide-Expression) of 27.1.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 6. November 1978 eingereichte und am 16. Mai 1979 unter der Nummer 1929 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 596.0 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Mai 1985, die am 23. Juli 1985 zugestellt wurde, zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 12 zugrunde. Die Hauptansprüche 1 und 9 lauteten wie folgt:

"1. Zum Transformieren eines bakteriellen Wirts geeignetes rekombinantes Plasmid, das ein homologes Regulon und eine heterologe DNS enthält, wobei die heterologe DNS für ein funktionelles heterologes Polypeptid oder ein Zwischenprodukt davon codiert und das homologe Regulon mit der heterologen DNS so angeordnet ist, daß es die Transkription und die Translation der für das funktionelle heterologe Polypeptid oder dessen Zwischenprodukt codierenden heterologen DNS kontrolliert, wobei das sich nach Translation des Transkriptionsprodukts der heterologen DNS in einem geeigneten Bakterium ergebende Expressionsprodukt das funktionelle Polypeptid oder dessen Zwischenprodukt in isolierbarer Form ist

9. Mit einem Klonierungsvehikel nach einem der Ansprüche 1 bis 7 transformiertes Bakterium"

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Erfindung nicht nach Artikel 83 EPÜ ausreichend offenbart sei und sich auch im Zusammenhang mit Regel 27 (1) f) EPÜ Fragen stellten; somit fehle die in Artikel 84 EPÜ geforderte ausreichende Stützung. Zudem sei gegenüber dem Bezugsdokument Polisky et al. (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1976, 73, 3900 - 3904) (1) eine erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ nicht festzustellen. Die Prüfungsabteilung betonte, daß der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in der Lage sein müsse, alle Ausführungsarten in den Ansprüchen wiederholbar auszuführen, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen. Die Ansprüche dürften sich nicht auf Bestandteile stützen, die weitere Erfindungen darstellten. Nicht nur könnten solche Ausführungsarten derzeit nicht bereitgestellt werden; auch die spätere Patentierbarkeit dieser Bestandteilvarianten könne beeinträchtigt werden. Die Ansprüche müßten zumindest auf das beschränkt werden, was zum Prioritätszeitpunkt zugänglich sei, d. h. auf bekannte Bakterien, Plasmide und DNS, die sich auf bekannte Polypeptide bezögen. Ein Verfahren zur Herstellung eines menschlichen Hormons könne nicht identisch wiederholt werden, da die DNS-Quelle von Mensch zu Mensch verschieden sei. Im allgemeinen dürfe auf diesem Gebiet der Technik keine Komponente funktionell definiert werden. Was die erfinderische Tätigkeit anbelangt, so hielt die Prüfungsabteilung die experimentelle Offenbarung des Polisky-Artikels (1) für vielversprechend genug, um danach die Expression heterologer DNS in Bakterien zu entwickeln. Aus dem Bezugsdokument sei bekannt, daß die DNS in den passenden Leseraster eingefügt werden müsse, damit es zur Transkription komme. Dies sei die Sachlage, auch wenn die verwendete DNS nicht zu einem translatierbaren Protein geführt habe oder habe führen können. Überdies werde in dem Artikel (vgl. S. 3904, letzter Absatz, zweiter Satz) erwogen und vorgeschlagen, natürlich vorkommende eukaryotische DNS-Sequenzen darauf zu prüfen, ob sie translatiert werden könnten; dabei werde auf die Möglichkeit hingewiesen, daß es zu einer vollständigen Translation eines funktionellen heterologen Polypeptids komme. Die Prüfungsabteilung war ferner der Ansicht, daß in dem Anspruch eher ein offensichtliches technisches Problem zum Ausdruck gebracht werde, was nicht erfinderisch sei.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 13. September 1985 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte am 22. November 1985 eine Beschwerdebegründung nach.

Ein Dritter erhob am 15. September 1986 aufgrund von Artikel 115 EPÜ und unter Hinweis auf einen Artikel von Selker et al., J. Bacteriology, 1977, 129, 388-394 (2) Einwendungen gegen die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands. Die Kammer forderte die Beschwerdeführerin gemäß Artikel 110 (2) EPÜ auf, dazu Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme ging am 30. Dezember 1986 ein. Die Kammer äußerte sich dann am 2. Juni 1987 in einem Bescheid zu den materiellrechtlichen Aspekten der Sache und wies dabei insbesondere auf die Rolle und die Bereitstellung des Regulons als eines der entscheidenden Merkmale hin; die Beschwerdeführerin reichte dazu am 28. August 1987 eine Erwiderung ein, der weitere Anspruchsätze als Hilfsanträge beigefügt waren.

IV. Am 26. und 27. Januar 1988 fand eine mündliche Verhandlung statt. In deren Verlauf wurde im Namen der Beschwerdeführerin ein neuer Antrag mit 16 Ansprüchen eingereicht, der an die Stelle aller früheren Haupt- und Hilfsanträge treten sollte. Die Ansprüche 1 und 9 bis 13 lauteten wie folgt:

"1. Zum Transformieren eines bakteriellen Wirts geeignetes rekombinantes Plasmid, das ein homologes Regulon, heterologe DNS und ein oder mehrere Terminationscodons enthält, wobei die heterologe DNS für ein gewünschtes funktionelles heterologes Polypeptid oder ein Zwischenprodukt davon codiert, das durch endogene proteolytische Enzyme nicht abgebaut wird, wobei die DNS mit dem homologen Regulon in dem passenden Leseraster zwischen dem Regulon und den Terminationscodons angeordnet ist, wobei das durch Translation des Transkriptionsprodukts der heterologen DNS in einem geeigneten Bakterium hergestellte Expressionsprodukt das gewünschte funktionelle Polypeptid oder dessen Zwischenprodukt in isolierbarer Form ist

9. Verfahren zur Herstellung eines rekombinanten Plasmids nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Abschnitt einer doppelsträngigen DNS, die ein intaktes Replikon und nacheinander a) ein Regulon zur Kontrolle der Transkription und Translation in einem bakteriellen Wirt und b) eine Erkennungsstelle für eine Restriktionsendonuclease aufweist, mit einer geeigneten Restriktionsendonuclease so behandelt wird, daß ein DNS-Fragment entsteht, das das Replikon und das Regulon enthält, und an dieses im passenden Leseraster mit dem Regulon eine heterologe DNS angehängt wird, welche für ein funktionelles heterologes Polypeptid oder ein Zwischenprodukt dafür codiert, das durch endogene proteolytische Enzyme nicht abgebaut wird, wobei die heterologe DNS eine terminale Nucleotid-Gruppe aufweist, die an das DNS-Fragment angehängt werden kann und so das rekombinante Plasmid ergibt

10. Mit einem rekombinanten Plasmid nach einem der Ansprüche 1 bis 8 transformiertes Bakterium

11. Bakterienkultur mit nach Anspruch 10 transformierten Bakterien

12. Verfahren zur bakteriellen Herstellung eines funktionellen heterologen Polypeptids oder eines Zwischenprodukts davon, bei dem eine Bakterienkultur nach Anspruch 11 gezüchtet wird, um die Expression des Polypeptids oder dessen Zwischenprodukts herbeizuführen

13. Verfahren nach Anspruch 12 zur Herstellung einer immunogenen Substanz mit einem Polypeptid-Hapten, bei dem

a) ein rekombinantes Plasmid bereitgestellt wird, das ein homologes Regulon sowie im passenden Leseraster damit eine für das Hapten codierende heterologe DNS-Sequenz, eine DNS-Sequenz, die für eine zweite Aminosäure-Sequenz codiert, welche groß genug ist, um das Produkt der DNS-Expression immunogen zu machen, und ein oder mehrere Terminationscodons aufweist;

b) ein mit dem rekombinanten Plasmid transformiertes Bakterium gezüchtet wird, wobei es zur Expression eines konjugierten Polypeptids kommt, welches im wesentlichen aus der Aminosäure- Sequenz des Haptens und der zweiten Aminosäure-Sequenz besteht; und

c) das konjugierte Polypeptid auf seine Fähigkeit zur Erzeugung von Antikörpern gegen das Hapten geprüft wird"

V. Die Beschwerdeführerin brachte im Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vor:

a) Bei der Prüfung der Fragen im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ müsse der Beitrag zum Stand der Technik im Vergleich zum Polisky-Artikel (1) berücksichtigt werden. Nach dem "Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens" sei der Schutzbereich des europäischen Patents so auszulegen, daß ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden werde. Daher müsse die Art des Beitrags zum Stand der Technik bei der Beurteilung des Umfangs und der Stützung der Ansprüche eine Rolle spielen.

b) Die erfinderische Tätigkeit müsse von der Warte des hypothetischen Durchschnittsfachmanns aus und nicht aus der Sicht von Forschern wie Polisky und seinen Mitarbeitern beurteilt werden, die ausgesprochen scharfsichtig, erfinderisch und einfallsreich gewesen seien. Selbst sie hätten jedoch in ihrem Artikel - bis auf eine kurze und äußerst spekulative Passage - lediglich die Transkription erläutert.

c) Aus den vor dem Polisky-Artikel (1) liegenden Veröffentlichungen gehe hervor, daß die Transkription nicht erfolgreich verlaufe, wenn die von einem Frosch stammende insertierte DNS unter heterologer Kontrolle stehe; Polisky und seine Mitarbeiter hätten es sich deshalb zur Aufgabe gemacht festzustellen, ob eine homologe Kontrolle eher zum Erfolg führe. Selbst wenn es dabei beiläufig auch zu einer Translation gekommen sei, so hätten andere keinesfalls wissen können, was genau abgelaufen sei, da weder das eingebaute Fragment noch das Ergebnis sequenziert worden sei. Die heterologe DNS sei jedenfalls nur für die Transkription eingebaut worden, da mit ihr nur grundsätzlich nichttranslatierbare ribosomale RNA-Sequenzen hergestellt werden sollten.

d) Zwar werde in dem genannten Artikel wegen einer charakteristischen ß-Galactosidase-Sequenz im Plasmid (im folgenden ß-Gal genannt) die Vermutung geäußert, daß es beiläufig zu Teiltranslationen der DNS-Sequenzen komme; die Ergebnisse hätten jedoch mit anderen ribosomalen DNS-Fragmenten des Frosches nicht wiederholt werden können. Dennoch sei im letzten Absatz des Artikels die Möglichkeit ins Auge gefaßt worden, ein "funktionelles eukaryotisches Polypeptid" zu exprimieren, was jedoch mit einer heterologen ribosomalen Bindestelle und nicht mit einem für diesen Zweck geeigneten homologen Regulon durchgeführt werden sollte. Der Verfasser sei ganz klar davon ausgegangen, daß die hypothetische Verwendung des letzteren nur zu einem kovalenten Hybrid mit ß-Gal führen würde, das nur eine Sequenz enthalte, die der heterologen DNS bis zum ersten "Nonsense"- oder Stop-Codon entspreche. In dem Artikel, der als nächstliegender Stand der Technik gelte, werde nicht darauf hingewiesen, daß beide Sequenzen in Phase sein müßten. Der Prüfungsabteilung sei ein technischer Fehler unterlaufen, als sie aus den Experimenten Poliskys den Schluß gezogen habe, ein fachkundiger Leser erfahre daraus, daß ein passender Leseraster erforderlich sei.

e) Was die Frage der ausreichenden Offenbarung und damit der Klarheit und der Stützung der Ansprüche nach den Artikeln 83 und 84 EPÜ anbelange, so beweise die Flut der im Anschluß an die Erfindung erschienenen Veröffentlichungen ihre allgemeine Anwendbarkeit und ihren Wert als bahnbrechende Erfindung. Für funktionelle Begriffe wie z. B. "geeignete Bakterien" gelte, daß ein homologes Regulon nur in Bakterien wirke, in denen es normalerweise endogen vorkomme. Es liege kein Grund zu der Annahme vor, daß die Erfindung unter den vorgeschlagenen Bedingungen nicht ausführbar sei. Eine Offenbarung sei nur dann nicht ausreichend, wenn nachgewiesen werde, daß der Mißerfolg auch bei gutgläubigem Bemühen unvermeidbar sei.

f) Es genüge grundsätzlich, wenn ein einziger Weg zur Ausführung der Erfindung aufgezeigt werde. Die Erfindung sei nicht identisch mit ihren Bestandteilen, da deren Varianten untereinander frei austauschbar seien. Keiner ihrer Bestandteile, der sich später einmal als erfinderisch hätte herausstellen können, sei per se beansprucht worden. Das Verfahren könne buchstäblich unbegrenzt zur Herstellung ausreichend großer Polypeptide angewandt werden. Es sei nicht notwendig, daß die erfindungsgemäßen Produkte und Zwischenprodukte direkt nützlich seien.

g) Was die Frage der Bereitstellung des Regulons in der richtigen In-Phase-Position, d. h. dem geeigneten Leseraster, anbelange, so müsse entweder das eingefügte Gen unmittelbar auf das ATG-Startcodon folgen, oder die Zahl der Nucleotiden zwischen diesem und dem relevanten Gen müsse bei konjugierten Fusionsnucleotiden ein Mehrfaches von 3 sein. Die Beschreibung offenbare, wie einzelne Nucleotide eingefügt werden müßten; der Literatur sei zu entnehmen, wie die Sequenz auf jede beliebige Länge gebracht werden könne. Zum Prioritätszeitpunkt sei eine Reihe von Kontrollregionen bekannt gewesen; da man wisse, wo die Schnittstellen lägen, sei hier eine maßgeschneiderte Anpassung möglich gewesen. Das Ergebnis des Verdauens der in der Anmeldung verwendeten -plac-5-DNS, sei zum Prioritätszeitpunkt der Anmeldung bekannt gewesen.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Beschreibung und der Ansprüche 1 bis 16 sowie der ursprünglich eingereichten Zeichnungen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Änderungen Durch die in die vorliegenden Ansprüche aufgenommenen Änderungen ist der Gegenstand der Anmeldung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert worden (Art. 123 (2) EPÜ). Die Ansprüche sind außerdem durch die Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ).

2.1. So wurde insbesondere das in den Hauptanspruch aufgenommene Merkmal "Terminationscodon(s)" Seite 2, Zeilen 3 bis 5 entnommen. Der Satz "wobei die DNS ... zwischen dem Regulon und den Terminationscodons angeordnet ist" ergibt sich aus der Starterrolle des Regulons und der Terminationsrolle der Codons (s. S. 2, Zeilen 5 bis 7) sowie aus den dazugehörigen Beispielen. Die anderen Merkmale sind entweder unmittelbar dem ursprünglichen Anspruch 1 entnommen oder werden durch die Offenbarung insgesamt impliziert und also daraus abgeleitet. So sollen die dem Begriff "heterologes Polypeptid" vorangestellten Attribute "gewünschtes funktionelles" diesen erläutern und können im Hinblick auf das zu erzielende Produkt nur bedeuten, daß sich die codierende Sequenz der DNS und das Ergebnis der Expression exakt entsprechen. Sie unterscheiden das beanspruchte Plasmid von denjenigen, die bei der Expression möglicherweise nur unerwünschte (Junk-) Proteine ergeben. Der Begriff "Zwischenprodukte" weist dementsprechend auf Polypeptide hin, die zur Erzielung der gewünschten Polypeptide - z. B. über ein größeres Protein - verwendet werden, wie den Beispielen in der Offenbarung zu entnehmen ist.

2.2. Die Beschränkung der mit dem Plasmid zu erzielenden Polypeptidprodukte auf solche, die "durch proteolytische Enzyme nicht abgebaut werden", geht auf die Erklärungen auf Seite 25, Zeile 26 bis Seite 26, Zeile 3 zurück, die diesbezüglich eine allgemeine Lehre für den Fachmann enthalten. Gegenstände, die die technische Aufgabe nicht lösen können, wurden damit aus dem Umfang des Anspruchs ausgeschlossen. Obwohl das Plasmid das gewünschte Somatostatin-DNS-Fragment an der richtigen Stelle enthielt (vgl. S. 25, Zeilen 21 bis 25) war kein exprimiertes Produkt festzustellen. Mit dieser Änderung wird auch der Einwand nach Regel 27 (1) f) EPÜ ausgeräumt (vgl. angefochtene Entscheidung, S. 12), daß weder Somatostatin noch die Insulinketten unmittelbar exprimiert und isoliert worden seien. Der Anspruch ist jetzt auf solche Fälle beschränkt, in denen kein Abbau erfolgt und eine Isolierung möglich ist.

2.3. Die übrigen Ansprüche im Antrag entsprechen entweder den ursprünglichen Ansprüchen oder stützen sich auf die Offenbarung. Zu den letzteren gehören der Anspruch 3, der durch Seite 6, Zeilen 1 und 2 impliziert wird, sowie folgende Ansprüche, die sich auf die jeweils angegebenen Passagen und auf die Beschreibung insgesamt stützen: Anspruch 4 auf Seite 6, Zeilen 4 und 5, Anspruch 7 auf Seite 10, Zeilen 23 und 24, Anspruch 9 in bezug auf seine zusätzlichen Merkmale auf Seite 3, Zeile 24 und Seite 5, Zeilen 8 bis 15, Anspruch 10 auf Seite 17, Zeilen 23 bis 24, Anspruch 11 auf Seite 17, Zeilen 36 ff. und Anspruch 12 auf Seite 40, Zeile 21 bis Seite 41, Zeile 22.

2.4. Die Aufnahme der neuen unabhängigen Ansprüche 13 bis 16 beruht auf der Offenbarung in der Beschreibung (S. 13, Zeile 22 bis S. 14, Zeile 12), wo die mögliche Bereitstellung immunogener Konstrukte mit "Hapten"-Polypeptiden angesprochen wird, sowie auf der tatsächlichen Herstellung dieser Konstrukte mit Somatostatin in den Beispielen (S. 26 bis 30 und S. 33, Zeilen 32 bis 35). Insbesondere das Erfordernis, daß die zweite Aminosäuresequenz so groß sein muß, daß das Produkt immunogen wird, geht auf die Zeilen 29 und 30 auf Seite 13 zurück; die jeweiligen Bezugnahmen auf die Radioimmunwirkung des Somatostatin-Konstrukts sprechen in vielen Fällen für den immunogenen Charakter der Produkte und damit für die Notwendigkeit einer Teststufe, wie in Anspruch 13 angegeben.

Alle Ansprüche können deshalb als durch die Offenbarung gestützt gelten und entsprechen somit formal den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ. Die entsprechenden Änderungen der Beschreibung, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden und zu denen auch Berichtigungen offensichtlicher Schreibfehler gehören, sind zulässig.

3. Ausreichende Offenbarung und Stützung (Artikel 83 und 84 EPÜ) Die in dieser Hinsicht erhobenen Einwände beziehen sich darauf, daß einige Ausführungsarten unter bestimmten Umständen nicht möglich seien und daß angeblich jede einzelne Ausführungsart der Erfindung nacharbeitbar sein müsse. Außerdem schließe die weite funktionelle Anspruchsfassung die Herstellung künftiger Produkte mit ein, deren Patentierbarkeit damit in Frage gestellt werde. Diese Einwände nach Artikel 83 EPÜ würden - wären sie berechtigt - weitere Einwände nach Artikel 84 EPÜ nach sich ziehen, und zwar mit der Begründung, daß die Ansprüche in bezug auf ihren Umfang nicht ausreichend gestützt seien. Auf diese in der angefochtenen Entscheidung angesprochenen und andere, von der Kammer festgestellten Probleme soll im folgenden im einzelnen eingegangen werden.

3.1. Künftige Komponenten

3.1.1. Die rekombinanten Plasmide umfassen als Komponenten verschiedene Regulons, die noch nicht bereitgestellt worden sind, aber eines Tages als solche aufgrund bestimmter nützlicher Eigenschaften Erfindungen werden könnten. Dasselbe gilt für das Grundplasmid, das so geändert worden ist, daß es die anspruchsgemäßen Eigenschaften besitzt. Das ursprüngliche Plasmid kann komplexe Strukturen aufweisen, die noch zu entwickeln wären.

Zu den mit den beanspruchten Plasmiden transformierten Bakterien gehören auch bisher noch unbekannte mutierte oder modifizierte Formen. Gemäß der Prüfungsabteilung ist dieser Sachverhalt nicht vereinbar mit dem angeblichen Erfordernis, daß alle Ausführungsarten in den Ansprüchen vom Fachmann nach Belieben ausführbar sein müssen, ohne daß er dazu erfinderisch tätig werden muß.

3.1.2. Nach Auffassung der Kammer enthält das Europäische Patentübereinkommen jedoch kein solches Erfordernis; auch in der in den Vertragsstaaten üblichen Patentpraxis wird nicht nach diesem Grundsatz verfahren. Bei den anspruchsgemäßen Merkmalen handelt es sich in diesem besonderen Zusammenhang trotz der strukturellen Bezeichnungen um im wesentlichen funktionelle Begriffe, die eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten abdecken. Daraus folgt, daß die Merkmale gattungsmäßig die Verwendung noch unbekannter oder noch nicht ins Auge gefaßter Möglichkeiten einschließlich spezifischer Varianten umfassen, die möglicherweise eines Tages bereitgestellt oder erfunden werden. Die Kammer stimmt mit der Entscheidung einer anderen Beschwerdekammer (T 68/85 "Synergistische Herbizide", ABl. EPA 1987, 228) überein, bei der die Verwendung funktioneller Begriffe in den Ansprüchen bejaht wurde, "wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht ... präziser umschrieben werden können" und ihre Ausführung keinen unzumutbaren Aufwand erfordert. Die Kammer sieht keinen triftigen Grund, weshalb dies nicht auch auf die Biotechnologie zutreffen sollte.

In bestimmten Fällen, zu denen der vorliegende zählt, kann die Erfindung (der Gegenstand des Schutzbegehrens - Art. 84 EPÜ) wegen der Art der beschriebenen Erfindung nur anhand funktioneller Begriffe in den Ansprüchen so beschrieben werden, daß ein angemessener Schutz gewährt wird.

3.1.3. Ein wichtiger Aspekt des vorliegenden Falles ist ferner, daß es unerheblich ist, welche Variante innerhalb der funktionellen Begriffe "Bakterium", "Regulon" und "Plasmid" ausgewählt wird. Es wird nämlich in jedem Falle aus dem großen Bereich der Polypeptide nicht einfach irgendeines, sondern unabhängig von der Wahl der Mittel immer dasselbe Polypeptid exprimiert. Ein derartiger Begriff muß natürlich eindeutig sein und den Fachmann in die Lage versetzen, ohne unzumutbaren Aufwand geeignete Exemplare zu finden. Die vorliegende Anmeldung enthält genügend Wahlmöglichkeiten, obwohl einigen Vehikeln und Wirten aus praktischen Gründen der Vorzug gegeben wird.

3.1.4. Der Einwand, die Begriffe "Plasmid" und "Bakterium" seien zu weit gefaßt, da sie sich zum Teil auf noch nicht zur Verfügung stehende Einheiten bezögen, ist unhaltbar. Die Kammer ist der Ansicht, daß dies eine auf vielen technischen Gebieten durchaus gängige Praxis ist, wo Begriffe wie "Träger", "elastisches Mittel" und "Verstärkungsmittel" üblich sind und neue Komponenten mit einschließen, ob sie nun erfinderisch sind oder nicht. Darüber hinaus kommt es sehr häufig vor, daß auf die Gattungsbezeichnung eines Gegenstands im Anspruch das nicht ausschließliche Wort "mit" und im Anschluß daran die Eigenschaften modifizierender Merkmale folgen, so daß die tatsächlichen Merkmale des übrigen Gegenstands abgesehen von seiner erwarteten Wirkungsweise völlig offenbleiben.

3.1.5. Diese Beispiele zeigen, daß die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes sowohl für die Überlegungen zum Umfang der Ansprüche als auch für die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung maßgeblich ist. Wenn mit den Ansprüchen nicht auch Varianten von Komponenten erfaßt werden dürften, die jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt genausogut geeignet sind, dieselbe Wirkung in einer Weise zu erzielen, wie sie ohne die Erfindung nicht denkbar gewesen wäre, dann wäre der Patentschutz wirkungslos. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß eine Erfindung dann ausreichend offenbart ist, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufzeigt. Somit ist es für die ausreichende Offenbarung unerheblich, ob bestimmte Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente verfügbar sind oder nicht, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben. Die Offenbarung braucht keine besonderen Hinweise darauf zu enthalten, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind.

3.1.6. Für den Vorschlag der Prüfungsabteilung, daß derartige Begriffe auf das im Stand der Technik Vorhandene beschränkt werden sollten, gibt es keine Rechtsgrundlage. Wenn weite, aber durchaus geeignete Begriffe nicht gewährbar wären, würden Dritte möglicherweise dazu ermutigt, verstärkt nach außerhalb der Ansprüche liegenden Alternativen zu suchen, anstatt den eingeschlagenen Weg mit abhängigen Erfindungen fortzusetzen. Wenn die volle Bedeutung technischer Beiträge und die Zusammenhänge zwischen ihnen nicht erkannt werden, könnte dies negative Folgen für den Fortschritt auf dem Gebiet der Mikrobiologie und der Biochemie haben.

3.1.7. Angesichts dessen ist es auch unerheblich, ob einige Varianten der bakteriellen Stämme oder Regulonen nur in Privatsammlungen existieren oder nur an Orten zu finden oder aus Quellen zu beziehen sind, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind oder nur vorübergehend zugänglich waren. Solange Mittel zur Ausführung der Erfindung zur Verfügung stehen, stehen solche besonderen Umstände der Ausführbarkeit der Erfindung nicht im Wege.

3.2. Unbrauchbare Komponenten

3.2.1. Wenn die Kammer auch davon überzeugt ist, daß eine ausreichende Auswahl an Bakterien zur Verfügung steht und daß sich ihre Zahl künftig noch vergrößern kann, so stellt sich doch die Frage nach der Brauchbarkeit einiger bakterieller Varianten. Zwar besteht bisher kein Grund, daran zu zweifeln, daß die homologen Regulons auch in ihrem ursprünglichen mikrobiellen Umfeld zuverlässig arbeiten, doch könnte der Begriff "Bakterien" Spezies oder Varianten einschließen, die ihrer Natur nach nicht brauchbar sind. Der Hauptanspruch bezieht sich jedoch auf ein "geeignetes Bakterium" und Anspruch 10 auf ein mit den beanspruchten Plasmiden transformiertes Bakterium, was für den Fachmann in jedem Fall impliziert, daß es sich um ein Bakterium handelt, in dem das homologe Regulon "zu Hause" ist und wirksam werden kann. Außerdem können die zu verwendenden Bakterien so modifiziert werden, daß ihre Brauchbarkeit gesteigert wird. Diese ausdrücklichen oder impliziten funktionellen Beschränkungen sind zwar bei der vorliegenden Anmeldung zulässig, da die Anwendbarkeit des Verfahrens auf alle oder die meisten Bakterienarten nicht wirklich in Frage gestellt worden ist; dies ist jedoch nicht mehr der Fall, wenn der Fachmann die Erfindung auch mit den besonders empfohlenen Bakterien oder Plasmiden nicht ohne weiteres ausführen kann.

Die Kammer ist deshalb auch der Auffassung, daß die Unbrauchbarkeit einiger nicht näher bezeichneter Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente unerheblich ist, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben.

3.2.2. Wie schwierig es ist, brauchbare Exemplare zu finden, hängt davon ab, wie relevant das funktionelle Merkmal für die erfinderische Tätigkeit ist, d. h. wie wesentlich es für die Qualität oder Quantität der erzielten Wirkung ist und wie stark sich diese dadurch vom relevanten Stand der Technik abhebt. Einige Merkmale sind Beiträge zum Kern der Erfindung, andere erleichtern nur ihre Verwendung; entsprechend schwierig oder einfach gestaltet sich für den Fachmann die Suche nach geeigneten Auswahlmöglichkeiten. Die Bakterien selbst stellen z. B. nur einen weiteren, abhängigen Aspekt der Erfindung dar (Anspruch 10). Angesichts der unterstützenden Rolle der Bakterien als Umgebung für die Expression und des allgemeinen Charakters des Begriffs, der eine weitere Beschränkung des betreffenden Anspruchs darstellt, wäre es auch unangemessen, den Umfang des Anspruchs nur deshalb noch weiter einzuschränken, weil einige der Exemplare möglicherweise völlig ungeeignet sind.

3.3. Das Ergebnis beeinflussende Einzelheiten

3.3.1. Es muß jedoch sorgfältig unterschieden werden zwischen der obengenannten Sachlage, wo neben den brauchbaren auch möglicherweise unbrauchbare bakterielle Varianten erfaßt sind, und der Unmöglichkeit, bestimmte Wirkungen, d. h. im vorliegenden Fall ein bestimmtes Polypeptiderzeugnis, überhaupt zu erzielen. Die Gruppe der DNS-Insertionen wurde im Verfahren vor der Kammer auf diejenigen beschränkt, die unmittelbar isolierbare Polypeptide ergeben, d. h. auf diejenigen, die "durch endogene proteolytische Enzyme nicht abgebaut werden". Diese Beschränkung ist nicht nur formal zulässig (vgl. Nr. 2.2), sondern auch notwendig, weil dem Fachmann überhaupt kein anderes Verfahren zur Verfügung stand, um abbaubare Polypeptide unmittelbar zu erzielen. Der einzige Weg zu abbaubaren kleinen Polypeptiden führte indirekt über ein spaltbares größeres Produkt; dieses Verfahren wird in einer gleichzeitig anhängigen Anmeldung beansprucht und auch in den Beispielen in der vorliegenden Beschreibung erläutert, da es in der Literatur nicht beschrieben ist. Es sind dies jedoch Gegenstände, die außerhalb der vorliegenden Ansprüche liegen, davon unabhängig sind und sich nur auf direkt erhältliche nicht abbaubare, d. h. große Polypeptide beziehen. Die Beschränkung ist daher notwendig, um wirkungslose Varianten der Erfindung auszuschließen und den erfindungsgemäßen Gegenstand präzise zu definieren.

3.3.2. Obwohl kein Zweifel mehr daran besteht, daß die erforderlichen Polypeptide, die unter den Schutzumfang der Ansprüche fallen, immer in isolierbarer Form erzielt werden können, wenn die entsprechende DNS-Insertion, die für diese codiert, in das Plasmid ordnungsgemäß eingefügt wird, wenn also eine "identische" Reproduktion erzielt werden kann, könnten einige natürliche Quellen für bestimmte DNSs möglicherweise nur vorübergehend verfügbar sein. Die angefochtene Entscheidung verweist auf den Fall der individuell verschiedenen menschlichen Hormone, bei denen die Quelle für die mRNA und damit die cDNS sterben oder aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar sein kann. Genau dasselbe Polypeptid kann also nur in der vorgeschlagenen Weise bereitgestellt werden, wenn eine exakt entsprechende DNS-Insertion zur Verfügung steht.

Die Kammer hat in der Entscheidung der Sache T 281/86 ("Präprothaumatin", 27. Januar 1988, in ABl. EPA 1989,202 veröffentlicht) die Auffassung vertreten, daß es nach Artikel 83 EPÜ nicht erforderlich ist, daß ein bestimmtes Beispiel des beanspruchten Verfahrens exakt nacharbeitbar ist. Abweichungen in der Zusammensetzung eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für die Zulänglichkeit der Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt (vgl. S. 8, Hervorhebung durch den Verfasser). Hierbei ist zu beachten, daß in diesem Fall die Zahl der Produkte begrenzt war und alle nach Belieben erzielt werden konnten. Bei der vorliegenden Anmeldung geht es jedoch nicht um die Realisierung einer endlichen Zahl von Erzeugnissen wie in der obengenannten Entscheidung. Hier geht es vielmehr um eine allgemeine Methodik, die mit allen Ausgangsstoffen in vollem Umfang anwendbar und die, wie bereits gesagt, auch unabhängig davon ist, ob die Endprodukte bekannt, naheliegend oder erfinderisch sind. Die transformierten Bakterien sind ebenso wie die beanspruchten Plasmide Mittel und genetische Vorläufer in einem Verfahren zum Transformieren, Exprimieren und Isolieren der gewünschten Erzeugnisse; solange das System in jeder Stufe zuverlässig arbeitet, besteht keine Verpflichtung, künftige Ausgangsstoffe auszuschließen.

3.3.3. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß allgemein anwendbare biologische Verfahren nicht schon deshalb unzureichend beschrieben sind, weil einige Ausgangsstoffe oder deren genetische Vorläufer, z. B. eine bestimmte DNS oder ein bestimmtes Plasmid, nicht ohne weiteres verfügbar sind, um zu jeder einzelnen Variante des zu erwartenden Erfindungsergebnisses, z. B. des Erzeugnisses, zu gelangen, sofern das Verfahren als solches wiederholbar ist. In der Chemie ist es durchaus möglich, vielseitig anwendbare chemische Reaktionen ohne Beschränkung auf irrelevante strukturelle Einzelheiten zum Gegenstand eines Anspruchs zu machen. Dasselbe muß auch für biochemische Verfahren gelten.

3.3.4. Für die meisten weitgefaßten Verfahrensansprüche gilt ferner, daß der Gattungsbegriff zwangsläufig neue Erzeugnisse, z. B. neue Proteine, beinhalten kann. Die Prüfungsabteilung ging fehl in der Annahme, daß durch einen solchen weiten Anspruchsumfang, der auch die "erste chemische Synthese" des Erzeugnisses einschließt, dessen Patentierbarkeit - vermutlich wegen mangelnder Neuheit - in Frage gestellt wird. Abgesehen von dem Grundsatz, daß das Allgemeine das Besondere in der Regel nicht impliziert, und zwar insbesondere dann nicht, wenn ersteres nicht so formuliert ist, daß seine Bestandteile einzeln offenbart werden, ist die Vorstellung, daß sich solche Verfahren nicht generell auf künftige abhängige Erfindungen und Entwicklungen beziehen können, grundsätzlich zurückzuweisen, weil sie der bestehenden Praxis widerspricht. In der Chemie sind Ansprüche auf vielseitig anwendbare Reaktionen zulässig, und zwar unabhängig davon, ob die Reaktionsprodukte neu oder bekannt sind. Wenn die Schlußfolgerungen der Prüfungsabteilung richtig wären, dann wäre kein Platz mehr für Auswahlerfindungen.

3.4. Das Regulon im allgemeinen

3.4.1. Die Bereitstellung eines homologen Regulons im Plasmid in Verbindung mit einer heterologen DNS-Insertion in einer bestimmten Anordnung ist ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstands. Die Kammer selbst hat die Frage nach der ausreichenden Offenbarung im Zusammenhang mit solchen homologen Regulons gestellt, die im passenden Leseraster mit der eingefügten DNS-Sequenz vorhanden sein müssen. Die Struktur der Regulons, die Teil des Expressionssystems im Zusammenwirken des Plasmids mit bestimmten Bakterien sind, ist entweder bereits bekannt oder kann durch entsprechende Analysen festgestellt werden. In einem Beispiel wurde durch Verdauen mit dem Restriktionsenzym Hae III entsprechend modifzierte -plac-5-DNS dazu benutzt, den Großteil der ß-Gal-Sequenzen zu beseitigen (vgl. S. 15, Zeilen 23 bis 30, S. 22, Zeile 27 bis S. 23, Zeile 21), wodurch sichergestellt wurde, daß das eingebaute Regulon mit der DNS-Insertion in Phase war. In weiteren Beispielen (S. 27, Zeile 1 ff. und S. 39, Zeile 30 bis S. 40, Zeile 18) enthielt ein eingefügtes Fragment desselben -plac-5 wiederum die lac-Kontrollregion zusammen mit einem Großteil des gewünschten ß-Gal-Strukturpolypeptids (Insulin-A- oder -B-Sequenzen).

3.4.2. Die allgemeine Beschreibung erläutert den Charakter der Kontrollelemente einschließlich des bevorzugten lac-Operator-Systems, das auf Wunsch auch die ß-Gal-Komponente freisetzen kann. Daneben werden noch andere Kontrollsysteme empfohlen (S. 14, Zeile 30 ff.). Zur Stützung ihrer Behauptung, aus dem allgemeinen Fachwissen sei bekannt, wie die Sequenzen durch Nucleotidinsertion oder -deletion angepaßt werden könnten, zog die Beschwerdeführerin die Publikation Scheller et al., Science, 1976, 196, 177 -180 an. Damit kann die DNS auf jede beliebige Länge gebracht werden, so daß ein geeigneter Leseraster entsteht. Ferner verwies sie in diesem Zusammenhang auf Bahl et al., Gene, 1976, 1, 81 - 91 und Heynecker et al., Nature, 1976, 263, 748 (vgl. Beschreibung, S. 20, Zeile 25). In der letzten Bezugnahme wird natürlich die Herstellung des anmeldungsgemäßen lac-Operators beschrieben.

3.4.3. Bis zum Beweis des Gegenteils geht die Kammer davon aus, daß die obengenannten Veröffentlichungen, die in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben waren, das allgemeine Fachwissen wiedergeben. Die genannten Veröffentlichungen stellten zum damaligen Zeitpunkt, als überall an einer erfolgreichen Manipulation von Plasmiden und Genen gearbeitet wurde, eine wichtige Lehre dar, wie das gewünschte Ergebnis erzielt und die DNS auf jede beliebige Länge gebracht werden kann. Es ist daher anzunehmen, daß die betreffenden Fachleute diese Lehren kannten. Professor Glover, der der Kammer als erfahrener Sachverständiger auf gentechnischem Gebiet vorgestellt worden ist und ihr im Auftrag der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung technische Fragen beantwortet hat, bestätigte, daß die genannten Artikel tatsächlich als Teil des allgemeinen Fachwissens eines Molekularbiologen angesehen werden könnten.

3.4.4. Professor Glover bestätigte auch, daß das Vorhandensein des initiierenden Codons ATG unmittelbar vor dem ersten Codon des gewünschten Proteins an sich noch nicht gewährleistet, daß das System für die Expression in Phase war und daß die ribosomale Bindestelle sowie wahlweise andere die Initiierung der Expression erleichternde Stellen wie z. B. ein Promotor-Operator-System zum An- und Abschalten des Prozesses entsprechend bereitgestellt werden mußten, um sicherzustellen, daß das Expressionssystem im jeweils passenden Leseraster arbeitet. Ferner sei bekannt, wie das geschnittene Plasmid und die DNS-Insertion mit den erforderlichen einzelsträngigen, überstehenden Enden für das Zusammenfügen ausgestattet werden müßten. Die überstehenden Enden der Paare sollten verschieden sein, damit eine Insertion in der falschen Richtung vermieden werde.

3.4.5. Die Kammer stellt fest, daß das Plasmid für die Transkription auch mit einer geeigneten Promotorstelle und mit Replikon-Sequenzen ausgestattet werden muß, damit es repliziert werden kann. Da die Klonierung ein wesentlicher Schritt bei der Herstellung des Plasmids ist, sind auch die Standardsequenzen für Tetracyclin- und Ampicillin-Resistenz in Betracht zu ziehen, obwohl zur Verbesserung des Ergebnisses auch andere Mittel eingefügt werden können. Es handelt sich hier also um implizite Merkmale, die für den Fachmann eindeutig gegeben sein müssen, damit die sinnvolle funktionelle Einschränkung in den Ansprüchen erfüllt ist, daß das rekombinante Plasmid "zum Transformieren eines bakteriellen Wirts" geeignet sein muß, "wobei bei der Translation ... das entstehende Expressionsprodukt das gewünschte funktionelle Polypeptid ... ist". Es ist daher unter diesen Umständen nicht nötig, die auf die Plasmide gerichteten Ansprüche mit einer ausdrücklichen Aufzählung der impliziten Merkmale zu befrachten.

3.4.6. Die Kammer hat keinen Grund zu bezweifeln, daß die erforderlichen Einfügungen in das Plasmid anhand der Beispiele und der allgemeinen Erläuterungen in der Offenbarung vorgenommen werden können, um das Regulon und andere Bestandteilsequenzen so in einen Leseraster zu stellen, daß sie funktionsfähig sind, daß der Fachmann dies aber auch anders, z. B. mit anderen ihm bekannten Regulons, bewerkstelligen kann. Zur Frage der ausreichenden Offenbarung ist festzustellen, daß die Offenbarung unter den gegebenen Umständen angemessen und ausreichend ist und daß genügend Informationen zur Verfügung stehen, um den Gegenstand für den genannten Zweck generell einzusetzen. Dem Erfordernis des Artikels 83 EPÜ ist somit Genüge getan. Demnach sind auch die Begriffe in den Ansprüchen in dieser Hinsicht ausreichend klar und in ihrem Umfang gestützt (Art. 84 EPÜ).

4. Aufgabe und Lösung

4.1. Der beanspruchte Gegenstand bezieht sich auf die Expression der gewünschten heterologen Polypeptide in isolierbarer Form in einem bakteriellen Wirt unter der Kontrolle eines homologen Regulons. Es ist kein Dokument des Stands der Technik angeführt worden, in dem diese Wirkung bereits erzielt worden ist. Nach Auffassung der Kammer ist der nächstliegende Stand der Technik der Artikel von Polisky (1), in dem die Herstellung eines Plasmids beschrieben wird, das zum Transformieren von E. coli-Bakterien geeignet ist und in das ein bakterielles Regulon und ein heterologes DNS-Fragment eingefügt sind, das für eine ribosomale RNA-Sequenz (rRNA) codiert. Die Sequenz codierte jedoch nicht für ein translatierbares Polypeptid, sondern für die rRNA, die Teil eines Ribosoms werden sollte (vgl. S. 3902, rechte Spalte mit der Überschrift "Expression of eukaryotic DNA under lac-control"). In diesem Artikel werden jedoch nur allgemeine Vermutungen über eine mögliche Verwertung der Idee zur Herstellung "eukaryotischer Genprodukte in Bakterien" angestellt (letzter Satz der Zusammenfassung und Schluß der Erörterung, S. 3904, linke Spalte, letzter Absatz).

4.2. Die spekulativen Äußerungen in dem angeführten Artikel könnten als Versuch aufgefaßt werden, auf eine sich aus der Offenbarung ergebende technische Aufgabe hinzuweisen. Damit sollte letztlich die Expression spezifischer heterologer Polypeptide in Bakterien als nützliche Erzeugnisse erreicht werden, die der DNS-Insertion genau entsprechen. Mehrere vor dem Prioritätstag liegende Literaturhinweise stellen dies als die Aufgabe der Biochemie schlechthin dar; sie ist also hier nicht erst "erfunden" worden. Dies bedeutet natürlich, daß das Erkennen der Aufgabe allein kein Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit sein kann. Es ist bereits vor dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung vom Erfinder auf einem Kongreß und später von einer wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift berichtet worden, daß es gelungen ist, Somatostatin zu exprimieren, ohne daß dabei angegeben wurde, wie dies bewerkstelligt worden war (26. International Congress of Pure and Applied Chemistry, Zusammenfassungen, Sitzung I, Tokio, Japan, 4. - 10. September 1977 (3) und C & EN, 1977, Nr. 7 (4)). Die anmeldungsgemäße Lösung der Aufgabe setzt voraus, daß sich die heterologe DNS-Insertion im richtigen Leseraster mit dem homologen Regulon im Plasmid befindet, damit es zur Transformation des entsprechenden bakteriellen Wirts kommt, und daß die DNS für ein Polypeptid codiert, das - z. B. wegen seiner Größe - nicht von proteolytischen Enzymen abgebaut wird. Mit anderen Worten, entgegen den Erwartungen, die die Ankündigungen geweckt hatten, zeigt die Erfindung keinen direkten Weg zu Somatostatin und ähnlichen kleinen Polypeptiden, sondern nur zu größeren Proteineinheiten auf, obwohl in der Beschreibung auch dargelegt wird, wie man mit der Erfindung unter Heranziehung einer zweiten, die in einer gleichzeitig anhängigen Anmeldung beansprucht worden ist, indirekt und auch nur teilweise zu kleineren Polypeptiden gelangen kann.

4.3. Während in der Beschreibung eingeräumt wird, daß trotz richtiger Insertion des Gens keinerlei Somatostatin nachgewiesen werden könne (vgl. S. 25, Zeile 21 bis S. 26, Zeile 3), schreibt die Offenbarung den Fehlschlag dem intrazellulären Abbau durch proteolytische Enzyme zu. Die Erfinder versuchten im vorliegenden Fall eine andere Lösung über einen Vorläufer, der als Polypeptid groß genug war, um dem Abbau zu widerstehen, und zeigten damit einen Weg zu diesen größeren Einheiten auf. Der Versuch zeigte, daß tatsächlich ein Vorläuferprotein erzielt wurde, das auch ein Somatostatin-Gen enthielt und das nach Spaltung mit Bromcyan Somatostatin ergab. Nach den üblichen Anreicherungs- und Trennungsverfahren erhielt man reines Somatostatin (vgl. S. 33, Zeile 14 bis S. 34, Zeile 10).

Ähnlich erfolgreich verlief die Insertion von Genen, die für die A- und B-Ketten des Human-Insulins codieren. Dies ist wiederum ein zuverlässiger Beweis dafür, daß das große Hybrid, das eine Insulin-A- oder B-Kette enthält, richtig exprimiert worden ist und daß die Translation tatsächlich in Phase war. Nach der Spaltung erwies sich bei den Produkten, daß z. B. die Insulin-A-Kette isoliert und durch die richtige Aminosäurezusammensetzung identifiziert werden konnte (vgl. S. 41, Zeilen 16 bis 22).

Es wurde im Namen der Anmelderin erklärt, daß es für die Ergebnisse irrelevant sei, ob das zugefügte Protein homolog sei, und daß das System in der beanspruchten Weise bei jedem gewünschten großen Protein direkt funktionieren würde. Die Kammer ist daher zu der Auffassung gelangt, daß Polypeptide, die groß genug sind, um den proteolytischen Enzymen zu widerstehen, mit dem offenbarten Verfahren beliebig in isolierbarer Form exprimiert werden können.

5. Neuheit Da die angeführten Dokumente die Plasmide nicht offenbaren, die exprimierbare heterologe, also rein eukaryotische DNS enthalten, und auch nicht lehren, wie Polypeptide, die gegen Abbauenzyme resistent sind, unter Verwendung eines homologen Regulons hergestellt werden können, das sich in einem Leseraster mit der DNS befindet, steht die Neuheit der Anmeldung außer Frage; sie ist auch im Verfahren nicht bestritten worden.

6. Erfinderische Tätigkeit

6.1. Wie bereits dargelegt, ist der nächstliegende Stand der Technik die Entgegenhaltung 1, da diese bereits ein homologes Regulon in E. coli in Verbindung mit einer heterologen DNS verwendet und bis zur Transkription der DNS gelangt, um eine rRNA-Sequenz herzustellen. Die damalige Aufgabe bestand darin, diese Möglichkeit zu demonstrieren; dies erforderte jedoch kein Regulon, das mit der DNS in Phase war, da die Transkription unter der Kontrolle eines Promotors von Nucleotid zu Nucleotid fortschreitet. Die Kammer kann sich deshalb der Schlußfolgerung der Prüfungsabteilung nicht anschließen, daß "aus dem Polisky-Dokument bekannt ist, daß die heterologe DNS in einen geeigneten Leseraster eingefügt werden muß, um exprimiert werden zu können". Die rRNA, um die es in dem Artikel geht, dürfte bestenfalls - und dies auch nur zufällig - ausschließlich kleine Polypeptidfragmente ergeben, wenn sie einem Expressionsvorgang unterzogen wird, da diese Arten von RNA viele Stop-Codons aufweisen, die eine zufällige Expression beenden.

6.2. Dennoch wird in dem Artikel die Expression einer eukaryotischen DNS in Bakterien angedeutet; es stellt sich also die Frage, welche Grundlage er bietet, um die notwendigen Modifikationen in Betracht zu ziehen, die - wie wir jetzt wissen - für den Erfolg ausschlaggebend sind, und woher diese Änderungen angesichts des zum Prioritätszeitpunkt relevanten Wissens kommen sollten. Schon vor Polisky (1) haben einige Forscher eukaryotische DNS-Sequenzen in Plasmide eingebaut; es gab jedoch keine Beweise dafür, daß ihre eukaryotischen Promotor-Sequenzen von den bakteriellen RNA-Polymerasen richtig erkannt wurden (ibid., erster Absatz). Man wollte daher die Transkription unter der Kontrolle des bakterieneigenen Promotors testen. Es wurde untersucht, ob dazu ein Fragment einer Frosch-DNS (Xenopus laevis), die nur für eine Transkription in eine rRNA codiert, verwendet werden kann; die Ergebnisse zeigten, daß die Transkription unter der Kontrolle des lac-Operons nicht nur erfolgreich, sondern sogar verstärkt ablief.

6.3. Da aus dem Artikel nicht hervorgeht, ob eine Sequenzierung erfolgt ist, hätte auch nicht festgestellt werden können, ob eine Translation der ß-Gal-Region des Plasmids auch zusätzlich Polypeptid-Sequenzen aus einer (zufälligen) Translation eines Teils der ribosomalen RNA-Sequenz enthielt oder ob die Translation überhaupt korrekt war. Dennoch wird in der Entgegenhaltung 1 behauptet, daß die ß-Galactosidase eine geringere enzymatische Wirkung habe und sich von dem normalen Wildtyp des Enzyms unterscheide (vgl. S. 3904, linke Spalte, zweiter Absatz).

In der Entgegenhaltung 1 wird auch die Vermutung geäußert, daß es zu einer in Phase durchgelesenen Translation, ausgehend von einem Teil des RNA-Fragments aus der Frosch-DNS (vermutlich bis zum ersten Stop-Codon) gekommen sein kann, wenn die "normalen Translations-Stop-Signale für ß-Gal [im Plasmid] fehlen" (S. 3904, linke Spalte, zweiter Absatz, Zeilen 12 bis 14). Dafür gäbe es allerdings keine Erklärung; die Hypothese wird nur dadurch gestützt, daß induzierte Kulturen etwas mehr ß-Galactosidase mit höherem Molekulargewicht aufwiesen, als dies normalerweise beim Wildtyp der ß-Galactosidase der Fall ist. In dem Artikel wird anschließend die Vermutung geäußert, daß dies möglicherweise zu einem fusionierten Polypeptid geführt hat, das kovalent an die ß-Galactosidase gebunden war (S. 3904, linke Spalte, zweiter Absatz, Zeilen 20 bis 22). Der Artikel enthält natürlich keine Angaben über die genaue Position der EcoR-I-Spaltstelle und damit über die Position des Leserasters, da dies im Rahmen der Experimente nicht benötigt wurde. 6.4. Die Verfasser des Artikels haben den Umfang der durchgelesenen Translation selbst weiter untersucht und berichten von einigen anderen Experimenten, bei denen andere Xenopus-DNS-Fragmente ribosomaler Art inseriert wurden, konnten aber damals in keiner Richtung eine induzierbare durchgelesene Transkription feststellen (S. 3904, linke Spalte, zweiter ganzer Absatz). Es gibt keine Erklärung für den Fehlschlag dieser weiteren Experimente.

6.5. Angesichts dessen schlagen die Autoren am Ende ihres Artikels vor, daß die Expression von "normal translatierten eukaryotischen Sequenzen" untersucht werden könnte. Daran schließt sich die Erklärung an, daß unter Umständen eine mit der DNS eingeführte Ribosom-Bindestelle, d. h. ein heterologes Regulon-System, eine umfassende Translation eines funktionellen eukaryotischen Polypeptids, also des gewünschten Produkts eines bestimmten Gens, ermöglichen könnte. Im nächsten Satz ist dagegen von der Expression eines "an ß-Gal kovalent gebundenen Peptids" in Abwesenheit einer solchen "unabhängigen Ribosom-Bindestelle" die Rede. Diese Erklärung ist als Verzicht auf die zunächst vorgeschlagene eukaryotische Ribosom-Bindestelle zu verstehen, da diese zwischen der ß-Gal- und der Polypeptidsequenz läge. Der Preis hierfür ist eine kovalent, d. h. unauflöslich mit "einem Peptid" verbundene ß-Gal-Hybride, die nur ein Fragment des Gens darstellt, für das codiert wird, da der letzte Satz zeigt, daß die Translation nur bis zum ersten "Nonsens"-Codon durchgelesen würde.

6.6. Der Artikel selbst sieht also keinen Leseraster vor, da dieser zu keinem "Nonsens"-Codon geführt hätte. Dies und die gescheiterten Versuche, wenigstens teilweise durchgelesene Translationen zuverlässig zu erzielen, sind somit kein echter Wegweiser zur Erfindung; diese ist auf die Erzielung eines ganzen funktionellen Polypeptids und nicht eines falsch translatierten Fragments davon gerichtet, das irreversibel an ß-Galactosidase gebunden ist. Wenn überhaupt, so deutet der Artikel eher auf ein heterologes als auf ein homologes Regulon hin; in den Fällen, in denen ein homologes Regulon verwendet wird, wird die Bildung einer kovalent gebundenen Nonsens-Hybriden in Kauf genommen.

6.7. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie der zweite, weniger attraktive Weg weiter verfolgt werden müßte, um dennoch zu dem gewünschten Produkt zu gelangen. Wie wir jetzt wissen, hätte der Fachmann den richtigen Leseraster und eine Mindestgröße für das unmittelbare Erzeugnis benötigt. Da in dem Artikel nicht darauf eingegangen wird, daß bewußt eine Anordnung gewählt werden muß, die in Phase ist, hätte sich der Fachmann, der sich mit der Aufgabe konfrontiert sah, das richtige Polypeptid beliebig herzustellen, im Stand der Technik nach einem Mittel umsehen müssen, das die gewünschte Wirkung hervorrufen würde. Dieses Puzzlespiel wäre durch die Berichte in den Entgegenhaltungen 3 und 4 noch erschwert worden, denen zufolge Somatostatin irgendwie exprimiert werden konnte. Da jedoch nirgends angedeutet wurde, wie dieses Ziel erreicht werden kann, also keine in dieser Hinsicht erfolgversprechende, brauchbare Offenbarung vorhanden war, und in der Literatur überhaupt nichts über eine Verbindung zwischen einem homologen Regulon und einer heterologen DNS in Lesephase zu finden war, war diese Modifikation, die das erste wesentliche Merkmal der Erfindung darstellt, angesichts der hochgesteckten Erwartungen nicht so ohne weiteres und so offensichtlich zu realisieren.

6.8. Obwohl Polisky von der vorliegenden Erfindung wegführt und eine andere Strategie zur Erzielung der richtigen Expression des gesamten DNS-Gens nahelegt, hätte der Fachmann an der Lösung der in der Literatur als das Problem der Biochemie bezeichneten Aufgabe brennend interessiert sein können. Hätte er einer Eingebung folgend daran gedacht, den in dem Artikel vorgeschlagenen, weniger aussichtsreichen zweiten Weg zu verbessern und zu versuchen, das bakterieneigene Regulon zu verwenden, und hätte er dabei auch noch an den richtigen Leseraster gedacht, so hätte er für diesen Versuch wahrscheinlich eine relativ einfache DNS zur Insertion gewählt, um ein kleines Polypeptid herzustellen. Die Synthese kleiner Gene wäre nämlich ebenso wie die Identifizierung der entsprechenden Polypeptide im Endergebnis relativ einfach gewesen. Die synthetische Herstellung großer Gene hingegen wäre mühsam oder gar unmöglich gewesen, und es wäre schwierig gewesen, natürliche mRNA zu erhalten, zu identifizieren und für die Insertion über reverse Transkription in die cDNS umzusetzen und das Ergebnis dann zu testen. Dies wäre eine sehr mühevolle Aufgabe gewesen; ohne genaue Kenntnis der Struktur der Insertion und des daraus resultierenden Polypeptids hätte mit dem Experiment nicht bewiesen werden können, daß das Problem tatsächlich gelöst worden ist. So hätte der Fachmann, möglicherweise durch den Bericht ermutigt, daß Somatostatin erfolgreich translatiert worden sei, bescheiden mit einem kleinen Polypeptid begonnen, was, wie wir jetzt wissen, zu einem Fehlschlag geführt hätte, weil das Ergebnis durch proteolytische Enzyme zerstört worden wäre.

6.9. Er hätte zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen können, wo der Fehler lag, und hätte keinen Grund zu der Annahme gehabt, daß dasselbe Experiment mit einem viel größeren Protein glücken würde. Es muß darauf hingewiesen werden, daß der Polisky-Artikel keinen Hinweis darauf enthält, daß die Verhinderung des Abbaus für die Lösung der gestellten Aufgabe von Bedeutung ist. Der Fachmann wäre davon abgehalten worden, den Versuch mit einer größeren Einheit zu wagen, und hätte nirgendwo die Information gefunden, daß die Lösung darin besteht, eine kleine Einheit mit einem spaltbaren Ballast zu kombinieren. Was daher das zweite wesentliche Merkmal der Erfindung anbelangt, so wäre es auch hier für den Fachmann nicht naheliegend gewesen, mit Polypeptiden zu arbeiten, die nur schwer abgebaut werden können.

6.10. Aber auch ohne dieses Gedankenexperiment bleibt die Tatsache bestehen, daß der Unterschied zwischen großen und kleinen Polypeptiden für den Erfolg oder Mißerfolg ausschlaggebend ist und daß die Kenntnis davon nirgendwo im Stand der Technik zu finden war. Die Kammer stellt auch fest, daß ihre Auffassung vom erfinderischen Charakter des beanspruchten Gegenstands durch bestimmte Umstände im Stand der Technik vor und nach dem Prioritätszeitpunkt bestätigt wird. Es hat schon vor dem Prioritätstag viele Artikel über die Insertion von DNS in ein Plasmid gegeben, doch hat keiner Ergebnisse gezeitigt, aus denen hervorgegangen wäre, daß Bakterien dazu veranlaßt werden können, das herzustellen, was das Programm vorschreibt, nämlich eben das einer Insertion genau entsprechende Polypeptid. Es hat viele Versuche gegeben, von denen einige unser Wissen und die weitere Entwicklung durchaus bereichert haben, doch hat keiner davon zum Ziel geführt (vgl. Vorbringen der Beschwerdeführerin vom 16. Juli 1981). Dem stehen über 100 Veröffentlichungen und Dutzende von Patentanmeldungen gegenüber, die sich die beanspruchte Erfindung nach ihrer Veröffentlichung zunutze gemacht haben (vgl. das am 6. Februar 1985 eingereichte Affidavit von Kleid).

Diese plötzliche Flut von Anmeldungen nach dem langersehnten Durchbruch muß als Bestätigung für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit und als Zeichen für die bahnbrechende Bedeutung der Erfindung angesehen werden.

6.11. Die Kopie eines Artikels von Selker (2), die im September 1986 gemäß Artikel 115 (1) EPÜ von einem Dritten im Verfahren vor der Kammer vorgelegt worden ist, wurde anhand der Bemerkungen und Stellungnahmen der Beschwerdeführerin geprüft. Damit sollte festgestellt werden, ob der aus dieser Entgegenhaltung hervorgehende Stand der Technik prima facie näherliegend ist als der in der Entgegenhaltung 1. Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß er eindeutig nicht relevanter ist als das, was bereits in Betracht gezogen worden ist.

6.12. Die Kammer erkennt die erfinderische Tätigkeit und die vielseitige Verwendbarkeit der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Plasmide an. Dies machte eine sorgfältige Beurteilung des Umfangs des beanspruchten Gegenstands erforderlich, um dem Patentinhaber einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Wenn die Merkmale des Anspruchs nicht, wie es richtig wäre, unter Berücksichtigung der derzeitigen und künftigen Verwendungsmöglichkeiten der Erfindung, ja sogar aller denkbaren Einsatzmöglichkeiten der erfinderischen Idee ausgelegt würden, würde das Patentsystem seiner Aufgabe nicht gerecht. Die Tatsache, daß die Plasmide nicht naheliegend sind, verleiht auch den anderen beanspruchten Gegenständen hinsichtlich ihrer Herstellung und ihrer Verwendung zur Herstellung von Polypeptiden und immunogenen Substanzen erfinderische Tätigkeit.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beschreibung und der Ansprüche 1 bis 16 mit den ursprünglich eingereichten Zeichnungen erteilt.