T 0198/84 (Thiochloroformiates) of 28.2.1985

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 104 945.3 pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure allemande du 28 août 1979, a été déposée le 20 août 1980. Un brevet européen portant le n° 24 683 a été délivré le 27 octobre 1982 sur la base de cinq revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé de préparation de thiochloroformiates par réaction de mercaptans avec le phosgène en présence, comme catalyseur, d'au moins un carboxamide et/ou d'un dérivé de l'urée, procédé caractérisé en ce qu'on utilise le catalyseur en une quantité de 0,02 à 0,2 8.955979e-4922n moles, et de préférence de 0,05 à 0,1 en moles, par rapport au mercaptan de départ."

II. Le 9 juillet 1983, la société BASF a formé opposition contre le brevet européen délivré, dont elle a demandé la révocation pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, en s'appuyant sur le document US-A-3 277 143 (i) cité dans le rapport de recherche.

III. La Division compétente a rejeté l'opposition par décision du 9 juillet 1984, qu'elle a ainsi motivée: l'enseignement qu'apporte (i), selon lequel on utilise pour la préparation de thiochloroformiates à partir de mercaptans et de phosgène des quantités catalytiques d'un amide ne détruit en aucune façon la nouveauté du procédé faisant l'objet du brevet attaqué, selon lequel un domaine limité, défini par des valeurs numériques, est sélectionné à partir de ce domaine général. En outre, les rendements plus élevés obtenus selon le brevet attaquée constituent un résultat surprenant et indiquent donc clairement la présence d'une activité inventive.

IV. L'opposante a introduit un recours contre cette décision le 25 août 1984 en acquittant simultanément la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été déposé le 3 novembre 1984, peut se résumer comme suit: assurément, la quantité de catalyseur revendiquée n'a pas été expressément décrite dans (i). Toutefois, ce document ne contient pas l'indication d'une limite inférieure quant aux "quantités catalytiques" utilisées et celles-ci incluraient par conséquent la quantité revendiquée dans le brevet attaqué. L'indication selon laquelle on doit effectuer la réaction en présence d'une quantité catalytique d'amide utilisé comme catalyseur, signifierait simplement qu'il faut, comme cela apparaît de façon évidente à l'homme du métier, utiliser le catalyseur en des quantités faibles à minimales.

Au demeurant, les rendements plus élevés obtenus selon le brevet attaqué ne constitueraient pas un indice d'activité inventive. Si l'on souhaitait effectivement améliorer les rendements cités dans l'antériorité et simplifier le traitement, rien n'eût été plus évident que de diminuer la quantité de l'amide, qui doit être de toute façon séparé de nouveau après la réaction.

V. La société titulaire du brevet réfute cette opinion; elle admet certes que par "quantités catalytiques" on entend uniquement, en règle générale, des quantités faibles et minimales. Il résulterait toutefois de l'antériorité citée que la quantité minimale de catalyseur qui permet encore une allure tant soit peu acceptable de la réaction des mercaptans avec le phosgène conduisant aux thiochloroformiates correspondants, est de 2 % en moles (par rapport au mercaptan de départ). En l'absence d'une quelconque allusion à des quantités de catalyseur encore plus faibles dans l'antériorité, on ne saurait en aucune façon inclure dans celle-ci l'exposé de toutes les quantités possibles de catalyseur situées en dessous des 2 % en moles cités. Le concept général de "quantités catalytiques", de même que les quantités minimales de 2 % en moles décrites dans l'antériorité, n'impliquent absolument pas des quantités encore plus faibles.

Pour ce qui concerne l'amélioration de rendement visée, le fait d'utiliser des quantités de catalyseur encore plus faibles que les quantités minimales d'amide prônées dans l'antériorité impliquerait une activité inventive, car l'on obtient habituellement de meilleurs rendements avec des quantités de catalyseur plus élevées.

VI. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 28 février 1985, les parties sont restées sur leurs positions respectives.

La requérante a de surcroît déclaré qu'elle contestait la nouveauté du procédé selon le présent brevet.

En ce qui concerne la relation entre le rendement et la quantité de catalyseur, elle a fait valoir que l'homme du métier n'ignore pas que la diminution de la concentration de catalyseurs dissous conduit dans la pratique à un processus réactionnel plus lent.

La requérante (opposante) sollicite l'annulation de la décision attaquée et la pleine révocation du brevet européen. L'intimée (titulaire du brevet) conclut au rejet du recours et au maintien du brevet.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 84 de la CBE; il est par conséquent recevable.

2. L'objet du brevet, selon la partie caractérisante, est un procédé pour l'obtention de thiochloroformiates. D'après la partie introductive de la description contenue dans le fascicule du brevet attaqué, ces composés sont habituellement obtenus par réaction des mercaptans avec le phosgène en présence d'un catalyseur. L'antériorité (i) décrit un tel procédé, où, d'après les indications données dans le fascicule du brevet, des quantités catalytiques d'un carboxamide sont utilisées. Ce procédé permet certes d'atteindre des rendements allant jusqu'à 90 % de la théorie; il n'est cependant pas possible de traiter par distillation le mélange réactionnel sans avoir au préalable éliminé le catalyseur, étant donné qu'il se produit des réactions de décomposition, des colorations du distillat ou une sublimation de produits solides. On élimine le catalyseur par lavage avec de l'eau ou des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique. Cette opération entraîne dans une certaine mesure l'hydrolyse des thiochloroformiates et agit ainsi de façon défavorable sur le rendement et sur la qualité du produit final recherché. De plus, en particulier lors de la réalisation du procédé à l'échelle industrielle, l'élimination du catalyseur par lavage avec de l'eau ou des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique augmente de façon sensible le coût du procédé (voir page 2, lignes 19 à 32).

3. Vu l'état de la technique considéré, le problème à résoudre consistait donc à améliorer le rendement du procédé de préparation des thiochloroformiates par phosgénation des mercaptans et, simultanément, à simplifier le traitement du mélange réactionnel.

Pour résoudre ce problème, il est suggéré dans le fascicule du brevet d'utiliser un carboxamide ou un dérivé de l'urée en une quantité de 0,02 à 0,2 % en moles par rapport au mercaptan.

Comme l'ont montré également les essais, le problème considéré a vraisemblablement été résolu; en effet, les seuls essais comparables, parce que menés avec l'amide comme catalyseur, montrent, en même temps qu'une suppression du lavage à l'eau, des rendements plus élevés dans tous les cas (voir exemples 2,3 et 5 à 7 et exemples comparatifs correspondants); l'amélioration relative est au moins de 11,6(voir exemple 3 et exemple comparatif correspondant) et atteint au maximum 35.7(voir exemple 6 et exemple comparatif correspondant). Ces chiffres montrent également que l'amélioration de rendement obtenue dépasse nettement le simple domaine de dispersion de telles valeurs.

Les résultats des essais comparatifs figurant aux avant-dernières lignes du tableau ne peuvent être pris en considération, car ils n'ont pas été effectués selon l'enseignement de (i), à savoir avec élimination du catalyseur par lavage du mélange réactionnel à l'eau et distillation subséquente.

La requérante ne saurait invoquer la non-pertinence des essais comparatifs par suite de l'utilisation d'une mauvaise méthode d'analyse, à savoir la chromatographie en phase gazeuse; elle n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle avance, ni donné une quelconque explication au fait que, même s'il se produit une certaine modification du résultat due au fort chauffage des échantillons à analyser, une erreur éventuelle ne sera pas éliminée lors de l'utilisation de la même méthode pour les deux séries d'essais (exemples et exemples comparatifs).

4. Lors de la procédure orale, la requérante a déclaré en outre qu'elle contestait la nouveauté du procédé selon le brevet attaqué mais qu'elle estimait superflue une nouvelle discussion à ce sujet, car il lui fallait s'incliner devant la pratique adoptée pour l'essentiel par tous les offices de brevets, selon laquelle seul est considéré comme faisant obstacle à la nouveauté ce qui a été expressément décrit auparavant.

Une telle déclaration amène la Chambre à rappeler que ce point de vue ne tient pas un compte exact de la finalité de l'article 54(1) CBE, qui consiste à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité, comme cela a été dit dans la décision T 12/81 "Diasthéréoisomères/BAYER" (Journal officiel de l'OEB n° 8/1982, pages 296, 301). La nouveauté étant un concept absolu, une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante; il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au contenu de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable par l'homme du métier.

5. Si l'on applique ce critère au cas d'espèce, on constate que le procédé selon (i) ne se distingue pas, du point de vue des produits de départ et des produits finals, du procédé selon le présent brevet. Il existe également une concordance du point de vue du catalyseur utilisé, à savoir un carboxamide, même si la définition de celui-ci est plus large dans le brevet attaqué que dans (i). La seule différence entre les procédés réside dans l'utilisation de quantités différentes de catalyseur. Selon (i), on doit utiliser des "quantités catalytiques" (voir revendication 1). L'homme du métier entend par là, même sens définition particulière dans (i) - comme le reconnaît du reste la requérante - le domaine des quantités sous-stoechiométriques par rapport à l'un des partenaires de la réaction, qui s'étend jusqu'à une limite inférieure pouvant théoriquement s'exprimer par plus grand que zéro. En conséquence, le domaine des quantités catalytiques s'étend mathématiquement de >0 à <100 % en moles, par rapport à 1 mole d'un des partenaires de la réaction. Un domaine de nombres si étendu ne représente pas nécessairement un exposé de toutes les valeurs numériques situées entre ces valeurs limites, excluent la sélection, lorsque - comme dans le cas d'espèce - le domaine limité choisi est étroit et suffisamment éloigné du domaine connu, justifié par des exemples. En fait, le domaine ici revendiqué et spécifiquement choisi de 0,02 à 0,2 % en moles, par rapport au mercaptan, ne représente qu'une petite partie du domaine connu qui s'étend entre >0 et <100 % en moles. En outre, si l'on s'en tient au domaine essentiel de l'enseignement connu selon (i) (voir les 22 exemples), on utilise des concentrations de catalyseur comprises entre 2 et 13 % en moles par rapport au mercaptan;

ce domaine est éloigné d'au moins une puissance de dix du domaine de sélection revendiqué. Dans le cas d'espèce, le domaine limité choisi conformément à la revendication représente en conséquence un domaine de quantités jusqu'ici non individualisé, dont l'application à la préparation de thiochloroformiates d'après le procédé du brevet attaqué est nouvelle.

6. Le même test de nouveauté est utilisé avec un résultat identique pour les substances chimiques qui font partie, sans y être individualisées, d'un groupe antérieurement décrit de substances, défini par une formule. Ainsi, la Chambre, dans la décision T 181/82 "Composés spiro" (Journal officiel de l'OEB n° 9/1984, pages 401, 410, 411) n'a-t-elle pas dénié, somme toute, la nouveauté à un ensemble de composés décrits par la réaction d'un aminospirane particulier avec un bromure d'alkyle en C1-C4; elle a au contraire considéré que parmi les 9 produits de réaction possibles répondant à cette définition, seul le produit de méthylation était individualisé et en conséquence déjà décrit (alkyle en C4 ne caractérise aucun composé en particulier, mais le groupe de composés formé par tous les dérivés butyles).

La Chambre ne méconnaît pas à ce propos que la définition numérique d'un groupe de composés chimiques ne peut se rapporter qu'à des nombres entiers, compte tenu de la structure, alors que le domaine de nombres qui doit être considéré dans la cas présent comprend également des valeurs quelconques entre les nombres entiers. Ces particularités des deux domaines connus, définis par des valeurs limites, ne sauraient justifier une utilisation différente du concept de sélection, lors de l'examen de la nouveauté. Cela vaut particulièrement en l'espèce, car la sélection considérée est numériquement plus étroite que dans l'affaire "Composés spiro" susmentionnée.

7. Reste à examiner la question de savoir si cette façon d'envisager la nouveauté sa traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi dans le cas d'espèce, car l'effet qui consiste en une amélioration importante de rendement ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu ("choix motivé").

Afin d'éviter toute équivoque, il convient de souligner tout particulièrement que, lors de l'examen de la nouveauté d'inventions dites de sélection, la Chambre reste attachée au principe selon lequel le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi (voir T 12/81 "Diastéréoisomères/BAYER" Journal officiel de l'OEB n° 8/1982, pages 296, 303). Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieuremant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (choix motivé).

8. Il convient dès lors d'examiner si le procédé selon le présent brevet implique une activité inventive.

Comme cela a déjà été exposé, la seule antériorité (i) citée dans la procédure décrit la phosgénation de mercaptans en thiochloroformiates, en présence de quantités catalytiques d'un carboxamide caractérisé plus précisément par sa structure. Selon les exemples, la concentration de catalyseur est comprise en 2 et 13 % en moles, et le rendement atteint est de 44 à 90 % selon le type de catalyseur et la méthode de traitement. Par exemple, les valeurs limites du rendement avec 2 % de catalyseur sont 61 et 84, avec 3 % de catalyseur 76 et 88, avec 4 % de catalyseur 72 et 88, avec 5 % de catalyseur 80 et 82 % et avec 6 de catalyseur 79 et 90 Dans la mesure où la structure du catalyseur varie dans tous les exemples, ces valeurs ne sont pas comparables entre elles. L'indication des rendements dans chaque exemple et le haut niveau de rendement en partie atteint dénotent cependant que l'obtention de bons rendements représente un aspect important du procédé selon (i). Vue sous ce jour, l'idée exposée dans (i), d'après laquelle on doit utiliser des quantités catalytiques d'amide comme catalyseur, se traduit par l'enseignement concret selon lequel on doit utiliser des quantités de catalyseur supérieures à 2 % en moles pour obtenir de bons rendements.

La société titulaire du brevet a allégué qu'il est notoire que des quantités de catalyseur plus grandes entraînent normalement des rendements plus élevés. Elle rejoint sur ce point la requérante, dans la mesure où cette dernière, lors de la procédure orale, a elle-même admis qu'il était généralement connu que dans le cas des catalyseurs - comme les amides - qui se présentent à l'état dissous, une diminution de la concentration du catalyseur se traduit par un ralentissement de la réaction. En conséquence, si l'homme du métier s'était fixé pour tâche une amélioration de rendement par rapport à (i), et à condition que pour résoudre le problème il ait imaginé de faire varier la quantité de catalyseur utilisé, il aurait plutôt envisagé une augmentation qu'une diminution de la concentration de catalyseur. La proposition de la société titulaire du brevet qui consiste, contrairement au point de vue enseigné, à réduire délibérément la quantité de catalyseur, n'était donc pas évidente pour l'homme du métier.

9. Lorsque la requérante fait encore valoir que la diminution de la quantité de catalyseur était évidente, ne serait-ce que pour des raisons de simplification de traitement, elle méconnaît la double nature du problème posé, qui réside dans l'amélioration du rendement lors d'une simplification simultanée du procédé. Eu égard à ce double problème, l'homme du métier ne prendra en considération aucune proposition de solution pour laquelle on doit admettre que la résolution d'une partie du problème exclut celle de l'autre. Nous nous trouvons par conséquent en présence d'un conflit de solutions apparemment insurmontable, parce qu'une diminution, valable du point de vue économique, de la concentration de catalyseur, est exclue de prime abord eu égard à l'inutilité de cette mesure face à l'amélioration de rendement simultanément visée.

10. Il apparaît en résumé que l'enseignement de la revendication 1 du brevet attaqué est nouveau et implique une activité inventive. Les sous-revendications qui s'y rattachent ont pour objet des formes de réalisation particulières du procédé selon la revendication principale et sont donc également brevetables.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.