T 0406/86 (Trichlorethylen) of 2.3.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 81 109 072.9, die am 28. Oktober 1981 mit deutscher Priorität vom 4. März 1981 angemeldet worden war, wurde am 26. September 1984 das europäische Patent 59 251 auf der Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt. (...)

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeführerin am 18. Juni 1985 wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) Einspruch ein. (...)

III. Mit Entscheidung vom 23. September 1986 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und führte dazu im wesentlichen das Folgende aus: Das beanspruchte Mittel sei nicht nur neu, sondern es beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. (...)

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) durch am 17. November 1986 brieflich bestätigtes Telex vom 13. November 1986 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. (...)

VI. In weiteren Schriftsätzen, eingegangen am 24. Juni, 21. September und 16. November 1987, macht die Beschwerdeführerin geltend, daß der Wortlaut der strittigen Ansprüche einen Gehalt an Epoxiden nicht ausschließe. Die Beschwerdegegnerin beruft sich dagegen in ihren am 20. Juli und 8. Oktober 1987 eingegangenen Erwiderungen darauf, daß zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung heranzuziehen sei, aus der sich ein solcher Ausschluß eindeutig ergebe. In einer weiteren, am 30. Dezember 1987 eingegangenen Äußerung schlägt sie schließlich vor, zur Ausräumung der von der Beschwerdeführerin gerügten Unklarheit die Ansprüche zu ändern.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. In formaler Hinsicht ist zu den Ansprüchen in ihrer erteilten Fassung das Folgende auszuführen.

2.1. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, daß - für sich betrachtet - der Ausdruck "hydroxylgruppenfreier Ether" auch solche (hydroxylgruppenfreie) Ether umfaßt und also unter Schutz zu stellen scheint, die beliebige andere funktionelle Gruppen, einschließlich der Epoxygruppe, enthalten.

2.2. Andererseits ergibt sich schon aus der Definition der Aufgabe auf Seite 2, Zeilen 24 bis 25, sowie auch aus der eindeutigen Erklärung von Seite 2, Zeilen 40 bis 41, der Streitpatentschrift, daß das beanspruchte Stabilisierungsmittel (Ansprüche 1 und 2) und das damit stabilisierte Trichlorethylen (Ansprüche 3 bis 5) epoxidfrei sein müssen bzw. die verwendeten "hydroxylgruppenfreien Ether" keine Epoxide sein dürfen. Insoweit liegt ein Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung vor, der gegen Art. 84 EPÜ verstößt und im Rahmen des Prüfungsverfahrens zu beseitigen gewesen wäre.

2.3. Ähnliches gilt hinsichtlich des Oberbegriffs von Anspruch 1:

Ein Mittel "auf Basis von zumindest einem Amin, ... Ethylacetat, N-Methylpyrrol und/oder zumindest einem Alkylphenol" ist nach den Gesetzen von Sprache und Logik ein solches, das eine oder mehrere der vier Komponenten Amin, Ethylacetat, N-Methylpyrrol und Alkylphenol enthält. Für sich betrachtet umfassen daher die Ansprüche 1 bis 4 - Anspruch 5 wird hiervon nicht berührt - Stabilisierungs mittel bzw. stabilisiertes Trichlorethylen, worin neben den beiden im Kennzeichen von Anspruch 1 genannten Bestandteilen nur mindestens eine der vier obengenannten Komponenten enthalten sein muß. Erst aus Seite 3, Zeilen 19 bis 21, der Streitpatentschrift in Verbindung mit sämtlichen Beispielen sowie Seite 2, Zeile 62, der Streitpatentschrift wird klar, was eigentlich gemeint ist: Von den vier obengenannten Komponenten sollen die ersten beiden (Amin und Ethylacetat) zwingend vorgeschrieben sein, wogegen von den anderen beiden (N-Methylpyrrol und Alkylphenol) nur eines (N-Methylpyrrol oder Alkylphenol) erforderlich ist, aber auch beide zugleich zugelassen sind. Auch hierin ist eine gegen Art. 84 EPÜ verstoßende Unklarheit zu erblicken, auf deren Beseitigung die Kammer bestehen müßte, wenn sich die Sache noch im Erteilungsverfahren befände.

2.4. Da jedoch Art. 84 EPÜ in der erschöpfenden Aufzählung der Einspruchsgründe von Art. 100 EPÜ nicht enthalten ist und eine die Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Art. 84 EPÜ erforderlich machende Anspruchsänderung während des Einspruchsverfahrens nicht erfolgt ist, sieht die Kammer im jetzigen Verfahrensstadium davon ab, auf einer klarstel lenden Änderung von Anspruch 1 zu bestehen, und begnügt sich mit der Feststellung, daß die Ansprüche im Sinne der vorstehenden Erwägungen in eingeschränkter Weise auszulegen sind.

3. Nach dem am 30. Dezember 1987 eingegangenen "Vorschlag" der Beschwerdegegnerin, den die Kammer als Hauptantrag bei bestehen bleibendem Hilfsantrag gemäß Beschwerdeerwiderung auslegt, sollen nun die Ansprüche zur Beseitigung der in den Unterabschnitten 2.1 und 2.2, nicht aber der im Unterabschnitt 2.3 angegebenen Unklarheit neu gefaßt werden. Hierzu stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagenen Änderungen im gegenwärtigen Verfahrensstadium zu berück sichtigen sind.

3.1. Während des Einspruchsverfahrens (einschließlich der Beschwerdeinstanz) liegt die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen durch den Patentinhaber im pflichtgemäßen Ermessen der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer. Dies ist aus den maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, wie folgt, herzuleiten :

3.1.1. Die Prüfung eines Einspruches wird durch Artikel 101 (2) EPÜ derart geregelt, daß sie

i) nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist und daß

ii) "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich (aufzufordern hat,)

... eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen".

3.1.2. Hiervon bezieht sich Punkt ii) in erster Linie auf Stel lungnahmen und nicht auf Änderungen der Unterlagen.

3.1.3. Was Punkt i) anbelangt, so bestimmt Regel 57 (1) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung bei der erstmaligen Mitteilung des Einspruchs an den Patentinhaber diesen auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist "eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen". (Das Wort "gegebenenfalls" ist dabei im Sinne der englischen und französischen Fassung des Übereinkommens - "where appropriate" bzw. "s'il y a lieu" - etwa im Sinne von "wenn sachdienlich" zu verstehen.) Schon in diesem frühen Verfahrensstadium soll also zu Änderungen nur aufgefordert werden, wenn dies im Hinblick auf die vorgebrachten Einspruchsgründe sachdienlich erscheint.

3.1.4. Regel 58 (2) EPÜ betrifft spätere Bescheide an den Patent inhaber nach Artikel 101 (2) EPÜ. Sie bestimmt, daß der Patentinhaber "gegebenenfalls" - wieder zu verstehen als "wenn sachdienlich"; vgl. englische und französische Fassung - aufzufordern ist, "soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen". Die doppelte Einschränkung dieses Satzes durch "wenn sachdienlich" und "soweit erforderlich" betont die Zurückhaltung, die bei einer Aufforderung zu Änderungen während des Einspruchsverfahrens angebracht ist. Anders ausgedrückt, soll der Patentinhaber nur dann zu Änderungen aufgefordert werden, wenn eine solche Aufforderung "sachdienlich" ist, und die Änderungen sollten sich auf das beschränken, was - im Sinne der geltend gemachten Einspruchsgründe - "erforderlich" ist.

3.1.5. Obwohl sich die Regeln 57 und 58 EPÜ unmittelbar nur mit den Kriterien befassen, die von der Einspruchsabteilung anzuwenden sind, wenn es darum geht, möglicherweise zu Änderungen aufzufordern, so geht daraus nach Überzeugung der Kammer klar und zwingend hervor, daß auch ohne aus drückliche Aufforderung durch die Einspruchsabteilung ein Patentinhaber mit der Berücksichtigung von ihm begehrter Änderungen nur dann rechnen darf, wenn die Einspruchsabteilung diese in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens als sachdienlich und/oder erforderlich im obigen Sinn ansieht. Eine Auslegung derart, daß die Einspruchsabteilung zu Änderungen nur auffordern dürfte, soweit solche sachdienlich und erforderlich sind, daß aber der Patentinhaber sogar den weitergehenden Rechtsanspruch auf Berücksichtigung nicht sachdienlicher und unnötiger Änderungen hätte, würde dem Sinn dieser Regeln zuwiderlaufen.

3.1.6. Artikel 102 EPÜ behandelt die Möglichkeiten, wie über einen Einspruch entschieden werden kann: Wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Art. 102 (2) EPÜ zurück; in einem solchen Falle wäre es eindeutig nicht sachdienlich und unnötig, Änderungen zuzulassen. Wenn dagegen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Art. 102 (1) EPÜ), so ist es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegen heit zu geben, durch Änderungen einem Widerruf des Patents zu entgehen und eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gemäß Art. 102 (3) EPÜ zu erreichen. Die Einspruchsabteilung hat jedoch nur dann die Aufrechterhaltung in geändertem Umfange zu beschließen, wenn die Änderungen "sachdienlich" und "erforderlich" im obigen Sinne sind.

3.1.7. Die nur beschränkte Berücksichtigung von Änderungen während des Einspruchsverfahrens dient einer zügigen und straffen Verfahrensführung und kann unter dem Aspekt gesehen werden, daß das europäische Patent, gegen das sich der Einspruch richtet, seiner Natur nach ein Bündel nationaler Patente im Sinne von Artikel 64 (1) EPÜ darstellt. Bei dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt handelt es sich um die einzige Ausnahme von der Regel, daß ein einmal erteiltes europäisches Patent der nationalen Jurisdiktion der benannten Vertragsstaaten unterliegt.

3.1.8. Im Beschwerdestadium eines Einspruches erfolgt die Prüfung gemäß Artikel 110 (2) EPÜ, dessen Bestimmungen denen des Artikels 101 (2) EPÜ sinngemäß entsprechen (vgl. die Punkte i) und ii) von Unterabschnitt 3.1.1). Die Prüfung wird durch Regel 66(1) EPÜ näher derart geregelt, daß - soweit nichts anderes bestimmt ist - "die Vorschriften für das Verfahren vor (der Einspruchsabteilung) (...) im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden (sind)".

3.1.9. Nach Auffassung der Kammer folgt aus dem Vorstehenden, daß im Einspruchs-(Beschwerde-)verfahren der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat; vielmehr unterliegt eine solche während der Prüfung der Beschwerde den oben besprochenen Einschränkungen, wonach die vorgeschlagenen Änderungen "sachdienlich" und "erforderlich" sein müssen. Bei der Entscheidung über die Beschwerde gemäß Artikel 111 (1) EPÜ kann die Kammer in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen ablehnen, wenn sie diese als nicht sachdienlich und nicht erforderlich erachtet.

3.2. Hinsichtlich späten Vorbringens sind die Ausführungen der Kammer in der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/ Amoco" (ABl. EPA 1988, 1) zu beachten. Es heißt dort im Unterabschnitt 2.1, zweiter und dritter Absatz (amtliche Übersetzung):

"Im Beschwerdeverfahren gilt normalerweise folgende Regel: Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Art. 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der münd lichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z.B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind."

(Im Anschluß an die zitierte Stelle erklärte die genannte Entscheidung die Gründe hierfür.)

Die angeführte Entscheidung betraf einen Fall, in dem der Patentinhaber der Beschwerdeführer war, wogegen er im vor liegenden Fall der Beschwerdegegner ist. Das geltende Prinzip ist jedoch klar und auch auf Einspruchsverfahren anwendbar.

3.3. Im vorliegenden Falle wurde die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin am 4. März 1987 mitgeteilt, die noch im gleichen Monat eine Stellungnahme einreichte. Weitere Äußerungen der Beschwerdeführerin wurden von der Beschwerdegegnerin im Juli und Oktober 1987 beantwortet. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung erfolgte von keiner Seite. Als die Beschwerdegegnerin am 30. Dezember 1987 ihren Änderungsvorschlag einreichte, war die Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ praktisch abgeschlossen und ein Entscheidungsentwurf lag bereits vor. Die Zulassung des Änderungsvorschlages würde daher die zügige Verfahrens führung beeinträchtigen, möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren und daher dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

3.4. Eine andere Beurteilung könnte sich in Ausnahmefällen auf drängen, z.B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar wäre. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor; vielmehr würde die Zulassung geänderter Ansprüche auch deren Prüfung im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ erfordern, was angesichts des in Unterabschnitt 2.3 Ausgeführten zu einer Beanstandung und damit zu einer weiteren Verzögerung des Verfahrens führen müßte.

3.5. Nach Überzeugung der Kammer ist somit die vorgeschlagene Änderung unter Berücksichtigung der vorstehenden verfahrensrechtlichen sowie der materiellen Erwägungen des Abschnitts 2 weder sachdienlich noch erforderlich. Sie wird daher nicht zugelassen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.