T 0014/83 (Vinylchloridharze) of 7.6.1983

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. April 1979 eingereichte und am 17. Oktober 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 004 795 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 604.0, die die Priorität einer früheren japanischen Anmeldung vom 12. April 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 1982 aufgrund des mit Schreiben vom 8. Juni 1982 eingereichten geänderten Anspruchs 1 zurückgewiesen. Dieser Anspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Vinylchloridharzes, bei dem entweder

a) Vinylchlorid oder

b) ein Gemisch aus einer größeren Menge Vinylchlorid und einer kleineren Menge mindestens eines damit copolymerisierbaren Monomers in Gegenwart von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchloridmonomers, mindestens eines polyfunktionellen Monomers mit zwei oder mehr ethylenischen Doppelbindungen im Molekül polymerisiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation bei einer Temperatur von 0 bis 50 °C so lange durchgeführt wird, bis mindestens 60 Gew.-% des gesamten Monomers im Polymerisationssystem polymerisiert sind, und daß die Menge und die Identität des polyfunktionellen Monomers, die prozentuale Umsetzung des gesamten Monomers und die Polymerisationstemperatur sowie im Falle b die Menge und Identität des copolymerisierbaren Monomers so ausgewählt werden, daß man ein Vinylchloridharz der folgenden Zusammensetzung erhält:

i) 10 bis 80 Gew.-% in Tetrahydrofuran unlösliche Vinylchloridharzgelfraktion und

ii) 90 bis 20 Gew.-% in Tetrahydrofuran lösliche Fraktion mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 oder mehr".

II. Als Grund für die Zurückweisung wurde unzureichende Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ angegeben. Weder der Anspruch 1 noch der Inhalt der Anmeldung insgesamt ermögliche es dem Fachmann ohne weiteres, die Parameter auszuwählen, die für ein stetes Gelingen der Harzherstellung erforderlich seien. Es könne nicht hingenommen werden (vgl. die Metallveredelungs-Entscheidung T 24/81 vom 13. Oktober 1982, ABl. EPA 1983, 133), daß es für den Fachmann eine Routineangelegenheit sei, vier bis sechs verschiedene Parameter durch Experimentieren so aufeinander abzustimmen, daß er zu dem richtigen Polymerisationsverfahren gelange, und dann das Erzeugnis auf Gelgehalt und Molekulargewicht zu prüfen, um festzustellen, ob das angestrebte Ergebnis erzielt worden sei. Die Frage der Zulässigkeit und Deutlichkeit des Anspruchs 1 wurde nicht geprüft und die sachliche Prüfung der anhängigen Anmeldung zurückgestellt.

III. Die Beschwerdeführerinnen legten gegen diese Entscheidung am 28. Oktober 1982 Beschwerde ein und reichten am 22. Dezember 1982 die Beschwerdebegründung zusammen mit zwei geänderten Ansprüchen nach, in denen die obengenannten beiden alternativen Ausführungsformen a und b der Erfindung getrennt beansprucht wurden. Die Beschwerdeführerinnen führten aus, Anspruch 1 schreibe nunmehr vor, daß der Fachmann drei Parameter, nämlich die Menge und Identität des polyfunktionellen Monomers und die Polymerisationstemperatur, so auswählen müsse, daß sich das angestrebte Erzeugnis einstelle. Bei der Auswahl des polyfunktionellen Monomers brauche sich der Fachmann nur von seiner Erfahrung leiten zu lassen und könne dann die beiden anderen Parameter ändern, indem er eine bestimmte Menge des polyfunktionellen Monomers und eine bestimmte Temperatur verwende, die etwa in der Mitte der zulässigen oder bevorzugten Bereiche lägen. Anschließend müsse er prüfen, ob das auf diese Weise hergestellte Erzeugnis die vorgeschriebene Zusammensetzung aufweise; zu diesem Zweck seien der Gelgehalt der in Tetrahydrofuran unlöslichen Fraktion (nachstehend "Gelfraktion" genannt) sowie der durchschnittliche Polymerisationsgrad der in Tetrahydrofuran löslichen Fraktion (nachstehend der Einfachheit halber "Polymerisationsgrad" der "löslichen Fraktion" genannt) zu messen. Meist habe das hergestellte Erzeugnis auch dann die angestrebte Zusammensetzung, wenn der Fachmann für die Temperatur und Menge des polyfunktionellen Monomers nicht diese Werte wähle. Im Falle eines Fehlschlags könne der Fachmann aus den Tabellen 1 bis 3 der Beschreibung entnehmen, wie er das angestrebte Ziel erreichen könne. In Anspruch 2 seien nunmehr zwei weitere, aber auf dem Gebiet der Technik übliche Parameter angegeben, die Einfluß auf die Zusammensetzung des Erzeugnisses hätten. Wie aus Anhang III der Beschwerdebegründung hervorgehe, werde das Gleichgewicht zwischen dem Gelgehalt und dem Polymerisationsgrad durch die Anwesenheit eines monofunktionellen Comonomers nicht nennenswert beeinflußt.

IV. Auf Veranlassung der Kammer reichten die Beschwerdeführerinnen schließlich am 11. April 1983 sieben neugefaßte Ansprüche ein, von denen der erste die beiden Ausführungsformen der Erfindung wieder zusammenfaßt; er lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Vinylchloridharzes, bestehend aus

i) 10 bis 80 Gew.-% einer in Tetrahydrofuran unlöslichen Vinylchloridharzgelfraktion und

ii) 90 bis 20 Gew.-% einer in Tetrahydrofuran löslichen Fraktion mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 oder mehr, dadurch gekennzeichnet, daß entweder a) Vinylchlorid oder b) ein Gemisch aus einer größeren Menge Vinylchlorid und einer kleineren Menge mindestens eines damit copolymerisierbaren monofunktionellen Monomers in Gegenwart von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchloridmonomers, mindestens eines copolymerisierbaren polyfunktionellen Monomers mit zwei oder mehr ethylenischen Doppelbindungen im Molekül bei einer Temperatur von 0 bis 50 °C so lange polymerisiert wird, bis mindestens 60 Gew.-% des gesamten Monomers im Polymerisationssystem polymerisiert sind" Die Beschwerdeführerinnen beantragten, den Zurückweisungsbeschluß auf zuheben und das Patent auf dieser Grundlage zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 in Verbindung mit Regel 78(3) EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die derzeitige Fassung der Ansprüche ist formal nicht zu beanstanden, da sie von der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinreichend gestützt wird. Anspruch 1 stellt eine Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 in Verbindung mit Seite 4, Zeilen 11 bis 13, Zeilen 22 bis 27 und Seite 7, Zeilen 23 bis 26 der Beschreibung dar. Die Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den zunächst eingereichten Ansprüchen 3 bis 6, 9 und 10.

3. Gemäß Artikel 83 EPÜ ist eine Erfindung deutlich und vollständig offenbart, wenn sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann. An welcher Stelle der europäischen Patentanmeldung die Erfindung offenbart ist, spielt keine Rolle (Art. 78 (1) b), c), d)). Die Frage, ob eine Erfindung offenbart ist, darf nicht allein vom Inhalt der Patentansprüche her beurteilt werden, wie dies die Prüfungsabteilung getan hat (vgl. die angefochtene Entscheidung Nr. III Abs. 1 Satz 1). Zwar hat die Prüfungsabteilung in einer formelhaften Wendung festgestellt, daß weder der Gegenstand des Anspruchs 1 noch der Gegenstand der Beschreibung als Ganzes erfolgreich wiederholbar sei (vgl. die angefochtene Entscheidung Nr. III Abs. 3 Satz 1); sie hat jedoch dabei die Bedeutung der tabellarischen Versuchsergebnisse in der anmeldungsgemäßen Beschreibung nicht berücksichtigt.

4. Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Vinylchloridharzen, die aus 10 bis 80 Gew.-% einer "Gelfraktion" und zum Rest aus einer "löslichen Fraktion" mit einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 1 000 und mehr bestehen. Die Aufgabe soll gemäß der einfacheren der beiden Lösungen (Verfahren a) nach Anspruch 1 dadurch gelöst werden, daß folgende - vereinfacht dargestellte - Merkmale kombiniert werden:

a) Copolymerisation von Vinylchlorid mit einem polyfunktionellen Monomer,

b) letzteres zugesetzt in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vinylchlorids,

c) bei einer Polymerisationstemperatur von 0 bis 50 °C

d) bis mindestens 60 Gew.-% des Monomers polymerisiert sind. Demnach sind die Merkmale b), c) und d) mengenmäßig festgelegte Zahlenbereiche, während Merkmal a), d. h. die Art des polyfunktionellen Monomers, im Hauptanspruch durch die Zahl der ethylenischen Doppelbindungen definiert und in der Beschreibung eingehend erläutert wird (vgl. S. 6, Zeilen 1 bis 21). Es besteht kein Zweifel daran, daß ein Verfahren mit diesen Merkmalen von einem Sachverständigen durchgeführt werden kann, was von der Prüfungsabteilung auch nicht bestritten worden ist.

5. Die Prüfungsabteilung hat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, daß die Beschreibung in der eingereichten Fassung dem Fachmann nicht sagt, wie er die Parameter wählen muß, damit die Herstellung des Harzes stets gelingt. Hierbei stützt sich die Prüfungsabteilung auf die Vergleichsergebnisse in den Erstunterlagen. wonach sich gelegentliche Fehlschläge einstellen, auch wenn die beanspruchten Merkmale streng eingehalten werden.

Von den 25 Versuchen, die in den Tabellen 1 bis 4 mit Beispielen und Vergleichsbeispielen dargestellt sind, haben 6 (Nr. 12, 13, 14, 17 und 18) nicht zu dort gewünschten Harzen geführt, obwohl alle beanspruchten Merkmale eingehalten worden sind. Versuch 6 muß in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben, da er hinsichtlich des Merkmals c) außerhalb der Erfindung liegt.

6. Jedoch beeinträchtigt das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens nicht dessen Ausführbarkeit im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn es z. B. nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln; diese Versuche müssen sich allerdings in vertretbaren Grenzen halten und dürfen keine erfinderische Tätigkeit erfordern. Im vorliegenden Fall erübrigten sich Versuche, weil die Tabellen 1 und 2 dem Fachmann genügend Hinweise dafür geben, wie im Falle eines Fehlschlags zu verfahren ist. Der Tabelle 1 der Beschreibung (Versuche 1 bis 5) ist zu entnehmen, daß mit zunehmender Polymerisationstemperatur (bei gleichzeitiger Verkürzung der Polymerisationszeit) sowohl der "Gelgehalt" als auch der "Polymerisationsgrad" der "löslichen Fraktion" abnehmen (bei Konstanthalten der Menge des polyfunktionellen Comonomers Diallylphthalat). Daraus läßt sich umgekehrt schließen, daß eine Senkung der Polymerisationstemperatur eine Erhöhung der beiden obengenannten Werte des Harzes zur Folge hat. Aus Tabelle 2 geht hervor, wie sich die Menge desselben Comonomers auf den "Gelgehalt" und den "Polymerisationsgrad" bei ansonsten gleichen Bedingungen auswirkt; es zeigt sich, daß steigende Mengen an Comonomer den "Gelgehalt" erhöhen bei gleichzeitiger Abnahme des durchschnittlichen "Polymerisationsgrades" der "löslichen Fraktion". Der Fachmann würde daraus schließen, daß eine Verringerung der zu einer Abnahme des "Gelgehalts" und gleichzeitigen Erhöhung des sogenannten "Polymerisationsgrades" führt. Diese empirischen Regeln über die Auswirkung einer Änderung der Polymerisationstemperatur und der Menge des polyfunktionellen Comonomers auf das entstehende Hart versetzen den Fachmann trotz gelegentlicher Fehlschläge bei Einhaltung der einzelnen Verfahrensvariablen in die Lage, das gewünschte Ergebnis einzustellen, wie im folgenden dargelegt wird.

7. Die Harze, die bei den Versuchen 8, 13 und 14 erhalten wurden, weisen einen zu geringen Gelgehalt auf. Die obengenannten praktischen Regeln eröffnen nun dem Fachmann hierfür zwei Korrekturmöglichkeiten: i) Erhöhung der Menge des polyfunktionelles Comonomers, wodurch der Polymerisationsgrad der "löslichen Fraktion" abnimmt, oder ii) Senkung der Polymerisationstemperatur, wodurch der "Polymerisationsgrad" steigt.

Je nach Bedarf läßt sich so der Polymerisationsgrad gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung beeinflussen. Ähnliches gilt für die Versuche Nr. 17 und 18, bei denen die lösliche Fraktion des Hartes einen zu geringen durchschnittlichen Polymerisationsgrad aufweist. Zur Korrektur dieses unerwünschten Ergebnisses gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten: iii) Verringerung der Menge des polyfunktionellen Comonomers, wodurch der Gelgehalt entsprechend abnimmt, oder iv) Senkung der Temperatur, was eine entsprechende Erhöhung des Gelgehalts nach sich zieht. Aus Versuch Nr. 12 schließlich ergibt sich, daß das Harz einen zu hohen Gelgehalt und gleichzeitig einen zu niedrigen durchschnittlichen Polymerisationsgrad der löslichen Fraktion aufweist. In diesem Falle gibt es nur ein Mittel, um das Ergebnis zu korrigieren. Verfährt man nach der Möglichkeit iii), so nimmt der Gelgehalt ab; gleichzeitig erhöht sich der Polymerisationsgrad. Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Fachmann, der das beanspruchte Verfahren streng nach Anweisung durchführt und dabei im ersten Anlauf gelegentlich das Ziel verfehlt, in der Lage ist, die gewünschte Zusammensetzung des Harzes rasch und zuverlässig dadurch einzustellen, daß er auf die in der anmeldungsgemäßen Beschreibung offenbarten empirischen Regeln zurückgreift.

8. Obwohl sich diese Regeln den Beispielen entnehmen lassen, die auf die eine alternative Ausführungsform des Verfahrens gerichtet sind, ist für die Kammer nicht erkennbar, weshalb sie nicht auch für die andere Ausführungsform des Verfahrens gelten sollten, in welcher zusätzlich eine geringe Menge mindestens eines monofunktionellen Comonomers mit verwendet wird. Es steht zu erwarten, daß diese Comonomere den Gelgehalt nicht beeinflussen (vgl. Beschreibung S. 5, Zeilen 17 bis 22). Die in Anhang III zur Beschwerdebegründung aufgeführten Versuche bestätigen zudem, daß der Zusatz eines solchen monofunktionellen Comonomers kaum einen Einfluß auf den Gelgehalt und den durchschnittlichen Polymerisationsgrad der löslichen Fraktion hat.

9. Die in den derzeitigen Ansprüchen definierte Erfindung gilt demnach als deutlich und vollständig offenbart im Sinne des Artikels 83 EPÜ. Es sollte auch erwähnt werden, daß ein Patentanspruch, der eine solchermaßen offenbarte Lehre nicht präzise genug definiert, um gelegentliche Fehlschläge auszuschalten, jedenfalls dann nicht zu beanstanden ist, wenn die - nicht präzise zu fassende - Abstimmung seiner Variablen aufeinander der Beschreibung zu entnehmen ist.

10. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung von den Zurückweisungsgründen nicht getragen wird. Das nachgesuchte Patent kann jedoch derzeit noch nicht erteilt werden, weil die Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, die Sachprüfung auf der Grundlage der sieben Patentansprüche vom 11. März 1983, die am 11. April 1983 eingegangen sind, durchzuführen.