T 0150/82 (Catégories de revendications) of 7.2.1984

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 101 037.4, déposée le 5 avril 1979 et publiée le 31 octobre 1979 sous le numéro 4914, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure US-897 903 du 19 avril 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 20 mars 1982. La décision de rejet a été rendue sur la base des revendications 17 à 21. Les revendications 9 et 17 s'énonçaient comme suit:

"9. Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1.

17. Procédé selon la revendication 1, et pour l'essentiel, tel que décrit dans l'exemple I qui précède."

II. Les revendications 1 à 8 concernaient des procédés de fabrication de certains dérivés de l'isochromane. Les revendications 10 à 16, tout comme la revendication 9 susmentionnée, concernaient les produits obtenus respectivement par les procédés selon les revendications 2 à 8. De telles revendications sont souvent qualifiées dans la littérature de "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention." A l'instar de la revendication 17 susmentionnée, les revendications 18 à 21 en revanche avaient trait à des procédés définis par référence aux exemples II à V de la description. Les revendications de ce type sont connues dans la pratique au Royaume-Uni sous le nom de revendications "omnibus".

III. La demande a été rejetée au motif que les revendications 17 à 21 ne satisfaisaient pas aux dispositions de la règle 29 (6) de la CBE, du fait qu'elles se fondaient sur la description pour ce qui concerne leurs caractéristiques techniques.

Il est précisé en particulier dans ladite disposition que les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder sur des références telles que "comme décrit dans la partie ... de la description...". Il était déclaré dans la décision que l'admissibilité des revendications 9 à 15 n'avait pas été examinée, bien que des objections aient déjà été formulées à l'encontre de ces revendications dans une notification antérieure.

IV. La demanderesse a formé un recours contre cette décision, dont elle avait eu communication le 22 mars 1982, et elle a acquitté simultanément la taxe de recours; le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 15 juillet 1982, a été reçu le 19 juillet 1982.

V. Dans une notification adressée à la requérante, la Chambre a également formulé des objections à l'encontre des revendications 9 à 15. La requérante à répondu dans le délai imparti à ladite notification, en précisant qu'elle désirait approfondir cette question, vu son importance, pour pouvoir émettre des observations supplémentaires. Par lettre du 17 octobre 1983, elle a donc présenté d'autres arguments pour se justifier ainsi que de nouveaux jeux de revendications accompagnés de requêtes subsidiaires appropriées. Les revendications 1 à 21 du jeu de revendications I étaient identiques à celles qui avaient été présentées à la Division d'examen. Les revendications 1 à 16 du jeu II demeuraient inchangées, mais les revendications "omnibus" 17 à 21 avaient été omises. Les revendications 1 à 8 du jeu III se limitaient aux revendications normales de procédé du jeu de revendications initial.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 2 novembre 1983 à la demande de la requérante. A l'issue de cette procédure, la Chambre a déclaré qu'elle réservait sa décision jusqu'à la réception de documents supplémentaires ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé. La requérante a présenté certains documents dans le délai fixé.

VII. Les arguments invoqués devant la Chambre par la requérante peuvent se résumer comme suit:

a) En ce qui concerne les revendications "omnibus", c'est-à-dire les revendications 17 à 21, la règle 29 (6) de la CBE ne doit pas être interprétée comme constituant un obstacle absolu à ce type de revendication. Il ressort des négociations et des conférences qui ont abouti à la ratification de la CBE que les auteurs de la Convention voulaient que les demandeurs évitent les références à des figures et à des exemples figurant dans la description, sauf en cas "d'absolue nécessité". Ils n'avaient pas l'intention d'interdire, tout au moins au Royaume-Uni, les revendications "omnibus", qui figurent couramment dans les brevets de ce pays. S'ils avaient voulu une interdiction absolue, le membre de phrase restrictif aurait été omis. Cette interprétation est confirmée par la disposition de l'article 84 de la CBE, qui prévoit que les revendications doivent être concises. Les recommandations énoncées dans les Directives relatives à l'examen ne doivent pas être considérées comme liant la Division d'examen (cf. C-III, 4.10).

b) En ce qui concerne les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention", c'est-à-dire les revendications 9 à 16, la protection que les revendications de procédés confèrent aux produits obtenus directement par ces procédés en vertu de l'article 64 (2) de la CBE est peut-être similaire à celle que confèrent les revendications de produits qui définissent les produits par référence aux procédés, mais elle ne lui est pas identique. Il est douteux que l'article susmentionné protège le titulaire du brevet contre l'importation du produit fabriqué hors du Royaume-Uni selon le procédé breveté.

c) Il est également douteux que l'incorporation dans d'autres produits des produits obtenus par les procédés revendiqués soit protégée dans des pays comme l'Allemagne. Certes, l'utilisation du principe actif dans une forme pharmaceutique peut être interprétée par certains comme un produit direct, mais aucune juridiction allemande compétente n'a encore confirmé cette opinion. Il semble que la transformation de produits intermédiaires ou de matières premières en un produit fini ne soit pas considérée en Allemagne comme la fabrication d'un produit direct. Au Royaume-Uni, où les tribunaux n'ont pas encore eu à interpréter l'article 60 (1) c) de la loi de 1977 sur les brevets, il règne une grande incertitude à cet égard. Une protection supplémentaire s'avère donc nécessaire.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet sur la base de l'un des trois jeux de revendications. Elle a en outre requis le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 de la CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106, 107 et 108 et par la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Il ne saurait être soulevé d'objection à l'encontre de l'une quelconque des revendications 9 à 21, comprises dans les jeux de revendications I et II, au motif qu'elles seraient insuffisamment étayées par la description et les revendications telles que déposées initialement. L'examen quant au fond des revendications 1 à 8, modifiées par lettre du 16 mars 1981, n'étant pas encore terminé, il n'est pas nécessaire que la Chambre examine du point de vue de la forme si ces revendications peuvent être admises.

3. Les revendications "omnibus" 17 à 21 définissent des procédés particuliers par référence respectivement aux exemples I à V figurant dans la description. Or, ces revendications sont rédigées sous une forme qui contrevient à la disposition expresse de la règle 29 (6) de la CBE, aux termes de laquelle "les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ...; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: "comme décrit dans la partie ... de la description ...". Le texte des revendications en cause tombe sous le coup de cette interdiction, puisque les exemples font partie de la description de l'invention figurant dans la demande; en outre, il n'a été fourni aucune preuve qu'une telle définition revêt un caractère "d'absolue nécessité" dans la demande en cause. La Chambre confirme l'opinion exprimée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-III, 4.10), selon laquelle il incombe au demandeur de démontrer une telle nécessité, à caractère exceptionnel.

4. Les Directives citent des cas dans lesquels une exception peut être admise, par exemple lorsqu'une invention comporte des caractéristiques ou des limitations qui ne peuvent être rendues qu'au moyen de dessins ou de graphiques représentant une forme particulière ou une pluralité de conditions. Il n'existe jusqu'à présent aucune raison de supposer que ce soit également le cas pour d'autres caractéristiques susceptibles en l'occurrence d'être définies par des mots. Quoi qu'il en soit, la demande en cause ne contient que des exemples dans lesquels toutes les caractéristiques ou certaines d'entre elles peuvent être définies par des mots.

5. Les revendications 17 à 21 dépendent de la revendication 1, dont elles reprennent les caractéristiques générales. Vu les conditions énoncées par la règle 29 (4) de la CBE, la limitation à ces caractéristiques et à toutes les caractéristiques additionnelles aurait dû être indiquée séparément, de manière expresse. Le doute est également permis en ce qui concerne la question de savoir quelles sont dans les exemples les instructions et les informations essentielles pour la définition du "procédé" concerné; ce pourrait être une source d'incertitude pour l'interprétation de ces revendications au regard de l'article 69 (1) de la CBE et du protocole interprétatif dudit article. Si toutefois l'on voulait inclure de la sorte de nombreuses caractéristiques non essentielles dans la revendication, cela ne ferait qu'accroître la confusion au sujet de l'étendue réelle de la protection et serait contraire à l'exigence de clarté posée à l'article 84 de la CBE. Il y a donc lieu de confirmer la décision de la Division d'examen, qui juge inadmissible les revendications 17 à 21, en vertu de la règle 29 (6) et de l'article 84 de la CBE.

6. Les revendications 9 à 16 portant sur des "produits caractérisés par leur procédé d'obtention" définissent les produits qui sont obtenus au moyen des procédés qualifiés d'inventifs dans la demande. C'est aux juridictions nationales qu'il incombe de trancher la question de savoir si l'article 64 (2) de la CBE interdit l'importation de tels produits, lorsque ceux-ci ont été fabriqués dans un autre pays. Les législations nationales sont caractérisées par le fait qu'elles comportent des dispositions concernant l'effet produit par les brevets, qui ont été arrêtées pour répondre aux exigences de leur justice. Les dispositions légales et la jurisprudence en la matière peuvent varier d'un pays à l'autre. Les lois nationales peuvent faire référence à certains actes qui selon le cas sont ou non interprétés comme une utilisation non autorisée de l'invention revendiquée. Ces questions débordent toutefois le cadre de la CBE, qui est destinée à permettre la délivrance de brevets suivant une procédure unique. Il faut pour cela des brevets comportant des revendications qui définissent l'invention comme objet de la protection recherchée.

7. Les inventions se rangent soit dans la catégorie des inventions de produits, c'est-à-dire d'objets, dispositifs ou matières, soit dans celle des inventions de procédés, c'est-à-dire de méthodes de fabrication d'un produit, d'utilisation d'un objet ou d'obtention d'un résultat. Toutefois, quelle que soit leur catégorie, les inventions définies dans les revendications de produits ou de procédés doivent toutes être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, conformément à l'article 52 (1) de la CBE. Il se peut qu'un procédé soit nouveau et mérite pleinement une protection en raison de l'activité inventive qu'il implique, alors qu'il n'en va pas de même pour le produit qu'il permet de fabriquer, si ce dernier est connu ou évident par rapport à l'état de la technique. Néanmoins, la protection particulière conférée par l'article 64 (2) de la CBE s'étend même aux produits qui ne constituent pas en soi des inventions. Suivant les conclusions de la requérante, la protection conférée par les "revendications de produits caractérisées par leur procédé d'obtention" doit s'étendre au-delà de la protection conférée par l'article 64 (2) de la CBE aux "produits obtenus directement" par le procédé en question, et elle doit être égale à celle dont bénéficient les produits revendiqués en tant que tels, sans restrictions quant aux modalités de leur fabrication, et cela même si le produit protégé de la sorte ne constitue pas en tant que tel une invention.

8. Aux termes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-III, 4.7b), les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication sont admissibles à condition que les produits en tant que tels satisfassent aux conditions requises pour la brevetabilité. C'est peut-être là le seul moyen de définir certains produits naturels ou certaines substances macromoléculaires de composition inconnue ou complexe, dont la structure n'a pas encore été définie. Toutefois, avant d'admettre de telles revendications, la brevetabilité de ces produits doit avoir été reconnue, puisque cette définition tient lieu de l'habituelle définition par la structure.

9. Invoquant le droit allemand en la matière, la requérante allègue que des "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" ont été admises même dans des cas où le produit lui-même n'était pas brevetable. A cet égard, M. Goddar renvoie à Benkard, 7ème édition, pp. 353 et 355. Les développements figurant dans les pages citées par M. Goddar se rapportent manifestement à la question de la protection conférée aux produits obtenus directement par un procédé, aux termes de l'article 9, 2??? phrase, 3°), de la loi allemande sur les brevets, dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 64 (2) de la CBE. De toute évidence, la requérante qui avance cet argument passe sous silence les passages plus pertinents du même ouvrage (par ex. Benkar, 7ème édition. § 1, n° 14 p.124, n° 86 pp. 158 et 159 et n° 88 (d,c) p. 159), dans lesquels il est clairement indiqué qu'une revendication concernant un produit brevetable peut être admise à condition que ni la structure ni les propriétés physiques de la substance ne soient connues. Ces affirmations se fondent sur les décisions rendues à ce sujet par la Cour fédérale de justice et par le Tribunal fédéral des brevets ("Trioxan" BIPMZ, 1971, 73, pp. 374-33; BPatGe 20, pp. 20-25, 1 BGHZ 57, 1.). Les documents joints par la requérante ne permettent pas de conclure que des produits non brevetables pourraient ainsi être revendiqués de manière expresse.

10. Dans une décision antérieure, la Chambre avait déjà constaté que "en chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique". ("Gélification/Exxon" T 119/82, 12.12.1983). Bien que des problèmes puissent être décelés dans des procédés connus, et résolus ensuite par des modifications appropriées ou par une voie tout à fait nouvelle, l'effet de ces mesures prises en cours de route se manifeste en fin de compte sous la forme de caractéristiques techniques et économiques du produit, qui constitue le but réel de toute cette démarche. Même si certaines caractéristiques de ces effets finals peuvent être incluses dans la définition du procédé pour des raisons de clarté et de concision, le produit n'est qu'une conséquence de l'invention et non pas l'invention elle-même, qui consiste plutôt dans la nouvelle interaction que représente en pareil cas le procédé. Tenter au moyen de "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" de revendiquer ce produit n'impliquant pas en soi d'activité inventive revient à revendiquer uniquement les effets de ce procédé. Certes, l'article 64 (2) de la CBE peut conférer une protection s'étendant au-delà de l'invention, que les procédés conduisent à des produits brevetables ou non, mais cette protection ne doit pas être accordée de manière identique aux deux types de produits, quel que soit leur caractère. Une protection uniforme doit donc être rejetée comme injustifiée et contraire aux dispositions des articles 52 (1) et 84 de la CBE. Afin de réduire le plus possible l'incertitude, la Chambre estime qu'il ne peut être présenté de revendication sous la forme d'une revendication concernant un produit brevetable en tant que tel, défini par un procédé de fabrication ("revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention"), que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

11. La Chambre a tenu dûment compte du fait que, comme chacun sait, les revendications "omnibus", tout comme les "revendications de produits caractérisées par leur procédé d'obtention", étaient couramment admises au Royaume-Uni, qui est partie à la Convention. Il convient cependant de noter que dans tous les autres Etats parties à la Convention, ces revendications ne sont admissibles que pour des inventions concernant des produits qui ne peuvent être définis par leur structure, et il semble que les articles et les règles de la Convention ne contiennent aucun élément justifiant que l'on admette de telles revendications en vertu de la pratique propre à un seul Etat contractant. Le recours devant être rejeté eu égard aux questions qui viennent d'être examinées, la taxe de recours ne peut être remboursée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en date du 20 mars 1982 est annulée.

2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

3. Le recours est rejeté dans la mesure où il se rapporte aux jeux de revendications I et II déposés par lettre du 13 octobre 1983.

4. L'affaire est renvoyée en première instance aux fins de la poursuite de l'examen quant au fond sur la base des revendications de procédé 1 à 8 du jeu III.