W 0004/93 (Suspensions de zéolithes) of 5.11.1993

Exposé des faits et conclusions

I. Par opinion écrite envoyée le 3 mars 1993, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (ci-après dénommée "IPEA") conformément à l'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT le 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 515), a notifié au déposant que sa demande euro-PCT ...portait sur quatre inventions différentes qui n'étaient pas liées entre elles de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. En même temps, il a invité le déposant, en application de l'article 34(3)a) ensemble la règle 68.2 PCT, à limiter ses revendications ou à payer trois taxes d'examen additionnelles d'un montant total de 9 000 DEM.

La demande euro-PCT en question portait sur un procédé de stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes, caractérisé en ce que l'on ajoute aux suspensions au moins un agent tensio-actif non ionique choisi dans le groupe composé :

a) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool de Guerbet de formule (i)

R1-O-(CH2CH2O)mH

dans laquelle R1 est un groupement alkyle ramifié comprenant 16 à 20 atomes de carbone et m un chiffre compris entre 3 et 15,

b) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool gras de formule (II)

R2-O-(CH2CH2O)nH

dans laquelle R2 est un groupement d'hydrocarbure aliphatique comprenant 12 à 22 atomes de carbone et 1, 2 ou 3 doubles liaisons, et n un chiffre compris entre 1 et 10,

c) d'éthers de polyglycols et d'alcool gras de formule (III)

R3-O-(CH2C(CH3)HO)p(CH2CH2O)qH

dans laquelle R3 est un groupement alkyle comprenant 6 à 10 atomes de carbone, p un chiffre compris entre 1 et 5, et q un chiffre compris entre 3 et 15, et

d) de glucosides d'alkyles et/ou d'alcényles de formule (IV)

R4-O-(g)x

dans laquelle R4 est un groupement alkyle ou alcényle comprenant 6 à 22 atomes de carbone, G une unité de glucose dérivée d'un sucre comportant 5 ou 6 atomes de carbone, et x un chiffre compris entre 1 et 10.

II. Le 25 mars 1993 (date de l'inscription du montant des taxes au crédit du compte de l'OEB), le déposant a payé les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3 c) PCT) ainsi que la taxe prescrite pour l'examen de la réserve par la chambre de recours (règle 68.3 e) PCT dans la version en vigueur à compter du 1er juillet 1992). Le 11 mai 1993, l'IPEA a envoyé au déposant l'opinion écrite visée à la règle 66 PCT et lui a notifié le résultat du réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT dans un rapport concluant au bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles. Le 26 mai 1993, le déposant a fait savoir qu'il maintenait sa réserve.

III. L'IPEA avait expliqué dans son invitation à payer du 3 mars 1993 qu'il ressortait clairement des pages 2 et 3 de la description de la demande que l'idée d'utiliser un agent tensio- actif non ionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes était une idée connue. Il n'était donc plus possible de voir dans l'utilisation des quatre classes structurellement différentes d'agents tensio-actifs non ioniques, définies par les formules I à IV de la revendication 1, la réalisation d'un seul concept inventif général. Dans la notification du 11 mai 1993 dans laquelle elle communiquait au déposant le résultat du réexamen de la réserve, l'IPEA invoquait à l'appui de son objection concernant le défaut d'unité de l'invention cinq autres documents qu'elle n'avait pas encore cités dans son invitation à payer les taxes additionnelles, et notamment le document :

(5) EP-A-0 294 694.

IV. Dans ses communications des 25 mars et 26 mai 1993 dans lesquelles il exposait les motifs de sa réserve, le déposant faisait valoir que l'état de la technique mentionné dans la description enseignait uniquement la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes à l'aide de mélanges composés d'éthers de polyglycols et d'alcool gras non ioniques et d'agents tensio-actifs anioniques sulfatés. L'existence en l'occurrence d'un concept inventif commun au sens de la règle 13.1 PCT tenait à ce que cette stabilisation intervenait également en l'absence des agents tensio-actifs anioniques. Se référant à la décision W 8/87 (JO OEB 1989, 123), le déposant a allégué en outre que l'invitation à payer des taxes additionnelles était sans effet juridique, car pour motiver cette invitation, l'IPEA s'était bornée à tort à énumérer les inventions qui selon elle ne formaient pas un seul concept inventif général. De plus, en vertu de la décision W 3/88 (JO OEB 1990, 126), l'IPEA n'était pas fondée à objecter a posteriori l'absence d'unité d'invention, en se fondant sur l'état de la technique existant objectivement. La seule chose qui comptait au contraire, c'est la conception subjective de l'invention que s'était faite le déposant lors de la rédaction des revendications.

Il ne pouvait donc être soulevé une objection que si les revendications indépendantes n'étaient manifestement pas liées entre elles par un seul concept inventif général et/ou que si la désignation générale choisie pour un ensemble de type Markush était arbitraire ou que si sa nouveauté était manifestement détruite par l'état de la technique. Or, lorsqu'il avait rédigé sa demande, le déposant ignorait qu'il existait dans l'état de la technique un document qui pouvait porter atteinte à la nouveauté de l'objet de sa demande. Dans le cas où il n'est constaté qu'après l'établissement du rapport de recherche que l'invention manque d'unité, il y a lieu le cas échéant de diviser la demande, mais le déposant ne doit pas pour autant acquitter des taxes additionnelles.

Même si le déposant se ralliait à l'opinion de l'IPEA, la demande porterait au pire sur deux inventions indépendantes, vu que les agents tensio-actifs non ioniques de formules I à III sont tous des produits d'addition d'oxyde d'éthylène ou de propylène à différents alcools et qu'ils appartiennent donc tous à une seule et même classe de composés.

V. Le déposant a demandé par conséquent qu'il soit fait droit à sa réserve et que le remboursement de toutes les taxes payées sous réserve soit ordonné. Il a demandé dans une requête subsidiaire le remboursement de deux des trois taxes additionnelles et, également à titre subsidiaire, "l'examen du recours dans le cadre d'une procédure orale".

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. A la connaissance de la Chambre, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 1992 de la règle 68.3 e) PCT, que l'OEB agissant en tant qu'IPEA applique depuis le 1er octobre 1992 (règle 104bis CBE, cf. JO OEB 1992, 342 s, 547), c'est la première fois qu'il doit être statué sur une réserve ayant donné lieu au réexamen du bien-fondé d'une invitation à payer des taxes additionnelles. Il ressort du rapport du 11 mai 1993 communiquant au déposant le résultat du réexamen prescrit par la règle 68.3 e) PCT que l'IPEA a entièrement réexaminé la question de l'unité de l'invention, en faisant valoir des motifs et des preuves qu'elle n'avait pas invoqués dans son invitation à payer des taxes additionnelles.

2.1 La Chambre fait observer à ce propos que l'expression "réexaminer si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée" ne signifie pas qu'il y a lieu d'apprécier à nouveau le bien-fondé de la perception de cette taxe en faisant abstraction des motifs indiqués dans ladite invitation. Eu égard à la règle 68.2 PCT, qui exige que l'IPEA expose ses motifs lorsqu'elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles, il apparaît au contraire qu'une telle invitation ne peut être "justifiée" au sens de la règle 68.3 e) PCT que s'il a été satisfait à cette obligation (cf. également W 4/85, JO OEB 1987, 63 et W 7/86, JO OEB 1987, 67). Il en résulte que le réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT consiste uniquement à vérifier si l'invitation à payer des taxes additionnelles était justifiée eu égard aux motifs communiqués au déposant dans cette invitation, qu'il convient d'examiner à la lumière des faits et arguments invoqués par le déposant dans l'exposé des motifs de sa réserve. C'est d'ailleurs également à quoi se résume la tâche de la chambre de recours lorsqu'elle procède à l'examen de la réserve conformément à la règle 68.3 c) PCT, examen portant sur l'invitation à payer des taxes additionnelles et non sur le résultat de son réexamen, tel que visé à la règle 68.3 e) PCT. En conséquence, la Chambre ne peut prendre en considération, lorsqu'elle examine la réserve, de nouveaux faits et arguments qui ont été invoqués tardivement par l'IPEA, c'est-à-dire qui n'ont été invoqués par elle qu'au stade du réexamen visé à la règle 68.3 e) PCT (cf. également décision W 3/93 du 5 novembre 1993, point 4 de l'exposé des motifs, à paraître au JO OEB).

2.2 De l'avis de la Chambre, une autre raison qui fait qu'il ne peut être invoqué après coup de nouveaux motifs et de nouvelles preuves lors de la notification du résultat du réexamen est que l'exposé des motifs figurant dans l'invitation à payer doit permettre au déposant de décider s'il vaut mieux limiter ses revendications, ou s'il est préférable de payer des taxes additionnelles. Il est indispensable pour cela que l'IPEA expose définitivement tous ses motifs dans son invitation à payer des taxes additionnelles. Un déposant qui, croyant de bonne foi que l'IPEA a exposé tous ses motifs dans son invitation à payer, ne jugerait pas nécessaire de limiter ses revendications et qui, ayant acquitté les taxes requises, s'attendrait à en obtenir le remboursement, vu les motifs invoqués en riposte dans sa réserve, ne pourrait que s'estimer dupé s'il était avancé au cours de la procédure de réexamen de nouveaux motifs justifiant l'invitation à payer des taxes, motifs qui, s'il les avait connus, l'auraient amené à limiter ses revendications.

2.3 En outre, le réexamen de l'invitation à payer prévu à la règle 68.3 e) PCT ne peut atteindre son but, si dans la notification communiquant au déposant le résultat de ce réexamen, comme le stipule cette règle, il n'est pas répondu aux motifs invoqués par le déposant à l'appui de la réserve qu'il a formulée à l'encontre de cette invitation, et si l'on se contente, comme c'est le cas dans la présente espèce, de réaffirmer ce qui avait déjà été dit. De l'avis de la Chambre, il est bien évident au contraire que dans l'exposé des "raisons techniques du résultat" du réexamen, exposé qui doit être établi en vertu du point VI, 5.7 des Directives (publiées par l'OMPI le 1er mars 1993) concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, il convient d'expliquer pour quels motifs il a été décidé de maintenir l'invitation à payer, compte tenu des arguments invoqués à l'appui de la réserve. Les directives en question lient en effet aussi bien l'IPEA que la chambre de recours agissant en qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 c) PCT (cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155). C'est pourquoi les motifs de la réserve doivent être examinés dans cette notification, or l'IPEA a omis de le faire dans la notification qu'elle a envoyée le 11 mai 1993, peut-être parce qu'elle a estimé à tort qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa réserve dès lors qu'elle avait fait valoir de nouveaux motifs prouvant le bien-fondé de l'invitation à payer.

2.4 La procédure de réexamen étant une procédure récente, dont on n'a pas encore beaucoup l'expérience, la Chambre, désireuse de parvenir à un règlement rapide dans la procédure de réserve, décide de ne pas renvoyer l'affaire à l'organe de réexamen prévu à la règle 68.3 e) pour qu'il rectifie ces irrégularités de la procédure de réexamen, et prend le parti d'examiner elle-même le bien-fondé de l'invitation à payer en appliquant les critères qui viennent d'être rappelés.

3. La Chambre estime qu'il ressort de l'invitation à payer qu'au lieu de fonder son objection concernant l'absence d'unité d'invention sur le fait que d'un point de vue purement formel, le texte actuel de la revendication indépendante n'excluait pas la présence d'agents tensio-actifs anioniques, l'IPEA a considéré au contraire que la demande ne portait que sur l'utilisation des agents tensio-actifs mentionnés dans la revendication ainsi que sur l'utilisation de leurs mélanges (cf. description, page 5, 1er alinéa). L'approche adoptée par l'IPEA est en accord avec les prescriptions du point III, 7.6 des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui prévoient que l'objection concernant le défaut d'unité de l'invention ne doit être soulevée que dans les "cas suffisamment clairs", et qu'elle ne doit "pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre ou d'une manière trop rigide". C'est pourquoi la Chambre adopte elle aussi cette interprétation de la revendication 1, qui se fonde sur la description.

4. Pour justifier l'envoi d'une invitation à payer des taxes additionnelles, l'IPEA a fait valoir comme seul motif que l'idée d'utiliser exclusivement des agents tensio-actifs non ioniques pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes, qui constituait le concept inventif commun aux quatre variantes prévues dans la revendication 1, tel que l'avait revendiqué le déposant, faisait partie de l'état de la technique mentionné aux pages 2 et 3 de la description de la demande en question. De l'avis de la Chambre, les passages figurant au dernier alinéa de la page 2 et au premier alinéa de la page 3 sont les seuls qui justifieraient une telle conclusion. Il y est en effet indiqué que, d'après l'enseignement du document :

DE-A-3 423 351 (document 1A),

des suspensions de zéolithes peuvent entre autres être stabilisées par l'addition d'éthers de polyglycols, d'alkanolamides d'acides gras ou de monoglycérides d'acides gras à des pH allant de 9 à 10. Certains documents techniques ont déjà divulgué l'utilisation de nombreux autres stabilisants, par exemple les éthers de polyglycols et d'alkylphénols, cf. :

DE-A-3 401 861 (document 6),

les éthers de polyglycols et d'isotridécanols, cf. :

DE-A-3 444 311 (document 7)

et les produits de l'addition d'oxyde d'éthylène à des alcools obtenus par oxo-synthèse, cf. :

DE-A-3 719 042 (document 5A).

Ces classes de composés correspondent manifestement à des agents tensio-actifs non ioniques, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le déposant qui a simplement fait valoir que le document (1A) cité à ce sujet dans la description n'enseignait pas l'utilisation de ces agents. De l'avis de la Chambre, il aurait mieux valu donner les références précises dans l'invitation à payer : cependant, la mention des pages 2 et 3 de la description était suffisante en l'espèce pour permettre à la Chambre et au déposant qui avait lui- même cité cet état de la technique de vérifier la pertinence de l'objection qui avait été soulevée. C'est donc à tort que le déposant a affirmé que dans l'invitation à payer, l'IPEA s'était bornée à énumérer les divers éléments hétérogènes revendiqués dans la demande. En effet, dans cette invitation elle a exposé certes brièvement, mais de manière compréhensible pour quelles raisons elle avait soulevé une objection. On ne peut donc reprocher à cette invitation de ne pas être motivée.

5. Dans sa réserve, le déposant ne proteste pas contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour la recherche, mais contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international effectué au titre du chapitre II du PCT. Les faits de la cause ne sont donc pas comparables à ceux dont il était question dans la décision W 3/88, laquelle n'a d'ailleurs pas été corroborée par la décision G 1/89, déjà citée. Contrairement à ce qu'estime le déposant, il ne peut donc être fait droit à sa réserve pour la simple raison qu'il pouvait considérer subjectivement lors de la rédaction de sa demande que toutes les variantes de procédé qu'il avait revendiquées ne formaient qu'un seul concept inventif. Au contraire, en vertu du point III, 7.5 des Directives susmentionnées concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui ont un caractère contraignant, il convient également de tenir compte, lors de l'examen de l'unité de l'invention, de l'état de la technique tel qu'il a été déterminé au cours de la recherche. Il s'ensuit bien évidemment que l'état de la technique mentionné dans la description de la demande doit lui aussi être pris en considération.

6. La Chambre estime que l'IPEA est tenue de ce fait de vérifier l'exactitude des indications qui figurent dans la description avant de soulever des objections sur la base de cette description ; en effet les éléments que dans la description le déposant considère subjectivement, peut-être même à tort, comme étant des éléments connus ne font pas tous automatiquement partie de l'état de la technique pertinent : seuls en font partie les éléments qui étaient connus objectivement. Or l'IPEA n'a manifestement pas réexaminé ce point, car si elle l'avait fait, elle aurait forcément été amenée à constater que les faits qui ont été allégués ne ressortent pas du document (1A), demande de brevet d'addition à la demande DE-A- 3 330 220, citée elle aussi dans la description de la demande en cause. Ces faits ne peuvent donc constituer l'enseignement de ce document. La Chambre constate au contraire que le déposant a fait valoir avec juste raison dans l'exposé des motifs de sa réserve que ce document portait exclusivement sur l'utilisation de mélanges formés d'un agent tensio-actif non ionique et d'un agent tensio- actif anionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes. C'est pourquoi l'exposé des motifs de l'invitation à payer, tel que prescrit par la règle 68.2 PCT, ne saurait s'appuyer sur les faits qui étaient présentés dans la description de la demande comme dérivant du document (1A). Comme il a été montré ci- dessus, la Chambre ne peut donc prendre ces faits en considération lors de l'examen de la réserve, même s'il devait s'avérer après coup, compte tenu d'autres documents, qu'il s'agissait là de faits connus. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer non plus que l'IPEA entendait s'appuyer sur l'état de la technique correspondant aux exemples comparatifs donnés dans le document (1A), car si cela avait été le cas, il aurait fallu qu'elle apporte des précisions qu'elle n'a fournies - ce qui n'est pas admissible - que lorsqu'elle a communiqué au déposant le résultat du réexamen.

7. A la page 3, lignes 5 et 6 de la description, il est également fait référence aux documents (6) et (7). La Chambre constate que le document (6) concerne l'utilisation d'alkylphénols éthoxylés, ce qui correspond aux indications figurant dans la description de la demande, et le document (7) l'utilisation d'alcools d'isotridécanol éthoxylés (qui, comme le nom l'indique, sont ramifiés) pour stabiliser, entre autres, la zéolithe A (cf. revendications 1 et 4). Compte tenu de cet état de la technique, la Chambre n'a pas jugé utile de prendre également en considération le document (5A), les éléments pertinents qu'il contient ne pouvant aller au-delà de ceux contenus dans le document (5). Ce document, qui revendique entre autres la priorité du document (5A), porte sur la stabilisation de suspensions aqueuses, notamment de la zéolithe A, grâce à l'addition de mélanges d'alcools éthoxylés obtenus par oxo-synthèse comprenant 10 à 15 atomes de carbone dont les groupes alkyles sont en partie ramifiés (revendications 1 et 4). Autrement dit, son contenu est semblable à celui du document (7).

Il ressort donc de l'état de la technique considéré dans la description de la demande que le problème de la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes grâce à l'addition d'agents tensio-actifs non ioniques était déjà connu et qu'il avait été résolu à diverses reprises, ce qui dément les allégations du déposant en ce qui concerne l'existence en l'occurrence d'un élément unificateur de l'invention, constitué par un concept inventif commun. Les revendications proposent quatre autres solutions à ce problème, mais, vu les différences de structure des groupes d' agents tensio-actifs proposés, ces solutions ne reposent pas sur un principe commun. C'est donc avec juste raison que l'IPEA a constaté dans l'invitation à payer que les quatre procédés de stabilisation présentés dans la revendication 1 ne sont pas liés entre eux de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. Il ne peut donc être fait droit à la requête principale du déposant, qui avait demandé le remboursement de toutes les taxes additionnelles exigées.

8. Le déposant demande à titre subsidiaire le remboursement de deux des trois taxes additionnelles qu'il avait acquittées pour l'examen préliminaire international. Il fait valoir que les agents tensio- actifs de formules (i) à (III) sont de structure tellement proche qu'il est justifié de revendiquer dans une seule et même demande les variantes de procédés a), b) et c) selon la revendication 1. Ce faisant, il se réfère manifestement aux principes généraux applicables à l'examen de l'unité d'une invention complexe ou d'un groupe d'inventions. Ces principes, qui mettent en garde contre une approche formelle et contre le morcellement inutile d'une demande, sont énoncés aux points 7.6 et 7.10 du chapitre III des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (cf. supra 2.3) : il y est précisé en effet qu'il ne convient pas d'adopter une optique étroite et rigide ni d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles lorsque l'examen de la totalité de la demande n'occasionne qu'un travail supplémentaire minime. Eu égard manifestement à cette requête subsidiaire du déposant, l'IPEA a justifié après coup le résultat du réexamen effectué en vertu de la règle 68.3 e) PCT en faisant valoir que lors de l'examen quant au fond des variantes couvertes par la revendication 1, il convenait à chaque fois de s'appuyer sur des documents différents lorsqu'on les comparait à l'état de la technique le plus proche. Pour les motifs exposés au point 2, la Chambre n'a pas à vérifier le bien-fondé de ces motifs invoqués après coup. En outre la Chambre ne voit pas pourquoi l'on ne saurait en l'occurrence partir d'un document unique pour déterminer le problème à résoudre selon la demande. Elle considère donc que les trois procédés cités étant liés entre eux du fait que les agents tensio-actifs à utiliser sont de structure très proche, il convient de les examiner ensemble pour tenir compte de leur parenté sur le plan technique et également pour des raisons de rentabilité, afin d'éviter un morcellement inutile de la demande. La demande de paiement de trois taxes d'examen additionnelles n'est donc pas justifiée dans la présente espèce, si bien qu'il peut être fait droit à cette requête subsidiaire du déposant.

9. Enfin, le déposant a demandé, également à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. L'article 34(2)a) PCT dispose que le déposant a également le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA, ce qui n'implique pas cependant que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle, telle que prévue par exemple par l'article 116 CBE ; cette disposition du PCT signifie simplement que le déposant peut aussi communiquer verbalement son point de vue à l'IPEA et obtenir que cette communication soit versée au dossier. Or le déposant n'a pas fait usage de ce droit en l'occurrence. De surcroît, d'après la règle 66.6 PCT, l'IPEA - c'est-à-dire en l'occurrence la Chambre agissant en qualité d'instance spéciale de l'IPEA - décide à sa discrétion d'accorder au déposant une entrevue officieuse. Or dans le cas d'une procédure de réserve selon la règle 68.3) c) PCT qui, à la différence de la procédure d'examen prévue à l'article 33(1) PCT, porte uniquement sur une question de forme (celle de l'unité de l'invention et donc du montant des taxes PCT à acquitter en la matière), une telle entrevue ne saurait en général faire avancer l'affaire. La présente espèce ne fait pas exception à cet égard, le déposant s'étant déjà prononcé en détail sur le fond dans son exposé des motifs de la réserve et dans les observations qu'il avait formulées au sujet du résultat du réexamen de la réserve effectué par l'IPEA en application de la règle 68.3e). Il n'a d'ailleurs pas montré qu'il convenait en outre de tenir compte d'autres considérations pouvant justifier l'octroi d'une entrevue, qu'il n'avait pas encore exposées par écrit. C'est pourquoi la Chambre décide de rejeter la demande de procédure orale que le déposant avait présentée à titre subsidiaire.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La demande de procédure orale est rejetée.

2. La requête principale est rejetée.

3. Il est fait droit à une requête subsidiaire. Le remboursement de 6000 DEM est ordonné.