W 0007/94 () of 14.11.1994

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Bescheid vom 8. April 1994 (im folgenden "Aufforderung" genannt) hat das EPA, gemäß Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) handelnd als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (im folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt, ihre Euro-PCT-Anmeldung PCT/EP 93/..... betreffe fünf verschiedene, nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbundene Erfindungen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung von vier zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von insgesamt DEM 12 000,- aufgefordert. Dazu wurde der Anmelderin eine Frist von 30. Tagen gesetzt.

II. In der der internationalen vorläufigen Prüfung zugrundeliegenden Fassung, eingereicht mit Schreiben vom 10. Januar 1994, enthält die genannte Euro-PCT-Anmeldung 16. Ansprüche:

Anspruch 1 betrifft .....

Ansprüche 7 und 8 betreffen zwei verschiedene Verfahren zur Herstellung der ..... nach einem der Ansprüche 1 bis 6 aus ihren Komponenten;

Anspruch 9 betrifft die Verwendung der ..... nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur.....

Anspruch 10 betrifft ein durch die Alternativmethoden des Anspruchs 6 gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung von ......

Ansprüche 11 bis 14 sind von Anspruch 10 abhängig und entsprechen inhaltlich den Ansprüchen 2 bis 5;

Anspruch 15 beansprucht Schutz für ein nach einem Verfahren nach Anspruch 10 bis 14 hergestelltes .....; und

Anspruch 16 betrifft ein ......, das das ...... nach Anspruch 15 enthält.

III. In der Aufforderung vom 8. April 1994 verneinte die IPEA die Neuheit der in Anspruch 1 beschriebenen....., die das einzige allen Ansprüchen gemeinsame technische Merkmal darstelle, wodurch die Anmeldung in folgende Erfindungen zerfalle:

1. Die ..... gemäß Ansprüchen 1 bis 5.

2. Die ..... und deren Verwendung gemäß Ansprüchen 6 bis 9 (teilweise) dadurch gekennzeichnet, daß .....

3. Wie 2., außer daß das ..... nach dem zweiten ..... Verfahren "2.)" hergestellt worden ist ....

4. Erstes Verfahren (Herstellungsverfahren 1.) zur Herstellung des ....., das so hergestellte ....., und das ..... enthaltend dieses, gemäß Ansprüchen 10 bis 16 (teilweise).

5. Wie 4., außer daß diese Erfindung das zweite Verfahren (Herstellungsverfahren 2.) betrifft.

Die IPEA zitierte zu ihrem Vorwurf fehlender Neuheit die Dokumente

und verwies zu seiner Begründung auf den Internationalen Recherchenbericht (PCT/ISA/...) und die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher (Recherchen)-Gebühren (PCT/ISA/...).

In Feld II des Internationalen Recherchenberichts vom 7. Dezember 1993 wurde zur Begründung mangelnder Einheitlichkeit bezüglich der damaligen (ursprünglichen) Anspruchsfassung lediglich auf die Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher (Recherchen)-Gebühren vom 5. August 1993 verwiesen, die hinsichtlich der Dokumente D1 und D2 folgendes ausführt:

IV. Mit Schriftsatz vom 22. April 1994, eingegangen am 29. April 1994, entgegnete die Anmelderin dem Vorwurf mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung und entrichtete gleichzeitig unter Widerspruch (R. 68.3 c) PCT) die geforderten zusätzlichen Gebühren. In ihrem Hauptantrag fordert sie die Rückzahlung aller zusätzlich gezahlten Gebühren, in ihren Hilfsanträgen 1 und 2 beantragt sie die Rückzahlung von drei bzw. zwei zusätzlich gezahlten Gebühren.

Die Anmelderin behauptet die Neuheit der in Anspruch 1 verwendeten ..... gegenüber D1 und D2 mit folgender Begründung:

Aus der Neuheit der ..... gegenüber D1 und D2 folgert die Anmelderin in ihrem Hauptantrag das Vorliegen eines durch sie repräsentierten, allen Ansprüchen 1 bis 16 gemeinsamen erfinderischen Konzeptes.

Gemäß ihrem Hilfsantrag 1 umfasse die Anmeldung lediglich zwei Erfindungen, die entweder durch die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 6 (Erfindung 1) und die der Ansprüche 7 bis 16 (Erfindung 2) (die Nichterwähnung der Ansprüche 8 bis 14 scheint ein offensichtlicher Fehler zu sein) oder durch die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5 (Erfindung 1') und jene der Ansprüche 6 bis 16 (Erfindung 2') gebildet seien. Gemäß Hilfsantrag 2 unterteilt die Anmelderin die Erfindungen 2 und 2' des Hilfsantrags 1 noch in jeweils zwei Erfindungen, und zwar (i) für die sich auf das Verfahren 1.) und (ii) für die sich auf das Verfahren 2.) (gemäß Anspruch 6) beziehenden Gegenstände.

V. Am 10. Juni 1994 teilte die IPEA der Anmelderin in Überprüfung der Berechtigung der Aufforderung vom 8. April 1994 mit, daß "die Nichteinheitlichkeit genügend begründet war und daß die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren berechtigt war". Gleichzeitig setzte die IPEA der Anmelderin eine Frist von einem Monat zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DEM 2 000,- (R. 68.3 e) PCT).

Die Widerspruchsgebühr wurde von der Anmelderin am 23. Juni 1994 entrichtet.

VI. Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben und die Rückzahlung sämtlicher unter Widerspruch entrichteter Prüfungsgebühren anzuordnen. Hilfsweise beantragt sie, drei der vier oder weiter hilfsweise zwei der vier zusätzlich entrichteten Gebühren zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. In der Aufforderung vom 8. April 1994 findet sich zu der Behauptung, daß die ....., die in Anspruch 1 unter a) beschrieben sind, gegenüber D1 und D2 nicht neu seien, und die beanspruchten Erfindungsgegenstände daher a posteriori uneinheitlich seien, keine nähere Erläuterung. Dazu wird vielmehr auf den Internationalen Recherchenbericht verwiesen, der seinerseits diesbezüglich auf die Aufforderung der internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren verweist (siehe obiger Punkt III).

Letztere enthält eine Kurzanalyse der Dokumente D1 und D2 und die Feststellung, daß sie jeweils eine neuheitsschädliche Vorbeschreibung der in Anspruch 1 beschriebenen ..... offenbarten. Wegen des daraus folgenden Wegfalls dieser ..... als die Gegenstände der damaligen Ansprüche einende Idee wurde dort der Zerfall der Anmeldung in vier mögliche Erfindungen behauptet.

3. Es ist hier nicht zu prüfen, ob die in der genannten Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren angegebene Begründung der Uneinheitlichkeit für den damaligen Zweck (die Durchführung der Recherche auf Basis der ursprünglichen Anspruchsfassung) ausreichend und stichhaltig war; hingegen muß hier untersucht werden, ob der Inhalt dieser nun auch für die Frage der Einheitlichkeit im Verfahren der vorläufigen Prüfung zitierten Begründung die Erfordernisse der Regel 68.2 PCT erfüllt.

4. Nach Regel 68.2 PCT hat die IPEA in ihrer Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung zusätzlicher Gebühren die Gründe anzugeben, aus denen nach ihrer Auffassung die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 3 (4) iii) und Regel 13 PCT nicht genügt.

4.1. In vorliegenden Fall wurde aus der behaupteten Nicht- Neuheit des in Anspruch 1 verwendeten, im Vergleich zu Anspruch 6 "breiter" definierten ..... ohne jede detaillierte Erklärung auf den Zerfall der Anspruchsgegenstände in fünf Erfindungen geschlossen (siehe obiger Pkt. III). Als "Begründung" wurde lediglich festgestellt:

"Diese 5 Erfindungen haben nur ein gemeinsames technisches Merkmal, nämlich die ..... Weil diese Produkte aber nicht neu sind, kann dieses Merkmal nicht als das besondere technische Merkmal im Sinne der Regel 13 (2) PCT angesehen werden. Deshalb erfüllt die vorliegende Anmeldung nicht das Erfordernis der Regel 13 (1) PCT."

4.2. Es ist daher zu prüfen, ob diese Aussagen eine ausreichende Begründung für den behaupteten Zerfall in die angegebenen fünf Erfindungen darstellt. Diese fünf Erfindungen betreffen: .....

5. Die obige Analyse der in der Aufforderung definierten fünf Erfindungen zeigt, daß diese sich nicht selbsterklärend auf fünf verschiedene Erfindungskonzepte beziehen, denn es gibt eine Anzahl von prima facie Unklarheiten in der getroffenen Aufteilung in Teilerfindungen:

(i) beide "Erfindungen" 2. und 3. umfassen infolge des Rückbezugs der ..... in den Ansprüchen 7, 8 und 9 auf die Ansprüche 1 bis 6 die Verwendung von ..... der "breiten" (Ansprüche 1 bis 5) und der "engeren" (Anspruch 6) Definition. Eine Erklärung, warum diese beiden Ausführungsformen der "Erfindungen" 2. und 3. untereinander einheitlich sein sollen, wenn doch die "breiter" definierten ..... gemäß Anspruch 1 als nicht neu angesehen werden, fehlt; dies ist besonders bedeutsam, weil ja die Essenz der erhobenen Uneinheitlichkeitsbeanstandung darin liegt, daß die neuheitsschädliche Vorwegnahme der breiter definierten ..... gemäß Anspruch 1 zum Wegfall des einzigen gemeinsamen erfinderischen Konzeptes führen soll;

(ii) wegen der Gleichheit der aus den beiden Verfahrensvarianten des Anspruchs 6 resultierenden ..... (beide Verfahren müssen im wesentlichen zum selben ..... führen, nämlich einem Epoxyharz, ...... ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 9, soweit sie sich auf ...... gemäß den beiden Herstellungsdefinitionen des Anspruchs 6 beziehen, untereinander nicht einheitlich sein sollten (unabhängig davon, mit welchem der zwei Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 6 sie hergestellt wurden);

(iii) analog ist nicht ohne weiteres zu erkennen, warum die beiden Verfahren gemäß Anspruch 10, die dadurch hergestellten ...... und deren Verwendung für ..... verschiedenen erfinderischen Konzepten zugeordnet werden sollten.

6. Aus den oben dargestellten logischen Unklarheiten in den Erfindungsdefinitionen der postulierten Einzelerfindungen wird unmittelbar klar, daß erheblicher Erklärungsbedarf zur Interpretation des behaupteten Zerfalls in fünf Einzelerfindungen wegen a posteriori Nicht-Neuheit des einzigen einigenden Merkmals (die in Anspruch 1 "breiter" definierten ...... besteht, dem die zitierten Ausführungen in der Aufforderung vom 8. April 1994 nicht gerecht werden. Aus der Tatsache, daß das "breiter" definierte ..... gemäß Anspruch 1 nicht neu ist, folgt nämlich nicht unmittelbar - wie in der Aufforderung offenbar unterstellt -, daß auch ein durch seine Herstellung "enger" definiertes ..... kein gemeinsames erfinderisches Konzept für die betroffenen Ansprüche (6, 7 bis 9 [teilweise] und 10 bis 16) darstellen kann. Um dies zu beurteilen, hätte es einer Auseinandersetzung mit der gegenüber dem in D1 und D2 offenbarten Stand der Technik objektiven Aufgabe des Anmeldungsgegenstandes und der beanspruchten Lösungswege bedurft; dies wurde in der Aufforderung unterlassen. Ohne eine solche Auseinandersetzung liegt keine gedanklich nachvollziehbare Begründung des behaupteten fehlenden technischen Zusammenhangs der fünf "Untererfindungen", ebensowenig wie des bestehenden technischen Zusammenhanges innerhalb der Untererfindungen 2. und 3. (siehe obiger Punkt 5 [i]) vor (siehe auch W 11/89 ABl. EPA 1993, 225, Entscheidungsgründe 3 und 4).

Die Ausführungen in der Aufforderung erfüllen daher nicht die an "Gründe" im Sinne von Regel 68.2 PCT anzulegenden Maßstäbe, nämlich daß sie den Anmelder und, im Falle eines Widerspruchs, die Beschwerdeinstanz in die Lage versetzen, die Motive der Uneinheitlichkeits- Schlußfolgerungen, und zwar für alle Teilerfindungen, zu verstehen und somit ihren Nachvollzug oder den Aufbau einer konkreten Gegenargumentation zu ermöglichen (siehe W 4/85, Entscheidungsgründe 3).

7. Die Aufforderung vom 8. April 1994 war somit nicht ausreichend begründet.

8. Obwohl es bei diesem Stand der Dinge nicht erforderlich wäre, nimmt die Kammer im Interesse der allgemeinen Verfahrensökonomie auch Stellung zur Frage der in der Aufforderung behaupteten neuheitsschädlichen Vorwegnahme des ..... durch D1 und D2.

8.3. Der Vorwurf der neuheitsschädlichen Vorwegnahme der in Anspruch 1 definierten Pfropfcopolymerisate a) durch die Dokumente D1 und D2 steht somit nicht im Einklang mit deren Offenbarung und kann daher die Behauptung einer Nicht-Einheitlichkeit a posteriori nicht stützen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die Rückzahlung aller zusätzlich bezahlten Prüfungsgebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.