W 0003/88 (Schmiermittel) of 8.11.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Am 2. Juli 1987 reichte der Beschwerdeführer die internationale Patentanmeldung ... ein. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 xiii) PCT.

II. Am 26. Oktober 1987 erließ das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (ISA) gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung zwölf zusätzlicher Recherchengebühren (25 140 DEM), da es der Ansicht war, daß die Anmeldung nicht den in Regel 13.1 PCT genannten Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entsprach.

III. Die Anmeldung betrifft Schmier- und Brennstoffzusätze, die von 0,0-Dialkyldithiophosphorsäure und einem Norbornylreaktanten abgeleitet sind. Als Hintergrundinformation zur Erfindung wird darin angegeben, es sei festgestellt worden, daß diese neuen Zusätze die Hochdruckfestigkeit sowie die verschleißmindernden und oxidationshemmenden Eigenschaften der Schmier- und Brennstoffe verbesserten.

Nach einem Überblick über den Stand der Technik, in dem sechs Vorveröffentlichungen (einschließlich der Druckschrift US-A- 3 023 209) genannt und kurz erörtert werden, heißt es: "In keiner dieser Druckschriften werden die erfindungsgemäßen Norbornyl- dialkyldithiophosphorsäure-Zusätze offenbart". Diese "erfindungsgemäßen Zusätze" werden den Angaben des Anmelders zufolge durch folgende Formel wiedergegeben:

Formeln

wobei R unabhängig voneinander Alkyl oder Aryl ist und X und Y gleich oder verschieden, und zwar Wasserstoff, Carboxy, Hydrocarbylcarboxy, Cyano, Aldehyd, Hydrocarbylketo, N- stubstituiertes Carboxamid, Thio- oder Dithiocarbamat, Thioamid, Thiosäure oder -ester, ein Hydrocarbylphosphor enthaltendes Radikal, oder zusammen Dicarbonsäureanhydrid oder -imid oder N- Hydrocarbyl-substituiertes Imid sein können (Ansprüche 1 bis 7).

Die Ansprüche definieren

ein Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung dieser Formel enthält (Ansprüche 1 bis 7);

ein Verfahren zur Verbesserung der Belastungseigenschaften der Schmiermittelgemische durch Beimengung einer geringen Menge eines Wirkstoffes dieser Formel (Ansprüche 8 und 9);

eine Verbindung der oben genannten Formel mit bestimmten, im einzelnen angegebenen Substituenten für R, X und Y (Ansprüche 10 und 11);

Gegenstände verschiedener Kategorien, die alle die Gegenwart einer Verbindung dieser Formel erfordern (Ansprüche 12 bis 17).

IV. Die ISA hat im wesentlichen die beiden folgenden Einwände erhoben:

i) Die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe sei nicht neu, sondern bereits gelöst worden, wie die Druckschrift US-A-3 023 209 zeige. Deshalb sei die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee zerstört, und es müsse jede Lösung der Aufgabe, die sich vom Stand der Technik unterscheide, einzeln geprüft werden.

ii) Gemäß Regel 13.2 i) PCT müßten der Umfang der Erzeugnisse nach den Ansprüchen 10 und 11 einerseits und der der Erzeugnisse nach den Ansprüchen 1 bis 9 andererseits im wesentlichen identisch sein. Da dies nicht der Fall sei, liege auch keine einzige allgemeine erfinderische Idee vor, die die verschiedenen Anspruchskategorien umfasse.

Aufgrund dieser Einwände unterteilte die ISA den Gegenstand der Anmeldung in vierzehn Gegenstände; nachdem einer davon für nicht recherchierbar angesehen wurde, wurde die Anmelderin aufgefordert, für die zwölf über den ersten Gegenstand hinausgehenden Gegenstände je eine zusätzliche Recherchengebühr, insgesamt 25 140 DEM, zu entrichten.

Die Aufforderung enthielt den Hinweis, daß der in den Ansprüchen 1 und 10 verwendete Begriff "Thio- oder Dithiocarbamat" unklar sei und daß die Ansprüche 1 bis 7 nicht in vollem Umfang recherchierbar seien.

Die beiden ersten Gegenstände wurden wie folgt angegeben:

"1. Die Ansprüche 1 bis 9, 16 und 17 zum Teil:

Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung mit einer bestimmten Formel enthält, in der X und Y Wasserstoff sein können

2. Die Ansprüche 1 bis 9, 16 und 17 zum Teil:

Schmiermittelgemisch, das eine geringe Menge einer Verbindung mit einer bestimmten Formel enthält, in der X und Y Carboxy(-COOH) oder "Hydrocarbylcarboxy" im Sinne von -COO-Hydrocarbyl sein können"

V. Am 24. November 1987 entrichtete die Anmelderin eine zusätzliche Gebühr für eine zusätzliche Recherche für den an zweiter Stelle genannten Gegenstand. Sie zahlte diese Gebühr unter Widerspruch (R. 40.2 c) PCT) und machte geltend, daß die verlangte zusätzliche Gebühr überhöht sei. Als Begründung gab sie an: "Eine auf dem Gebiet der Schmiermittel durchgeführte Recherche nach der in der Zusammenfassung gezeigten Grundstruktur würde Dokumente erbringen, die sich auf Derivate dieser Grundstruktur beziehen."

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ und Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über Widersprüche der Anmelder gegen zusätzliche Recherchengebühren zuständig, die vom EPA aufgrund des Artikels 17 (3) a) PCT festgesetzt worden sind (ABl. EPA 1985, 320, 324).

2. Sowohl die Zahlungsaufforderung als auch der Widerspruch entsprechen der Regel 40 PCT und sind zulässig.

3. Wenn zu einer auf den ersten Blick normal erscheinenden und in üblicher Weise abgefaßten Anmeldung, die sich auf eine neue Gruppe von Verbindungen beziehen soll, die durch eine allgemeine Formel definiert sind und eine vorteilhafte Wirkung besitzen, eine Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren in Höhe von 25 140 DEM mit der Begründung ergeht, daß die Anmeldung 14 verschiedene Erfindungen betrifft, so ist eine gründliche Überprüfung der Rechtsgrundlage für diese Aufforderung zweifellos angezeigt. Dies gilt um so mehr, als sich die Kammer dessen bewußt ist, daß es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt.

Die der Kammer übermittelte Akte enthält eine mit "A POSTERIORI" überschriebene Anlage und der Aufforderung beiliegende Pro-forma- Begründung (kurz Anlage). Der erste Satz dieser Anlage lautet wie folgt:

"Die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe ist nicht neu; ihre Lösung ist bereits gefunden worden oder weist keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik auf, der sich aus der Druckschrift ... (es folgt die handschriftliche Eintragung "US-A-3 023 209 (J. Reese)") ergibt". In der Anlage heißt es weiter:

"Deshalb ist die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee nicht mehr gültig; der technische Zusammenhang oder die technische Beziehung zwischen den genannten Lösungen muß daher erneut geprüft werden."

Der Inhalt dieser Anlage wird in der Zahlungsaufforderung wiederholt.

Die Existenz dieser Anlage deutet darauf hin, daß die ISA derzeit in der Praxis viele Anmeldungen zumindest einer vorläufigen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unterzieht und daraufhin dann - a posteriori - die Einheitlichkeit der Erfindung beurteilt. Dies widerspricht nach Auffassung der Kammer aus den nachstehend genannten Gründen den im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnissen der ISA.

4. Die vorliegende internationale Anmeldung wurde am ... gemäß Artikel 3 PCT eingereicht und enthält gemäß Artikel 4 (1) i) PCT ein Gesuch auf Behandlung nach dem PCT.

5. Der PCT ist im wesentlichen verfahrensrechtlicher Art. Seiner Präambel zufolge besteht sein Zweck unter anderem darin, "den Schutz von Erfindungen, wenn um Schutz in mehreren Ländern nachgesucht wird, zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten".

So regelt insbesondere das Kapitel I des PCT mit den Artikeln 3 bis 30 das Verfahren sowohl für die Einreichung einer "internationalen Anmeldung" als auch für die internationale Recherche zu dieser Anmeldung.

Dementsprechend wird nach Einreichung einer internationalen Anmeldung bei einem Anmeldeamt und einer formalen Überprüfung ihres Inhalts ein Exemplar der Anmeldung der in Artikel 16 PCT genannten zuständigen Internationalen Recherchenbehörde (ISA) (in diesem Fall dem EPA) übermittelt, damit diese eine internationale Recherche nach Artikel 15 PCT durchführt. Das Verfahren vor der ISA ist in Artikel 17 PCT geregelt. Zweck des Verfahrens ist die Erstellung des internationalen Recherchenberichts nach Artikel 18 PCT.

Nach Auffassung der Kammer geht aus Artikel 17 PCT und den einschlägigen Regeln sowie aus der in Artikel 17 (1) PCT genannten Vereinbarung zwischen dem Internationalen Büro und der ISA hervor, daß sich deren in Artikel 17 PCT genannte Aufgaben im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen zweckentsprechend auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines Recherchenberichts beschränken.

Artikel 3 (4) PCT schreibt nicht nur vor, daß die internationale Anmeldung in einer der vorgeschriebenen Sprachen und in einer bestimmten Form abzufassen ist und daß die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet werden müssen, sondern auch, daß sie den in Regel 13 PCT vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entsprechen muß. Aus der Stellung dieser Regel innerhalb des PCT geht nach Auffassung der Kammer hervor, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung hier eine verfahrensrechtliche Anforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der internationalen Recherche nach Artikel 17 PCT darstellt, die sicherstellen soll, daß der für die Recherche relevante Stand der Technik nach Regel 33 PCT auf das beschränkt wird, was mit Fug und Recht als eine einzige allgemeine erfinderische Idee betrachtet werden kann (siehe hierzu Nr. 6). Eine solche Begrenzung des Gegenstands einer Anmeldung ist die Voraussetzung dafür, daß die internationale Recherche entsprechend den in Regel 33 PCT genannten Richtlinien durchgeführt werden kann.

Insbesondere sei hier auf Regel 33.3 b) PCT verwiesen: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Recherche den gesamten Gegenstand zu erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten." Ziel der Recherche ist natürlich die Ermittlung der Dokumente, die bei einer späteren Sachprüfung für die Entscheidung relevant sein können, ob der in Regel 33.3 b) PCT bezeichnete Gegenstand das Erfordernis der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllt.

6. Der Begriff "einzige allgemeine erfinderische Idee" (Hervorhebung durch die Kammer) in Regel 13.1 PCT könnte auf den ersten Blick dahingehend mißverstanden werden, daß er eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer ist das Wort "erfinderisch" in diesem Zusammenhang jedoch im Sinne von "nach Ansicht des Anmelders erfinderisch" zu verstehen, d. h. es bezieht sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung unabhängig vom Stand der Technik für seine Erfindung hält und worin die (etwaige) patentierbare Erfindung daher besteht. Mit anderen Worten, die "allgemeine erfinderische Idee" im Sinne der Regel 13.1 PCT ist einfach die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht.

7. Kapitel II PCT betrifft eine weitere, fakultative Phase der Bearbeitung nach dem PCT, nämlich eine "internationale vorläufige Prüfung" auf Patentierbarkeit (deren Ergebnis nicht bindend ist). Das Verfahren nach Kapitel II PCT ist völlig unabhängig und auch verschieden von dem nach Kapitel I PCT. Insbesondere ist für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zuständig, die mit der ISA nichts zu tun hat. Die ISA hat keine Befugnisse nach Kapitel II PCT. Daß das Kapitel II in den PCT aufgenommen wurde, ist ein klarer Hinweis darauf, daß die ISA für die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit keine Zuständigkeit besitzt.

8. Aus alledem geht nach Auffassung der Kammer ganz klar hervor, daß die ISA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem PCT weder verpflichtet noch befugt ist, die Anmeldungen materiellrechtlich auf die in Regel 13 PCT geforderte Einheitlichkeit der Erfindung zu prüfen. Von der ISA wird nur verlangt, daß sie den Anmelder gemäß Artikel 17 (3) a) PCT zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auffordert, falls sie bei einer "a priori" vorgenommenen Prüfung der Anmeldung zur Feststellung der technischen Gebiete, auf die sich die Recherche entsprechend Regel 33.2 PCT erstrecken muß, zu der Auffassung gelangt, daß sich die Anmeldung auf mehr als eine Erfindung oder mehr als eine allgemeine erfinderische Idee bezieht.

Die ISA ist jedoch nach Auffassung der Kammer nach dem PCT weder verpflichtet noch befugt, "a posteriori" (d. h. im Anschluß an die Untersuchung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit) eine Prüfung auf Einheitlichkeit der Erfindung durchzuführen. Die Untersuchung der der beanspruchten Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lösung (wie sie bei der Sachprüfung vor dem EPA durchgeführt werden muß) fällt daher nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Eine solche Prüfung und eine solche Untersuchung wären mit dem System des PCT und seinen oben im einzelnen genannten Bestimmungen über die Durchführung der internationalen Recherche nicht vereinbar.

9. Im Gegensatz zu der formalen Prüfung auf Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA wird die Anmeldung während der anschließenden Sachprüfung von den Bestimmungsämtern in der Regel auch materiellrechtlich auf die Einheitlichkeit der Erfindung geprüft. Ist also das EPA Bestimmungsamt, so schließt die materiellrechtliche Prüfung der Anmeldung auch die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ ein. Im Rahmen dieser Prüfung kann aufgrund eines eingehenden Vergleichs des Gegenstands der einzelnen Ansprüche mit dem im Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik natürlich auch eine etwaige Nichteinheitlichkeit der Erfindung festgestellt werden.

10. Im vorliegenden Fall wird der in der Zahlungsaufforderung erhobene Einwand der Nichteinheitlichkeit der Erfindung, wie unter Nr. IV i dargelegt, damit begründet, daß die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Aufgabe nicht neu sei, weil in einer bestimmten Vorveröffentlichung bereits eine Lösung hierfür vorgeschlagen worden sei. Folglich wird behauptet, daß "die ursprüngliche einzige allgemeine erfinderische Idee nicht mehr gültig ist" und daß die einzelnen Lösungen mit bestimmten Substituenten für R, X und Y in der allgemeinen Formel I in verschiedene Kategorien unterteilt werden müßten, die verschiedene "Erfindungen" darstellten.

Die Kammer findet diese Begründung schwer verständlich.

Aus der Beschreibung (S. 2, Zeilen 23 bis 27) geht hervor, daß der Erfindung die Aufgabe zugrunde lag, Verbindungen zu finden, die hervorragende Mittel zur Erhöhung der Druck- und Verschleißfestigkeit sind. Die Anmelderin hat festgestellt, daß die Verbindungen der in Anspruch 1 beanspruchten Formel, bei der X und Y Wasserstoff, Carboxy usw. sind, wegen ihrer die Hochdruckfestigkeit verbessernden, verschleißmindernden und oxidationshemmenden Wirkung in Schmiermittelgemischen eingesetzt werden können (Beschreibung S. 15, Zeilen 21 bis 27). Folglich müssen alle diese Verbindungen als Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe angesehen werden; dies allein genügt, um a priori auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen. Außerdem enthalten alle diese Verbindungen ein wichtiges gemeinsames Strukturelement (nämlich das 5-Norbornyldithiophosphat-Gerüst), so daß auch von der chemischen Struktur her eindeutig eine Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt.

11. Ein weiterer Grund für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit wurde unter Nummer IV ii angesprochen. Dieser scheint jedoch auf einer falschen Auslegung der Regel 13.2 PCT zu beruhen; dem Wortlaut dieser Regel ist ganz klar zu entnehmen, daß die Liste der Fälle, in denen zwischen den Ansprüchen verschiedener Kategorien Einheitlichkeit gegeben ist (siehe die Ziffern i bis iii dieser Regel), keineswegs ausschließt, daß es auch noch andere Fälle gibt, in denen zwischen Ansprüchen verschiedener Kategorien Einheitlichkeit besteht.

Daß die ISA die Regel 13.2 i) PCT mißverstanden hat, zeigt sich auch darin, daß sie zu Unrecht zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß die Strukturbereiche der einzelnen unabhängigen Erzeugnis- und Verwendungsansprüche im wesentlichen identisch sein müssen. Nach Auffassung der Kammer bietet die Regel 13.2 PCT keine Grundlage für eine derart enge und restriktive Auslegung.

12. Die Anmelderin hat nur eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet; dies ist jedoch angesichts der Höhe der von der ISA verlangten zusätzlichen Gebühren nicht überraschend (siehe Nr. II). Nach Lage des Falles hat die ISA die Aufforderung zur Zahlung von zwölf zusätzlichen Gebühren in Überschreitung ihrer im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnisse und ohne triftigen Grund erlassen; sie ist daher als nichtig und rechtsunwirksam in vollem Umfang aufzuheben. Die ISA muß demnach jetzt die erforderliche internationale Recherche nach dem PCT für den Gegenstand aller Ansprüche der vorliegenden Anmeldung (vorbehaltlich einer Erklärung und Mitteilung nach Artikel 17 (2) a) ii) PCT wegen mangelnder Klarheit des Begriffes "Thio- oder Dithiocarbamat") durchführen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vom 26. Oktober 1987 wird aufgehoben.

2. Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Gebühr wird angeordnet.