T 0583/93 (Dispersion de plymère soluble dans l'eau) of 4.1.1996

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n 0 183 466, faisant suite à la demande de brevet européen n 85 308 398.8 déposée le 18 novembre 1985 et revendiquant la priorité de trois demandes antérieures japonaises (demande 244152/84 du 19 novembre 1984 et demandes 158709/85 et 158711/85, toutes les deux du 18 juillet 1985), a été publiée le 29 août 1990 ; le brevet a été délivré sur la base de 13 revendications, dont la première se lisait comme suit:

"Procédé de préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau qui comprend la polymérisation d'un monomère soluble dans l'eau sous agitation dans une solution aqueuse d'au moins un sel, en présence d'un dispersant."

Les revendications 2 à 13 étaient des revendications dépendantes portant sur des modes de réalisation préférés pour la préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau selon le procédé défini dans la revendication 1. La revendication 8 précisait notamment que le dispersant était "un polymère d'un ou plusieurs monomères cationiques de formule (III) ci-dessous ou un copolymère contenant 20 % en mole ou plus de celui-ci:

FORMULE

où R1 représente H ou CH3 ; R2 et R3 représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone ; R4 représente H ou un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone ; A représente un atome d'oxygène ou NH ; B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène ; et Xe représente un contre-i on anionique".

La revendication 10 précisait en outre que le monomère soluble dans l'eau était "un mélange d'un ou plusieurs monomères cationiques de formule (i) ci-dessous et d'autre(s) monomère(s) copolymérisable(s) avec eux dans un rapport molaire compris dans l'intervalle allant de 100:0 à 5:95:

FORMULE

où R1 représente H ou CH3 ; R2 et R3 représentent chacun un groupe alkyle avec 1-3 atomes de carbone ; A représente un atome d'oxygène ou NH ; B représente un groupe alkylène avec 2-4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène ; et Xe est un contre-ion anionique.

II. Le 25 avril 1991, un acte d'opposition a été déposé contre le brevet ; l'opposant a demandé la révocation du brevet dans son intégralité pour les motifs énoncés à l'article 100(a) CBE, en se fondant essentiellement sur les documents US-A-4 380 600 (D1) et GB-A-1 457 958 (D2), lequel est le pendant du document FR-A- 2 251 367 (D2a) déjà pris en considération dans le cadre de la procédure d'examen, et mentionné dans le fascicule de brevet.

III. Par décision annoncée oralement le 22 mars 1993 et rendue par écrit le 23 avril 1993, la division d'opposition a révoqué le brevet. Cette décision a été prise sur la base de trois jeux de revendications déposés sous forme d'une requête principale et de deux requêtes subsidiaires. La division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'était pas nouveau, que l'objet de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire n'était pas conforme aux dispositions de l'article 123(2) CBE et que l'objet revendiqué dans la deuxième requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition a notamment considéré que les caractéristiques présentées dans les revendications 7 et 9 selon la deuxième requête subsidiaire, reprenant celles énoncées dans les revendications 8 et 10 sur la base desquelles le brevet avait été délivré, n'avaient rien d'inventif.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) s'est pourvu contre cette décision le 23 juin 1993 et a acquitté simultanément la taxe prescrite. Trois jeux de revendications, l'un à titre de requête principale, les deux autres à titre de requêtes subsidiaires, ont été joints au mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 1er septembre 1993. Par une lettre en date du 26 janvier 1995, le requérant a réitéré les requêtes qu'il avait présentées le 1er septembre 1993 et demandé une accélération de la procédure.

V. Suite à une notification de la Chambre datée du 22 mars 1995, dans laquelle étaient soulevées diverses objections au titre des articles 54, 56, 84 et 123(2) CBE à l'encontre des trois jeux de revendications, mais dans laquelle il était également indiqué que la plupart de ces objections deviendraient sans objet si l'on s'en tenait au libellé de la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire, le requérant a, le 17 mai 1995, déposé une unique requête consistant en une version légèrement modifiée de la revendication 1 selon cette deuxième requête subsidiaire, dont le texte est le suivant:

"Procédé de préparation d'une dispersion aqueuse d'un polymère soluble dans l'eau, caractérisé en ce qu'au moins un monomère soluble dans l'eau (a) répondant à la formule générale (i),

FORMULE

où R1 représente H ou CH3 ; R2 et R3 représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 3 atomes de carbone, A représente un atome d'oxygène ou NH, B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène et Xe est un contre-ion, et, le cas échéant au moins un autre monomère soluble dans l'eau (b) copolymérisable avec lui dans un rapport molaire de (a) à (b) compris dans l'intervalle allant de 100:0 à 5:95 sont polymérisés sous agitation dans une solution aqueuse d'un sel, en présence d'un électrolyte polymérique comme dispersant et ayant 20 % en mole ou plus d'unité monomères répondant à la formule générale (III)

FORMULE

où R1 représente H ou CH3 ; R2 et R3 représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone, R4 représente H ou un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone, A représente un atome d'oxygène ou NH et B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène et Xe représente un contre-ion, le sel et la concentration de sel étant tels que le polymère formé est précipité".

VI. L'intimé (opposant) ayant, le 7 août 1995, remis un mémoire dans lequel il faisait référence à deux autres documents non cités jusqu'alors (DE-A-1 720 528 et US-A-3 336 270), le requérant a déposé, le 27 novembre 1995, à titre de nouvelle requête principale, un jeu de revendications correspondant sur le fond à la première requête subsidiaire soumise le 1er septembre 1993 ; la revendication unique énoncée ci-dessus au point V a été maintenue en tant que requête subsidiaire.

VII. Par une lettre reçue le 3 janvier 1996, soit la veille de la procédure orale, le requérant a retiré la requête principale du dossier et déposé à la place deux nouveaux jeux de revendications à titre de requête principale et de première requête subsidiaire, dans lesquelles avaient été introduites des caractéristiques, reprises de la description, qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'alors (requête principale) ainsi que des caractéristiques abandonnées à la suite notamment de la notification de la Chambre (première requête subsidiaire). Le retard avec lequel ces nouvelles requêtes ont été présentées n'a pas été expliqué, et l'introduction des nouvelles caractéristiques n'a pas été justifiée. La revendication unique énoncée plus haut au point V a été maintenue en tant que deuxième requête subsidiaire.

VIII. Lors de la procédure orale du 4 janvier 1996, il a tout d'abord été question du dépôt tardif des revendications, intervenu la veille de la procédure.

Le requérant a essentiellement fait valoir que la société américaine titulaire d'une licence pour l'exploitation du brevet litigieux ne s'était aperçue que les revendications soumises en réponse à la notification de la Chambre étaient trop étroites qu'après qu'elles aient été déposées. Un mandataire du requérant s'est rendu auprès de cette société aux Etats-Unis les 5 et 6 décembre 1995 en emportant tout le dossier, qu'il a ensuite confié à un service de messagerie chargé de le réexpédier en Allemagne, où il n'a été livré qu'à la mi-décembre. Comme il n'avait pas été gardé de double du dossier en Europe, iln'a pas été possible de rédiger plus tôt de nouvelles revendications.

L'intimé a protesté contre le fait que deux nouvelles requêtes aient été soumises la veille seulement de l'audience. Il a estimé qu'un tel retard était tout à fait déloyal, qu'il s'agissait d'un grave abus de procédure et que cela mettait ses droits en péril.

Après avoir entendu les raisons invoquées par le requérant et les remarques émises par l'intimé, la Chambre a décidé de ne pas prendre les nouvelles requêtes en considération.

IX. Le requérant a alors de nouveau déposé, à titre de requête principale, la revendication unique mentionnée plus haut ; en réponse à une objection soulevée par la Chambre, il a déposé, à titre de requête subsidiaire, une version modifiée de cette revendication qui précisait la quantité d'électrolyte polymérique utilisé comme dispersant. La partie modifiée de la revendication se lit comme suit: " ... en présence d'au moins 0,1 % en poids, basé sur la solution de sel aqueuse, d'un électrolyte polymérique utilisé comme dispersant ...".

L'argumentation du requérant peut se résumer de la manière suivante:

i) En ce qui concerne les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE, les modifications apportées aux revendications étaient étayées par des informations divulguées dans le fascicule de brevet ainsi que dans le premier document de priorité ; elles sont donc admissibles.

ii) Pour ce qui est de la nouveauté, le document D1 ne divulguait pas un procédé de polymérisation en présence d'un dispersant soluble dans une solution salée aqueuse puisque les polymères solubles dans l'eau utilisés dans le procédé décrit dans ce document agissaient non pas comme dispersants, mais comme séparateurs de phase. Qui plus est, le document D1 ne constituait pas une divulgation valable dans la mesure où le fait de reproduire les exemples 1 et 21 n'entraînait pas la dispersion du polymère. De même, d'après le document D1, la présence d'un sel n'était pas une caractéristique essentielle, mais une simple possibilité, et ce sel ne faisait office ni d'agent précipitant ni d'agent de séparation. Le requérant a remis un rapport d'essais expérimentaux à l'appui de son argumentation.

Le document D2, qui portait sur un procédé de polymérisation en suspension mené en présence d'un solvant organique, ne détruisait pas la nouveauté de l'objet revendiqué.

iii) Etant donné que ni ces documents, ni aucun de ceux cités en cours de procédure ne contenaient d'information quant à la possibilité de combiner les caractéristiques de composition maintenant présentées comme nécessaires, l'objet revendiqué impliquait également une activité inventive.

Pour étayer ses arguments, le requérant a présenté, lors de la procédure orale, 5 photographies prises au microscope électronique afin de montrer la morphologie des dispersions selon l'exemple 19 et l'exemple 1 fournis à titre de comparaison dans le brevet litigieux, ainsi que selon l'exemple 1 du document D1. En outre, il a été démontré expérimentalement au cours de la procédure orale qu'il y avait des différences au niveau de la solubilité dans l'eau des deux dispersions polymériques. Le requérant a déclaré que, dans le premier cas, la dispersion avait été préparée en suivant les indications fournies dans le brevet litigieux et dans le deuxième en suivant celles contenues dans le document D1, sans donner de plus amples précisions sur la méthode exacte employée pour les préparer. Aussi l'intimé a-t-il refusé d'admettre la provenance et la composition de ces deux dispersions.

X. Dans ses conclusions en date du 7 août 1995 ainsi que pendant la procédure orale, l'intimé a avant tout fait valoir que l'introduction dans la revendication de caractéristiques devant désormais être considérées comme essentielles alors que, jusqu'à présent, que ce soit dans la description initiale ou dans les déclarations de la requérante devant la division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours, elles avaient été présentées comme non essentielles, allait à l'encontre des dispo-sitions de la CBE. De plus, dans la mesure où l'intimé n'avait pas été entendu au sujet de l'objet ainsi redéfini et où la première instance n'en avait pas tenu compte dans sa décision, un recours sur ce point était juridiquement impossible.

L'intimé a également soulevé une triple objection au sujet de la formulation de la revendication selon la requête principale:

i) Ni le monomère spécifique soluble dans l'eau répondant à la formule générale (i), ni le monomère de formule générale (III) constituant au moins en partie l'électrolyte polymérique utilisé comme dispersant n'étaient décrits dans la demande initiale comme étant des caractéristiques particulièrement préférées. Le choix de ces monomères a abouti à une définition de l'invention ne correspondant pas à ce qui en constituait à l'origine l'essentiel d'après la description fournie à la date de priorité, où il était question en effet de l'utilisation d'un sel comme agent précipitant pour la préparation d'un polymère soluble dans l'eau (article 123(2) CBE). Pour étayer cette partie de son argumenta-tion, l'intimé a, lors de la procédure orale, cité la décision T 22/81 (JO OEB 1983,226) et fait circuler un résumé du dossier sous forme de tableau montrant que l'importance accordée par le requérant aux différentes caractéristiques du procédé avait en fait changé au cours des phases successives de la procédure, à savoir au stade de l'examen, de l'opposition puis du recours.

ii) Compte tenu de ce qui précède, la quantité de sel devrait être précisée dans les revendications sous forme d'une plage de valeurs appropriée indiquant la concentration de la solution salée aqueuse, et non pas au moyen d'une simple définition fonctionnelle (article 84 CBE).

iii) Le monomère et le dispersant ont tous les deux été sélectionnés arbitrairement et on ne peut donc considérer que ce choix implique une activité inventive dès lors que le document D1 divulguait lui aussi un procédé pour la préparation d'une disper-sion polymérique aqueuse dans lequel il était possible d'utiliser un monomère répondant aux termes de la formule (i) et un dispersant polymérique contenant des groupes ammonium quaternaires (Article 56 CBE).

L'intimé a en outre demandé à la Chambre de se prononcer de façon précise à propos des deux questions suivantes revêtant à ses yeux une importance fondamentale:

1. "Est-il admissible, lorsque la description ne fournit aucune justification technique à une telle modification, de redéfinir les éléments essentiels de l'invention une fois passée la date de priorité? le concept auquel il est fait référence ici est celui de la "réalité technique"".

2. "Est-il admissible de rédiger une revendication de sélection en se bornant à prendre une catégorie alors que rien dans la description ne vient étayer l'existence d'une activité inventive?"

XI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision litigieuse et le maintien du brevet sur la base de la revendication unique soumise à titre de requête principale au cours de la procédure orale ou de la revendication unique soumise à titre de requête subsidiaire.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Questions de procédure

2. Le requérant a présenté deux requêtes supplémentaires le 3 janvier 1996, soit la veille de la procédure orale. Ces deux requêtes avaient trait à des revendications d'une plus large portée que celles contenues dans la requête unique précédente que le requérant avait soumise le 17 mai 1995 et qu'il maintenait désormais comme deuxième requête subsidiaire, et la requête principale avait une portée plus large que la requête principale déposée le 27 novembre 1995. Le fait que ces requêtes aient été déposées tardivement et qu'elles ne constituent pas une réponse à une notification de la Chambre ou à une déclaration de l'intimé soulève une question de procédure.

2.1 La question de savoir si des éléments présentés tardivement, y compris des requêtes, peuvent être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours est de celles qu'il appartient à la Chambre de trancher en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est imparti, pouvoir qu'elle doit exercer en toute impartialité et en tenant pleinement compte des décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 9/91, JO OEB 1993, 408 et G 10/91, JO OEB 1993, 420. La Chambre peut donc refuser de prendre en considération des requêtes présentées tardivement si le retard n'est pas justifié par les circonstances propres au cas d'espèce et, même si le retard se justifie, elle peut refuser d'en tenir compte si elles ne sont pas à l'évidence admissibles au regard des dispositions pertinentes de la CBE (Article 102(3)). A l'inverse, la Chambre peut refuser de prendre en considération des requêtes à l'évidence admissibles si leur dépôt tardif ne se justifie pas eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce.

2.2 Il ressort du dossier et des réponses que le mandataire du requérant et un haut responsable de la société titulaire d'une licence sur le brevet litigieux ont apportées aux questions précises et détaillées posées par la Chambre (Article 117 CBE) que les circonstances les plus pertinentes en l'espèce étaient les suivantes:

Dans le courant de l'année 1991, le titulaire du brevet litigieux a passé un accord de licence non exclusif avec une importante société américaine. Le 26 janvier 1995, le mandataire agréé du titulaire du brevet a demandé "une accélération de la procédure de recours" au motif qu'un certain nombre de candidats potentiels souhaiteraient prendre une licence pour l'exploitation du brevet litigieux, mais que leur décision était subordonnée à l'issue du recours. Le mandataire a effectivement rencontré personnellement des responsables de la société américaine opérant déjà sous licence. Lors de cette rencontre, qui n'a eu lieu que les 5 et 6 décembre 1995, ses interlocuteurs lui ont fait remarquer que les requêtes déposées le 27 novembre 1995 avaient une portée beaucoup trop limitée d'un point de vue commercial. En dehors des faits déjà mentionnés au point IX de l'exposé des faits et conclusions, la façon dont le licencié et le titulaire du brevet ont communiqué par la suite n'est pas très claire. Toujours est-il que les deux jeux de revendications ont été déposés le 3 janvier 1996, et que ceux-ci sont parvenus à l'un des mandataires de l'intimé dans l'après midi ou dans la soirée de ce même jour à son hôtel à Munich.

2.3 Pour la Chambre, il ne fait pas de doute que le titulaire du brevet et le licencié se sont très peu consultés, à supposer qu'ils l'aient fait, entre le moment où l'accord de licence a été signé, en 1991, et celui où il s'est avéré, mais bien tard, à la fin 1995, que les requêtes figurant alors dans le dossier étaient trop restrictives d'un point de vue commercial, et qu'il fallait donner une portée plus large aux revendications.

Une telle négligence dans le suivi du dossier est difficile à comprendre et à vrai dire surprenante, lorsque l'on sait notamment que le brevet a été révoqué par décision du 23 avril 1993 et que, normalement, il est prévu dans les accords de licence que des redevances doivent être payées aussi longtemps que subsistent les brevets concernés. Alors que le titulaire du brevet est une société relativement modeste, tel n'est manifestement pas le cas de celle qui a pris la licence d'exploitation, si l'on en juge notamment par le nombre important de ses cadres présents à l'audience devant la chambre de recours, à commencer par le chef de la division brevets et licences.

De l'avis de la Chambre, le dépôt extrêmement tardif des deux requêtes supplémentaires est exclusivement imputable à ce piètre "système" de communication. Une telle situation ne constitue pas à l'évidence un motif suffisant pour que la Chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation dans un sens favorable au titulaire du brevet, accepte de tenir compte de ces deux nouvelles requêtes dans le cadre de la procédure de recours.

2.4 Aussi la Chambre a-t-elle décidé de ne pas prendre ces requêtes en considération et de n'examiner que la deuxième requête subsidiaire laquelle, du moins pour ce qui est du fond, figure dans le dossier depuis le 1er septembre 1993, ainsi que toute autre requête pouvant légitimement être présentée en réaction à des déclarations des parties durant la présente procédure.

3. Vers la fin de la procédure de recours écrite, l'intimé, pour prouver le bien-fondé de son objection relative à l'absence d'activité inventive, a mentionné deux nouveaux documents qui n'avaient pas été cités jusque-là, que ce soit lors de la procédure d'opposition ou à l'occasion du recours (cf. plus haut point VI). Il n'a cependant plus été question de ces deux documents durant la procédure orale devant la Chambre de recours. Aussi n'en n'a-t-il pas été tenu compte, conformément à l'article 114(2) CBE.

Requête principale

4. Pour les raisons énoncées ci-après, la formulation de l'unique revendication ne soulève aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

Article 123(3)

4.1 L'unique revendication se distingue de la revendication 1 telle que délivrée par i) sa formulation en deux parties, ii) l'utilisation d'une catégorie spécifique de monomères solubles dans l'eau, iii) l'utilisation d'une catégorie spécifique de dispersants polymériques, ainsi que iv) par la caractéristique en vertu de laquelle la concentration de sel doit être telle que le polymère formé est précipité. Comme, d'une part, la formulation en deux parties est sans incidence quant à la portée de la revendication et que, d'autre part, le fait de préciser le type de composés à utiliser et de fixer certaines exigences au sujet de la concentration de la solution salée aqueuse a pour effet de réduire la portée de la revendication, la Chambre conclut que l'objet maintenant revendiqué n'a pas été modifié de manière à étendre la protection conférée par le brevet.

Article 123(2)

4.2 Les remarques du point 4.1 sur les différences entre la revendication dans sa version actuelle et la revendication 1 telle que délivrée s'appliquent aussi à la revendication 1 telle que déposée initialement, qui est identique à la revendication 1 ayant servi de base à la délivrance du brevet.

i) Dans la mesure où la formulation en deux parties a un caractère purement rédactionnel, elle ne peut susciter d'objections au titre de l'article 123(2) CBE.

ii) L'utilisation de la catégorie spécifique de monomères solubles dans l'eau avait déjà été divulguée dans la revendication 10 telle que déposée initialement.

iii) L'utilisation de la catégorie spécifique de dispersants polymériques trouve son fondement dans la revendication 8 telle que déposée initialement.

iv) La revendication 2 telle que déposée initialement énonce que "le sel et la concentration du sel sont tels que le polymère n'est pas dissous ...". De la page 2, ligne 34, à la page 3, ligne 3 de la demande initiale (page 2, lignes 44 à 47 du fascicule de brevet), il est indiqué que la polymérisation est réalisée pendant que le polymère se dépose sous forme de fines particules ... la solution aqueuse du sel doit ... précipiter le polymère," ; à la dernière ligne de la page 4/première ligne de la page 5 de la demande telle que déposée initialement (fascicule de brevet, page 3, lignes 27 à 28), une autre condition est que "le polymère formé à partir du monomère (a) ne doit pas être soluble dans la solution aqueuse du sel". La Chambre estime que toutes ces divulgations prises ensemble fournissaient une base suffisante à l'exigence selon laquelle la concentration du sel doit être telle que le polymère formé soit précipité.

4.3 L'intimé n'a pas remis en cause le fondement des différentes caractéristiques, mais il a estimé que la combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) était artificielle ; en effet, rien dans le fascicule de brevet n'indiquait que ces caractéristiques pourraient procurer un quelconque avantage, de sorte qu'il en résultait un nouvel enseignement non étayé par le contenu de la demande initiale.

4.4 La description figurant dans le fascicule de brevet contient une liste de monomères acryliques solubles dans l'eau (a) et deux formules générales (i) et (II) de monomères cationiques (ligne 24, page 3, à ligne 17, page 4 de la demande initiale ; ligne 59, page 2 à ligne 25, page 3 du brevet), mais il n'est pas indiqué de préférence. De la même manière, il n'est pas indiqué de préférence pour les électrolytes polymériques susceptibles, d'après la description, d'être utilisés comme dispersants, l'essentiel étant qu'ils soient solubles dans la solution aqueuse du sel utilisée pour la polymérisation (page 7, lignes 5 à 8 de la demande initiale ; page 3, lignes 58 à 59 du brevet).

Toutefois, la description précise aussi que lorsque le polymère formé est cationique, il est préférable d'utiliser un électrolyte polymérique cationique, "de préférence un polymère d'un ou plusieurs monomères cationiques de ... formule (III) ou un copolymère ... de celui-ci" (page 7, ligne 13 à page 8, ligne 5 de la demande telle que déposée initialement ; page 3, ligne 63 à page 4, ligne 14 du brevet délivré). De plus, le jeu de revendications figurant dans la demande initiale tout comme celui sur la base duquel le brevet a été délivré avaient déjà trait à un procédé fondé sur la combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) puisque la revendication 10, portant sur l'utilisation de monomères répondant à la formule (i), était dépendante de la revendication 8, qui concernait l'utilisation d'un dispersant polymérique dérivé d'un monomère de formule (III) au cours d'un processus de polymérisation faisant intervenir un sel comme agent précipitant (revendication 2 telle que déposée initialement et ayant servi de base à la délivrance du brevet). Qui plus est, cette combinaison particulière est illustrée par les exemples 1 à 9 et 19 fournis tant dans le brevet délivré que dans la demande initiale. Donc, la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) dans le cadre d'un procédé de polymérisation faisant intervenir la caractéristique (iv) était largement fondée.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que l'objet maintenant revendiqué n'a pas été modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

4.5 La CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'article 123(2) et (3) CBE ont été respectées, ce qui, la Chambre vient de le démontrer, est le cas dans la présente espèce. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition, premièrement, qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement et deuxièmement, que la combinaison de caractéristiques qui en découle reste conforme à l'enseignement fourni par la demande initiale. Par conséquent, alors que, d'après la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas admissible, en vertu de l'article 123(2) CBE, de supprimer d'une revendication des caractéristiques systématiquement présentées comme essentielles (cf. par exemple T 260/85, JO OEB 1989, 105), l'inverse n'est pas vrai, de sorte que la tentative faite par l'intimé d'interpréter l'article 123(2) CBE comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, est vouée à l'échec.

4.6 Dans la présente affaire, l'intimé a déclaré que le seul élément présenté comme essentiel dans l'invention était l'utilisation d'un sel comme agent précipitant, et que les catégories spécifiques de monomères maintenant exigées avaient été considérées comme non essentielles tout au long de la procédure. A supposer que cela soit exact, il est apparu utile, compte tenu de l'état de la technique cité au cours de la procédure, de redéfinir l'invention comme cela a été fait maintenant afin de pouvoir repousser les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive. De plus, la revendication dans sa nouvelle formulation a pour objet un procédé de polymérisation se caractérisant essentiellement par l'utilisation d'un sel comme agent précipitant (caractéristique (iv)) et, comme indiqué plus haut, l'adjonction des caractéristiques de composition (ii) et (iii) sert uniquement à préciser la portée de ce procédé, ce qui, à l'évidence, ne contrevient pas à l'article 123(2) et (3) CBE.

En regroupant dans une seule et unique revendication des caractéristiques auparavant citées dans des revendications dépendantes, le requérant, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire T 22/81 (cf. supra), où le demandeur avait expressément reconnu que certains éléments ne contribuaient pas à l'activité inventive, a implicitement admis que les caractéristiques en question étaient essentielles.

4.7 De plus, s'il est exact que le requérant a si souvent modifié la portée des revendications au cours de la procédure que le sens de tous ces changements n'est pas toujours très clair, il n'en demeure pas moins que toutes les catégories spécifiques de monomères répondant aux formules (i) et (III) ainsi que la combinaison de ces monomères qui est maintement revendiquée étaient déjà mentionnées non seulement dans le premier document de priorité, mais également dans la demande à la date du dépôt, sous forme de revendications dépendantes (revendications 8 et 10), lesquelles, de par leur nature même, ont trait à des modes de réalisation préférés de l'invention. Ces revendications étaient également présentes dans le brevet tel que délivré (revendications 8 et 10), et la division d'opposition y a fait référence dans sa décision (cf. point 6, notamment points 6.5, 6.7 et 6.10). L'intimé avait donc largement la possibilité de faire part de ses observations au sujet de l'objet ainsi redéfini, et la première instance en a effectivement tenu compte dans sa décision. Il n'est par conséquent pas possible de suivre l'intimé lorsqu'il prétend qu'un recours était juridiquement impossible (cf. G 9/91, supra et G 10/91, supra).

4.8 Par ailleurs, la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire déposée le 1er septembre 1993 en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours présentait une combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) ; sur le fond, elle était donc identique à la revendication unique figurant maintenant dans le dossier. Aussi l'intimé aurait-il dû se rendre compte que cette définition du procédé serait susceptible par la suite de fournir une base à la requête principale.

4.9 Pour toutes ces raisons, la Chambre conclut que les conditions énoncées à l'article 123(2) et (3) CBE sont remplies.

Articles 83 et 84 CBE

5. La quantité de sel nécessaire pour obtenir une dispersion polymérique ayant les propriétés souhaitées, en mettant en oeuvre le procédé selon l'invention, est définie en termes de fonction. Il ne ressort pas de la description que la quantité exacte de sel est une caractéristique essentielle de l'invention ; il est uniquement précisé que la quantité de sel doit être suffisante pour que le polymère soit précipité. A la page 3, lignes 48 à 50 du fascicule de brevet, notamment, il est indiqué qu'il n'y a pas de restrictions particulières en ce qui concerne la concentration de sel, qui varie en fonction du rapport molaire entre les monomères ioniques et le sel utilisé. Par conséquent, seule une plage préférentielle comprise entre 15 % en poids de la solution et la limite supérieure de solubilité peut être définie.

De plus, le fait qu'aucune plage de concentration spécifique ne soit mentionnée, n'empêche pas l'homme du métier de mettre en oeuvre le procédé revendiqué. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute qu'en s'appuyant sur les renseignements pratiques fournis dans la description et dans les nombreux exemples ainsi que, le cas échéant, sur des tests de routine, un homme du métier saurait comment déterminer la quantité de sel la mieux adaptée suivant les composés choisis. Comme cela a déjà été indiqué dans la décision T 14/83 (JO OEB 1984, 105), le manque occasionnel de succès d'un procédé revendiqué ne compromet pas la possibilité de le réaliser au sens de l'article 83 CBE, dès lors qu'une expérimentation additionnelle peut encore transformer l'insuccès en réussite, à condition qu'elle ne soit pas excessive et ne nécessite pas une activité inventive (exposé des motifs, point 6, premier paragraphe).

Aussi la Chambre conclut-elle que, concernant la quantité de sel à utiliser, la formulation de la revendication n'appelle aucune objection au titre des articles 83 et 84 CBE.

Nouveauté

6. Le document D1 décrit un procédé pour l'obtention d'une dispersion aqueuse de polymères solubles dans l'eau, comprenant la (co)polymérisation (a) des composants monomères d'une composition contenant au moins un monomère non saturé en éthylène soluble dans l'eau pour former uniquement un (co)polymère soluble dans l'eau, cette polymérisation étant effectuée dans une solution aqueuse d'au moins (b) un polymère soluble dans l'eau qui doit être différent du polymère soluble dans l'eau dérivé des composants monomères (a) (revendication 1, colonne 5, lignes 51 à 53). La présence possible d'un sel et l'impact favorable que ce sel peut avoir sur la fluidité de la dispersion polymérique aqueuse sont mentionnées dans la colonne 7, lignes 10 à 31. L'utilisation d'un sel est décrite dans l'exemple 21. Les monomères (a) sont spécifiés entre la ligne 59 de la colonne 4 et la ligne 18 de la colonne 5, et, de la ligne 6 à la ligne 9 de la colonne 5, est donné l'exemple d'un monomère correspondant à la définition bien précise de la formule (i) dans la version des revendications figurant actuellement au dossier. Des informations concernant la fonction assurée par le polymère soluble dans l'eau (b), sa composition et son poids moléculaire sont données de la ligne 38 de la colonne 5 à la ligne 19 de la colonne 6, où il est notamment précisé que des polymères contenant des groupes ammonium quaternaires peuvent convenir (colonne 5, lignes 41 à 44). Il n'est toutefois pas question dans ce document de monomères répondant à l'actuelle formule (III), et qui sont nécessaires pour la formation de l'électrolyte polymérique utilisé comme dispersant.

Le document D2 fait référence à une polymérisation dans un mélange d'huile dans de l'eau, ce qui est un procédé différent de celui visé dans le brevet litigieux, et il n'y est pas non plus question des monomères spécifiques mentionnés dans la présente revendication. Ce document n'a plus été invoqué dans le cours ultérieur de la procédure orale.

Aussi la Chambre estime-t-elle en accord avec les deux parties que l'objet de la revendication unique est nouveau.

Activité inventive

7. Le brevet litigieux a trait à un procédé de préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau.

7.1 Comme indiqué plus haut, un tel procédé a été divulgué par le document D1, en particulier par l'exemple 21 que la Chambre, partageant en cela l'avis de la division d'opposition, considère comme l'état de la technique le plus proche. D'après ce mode de réalisation, l'acide acrylique est polymérisé en présence de glycol polyéthylène, d'alcool polyvinyle et de chlorure de sodium. Il se distingue donc du procédé maintenant revendiqué tant en ce qui concerne le monomère à polymériser que le dispersant utilisé.

7.2 Il ressort de la description du brevet litigieux et des déclarations faites par le requérant durant la procédure orale qu'il convient de considérer que l'invention a pour objet la préparation d'une dispersion de polymère soluble dans l'eau ayant une viscosité et une fluidité améliorée, de manière à en rendre possible le transport par pompage (page 2, lignes 53 et 54 du brevet). Il est dit que les dispersions de polymère préparées suivant le procédé décrit dans le document D1 sont stables et ont un haut niveau de fluidité lorsque les concentrations de polymère sont élevées (colonne 3, lignes 2 à 5). On ne peut cependant pas comparer les valeurs de viscosité indiquées dans le document D1 à celles figurant dans le brevet litigieux, parce que la concentration des diverses dispersions de polymère n'est pas la même ; il n'est donc pas certain que les dispersions selon le brevet litigieux aient effectivement une meilleure viscosité et une meilleure fluidité que celles décrites dans le document D1. Par conséquent, le problème technique à la base du brevet litigieux doit être reformulé en termes moins ambitieux, à savoir comme définition d'un procédé de rechange pour la préparation de nouvelles dispersions de polymère solubles dans l'eau, ayant une faible viscosité et une bonne fluidité.

7.3 D'après le brevet litigieux, ce problème est résolu si l'on polymérise des monomères d'une catégorie spécifique en présence d'une catégorie spécifique de dispersants et d'une quantité de sel suffisante pour provoquer la précipitation du polymère, comme indiqué dans l'unique revendication.

7.4 Toutefois, quel que soit le type de dispersant utilisé, il est tout à fait clair d'après la description du brevet litigieux que si ce dispersant fait moins de 0,1 % en poids de la solution salée aqueuse, le polymère formé ne peut pas être obtenu sous forme dispersée et ses éléments constitutifs s'agglutinent les uns aux autres, formant ainsi un agglomérat plus grand ("the formed polymer cannot be obtained in a dispersed form and sticks to each other to grow into a bigger mass" (page 3, lignes 52 à 54). En l'absence de cette caractéristique chiffrée, l'obtention de l'effet souhaité est aléatoire, et l'on ne peut donc pas considérer que l'objet revendiqué constitue une solution générale au problème technique défini plus haut.

7.5 Comme l'intimé l'a fait observer au cours de la procédure orale, cette affirmation appelle deux objections.

En premier lieu, on ne peut pas démontrer l'existence d'une activité inventive en invoquant un effet technique qui ne se manifeste pas dans l'intégralité du domaine revendiqué (T 20/81, JO OEB 1982, 217 ; T 939/92, JO OEB 1996, 309). Dans la présente espèce, le fait que la dispersion appropriée ne se produise qu'à partir d'une certaine quantité de dispersant signifie que la revendication figurant dans le dossier ne remplit pas les conditions fixées à l'article 56 CBE.

La deuxième objection tient au fait qu'une revendication doit obligatoirement contenir toutes les caractéristiques jugées nécessaires pour pouvoir définir l'invention sur laquelle porte la demande de brevet. Autrement dit, les caractéristiques techniques utilisées pour définir l'invention dans les revendications doivent être les mêmes que celles présentées comme essentielles dans la description (T 133/85, JO OEB 1988, 411 ; T 409/91, JO OEB 1994, 653). Cette exigence reflète le principe général du droit selon lequel l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être en rapport avec l'importance de la contribution à l'état de la technique pour pouvoir se fonder sur la description au sens de l'article 84 CBE.

Pour toutes ces raisons, la revendication selon la requête princi-pale contrevient à la fois aux dispositions de l'article 56 et à celles de l'article 84 CBE ; elle doit donc être rejetée.

Requête subsidiaire

Article 123(2) et (3)

8. La différence entre l'unique revendication selon la requête subsidiaire et celle selon la requête principale réside en ce que, dans le premier cas, la quantité de dispersant est précisée ; cette précision se fonde sur la description initiale, page 6, lignes 19 à 23 (page 3, lignes 52 à 54 du brevet délivré). Pour ce qui est des autres caractéristiques présentées dans la revendication, les arguments exposés à propos de la requête principale sont tout aussi valables (cf. point 4 plus haut). La manière dont la revendication est formulée ne soulève donc aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

Nouveauté

9. La portée de la revendication selon la requête subsidiaire étant plus étroite que celle de la revendication selon la requête principale, la conclusion de la Chambre à propos de la requête principale (cf. plus haut point 6) vaut également pour la revendication actuelle ; il en découle que, pour la Chambre, l'objet de cette revendication est nouveau.

Activité inventive

10. Au vu des exemples fournis dans le brevet litigieux, la Chambre est convaincue que la combinaison des caractéristiques du procédé faisant l'objet de la revendication apporte effectivement une solution au problème technique défini plus haut. Reste à trancher la question de savoir si l'objet revendiqué est évident au regard de l'état de la technique.

10.1 Bien que l'un des monomères cités à titre d'exemple dans le document D1 (colonne 5, lignes 6 à 9) cadre avec la formule (i) du brevet litigieux (caractéristique (ii)), cela ne suffit pas à rendre évidentes les autres caractéristiques du procédé revendiqué, et à plus forte raison leur combinaison.

10.1.1 Ce qui précède s'applique en premier lieu à la définition du dispersant polymérique (caractéristique (iii)). Le document D1 donne une large définition du polymère soluble dans l'eau (b), mais les composés qui sont effectivement mentionnés n'indiquent pas qu'il peut s'agir de dispersants polymériques acryliques. Il est indiqué à la colonne 5, lignes 38 à 65 du document D1 que le polymère soluble dans l'eau doit avoir un poids moléculaire compris entre 300 et 10 000 000 et contenir au moins un groupe fonctionnel choisi parmi des groupes éther, hydroxyle, carboxyle, sulfone, sulfate ester, amino, imino, amino tertiaire, ammonium quaternaire et hydrazino, de préférence les groupes éther, hydroxyle et carboxyle ; seraient susceptibles de convenir comme dispersants des polymères naturels tels que l'amidon ou la cellulose, ou leurs dérivés, des polyetherpolyoles et des polyethyleneimine, ainsi que des polymères obtenus par addition comme l'alcool polyvinyle, le polyvinylpyrrolidone et le polyvinylpyridine.

Compte tenu de cette définition générale et des composants cités, le simple fait de mentionner, parmi d'autres groupes non préférés, des groupes ammonium quaternaire comme groupes fonctionnels possibles ne suggère pas, contrairement à l'interprétation donnée par l'intimé au cours de la procédure orale, qu'il peut s'agir de monomères acryliques répondant à la formule (III) du brevet litigieux. Au contraire, l'exigence selon laquelle le polymère (b) doit être différent du polymère formé à partir du monomère (a) (colonne 5, lignes 51 à 53) ne saurait inciter à choisir un dispersant polymérique dérivé d'un monomère acrylique ayant un groupe ammonium quaternaire, et serait plutôt de nature à dissuader l'homme du métier de choisir l'actuel polymère (acrylique) comme dispersant (caractéristique (iii)) pour la polymérisation de l'actuel monomère (acrylique) (caractéristique (ii)).

10.1.2 Le document D1 ne suggère pas non plus d'utiliser une solution de sel aqueuse (caractéristique (iv)) pour assurer la formation de la dispersion polymérique.

Comme cela est expliqué à la colonne 3, lignes 46 à 64 du document D1, lorsque le monomère (a) soluble dans l'eau, non saturé en éthylène, est polymérisé dans la solution aqueuse du polymère (b) soluble dans l'eau, le polymère éthylénique soluble dans l'eau qui en résulte forme avec le polymère (b) soluble dans l'eau un complexe faiblement agglutiné contenant de l'eau, sans être dissous dans l'eau. La séparation de phase se produit entre la phase complexe et la phase aqueuse et se traduit par la formation de particules microscopiques, ce qui expliquerait la dispersion aqueuse faiblement visqueuse qui en résulte. Etant donné que le polymère éthylénique soluble dans l'eau qui est obtenu et le polymère (b) soluble dans l'eau, présent au départ, ne se dissolvent pas l'un dans l'autre, une autre explication serait que le polymère obtenu et la solution aqueuse du polymère (b) sont soumis à une séparation de phase avec la progression de la polymérisation. Le polymère obtenu se transormerait en petits globules microscopiques qui se disperseraient dans la solution aqueuse du polymère (b) soluble dans l'eau, formant ainsi une dispersion aqueuse faiblement visqueuse. Quel que soit le mécanisme effectivement en jeu, il est donc évident qu'une solution de sel aqueuse n'intervient pas dans la formation de la dispersion polymérique.

Le fait que le document D1 mentionne également la possibilité de faire appel à des sels inorganiques (colonne 7, lignes 10 à 25) n'est pas contesté. Il ne s'agit cependant pas d'autre chose que d'un mode de réalisation optionnel, dont on ne peut attendre qu'une légère amélioration au niveau de la stabilité et de la fluidité de la dispersion aqueuse (colonne 7, lignes 26 à 28) ; en fait, le même effet vraisemblablement basé sur le même mécanisme pourrait être obtenu en faisant en sorte que la polymérisation se déroule en présence d'un solvant organique (colonne 7, lignes 46 à 55). De plus, l'intimé n'a pas démontré le lien entre les effets en question et la précipitation du polymère.

10.1.3. En conclusion, même à supposer que la caractéristique (ii) soit bel et bien divulguée par le document D1, l'enseignement qui se dégage de ce document est tel que l'homme du métier serait dissuadé de l'associer à la caractéristique (iii) ; il n'aurait pas non plus de raison d'envisager la caractéristique (iv).

10.2 Le document D2 a trait à un autre type de procédé de polymérisation, et ne fait état ni des monomères spécifiques, ni du polymère spécifique utilisé comme dispersant requis dans la revendication maintenant en cause. Le document D2 concerne notamment un procédé de polymérisation consistant à copolymériser un acide méthacrylique et un agent de réticulation non saturé en oléfine, caractérisé en ce que la polymérisation est amorcée par un système générateur de radicaux libres du type redox en deux parties et en ce qu'elle est conduite dans un mélange réactionnel comprenant une fine suspension de particules d'une phase organique dans une suspension aqueuse, la phase organique comprenant l'acide méthacrylique, un agent de réticulation et une partie du système générateur de radicaux libres, et la phase aqueuse contenant au moins 15 % en poids d'un sel inerte par volume de la phase aqueuse, un agent de suspension et une partie du système générateur de radicaux libres (première revendication). Le but du sel est de réduire la solubilité de l'acide méthacrylique dans la phase aqueuse (page 2, lignes 26 à 30 ; comparer avec les exemples 1 et 2, 5 et 6). Les conditions imposées en ce qui concerne les agents de suspension ne sont pas trop strictes, l'essentiel étant qu'ils aient la solubilité voulue ; l'alcool polyvinylique est cité à titre d'exemple (page 2, lignes 57 à 70 ; exemples).

Il est clair qu'en dehors du fait que le document D2 ne mentionne ni le monomère, ni le dispersant utilisés dans le brevet ici en cause, le procédé de polymérisation auquel ce document fait référence n'est pas du tout le même. Qui plus est, l'utilisation de sel comme indiqué dans le document D2 concerne uniquement la solubilité du monomère et n'a aucun rapport avec la précipitation du polymère. Rien ne pourrait donc inciter l'homme du métier à envisager une caractéristique de ce genre dans le but d'obtenir un effet technique différent dans le cadre d'un procédé de polymérisation différent, comme spécifié dans le brevet litigieux.

Il ressort de toutes ces considérations que le document D2 ne peut pas rendre évidente la caractéristique (iv), et encore moins la combinaison de cette caractéristique avec les autres caractéristiques mentionnées dans la revendication.

10.3 La comparaison avec les procédés connus montre donc que le procédé revendiqué repose sur une combinaison de caractéristiques qui ne peut se déduire des enseignements fournis par l'état de la technique. En premier lieu, la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) conformément au brevet litigieux correspond à un système de polymérisation que l'homme du métier ne serait guère enclin à envisager vu l'enseignement qui se dégage du document D1 ; deuxièmement, alors que ni le document D1, ni le document D2 n'indiquent que le sel inorganique est susceptible de jouer un rôle dans la précipitation du polymère, il est dit dans le brevet litigieux que ce composé est essentiel à la formation d'une dispersion polymérique. Aussi la Chambre concluet-elle que le procédé défini dans l'unique revendication implique une activité inventive.

11. Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les photographies présentées et les expériences effectuées au cours de la procédure orale sont sans incidence quant aux questions examinées dans la présente décision. La Chambre n'a donc pas à répondre aux questions de l'intimé concernant les conditions exactes dans lesquelles ces photos ont été obtenues et celles dans lesquelles les dispersions polymériques ont été produites.

12. S'agissant des deux questions spécifiques posées par l'intimé (cf para. X), la Chambre tient à préciser qu'il y a déjà été répondu . D'autre part, il ressort clairement de l'argumentation développée au sujet de la conformité à l'article 123 CBE (point 4) que ces questions ne reflètent pas la réalité de l'affaire.

Pour ce qui est de la première question, si l'on compare la revendication 1 sur la base de laquelle le brevet a été délivré et la revendication unique figurant maintenant dans le dossier, il est clair que les deux procédés s'appuient sur le même concept technique, à savoir la polymérisation en présence d'un sel (caractéristique (iv)). Le choix d'une catégorie spécifique de monomères cationiques en combinaison avec une catégorie spécifique d'électrolytes polymériques cationiques comme dispersants n'est pas autre chose qu'une limitation normale apportée en réponse aux arguments invoqués dans le mémoire d'opposition ; une telle limitation ne modifie pas à l'évidence le cadre technique de l'invention.

Il en va de même en ce qui concerne la deuxième question puisque, premièrement, la sélection n'a pas été effectuée à partir d'une liste de composés équivalents et que, deuxièmement, le procédé revendiqué implique une activité inventive. Comme la Chambre l'a déjà souligné plus haut (point 4), la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) est divulguée en tant que mode de réalisation préféré non seulement dans les revendications initiales, mais aussi dans les nombreux exemples décrits dans le fascicule de brevet.

13. Etant donné l'absence de description adaptée à la nouvelle revendication, il convient de renvoyer l'affaire devant la première instance. Dans la mesure où les diverses modifications apportées aux descriptions adaptées, déposées en même temps que les différents jeux de revendications durant la procédure de recours, allaient bien au-delà d'adaptations normales visant à tenir compte du changement de portée de l'objet revendiqué, la Chambre estime utile de rappeler que des changements que l'on ne peut considérer comme une réponse aux motifs invoqués dans l'acte d'opposition ne sont ni opportuns, ni nécessaires, et qu'ils ne sont pas par conséquent admissibles au sens des règles 57(1) et 58(2) CBE (cf. T 406/86, JO OEB 1989, 302 ; T 295/87, JO OEB 1990, 470 et T 550/88, JO OEB 1992, 117).

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition avec pour instruction de maintenir le brevet avec la revendication déposée à titre de requête subsidiaire au cours de la procédure orale et après que la description aura été adaptée afin de tenir compte de cette revendication.