J 0013/07 (Wiedereinsetzung) of 10.7.2008

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 2. Juli 2007 über die Zurückweisung ihres Antrages auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffend ihre Euro-PCT-Anmeldung 02 796 170.5.

II. Die internationale Anmeldung erfolgte am 21. August 2002 unter Beanspruchung einer Priorität vom 23. August 2001. Bei der Anmeldung und im anschließenden internationalen Prüfungsverfahren war die Beschwerdeführerin durch einen zugelassenen Vertreter vertreten, der am 13. März 2004 den Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt (EPA) beantragte. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wurde am 31. August 2004 fällig, wurde indes nicht gezahlt. Mit Mitteilung vom 5. Oktober 2004 wies die Prüfungsabteilung auf diesen Umstand sowie die Möglichkeit der nachträglichen Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr hin. Mit weiterer Mitteilung vom 28. Dezember 2004 teilte die Prüfungsabteilung mit, dass sie beabsichtige, ein europäisches Patent auf der Grundlage der modifizierten Patentanmeldung zu erteilen. Der Bescheid enthielt einen generellen Hinweis auf die Entrichtung von Jahresgebühren. Mit Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ 1973 vom 13. April 2005 stellte die Prüfungsabteilung schließlich einen Rechtsverlust dahingehend fest, dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte.

III. Mit beim EPA am 30. April 2005 eingegangenem Schriftsatz beantragte die von nun an selbst handelnde Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und zahlte die Wiedereinsetzungsgebühr sowie die versäumte Jahresgebühr mit Zuschlag am 3. Mai 2005.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin in der Antragsschrift und, in Antwort auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung, einem weiteren Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 im Wesentlichen aus:

Die Zahlung der Jahresgebühren habe der Beschwerdeführerin seit April 2004 unmittelbar, nicht dagegen deren Vertreter oblegen. Der Betrag für die dritte Jahresgebühr sei mit Zuschlagsgebühr am 15. Oktober 2004 mit Überweisungsauftrag an ihre betriebswirtschaftliche Abteilung durch den Leiter der Patentabteilung angewiesen worden. Durch ein Versehen der Patentsachbearbeiterin sei die Jahresgebühr zwar in einer internen Datei der Patentabteilung erfasst, die Zahlungsanweisung im Original jedoch in die Patentakte abgeheftet und nicht an die betriebswirtschaftliche Abteilung zur Überweisung an das EPA weitergeleitet worden. Die Beschwerdeführerin legte Kopien des Überweisungsauftrages und eines Ausdruckes der Datei Patentkosten bei.

Die Überwachung der Zahlung von Jahresgebühren sei seit September 2004 rechnergestützt mit dem Programm "PatInForm" erfolgt. Eine Doppelkontrolle über den Zahlungseingang beim EPA sei nicht geschehen. Dieses sei nicht notwendig gewesen, da der interne Ablauf zuvor funktioniert habe. Die zuständige Sachbearbeiterin bei der Beschwerdeführerin sei eine erfahrene Mitarbeiterin, die seit Juni 2003 in der Patentabteilung tätig gewesen sei, das Erfassen der Kosten, das interne Versenden der Zahlungsanweisungen im Original und das Abheften der Kopie in die Patentakten zur Zufriedenheit erledigt habe, weshalb diese selbständige Aufgabe nicht vom Leiter der Patentabteilung kontrolliert worden sei. Hierzu legte die Beschwerdeführerin eine persönliche Stellungnahme der Sachbearbeiterin vor, in der die Angaben inhaltlich bestätigt sowie der ihr unterlaufene Fehler als unerklärlich und einmalig bezeichnet werden.

IV. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Entscheidung über die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrages vom 2. Juli 2007 im Kern darauf, dass das Fehlen einer internen Überwachung der Tätigkeit der Sachbearbeiterin bis zum streitgegenständlichen Fall einen grundlegenden Fehler im System der Beschwerdeführerin dargestellt habe und damit der Fehler der Sachbearbeiterin nicht als ein einmaliges Versehen gewertet werden könne. Überdies habe die Beschwerdeführerin keine Angaben darüber gemacht, mit welchen Maßnahmen der Vertreter versucht habe, die fristgerechte Zahlung der Jahresgebühr zu gewährleisten.

V. Mit Schriftsatz vom 30. August 2007 zeigte der zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin die Niederlegung der Vertretung an.

VI. Mit am 31. August 2007 beim EPA eingegangenem Schriftsatz legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, zahlte am selben Tag die Beschwerdegebühr und begründete die Beschwerde mit Schriftsatz vom 1. November 2007.

Zur Begründung der Beschwerde führte sie aus, dass der Ablauf der Zahlung von Jahresgebühren an das EPA bei ihr nach Anweisung des Leiters der Patentabteilung in folgender Reihenfolge erfolge:

(1) Unterschrift unter dem Überweisungsauftrag nach Kontrolle der Daten durch den Leiter der Patentabteilung,

(2) Kopieren des Überweisungsauftrages durch die Sachbearbeiterin,

(3) Übersenden des Originals an die betriebswirtschaftliche Abteilung zur Überweisung an das EPA durch die Sachbearbeiterin,

(4) Erfassen der Überweisung der Jahresgebühr in einer internen Kostendatei und in dem Patentverwaltungsprogramm PatInForm an Hand der Kopie des Überweisungsauftrages durch die Sachbearbeiterin,

(5) Abheften der Kopie des Überweisungsauftrages in die Patentakte,

(6) Kontrolle der Weitergabe des Überweisungsauftrages an die betriebswirtschaftliche Abteilung an Hand der internen Datei durch den Leiter der Patentabteilung.

Dieses System habe mit Ausnahme des streitgegenständlichen Falles stets funktioniert und funktioniere auch weiterhin. Aufgrund eines einmaligen Versehens der Sachbearbeiterin seien die Daten in den Dateien vom Original erfasst sowie das Original des Überweisungsauftrages in die Patentakte abgeheftet und nicht an die betriebswirtschaftliche Abteilung weitergeleitet worden. Der eingebaute Kontrollmechanismus, die Überprüfung der Weiterleitung der Überweisung an Hand der internen Datei, sei in diesem einmaligen Fall unwirksam geblieben.

Da die Beschwerdeführerin die Jahresgebühren für Schutzrechte in eigener Regie zahle und ihre Vertreter darin nicht involviert seien, erfolge eine Unterrichtung der Vertreter nur, wenn ein Schutzrecht aufgegeben werde.

VII. Mit Bescheid vom 22. Februar 2008 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass nach vorläufiger Prüfung der Sach- und Rechtslage die Voraussetzungen für die begehrte Wiedereinsetzung im Hinblick auf die nach den Umständen gebotenen Sorgfalt bezogen auf die generelle Organisation der internen Verfahrensabläufe als auch bei der konkreten Handhabung des Zahlungsvorganges für die dritte Jahresgebühr auf Seiten der Beschwerdeführerin selbst sowie bezogen auf die Verantwortlichkeit ihres (früheren) zugelassenen Vertreters nicht erfüllt sein dürften.

VIII. In ihrer Stellungnahme vom 28. April 2008 vertiefte die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen insbesondere hinsichtlich der Frage der Selbstkontrolle in den Verfahrensschritten (1) und (6), mit der sie nach ihrer Auffassung alle erforderliche Sorgfalt beachtet habe. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die Verfahrensschritte (2) und (3) im vorliegenden Fall nicht beachtet worden seien. Die Umstellung auf das Patentverwaltungsprogramm PatInForm sei irrelevant, da diese erst ab Fälligkeit der Jahresgebühren September 2004 erfolgt sei und die versäumte Jahresfrist noch dem alten System unterlegen habe. Ihr (früherer) Vertreter habe ihr die Mitteilung des EPA weitergeleitet und sie auf den drohenden Rechtsverlust hingewiesen.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Wiedereinsetzung betreffend die Patentanmeldung 02 796 170.5 in den vorigen Stand zu veranlassen.

Einen Antrag auf mündliche Verhandlung hat die Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ 1973, Regel 65 (1) EPÜ 1973 (siehe: J 10/07 vom 31. März 2008, wird veröffentlicht, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Rechtlicher Maßstab für die Begründetheitsprüfung ist Artikel 122 EPÜ 1973 i.V.m. Artikel 1 Ziff. 5 des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2001 über Sonderregelungen für die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Revisionsakte (ABl. EPA Sonderausgabe 1 / 2007, 197).

2. Gegenstand der Beschwerde ist die Zurückweisung des Antrages der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der versäumten Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Zuschlag gemäß Artikel 86 (2) EPÜ 1973 für die Euro-PCT-Patentanmeldung 02 796 170.5 durch die Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 2. Juli 2007.

3. Gemäß Artikel 122 (1) EPÜ 1973 kann ein Anmelder, der trotz Beobachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem EPA eine Frist einzuhalten, auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn zuvor als unmittelbare Folge der Versäumung einer Frist gegenüber dem EPA ein Rechtsverlust eingetreten ist.

4. Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrages

4.1 Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ 1973 ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis im Sinne von Artikel 122 (2), Satz 1 EPÜ 1973, wenn die Fristversäumung auf einem Irrtum über Tatsachen beruht, an dem Tag weg, an dem die für die Patentanmeldung verantwortliche Person (d.h. der Anmelder oder sein bevollmächtigter Vertreter) darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine Frist nicht eingehalten wurde (vgl.: T 191/82, ABl. EPA 1985, 189, 192; T 287/84, ABl. EPA 1985, 333, 338; J 27/88 vom 5. Juli 1988, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; J 27/90, ABl. EPA 1993, 422, 426; T 840/94, ABl. EPA 1996, 680, 682).

Vorliegend ist in Ermangelung besonderer Umstände der Zugang der Mitteilung des EPA an den zugelassenen Vertreter vom 13. April 2005 maßgeblich, in der festgestellt wurde, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte (vgl. auch: J 7/82, ABl. EPA 1982, 391, 393; T 315/90 vom 18. März 1991, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Der Antrag auf Wiedereinsetzung am 30. April 2005 wurde mithin fristgemäß innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses sowie binnen eines Jahres nach Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Jahr (31. August 2004) eingereicht.

4.2 Die weiteren gemäß Artikel 122 (2) und (3) EPÜ 1973 notwendigen Maßnahmen, d.h. die Zahlung der versäumten dritten Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr und der Wiedereinsetzungsgebühr sowie die Begründung des Wiedereinsetzungsantrages, hat die Beschwerdeführerin gleichfalls fristgemäß am 3. Mai 2005 (Gebührenzahlungen) bzw. bereits am 30. April 2005 (Antragsbegründung) ergriffen.

4.3 Damit sind alle Erfordernisse des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ 1973 erfüllt.

5. Begründetheit des Wiedereinsetzungsantrages

5.1 Es entspricht gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass einem Antrag auf Wiedereinsetzung nur dann stattgegeben werden kann, wenn der Antragssteller nach Artikel 122 (1) EPÜ 1973 alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat und trotzdem daran gehindert war, eine Frist einzuhalten. Das Wort "alle" ist in diesem Zusammenhang wichtig. Außerdem müssen für die Zwecke des Artikels 122 (1) EPÜ 1973 die Umstände des Einzelfalls in ihrer Gesamtheit gewürdigt werden. Das Sorgfaltsgebot muss anhand der Situation beurteilt werden, wie sie vor Ablauf der Frist bestand. Das heißt, die Maßnahmen, die der Beteiligte zur Einhaltung der Frist ergriffen hat, müssen ausschließlich unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt herrschenden Umstände beurteilt werden (siehe: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, Kap. VI.E.6, S. 431 f.).

Bei der Festlegung des Sorgfaltsmaßstabes ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin zwar nach ihrem Vorbringen für die Zahlung der Jahresgebühren allein verantwortlich war. Sie war allerdings im Anmelde- und Prüfungsverfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten. Außerdem ist sie nach eigenem Bekunden aufgrund der Zahlungen der Jahresgebühren für ihre Schutzrechte in eigener Regie seit dem Jahr 2001 mit den Erfordernissen des EPÜ im Einzelnen vertraut und verfügt über eine etablierte Büroorganisation für diesen Zweck. In einem solchen Fall können nicht die gleichen (gemilderten) Maßstäbe an die zu wahrende Sorgfalt angelegt werden, wie sie von der Rechtsprechung zugunsten eines nicht vertretenen Einzelanmelders anerkannt sind (vgl.: J 5/94 vom 28. September 1994, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

5.2 Für die Begründetheit des Wiedereinsetzungsantrages und damit auch der vorliegenden Beschwerde ist somit entscheidend, ob die Beschwerdeführerin sowohl bei der generellen Organisation der internen Verfahrensabläufe als auch bei der konkreten Handhabung des Zahlungsvorganges für die dritte Jahresgebühr selbst alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat.

5.2.1 Hinsichtlich des generellen internen Verfahrens der Zahlung von Jahresgebühren hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass dieses in sechs Stufen ablaufe.

5.2.1.1 Betreffend die Handhabung des Verfahrens im konkreten Fall hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, der Betrag für die dritte Jahresgebühr sei ordnungsgemäß mit Zuschlagsgebühr am 15. Oktober 2004 mit einem Überweisungsauftrag an die betriebswirtschaftliche Abteilung der Beschwerdeführerin durch den Leiter der Patentabteilung angewiesen worden, dieser Überweisungsauftrag sei dann aber durch ein Versehen der Patentsachbearbeiterin in einer internen Datei der Patentabteilung erfasst und im Original in die Patentakte abgeheftet worden, anstatt ihn an die betriebswirtschaftliche Abteilung zur Überweisung an das EPA weiterzuleiten.

Die Beschwerdeführerin räumt damit ein, dass das Regelverfahren lediglich in den Verfahrensschritten (1) und - wohl auch noch - (2) richtig angewandt wurde. Zu den - möglichen - Gründen, weshalb die zuständige Sachbearbeiterin die weiteren Verfahrensschritte nicht befolgte und insbesondere den Überweisungsauftrag nicht an die den eigentlichen Zahlungsvorgang ausführende betriebswirtschaftliche Abteilung weiterleitete, die tatsächlich unterbliebene Weiterleitung aber gleichwohl in der internen Datei der Patentabteilung als getätigt vermerkte, hat die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen. Auch die persönliche Stellungnahme der betreffenden Sachbearbeiterin enthält keine diesbezüglichen Angaben.

Mangels eines Ansatzpunktes für die - wahrscheinliche - Ursache des Fehlers im Ablauf des Verfahrens lässt sich nicht mit hinreichender Gewissheit feststellen, dass die Beschwerdeführerin alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beobachtet hat.

5.2.1.2 Hinsichtlich der bei der Beschwerdeführerin im zeitlichen Kontext mit dem vorliegend relevanten Gebührenvorgang erfolgten Änderung des internen Verfahrens auf das Patentverwaltungsprogramm PatInForm unterstellt die Kammer den Vortrag der Beschwerdeführerin, dass die Zahlung der Jahresgebühren für das Jahr 2004 noch dem alten Verfahrensablauf unterlag und somit von der Umstellung unberührt blieb.

5.2.1.3 Die Konzeption dieses Verfahrens offenbart in Bezug auf die Kontrollmöglichkeit ein auffälliges grundsätzliches und systemimmanentes Problem in zweifacher Hinsicht.

Erstens erfasst die im Verfahren vorgesehene Kontrolle, die als letzter Verfahrensschritt (6) erfolgt, ausschließlich Vorgänge ab der vierten Stufe. Soweit - wie die Beschwerdeführerin meint - im Verfahrensschritt (1) überhaupt von einer Kontrolle gesprochen werden könnte, wäre diese für die Entdeckung von Fehlern in allen nachfolgenden Verfahrensschritten ungeeignet, so dass es für die Bewertung des bei der Beschwerdeführerin vorhandenen Kontrollsystems in erster Linie auf die Abschlusskontrolle im Verfahrensschritt (6) ankommt.

Fehler in früheren Verfahrensabschnitten, insbesondere im Abschnitt (3) bei Unterbleiben der Weiterleitung des Überweisungsauftrages von der Patentabteilung zur betriebswirtschaftlichen Abteilung, können bei dieser systemimmanenten Abschlusskontrolle nicht entdeckt werden, weil diese auf der Grundlage der erst im vierten Verfahrensabschnitt vorgesehenen Eintragungen in der internen Kostendatei der Patentabteilung geschieht. Dass der im System eingebaute Kontrollmechanismus in einem solchen Fall, wie er dann auch bei der unterbliebenen Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr der Patentanmeldung eingetreten ist, unwirksam bleibt, hat die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung explizit wie auch inzidenter in ihrer Stellungnahme zum Bescheid der Kammer selbst eingeräumt.

Zweitens gab es bei der Beschwerdeführerin jedenfalls im vorliegend relevanten Zeitraum keine Doppelkontrolle, mithin keine effiziente Überwachung von fristgebundenen Vorgängen.

Soweit die Beschwerdeführerin meint, eine solche selbständige Kontrolle der Erledigung der der in der Patentabteilung zuständigen Sachbearbeiterin übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Zahlung von Jahresgebühren sei nicht notwendig gewesen, da der interne Ablauf zuvor stets funktioniert habe, die Sachbearbeiterin erfahren gewesen sei und sie das Erfassen der Kosten, das interne Versenden der Zahlungsanweisungen im Original und das Abheften der Kopie in die Patentakten stets zur Zufriedenheit erledigt habe, ist zu bemerken, dass nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System (nur) dann entschuldbar ist, wenn der Beschwerdeführer oder sein Vertreter glaubhaft machen kann, dass zum fraglichen Zeitpunkt in seinem Büro ein in der Regel effizientes System zur Überwachung der im EPÜ vorgeschriebenen Fristen bestand und zur Erledigung von Routinearbeiten eingesetzte Hilfspersonen jedenfalls sorgfältig ausgewählt und mittels eines unabhängigen Kontrollmechanismus regelmäßig überwacht wurden (z.B.: J 2/86, J 3/86, ABl. EPA 1987, 362, 368; J 23/92 vom 17. Dezember 1993, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 428/98, ABl. EPA 2001, 494, 505; T 622/01 vom 8. Mai 2002, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 1024/02 vom 12. Mail 2004, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 165/04 vom 13. Mai 2005, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 221/04 vom 5. Mai 2004, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; vgl. auch: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, Kap. VI.E.6., S. 433 ff., m.w.N.).

5.2.1.4 Damit wies bereits die interne Organisation bei der Beschwerdeführerin einen grundlegenden Fehler in der Überwachung der Tätigkeit von eingesetzten Hilfspersonen auf, so wie dies auch die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung gesehen hat.

5.2.2 Die Frage, ob auch der (frühere) zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin seinerseits die erforderliche Sorgfalt i.S.d. Artikel 122 (1) EPÜ 1973 hat walten lassen, kann angesichts dieses Ergebnisses dahingestellt bleiben, zumal die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 28. April 2008 zum Bescheid der Kammer vom 22. Februar 2008 erklärt hat, von dem Vertreter über die Mitteilung des EPA informiert und auf den drohenden Rechtsverlust hingewiesen worden zu sein. Das Ergreifen von erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung von Zahlungsfristen durch den Vertreter sei von ihr nicht gewünscht gewesen, sondern von ihr eigenverantwortlich übernommen worden.

6. Aus den oben unter 5.2.1 ausgeführten Gründen hat (jedenfalls) die Beschwerdeführerin selbst nicht die erforderliche Sorgfalt im Umgang mit dem streitgegenständlichen Zahlungsvorgang walten lassen, so dass die Voraussetzungen des Artikels 122 (1) EPÜ 1973 nicht erfüllt sind und die Beschwerde unbegründet ist.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.