J 0027/90 (Wiedereinsetzung) of 7.11.1991

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 114 479.8 wurde am 18. Oktober 1986 als eine von zwei Teilanmeldungen der am 6. Juli 1983 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 83 303 942.3 eingereicht. Nach Artikel 86 (1), Regel 37 (1) und Regel 85 (1) EPÜ wurde die Jahresgebühr für das sechste Jahr am 1. August 1988 fällig.

II. Die Eingangsstelle des EPA setzte die Beschwerdeführerin in einer Mitteilung vom 6. September 1988 davon in Kenntnis, daß die Jahresgebühr nicht fristgerecht gezahlt worden sei, aber noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit (d. h. bis 1. Februar 1989) wirksam entrichtet werden könne, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet werde (Art. 86 (2) EPÜ).

III. Die Jahres- und die Zuschlagsgebühr wurden nicht rechtzeitig entrichtet. Infolgedessen wurde die Beschwerdeführerin durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. März 1989, die am 10. März 1989 bei ihrem zugelassenen Vertreter einging, davon unterrichtet, daß die Anmeldung nach Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Telekopie vom 5. Juni 1989, die am selben Tag beim EPA einging (und ordnungsgemäß mit einem am 7. Juni 1989 eingegangenen Brief bestätigt wurde), beantragte die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ; ferner entrichtete sie alle in Frage stehenden Gebühren.

V. Mit Schreiben vom 28. Juli 1989 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mit, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung zu spät gestellt und anscheinend nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

VI. Am 1. November 1989 brachte die Beschwerdeführerin in einem Schreiben folgende zusätzliche Tatsachen vor:

- Die Beschwerdeführerin habe zur Entrichtung der Jahresgebühren für ihre Patentanmeldungen ein mit EDV operierendes Dienstleistungsunternehmen, d. h. eine Drittfirma, eingeschaltet. Der zugelassene Vertreter bestätigte im Namen der Anmelderin, daß ihn dies nicht von der Verpflichtung entbinde, ihr die Mitteilungen vom 6. September 1988 und vom 6. März 1989 anzuzeigen und Kopien davon zuzuleiten.

- Ungefähr im April 1988 habe die Beschwerdeführerin beschlossen, ihr gesamtes Patent-Portfolio einer anderen Gebührenabwicklungsfirma zu übertragen. Die bis dahin zuständige Firma sei daher von der Beschwerdeführerin aufgefordert worden, deren Fälle in ihren Unterlagen zu löschen und an die neu beauftragte Firma zu übergeben. Diese Übergabe sei insofern mangelhaft ausgeführt worden, als die vorliegende Anmeldung zwar in den Unterlagen der alten Firma gelöscht, in die der neuen aber nicht aufgenommen worden sei. Dies sei der Patentabteilung der Anmelderin entgangen, weil man den zu der fraglichen Erfindung gehörenden Akten "im wesentlichen identische Kennummern" gegeben habe. Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, daß in der vorliegenden Sache besondere Umstände gegeben seien, weil die europäische Anmeldung im Gegensatz zur US- Patentanmeldung geteilt worden sei.

- Der zugelassene Vertreter habe dem amerikanischen Patentvertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6. Oktober 1988 mitgeteilt, daß die am 1. August 1988 abgelaufene Frist nicht eingehalten worden sei, und mit Schreiben vom 15. März 1989, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

- Die Beschwerdeführerin selbst habe erst am 18. Mai 1989 fernmündlich von ihrem amerikanischen Patentvertreter erfahren, daß ihre Anweisungen nicht ausgeführt worden seien.

VII. Am 18. Mai 1990 entschied die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung, daß der Wiedereinsetzungsantrag wegen Nichtbeachtung der gebotenen Sorgfalt zurückzuweisen sei, und vertrat die Auffassung, daß der Frage, ob die in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehene Frist von 2 Monaten eingehalten worden sei, nicht nachgegangen werden müsse. Dessenungeachtet hielt die erste Instanz fest, daß sie den Antrag auf Wiedereinsetzung als zu spät gestellt erachtet.

VIII. Am 16. Juli 1990 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und am 17. September 1990 eine schriftliche Beschwerdebegründung eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Artikel 86 (2) EPÜ festgelegte Frist zur Entrichtung der für das sechste Jahr fälligen Jahresgebühr stattgegeben wird.

Die Beschwerdeführerin bestreitet die in der angefochtenen Entscheidung dargelegten Fakten nicht. Außerdem verweist sie hauptsächlich auf ihr Vorbringen vor der ersten Instanz.

IX. In einer Mitteilung vom 22. Februar 1991 unterrichtete die Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin davon, daß ihre Behauptung, der Wegfall des Hindernisses sei nicht mit der Kenntnisnahme durch den Vertreter, sondern erst mit der Kenntnisnahme durch die Beschwerdeführerin bewirkt worden, zweifelhaft sei.

X. In ihrer Erwiderung vom 3. April 1991 beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer die Beschwerde zurückweisen wolle. Darüber hinaus brachte sie folgende Argumente vor:

- Es gebe zwei Kommunikationsebenen; die eine betreffe technische und verfahrenstechnische Angelegenheiten sowie die Bearbeitung der Anmeldung - hier seien auch der zugelassene Vertreter und der amerikanische Patentvertreter der Anmelderin einzuordnen -, die andere betreffe die von der Anmelderin in Auftrag gegebene Entrichtung der Jahresgebühren. Dies sei voll und ganz mit dem EPÜ sowie mit den Vorschriften und der Praxis des EPA zu vereinbaren. Nach den Rechtsauskünften des EPA Nr. 6/80 (ABl. EPA 1980, 303 bis 305) sei es möglich, Zahlungen durch selbständige Gebührenabwicklungsfirmen zu bewirken, und nach Artikel 7 (2) der Gebührenordnung dürfe sich das EPA unmittelbar an jeden Einzahler wenden, wenn der Zweck der Zahlung unbekannt sei.

- Daß der zugelassene Vertreter die Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 über die Feststellung eines Rechtsverlusts erhalten habe, habe nicht den Wegfall des Hindernisses bewirkt, weil weder der zugelassene Vertreter noch der amerikanische Patentvertreter in der Lage gewesen seien, die Berechtigung der Mitteilung zu prüfen, da ihnen keinerlei Belege über die Entrichtung von Jahresgebühren vorgelegen hätten. Außer der Gebührenabwicklungsfirma sei nur die Beschwerdeführerin in der Lage gewesen zu prüfen, ob eine Zahlung erfolgt sei.

- Das Hindernis habe in der irrigen Annahme bestanden, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei; es sei erst weggefallen, als die Anmelderin am 18. Mai 1989 selbst gemerkt habe, daß im Rahmen des Computertransfers ein Fehler gemacht worden sei. Folglich habe ihre Unkenntnis oder Unachtsamkeit nicht durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ beseitigt werden können.

- Daß die Patentabteilung der Beschwerdeführerin übersehen habe, daß die Datei nicht ordnungsgemäß übertragen worden sei, stelle ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System dar.

XI. Am 24. April 1991 wurde der Beschwerdeführerin eine Ladung zu der auf den 19. Juni 1991 anberaumten mündlichen Verhandlung zugeschickt. Mit Telekopie vom 5. Juni 1991 teilte die Beschwerdeführerin der Kammer mit, daß sie nicht beabsichtige, daran teilzunehmen, und daß sie daher der Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer entgegensehe. Die Beschwerdekammer setzte die mündliche Verhandlung mit Verfügung vom 12. Juni 1991 ab.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen.

2.2 In der vorliegenden Sache wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung am 5. Juni 1989 eingereicht. Das bedeutet, daß er nur dann zulässig ist, wenn die Kammer nachvollziehen kann, daß das Hindernis innerhalb von höchstens 2 Monaten vor diesem Tag weggefallen ist.

2.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern tritt der Wegfall des Hindernisses an dem Tag ein, an dem die für die Patentanmeldung verantwortliche Person (d. h. der Anmelder oder sein bevollmächtigter Vertreter) darauf aufmerksam gemacht wird, daß eine Frist nicht eingehalten wurde (J 27/88 vom 5. Juli 1988, Entscheidungsgründe 2.3, nicht veröffentlicht; T 191/82, ABl. EPA 1985, 189; T 287/84, ABl. EPA 1985, 333).

Grundsätzlich ist derjenige, der einen Rechtsanspruch auf die Patentanmeldung hat, für die Anmeldung verantwortlich. Nach Artikel 134 EPÜ können Anmelder jedoch einen zugelassenen Vertreter bestellen. Darüber hinaus wird in Artikel 133 (2) EPÜ verlangt, daß Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in allen durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen müssen. Der zugelassene Vertreter ist aufgrund eines zwischen ihm und dem Anmelder abgeschlossenen Vertrages für die Patentanmeldung verantwortlich. Das EPA kann davon ausgehen, daß er dieser Verpflichtung aufgrund seiner Vollmacht und seiner fachlichen Kompetenz als zugelassener Vertreter, der in einer beim EPA geführten Liste eingetragen ist (Art. 134 (1) EPÜ), insofern nachkommt, als davon auszugehen ist, daß er befugt ist, Verfahrenshandlungen im Interesse des Anmelders vorzunehmen.

Die Anmelderin, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, hat als Geschäftsherrin den zugelassenen Vertreter ordnungsgemäß zu ihrem Vertreter bestellt, indem sie ihm eine allgemeine Vollmacht erteilte (siehe Regel 101 (2) EPÜ). Dies stellt eine ausdrückliche Vollmacht dar. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat gemäß Regel 101 (3) EPÜ Form und Inhalt einer solchen allgemeinen Vollmacht bestimmt. Sie ist in EPA Form 1003 07.81 festgelegt und gilt für "die durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in europäischen Patentanmeldungen oder Patenten".

Der zugelassene Vertreter war also ermächtigt, im Namen der Beschwerdeführerin zu handeln. Er war dazu auch in der Lage. Nach Artikel 133 (2) EPÜ war er als einziger befugt, einen Antrag auf Wiedereinsetzung zu stellen. Aufgrund seiner Qualifikation als zugelassener Vertreter nach dem EPÜ wußte er, welche Handlungen in einer solchen Situation vorzunehmen waren. Gemäß Regel 81 EPÜ waren die Mitteilungen des EPA an ihn gerichtet. Er machte auch die Beschwerdeführerin über deren nationalen Patentvertreter mit Schreiben vom 6. Oktober 1988 auf die nicht entrichtete Gebühr aufmerksam und äußerte sich sogar skeptisch über die Eignung der kurz zuvor beauftragten Gebührenabwicklungsfirma.

Abgesehen von der Einreichung der Anmeldung kann nur eine einzige Handlung, und zwar die Entrichtung der Gebühren, von jedermann vorgenommen werden (siehe Art. 133 (2) EPÜ und Rechtsauskünfte des EPA Nr. 6/80, ABl. EPA 1980, 303); dies stellt also eine Ausnahme von dem in Artikel 133 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz dar. Die o. g. Rechtsauskünfte des EPA enthalten jedoch nichts, was den Schluß zuließe, daß diese Ausnahme über die reine Vornahme von Zahlungen hinausgeht. Unter Rdn. 5 dieser Rechtsauskünfte heißt es:

"Wird eine Gebühr durch einen Dritten entrichtet, so wird dieser hierdurch nicht an dem Verfahren beteiligt, für das die Zahlung bestimmt ist. Sofern die Gebühr einem bestimmten Verfahren zugeordnet werden kann, wird daher jeder in Zusammenhang mit der Zahlung notwendige Schriftwechsel nicht mit dem Einzahler, sondern mit dem betreffenden Beteiligten oder seinem Vertreter geführt."

Etwas anderes kann auch aus Artikel 7 der Gebührenordnung nicht gefolgert werden, der es dem Amt nur dann gestattet, sich an den Einzahler zu wenden, wenn der Zweck einer Zahlung unbekannt ist. Eine Verpflichtung, sich bezüglich des Erfolgs der Anmeldung an den Einzahler zu wenden, entsteht aus dieser Bestimmung nicht.

Der zugelassene Vertreter blieb also in vollem Umfang für alle übrigen Handlungen zuständig, z. B. dafür, sich in jeder Hinsicht um die Anmeldung zu kümmern und im Namen der Beschwerdeführerin Schreiben, Mitteilungen und Entscheidungen des EPA entgegenzunehmen (R. 81 (1) EPÜ). Die Beschwerdeführerin weist in ihrem Schreiben an das EPA vom 3. April 1991 selbst darauf hin, daß es dem zugelassenen Vertreter oblag, alle technischen und verfahrenstechnischen Angelegenheiten zu regeln und "die Anmeldung zu bearbeiten".

Von zwei Kommunikationsebenen zwischen der Anmelderin und dem EPA kann daher keine Rede sein. Der zugelassene Vertreter blieb trotz der Tatsache, daß die Anmelderin ein selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit der Entrichtung der Jahresgebühren beauftragt hatte, für die Patentanmeldung verantwortlich. Aufgrund der Befugnisse, die ihm mit der Vollmacht der Anmelderin übertragen wurden, und seiner fachlichen Kompetenz kann davon ausgegangen werden, daß er in der Lage war, das Hindernis zu beseitigen (siehe auch T 287/84, ABl. EPA 1985, 333; T 191/82, ABl. EPA 1985, 189).

2.4 Der Wegfall des Hindernisses ist ein Tatbestand, der stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ermittelt werden muß (J 7/82, ABl. EPA 1982, 391). In der vorliegenden Sache ist es nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin denkbar, daß das Hindernis "in der irrigen Annahme bestand, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei", was wiederum dazu geführt hat, daß die Versäumung von Zahlungsfristen unentdeckt blieb. Liegt ein Irrtum über die Tatsachen vor, so fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die

Patentanmeldung Verantwortliche den Irrtum hätte bemerken müssen. Dies ist nicht zwangsläufig der Tag, an dem die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ eingeht (siehe T 315/90 vom 18. März 1991, nicht veröffentlicht). Wenn aber eine solche Mitteilung ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann - sofern die Umstände nicht dagegensprechen - davon ausgegangen werden, daß sie den Wegfall bewirkt hat (siehe auch J 7/82, ABl. EPA 1982, 391).

In der Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 an den zugelassenen Vertreter wurde festgestellt, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Auf diese Gefahr war er bereits in der Mitteilung nach Artikel 86 (2) EPÜ vom 6. September 1988 aufmerksam gemacht worden. Die Beschwerdeführerin bringt kein überzeugendes Argument vor, das den Schluß zuließe, daß der Vertreter die Notwendigkeit nicht erkannt hat, sich rechtzeitig bei der Anmelderin zu erkundigen, warum die Zahlung nicht erfolgt war. Auch wird nicht schlüssig erklärt, warum er keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bzw. keinen vorsorglichen Antrag gestellt hat, der nachträglich, aber immer noch rechtzeitig mit den erforderlichen Angaben hätte versehen werden können. Schließlich spricht nichts dafür, daß er befugt war, den Inhalt der genannten Mitteilung zu ignorieren. Die Tatsache, daß weder er noch der nationale Patentvertreter der Beschwerdeführerin Belege über die von einer externen Gebührenabwicklungsfirma ausgeführten Zahlungen von Jahresgebühren besaß, entbindet ihn nicht von der Pflicht, auf eine EPA-Mitteilung hin tätig zu werden, vor allem, wenn diese einen Rechtsverlust ankündigt. Eine solche Mitteilung muß den bevollmächtigten Vertreter vielmehr veranlassen, sich in der bereits erwähnten Weise mit seiner Mandantin in Verbindung zu setzen.

Die Behauptung, man habe geglaubt, daß die Zahlung ausgeführt worden und die Mitteilung gegenstandslos geworden sei, ist ebenfalls kein zwingender Grund, nicht tätig zu werden, sondern vielmehr ein gewichtiger Anlaß, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen und/oder der Mitteilung durch Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zu widersprechen und zugleich Einzelheiten über die Zahlung - sofern sie stattgefunden hat - mitzuteilen. Es wurde jedoch nichts dergleichen unternommen.

In der vorliegenden Sache kann daher dahingestellt bleiben, ob die Anmelderin oder ihr nationaler Patentvertreter nicht wußte, daß die Zahlung nicht erfolgt war, und ob sie davon in Kenntnis gesetzt wurden (siehe auch T 30/90 vom 13. Juni 1991, nicht veröffentlicht).

2.5 Folglich ist anzunehmen, daß der zugelassene Vertreter der Anmelderin durch die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ darauf aufmerksam gemacht wurde, daß eine wichtige Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden und ein Rechtsverlust eingetreten war. Damit wurde der Wegfall des Hindernisses bewirkt. Diese Annahme wird in der vorliegenden Sache sogar durch das Schreiben vom 15. März 1989 an den nationalen Patentvertreter der Anmelderin bestätigt, in dem der zugelassene Vertreter auf den Rechtsverlust Bezug nimmt. Da der Wiedereinsetzungsantrag vom 5. Juni 1989 mehr als zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses eingereicht wurde, ist er nach Artikel 122 (2) EPÜ nicht zulässig.

3. Da der Antrag unzulässig ist, muß der Frage nach der Beachtung der "gebotenen Sorgfalt" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ nicht nachgegangen werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.