T 0341/92 (Basische Bleisalze) of 30.8.1994

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27. November 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung 85 115 046.6 wurde das europäische Patent 184 128 mit 11 Patentansprüchen erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 1. Juni 1988 im Patentblatt 88/22 bekannt gemacht. Der einzige unabhängige Anspruch lautete:

"Verfahren zur Herstellung von Blei(II)-fettsäuresalzen durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren, insbesondere im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für halogenhaltige Polymerisate, insbesondere für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß 2-basische Bleisalze der Formel 2PbO.Pb(Fettsäurerest)2 in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze, die organische Hydroxylverbindungen enthält, unter Zusatz von Blei(II)-oxyd hergestellt werden."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Beschwerdegegnerin (i) am 28. Februar 1989 und von der Beschwerdegegnerin (II) am 1. März 1989 Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. ...

III. Mit der am 24. September 1991 verkündeten, am 10. Februar 1992 schriftlich begründeten Entscheidung wurde das Patent widerrufen.

Der Entscheidung lagen die am 26. August 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 zugrunde, wobei deren Anspruch 1 im wesentlichen dem Anspruch 1 des Streitpatents entsprach, aber durch den Ausschluß von bestimmten Hydroxylverbindungen, nämlich Fettalkoholen, Glycerin-12-hydroxystearat und Triethanolamindistearat, eingeschränkt war.

In der Entscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 zwar neu sei, aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. ...

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 7. April 1992 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegte Beschwerde, die am 27. Mai 1992 begründet wurde.

Mit der Beschwerdebegründung vom 27. Mai 1992 hat die Beschwerdeführerin als Hauptantrag neue Ansprüche 1 bis 8 eingereicht, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung von 2-basischen Bleisalzen der Formel 2PbO.Pb(Fettsäurerest)2 durch Umsetzung von Blei(II)- oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren in Gegenwart von organischen Stabilisator- bzw. Gleitmittelkomponenten für PVC mit freien Hydroxylgruppen im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß als Gleitmittelkomponenten mit freien Hydroxylgruppen Partialester des Glycerins und/oder des Pentaerythrits eingesetzt werden."

Gleichzeitig hat sie als Hilfsantrag neue Ansprüche 1 bis 7 vorgelegt; Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung vorbestimmter Gemische von neutralen und 2-basischen Bleisalzen der Formel 2PbO.Pb(Fettsäurerest)2 durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäure, wobei

- zunächst neutrales Bleisalz durch Schmelzreaktion gebildet wird,

- der Schmelze Partialester des Glycerins und/oder Pentaerythrits und weiteres Blei(II)-oxyd zugegeben und

- die Reaktion bis zu dessen Umwandlung in basisches Bleisalz durchgeführt wird."

Sie hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8 (Hauptantrag) oder 1 bis 7 (Hilfsantrag) aufrechtzuerhalten.

V. Die Beschwerdeführerin hat die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes dieser Ansprüche damit verteidigt, daß ...

VI. Die Beschwerdegegnerin (i) tritt dieser Auffassung entgegen. ...

VII. Am 30. August 1994 hat eine, sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Beschwerdegegnerin (i) beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden, bei der die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin (II) - wie vorher angekündigt - nicht vertreten waren.

In der mündlichen Verhandlung äußerte die Beschwerdegegnerin (i) sich im einzelnen zur Gewährbarkeit des Hauptantrags. In diesem Zusammenhang wurde von der Kammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt. Die Beschwerdegegnerin (i) vertrat die Auffassung, daß durch die Streichung der Passage "in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze" der Schutzbereich erweitert worden sei. Nachdem die Kammer zu erkennen gegeben hatte, daß sie den Hauptantrag für nicht gewährbar erachtet, hat die Beschwerdegegnerin (i) erklärt, daß sie zum Hilfsantrag nicht weiter Stellung nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdegegnerin (i) (Einsprechende I) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 EPÜ, sowie der Regel 64; sie ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem in der erteilten Fassung hauptsächlich dadurch, daß das im erteilten Anspruch enthaltene Merkmal, wonach die 2-basischen Bleifettsäuresalze in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze hergestellt werden, fehlt. Dies hat zur Folge, daß - entgegen der klaren Bestimmung nach der erteilten Anspruchsfassung - die Durchführung des Verfahrens in einer Schmelze neutraler Bleifettsäuresalze nicht mehr ein wesentlicher Verfahrensparameter, sondern nur mehr fakultativ ist. Der geltende Anspruch 1 erweitert somit den Schutzbereich des erteilten Patents, da unter den geänderten Anspruch Ausführungsformen fallen, die vom erteilten Anspruch nicht umfaßt wurden.

2.2 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt und daß aus diesem Grund der Hauptantrag scheitert.

2.3 Die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs durch Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist erstmals in der mündlichen Verhandlung aufgeworfen worden. Die Kammer sieht sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Artikel 123 (3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegensteht.

2.3.1 Nach Artikel 113 (1) EPÜ darf eine Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Die Große Beschwerdekammer hat diese Bestimmung über das rechtliche Gehör dahin ausgelegt, daß eine Entscheidung zu Lasten eines ordnungsgemäß geladenen, aber nicht erschienenen Beteiligten nicht auf erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf (G 4/92, ABl. EPA 1994, 149, Schlußfolgerung 1).

2.3.2 Eine solche Situation liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs ergibt sich allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassungen nach dem erteilten Patent und nach dem nunmehr vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt, der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden ist.

2.3.3 Die Große Beschwerdekammer hat in der genannten Entscheidung die Möglichkeit der im EPÜ vorgesehenen Durchführung der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit eines Beteiligten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer geordneten Rechtspflege gesehen. In deren Interesse müsse verhindert werden, daß ein Beteiligter durch sein Fernbleiben den Erlaß einer Entscheidung verzögert (a. a. O., Punkt 4 der Gründe). Dies kann nur bedeuten, daß die Verfahrensbeteiligten damit rechnen müssen, daß auf der Grundlage des feststehenden und als relevant erkennbaren Sachverhalts eine Entscheidung zu ihren Lasten ergehen kann. Daraus läßt sich weiter ableiten, daß die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung jedenfalls dann zulässig ist, wenn die Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren.

2.3.4 Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Nach der ständigen Praxis der Kammern wird eine geänderte Anspruchsfassung im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 52 bis 57 EPÜ von Amts wegen auf ihre formelle Zulässigkeit und insbesondere auf einen möglichen Verstoß gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geprüft. Die letztgenannte Prüfung drängt sich geradezu auf, wenn der Patentinhaber in einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal streicht. Im vorliegenden Verfahren hatte diese Prüfung vor der mündlichen Verhandlung nicht stattgefunden. Daher war für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung ein Vergleich der geänderten Ansprüche mit den Ansprüchen des erteilten Patents nach Artikel 123 (3) EPÜ zu erwarten und die Patentinhaberin hatte Anlaß und Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Wenn sie es dennoch vorzog, der auch von ihr beantragten mündlichen Verhandlung fernzubleiben, hat sie die Gelegenheit, sich zu diesem Grund der vorliegenden Entscheidung zu äußern, nicht wahrgenommen.

3. Hilfsantrag

3.1 Gegen die gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkten Patentansprüche gemäß diesem Antrag bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3). ...

4. Es verbleibt daher zu prüfen, ob der Patentgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht. ...

4.10 Die Kammer kommt nach alledem zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.11 Die abhängigen Patentansprüchen 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag, eingegangen am 27. Mai 1992, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.