T 0047/90 (Zurückverweisung) of 20.2.1990

Summary of Facts and Submissions

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Entscheidungsgründe

1. Diese Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der festgestellt wurde, daß die beanspruchte Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Obwohl die zurückgewiesenen Ansprüche gegenüber den ursprünglich eingereichten zweimal beschränkt worden waren, vertrat die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß die ihr vorliegenden Ansprüche noch immer nicht ausreichend beschränkt worden seien. Insbesondere würden die beanspruchten Herbizidverbindungen viele Verbindungen umfassen, die nicht Gegenstand der zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit eingereichten Vergleichstests seien.

2. In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin beantragt, daß das Verfahren auf der Grundlage von in bezug auf die Verbindungen noch weiter beschränkten Ansprüchen fortgeführt wird. Außerdem hat sie zusätzliche Vergleichstests zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit der zuletzt vorgeschlagenen Ansprüche eingereicht. Somit beantragt die Beschwerdeführerin die Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage eines neuen Wortlauts der Ansprüche, mit dem den Einwänden der Prüfungsabteilung Rechnung getragen werden soll, und stützt ihren Antrag mit Beweismitteln und Argumenten.

3. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angebracht, von ihren Befugnissen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Dadurch kann in erster Instanz über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands entschieden werden, und das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz bleibt erhalten. Dies steht in Einklang mit früheren Entscheidungen, wonach die wesentliche Aufgabe des Beschwerdeverfahrens in der Feststellung liegt, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war (siehe beispielsweise die Entscheidungen T 26/88, ABl. EPA 1991, 30, Nr. 12, T 522/88 vom 19. Dezember 1989, Nr. 4 und T 52/88 vom

5. September 1989, in der unter Nr. 2 auch erklärt wird, daß "Beschwerdeverfahren daher nicht zur Fortsetzung der erstinstanzlichen Verfahren mit anderen Mitteln benutzt werden dürfen").

4. Eine Zurückverweisung der Sache steht außerdem in Einklang mit der Entscheidung T 63/86 (ABl. EPA 1988, 224), in der festgestellt wird: "Wenn ... wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen (d. h. Artikel 123 (2) EPÜ) als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machen, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ selbst Gebrauch gemacht hat. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ als auch ... auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann." Nach Ansicht der Kammer sind die im vorliegenden Fall vorgeschlagenen Änderungen wesentliche Änderungen im Sinne der Entscheidung T 63/86.

5. Die Kammer merkt an, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung gestrafft und der Zeit- und Kostenaufwand für ein Beschwerdeverfahren unter Umständen vermieden werden kann, wenn der Anmelder auf Bescheide hin, in denen, wie im vorliegenden Fall, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt wird, zusammen mit seinem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge stellt, in denen die Ansprüche immer weiter eingeschränkt werden, und seine Anträge gegebenenfalls mit Beweismitteln und Argumenten untermauert. Die Prüfungsabteilung sollte dann der Reihe nach über jeden Antrag einzeln entscheiden (wenn der vorhergehende Antrag nicht zulässig ist); wenn der Anmelder mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung, daß bestimmte Anträge zurückgewiesen werden, nicht einverstanden ist, kann er Beschwerde gegen die Zurückweisung dieser Anträge einlegen.

6. Schließlich hätte nach Auffassung der Kammer unter den gegebenen Umständen die Prüfungsabteilung der Beschwerde gemäß dem in Artikel 109 (1) EPÜ genannten Verfahren abhelfen können. Hierin folgt die Kammer der Entscheidung T 139/87, ABl. EPA 1990, 68. Außerdem kann eine Beschwerde nach Meinung der Kammer als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ angesehen werden, wenn die Beschwerdeführerin an einem Patent mit einem der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung entsprechenden Wortlaut nicht mehr festhält und wenn wesentliche Änderungen (im unter Nr. 4 dargelegten Sinne) vorgeschlagen werden, mit denen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände eindeutig ausgeräumt werden sollen. Eine Abhilfe der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung schließt eine spätere Zurückweisungsentscheidung in bezug auf den geänderten Wortlaut nicht aus.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.