T 0162/82 (Klassifizierung von Bereichen) of 20.6.1987

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. März 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 896.0 (Veröffentlichungsnr. 0 016 651), die die Priorität einer Voranmeldung (GB) vom 21. März 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 6. Juli 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 23. Februar 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 13 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 9 gegenüber den Entgegenhaltungen FR-A-2 393 496, K. S. Fu, "Digital Pattern Recognition", 1976, S. 162, 163 und GB-A-1 405 882 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 27. August 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 30. August 1982 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 25. Oktober 1982 nachgereicht.

IV. In Bescheiden vom 25. März 1985 und 24. April 1986 legte der Berichterstatter der Beschwerdekammer seine Einwände gegen die damals gültigen Ansprüche dar.

V. Die Beschwerdeführerin machte in ihrer Beschwerdebegründung und in den Erwiderungen auf die genannten Bescheide im wesentlichen geltend, daß die der Anmeldung entgegengehaltenen Dokumente weder einzeln noch in Verbindung miteinander den Fachmann auf den Gedanken gebracht hätten, ein Rasterabtast-Anzeigegerät der beanspruchten Art zu entwickeln, das feststellen könne, welche Bildpunkte auf dem Anzeigefeld innerhalb einer vorgegebenen Begrenzungslinie lägen, und das gegenüber dem Stand der Technik zumindest den Vorteil aufweise, daß es auch dann richtige Ergebnisse erbringe, wenn die Begrenzungslinie in die Ausgangsrichtung zurückführe. Die Prüfungsabteilung sei bei der Begründung ihrer Entscheidung ihres Erachtens zum Teil von einer Fehleinschätzung des Stands der Technik ausgegangen. Die Beschwerdeführerin wies insbesondere darauf hin, daß der allgemeine Grundgedanke der Erfindung, nämlich festzustellen, ob eine durchgehende Verbindungslinie zum Ausgangspunkt (oder einem der Ausgangspunkte) bestehe, in der Entgegenhaltung FR-A-2 393 406 nicht offenbart sei.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 8. Oktober 1985 eingereichten Fassung A des Anspruchs 1, die wie folgt lautet: Hilfsweise beantragt sie die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 20. Oktober 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 11; die unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes lauten wie folgt:

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Antrag stützt sich im wesentlichen auf die Behauptung, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung unmittelbar nach Erhalt der Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihren ersten Bescheid zurückgewiesen und damit gegen Artikel 113 (1) EPÜ und die einschlägigen Bestimmungen der Prüfungsrichtlinien (Kapitel C-IV und -VI) verstoßen, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel nach Regel 67 EPÜ vorliege.

VIII. Zu ihrer Rechtfertigung macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe sich ernsthaft bemüht, die im Bescheid erhobenen Einwände auszuräumen. In diesem Fall schrieben die Richtlinien vor, daß sich der Prüfer nochmals mit dem Anmelder in Verbindung setzen müsse, falls noch Einwände zu entkräften seien. Man könne der Beschwerdeführerin ein ernsthaftes Bemühen nicht absprechen, nur weil sie der im Bescheid vertretenen Auffassung nicht zustimme.

IX. Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, die Prüfungsabteilung habe in ihrer Entscheidung Argumente vorgebracht, die sich zwar auf die Entgegenhaltungen stützten, im ersten Bescheid jedoch noch nicht enthalten gewesen seien und sich auch eindeutig von den dort dargelegten Argumenten unterschieden. Diese Argumente stellten neue Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung dar, zu denen sich die Beschwerdeführerin nicht habe äußern können, dies sei ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

X. Schließlich sollte die Beschwerdekammer nach Auffassung der Beschwerdeführerin bei der Überprüfung des Vorgehens der Prüfungsabteilung die (für die Kammer nicht verbindlichen) Richtlinien zumindest als Anhaltspunkt dafür heranziehen, wie die Bestimmungen des EPÜ ausgelegt werden könnten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. ... (erfinderische Tätigkeit)

3. (...)

4. (...)

5. ... Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß Anspruch 1 in der Fassung A keine erfinderische Tätigkeit aufweist und daher nicht gewährbar ist.

6. ... Die Kammer ist deshalb der Ansicht, daß sich die Art der Durchführung der Prüfung, wie sie durch die das Abtastverfahren betreffenden weiteren Merkmale des am 20. Oktober 1986 eingereichten Anspruchs 1 in Verbindung mit den bereits in der Fassung A des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmalen definiert wird, für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus den Entgegenhaltungen ergibt. Dasselbe gilt für den unabhängigen Anspruch 8.

7. (...)

8. (...)

9. Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß die Kammer zunächst vorausschicken, daß ihr Verhältnis zu den Prüfungsrichtlinien in Artikel 23 (3) EPÜ geregelt ist. Danach sind die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien gebunden. Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern schreibt lediglich vor, daß eine Kammer, die in einer Entscheidung das Übereinkommen anders auslegt, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, dies begründet, wenn diese Begründung ihrer Meinung nach zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann. Die Kenntnis der Richtlinien wird also vorausgesetzt; die Beschwerdekammern sind jedoch nicht an sie gebunden. Bei der Frage, ob eine Prüfungsabteilung die Richtlinien im Einzelfall richtig angewandt hat, liegt der Fall jedoch anders. In der Einleitung zu den Richtlinien heißt es, daß diese nur als allgemeine Anweisungen gedacht sind und der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilung hat also einen gewissen Ermessensspielraum und kann im Einzelfall auch von den allgemeinen Richtlinien abweichen. Dieser Ermessensspielraum endet jedoch an den vom EPÜ gesteckten Grenzen. Nachdem Artikel 23 (3) EPÜ auch die Bestimmung enthält, daß die Kammern für ihre Entscheidungen nur dem Übereinkommen unterworfen sind, sieht die Kammer ihre Aufgabe darin, anhand der Sachlage festzustellen, ob die Prüfungsabteilung in Einklang mit den Bestimmungen des EPÜ gehandelt hat.

10. Im vorliegenden Fall hat der beauftragte Prüfer in seinem ersten Bescheid zur Patentierbarkeit der Anmeldung Stellung genommen und diese Stellungnahme begründet; gleichzeitig hat er eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Anmeldung durch entsprechende Änderungen doch noch in eine erteilungsfähige Form gebracht werden könnte. Die Anmelderin hat den Prüfer in ihrer Erwiderung dazu zu bewegen versucht, seinen Standpunkt zu überdenken; sie hat jedoch keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, die Anmeldung - sei es in der vom Prüfer vorgeschlagenen oder in einer anderen, von ihr bevorzugten Weise - in wesentlichen Punkten zu ändern, falls ihre Gegenargumente den Prüfer nicht überzeugen sollten. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß sich die Beschwerdeführerin geweigert hat, die Entgegenhaltungen in der Beschreibung als Stand der Technik zu würdigen; sie begründete dies damit, sie befürchte, daß eine solche Änderung einen Grund für einen Einspruch nach Artikel 100 oder für eine Nichtigerklärung des Patents nach Artikel 138 EPÜ liefern könnte.

11. Die Argumente, mit denen eine erfinderische Tätigkeit erneint wurde, stützten sich sowohl im Bescheid als auch in der Entscheidung auf dieselben Entgegenhaltungen und unterscheiden sich nur insofern, als die Begründung in der Entscheidung etwas abgewandelt und ausführlicher dargelegt worden ist, um den von der Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid vorgebrachten Argumenten in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Die Kammer kann jedoch keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Begründungen feststellen und deshalb die Behauptung der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, daß sich die Entscheidung auf Gründe stütze, zu denen sie sich nicht habe äußern können.

12. Nach Auffassung der Kammer geht aus den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Sie sind insbesondere so auszulegen, daß weitere Aufforderungen zur Stellungnahme nach dem ersten Bescheid dann angebracht sind, wenn es aussichtsreich erscheint, durch weitere Rücksprachen mit dem Anmelder die Meinungsunterschiede zwischen ihm und der Prüfungsabteilung über die Patentierbarkeit der Anmeldung abzubauen oder zu erreichen, daß Änderungen eingereicht werden, die die erhobenen Einwände ausräumen können. Natürlich schließt dieser Artikel nicht aus, daß mit dem Anmelder auch unter anderen Umständen Verbindung aufgenommen wird; er entbindet die Prüfungsabteilung jedoch von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es sich unter Umständen, mehr als einen Bescheid ergehen zu lassen, wenn dies aller Voraussicht nach zu keinem positiven Ergebnis führt.

13. Die Kammer hat bereits früher festgestellt, daß es weder nach Artikel 113 (1) noch nach Artikel 96 (2) EPÜ erforderlich ist, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn der entscheidende Einwand gegen die Erteilung eines Patents bestehenbleibt (Sache T 161/82, ABl. EPA 1984, 551).

14. In Anbetracht des allgemeinen Tenors der Erwiderung der Anmelderin ist die Kammer der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall mit der sofortigen Zurückweisung der Anmeldung ihren Ermessensspielraum nicht überzogen hat, so daß also kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegt.

15. Selbst wenn der Begründung des Bescheids und der Entscheidung zumindest teilweise eine falsche Auslegung des Stands der Technik durch die Prüfungsabteilung zugrunde liegt, wie die Beschwerdeführerin behauptet, würde dies nichts an der bestehenden Sachlage ändern, da eine falsche Auslegung einer Entgegenhaltung in keinem Fall als Verfahrensmangel gelten kann. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat jüngst entschieden, daß eine falsche Auslegung eines Schreibens des Anmelders an die betreffende Prüfungsabteilung keinen Verfahrensmangel, sondern eine Fehleinschätzung darstelle, die keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige (Entscheidung T 19/87 vom 16. April 1987, mündliche Verhandlung/FUJITSU, wird noch veröffentlicht).

16. Die Beschwerdeführerin hat angeregt, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage vorzulegen, inwieweit sich die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ an die Richtlinien halten müssen. Die Kammer sieht keinen Grund, diesen Vorschlag aufzugreifen, da diese allgemeine Frage, wie unter Nummer 9 erläutert, für die Prüfungsabteilungen in der Allgemeinen Einleitung zu den Richtlinien, Nummer 1.2 und für die Beschwerdekammern in Artikel 23 (3) EPÜ bereits eindeutig beantwortet sein dürfte. Alle weiteren Fragen in diesem Zusammenhang können sich nur auf Einzelfälle beziehen, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können. Sie können daher der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (Art. 112 (1) EPÜ).

17. Die Beschwerdeführerin hat schließlich unter Berufung auf die Richtlinien, C-III, 2.3 b beantragt, die Ansprüche 1 und 8 in Anbetracht der umfangreichen Verweise auf den Stand der Technik, die in den einleitenden Teil der Beschreibung aufgenommen worden sind, in einteiliger Form vorlegen zu dürfen.

18. Die Kammer kann diesem Antrag aus folgenden Gründen nicht stattgeben. Regel 29 (1) EPÜ verlangt die zweiteilige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Die Kammer hat in einem früheren Fall (T 13/84, ABl. EPA 1986, 253 - 260) bereits entschieden, daß die zweiteilige Anspruchsform angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche technische Merkmale unterscheidet. Dies ist bei der vorliegenden Anmeldung der Fall. In welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben werden muß, ist in Regel 27 EPÜ festgelegt und kann nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßiger ist, nicht ausschlaggebend sein.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

a) Ansprüche 1 bis 11 in der am 20. Oktober 1986 eingereichten Fassung

b) Beschreibung mit den am 23. Februar 1982 und am 20. Oktober 1986 eingereichten Änderungen

c) Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.