T 1063/92 (Elektrische Isolierschichten/REINSHAGEN) of 15.10.1993

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 102 456.7 wurde am 15. April 1987 der Beschwerdegegnerin das europäische Patent Nr. 0 089 589 mit fünf Patentansprüchen erteilt. Über die gegen das erteilte Patent eingelegten, auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einsprüche der Firma Siemens AG (Einsprechende 01. und Beschwerdeführerin) und der Firma N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (Einsprechende 02) hat die Einspruchsabteilung mit Zwischenentscheidung vom 21. Februar 1990, ausgefertigt am 29. März 1990, entschieden; das Patent könne in geändertem Umfang aufrechterhalten werden (Art. 102 (3) EPÜ): Statt der bisherigen fünf Patentansprüche wurden zwei neugefaßte Ansprüche 1 und 2 gebilligt; ein neuer Anspruch 3, die Verwendung der Kunststoffmischung für eine Bügeleisenleitung betreffend, wurde hinzugefügt. Die Beschreibung wurde entsprechend angepaßt; u. a. wurde ein Satz "Ebenso vorteilhaft ist die Verwendung der Kunststoffmischung für eine Bügeleisenleitung" eingefügt.

II. Die gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegte Beschwerde der Einsprechenden 01 führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz durch Entscheidung der Beschwerdekammer vom 23. April 1992 (T 317/90) "mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin aufrechtzuerhalten". Die Beschwerdekammer hat Anspruch 3 mangels Entsprechung in den erteilten Ansprüchen des angegriffenen Patents abgelehnt und für Ansprüche 1 und 2 die erfinderische Tätigkeit bejaht.

III. Mit Bescheid vom 15. Juni 1992 gemäß Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) bis (4) EPÜ übermittelte die Einspruchsabteilung den Verfahrensbeteiligten geänderte Patentunterlagen zur Stellungnahme, wobei sie darauf hinwies, daß der den entfallenen Anspruch 3 betreffende Satz in der Beschreibung aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ gestrichen worden sei. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin erklärte ihr Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden sollte; die Einsprechende 01 (Beschwerdeführerin) teilte mit, sie sei mit der für die Aufrechterhaltung des Patents vorgesehenen Fassung nach wie vor nicht einverstanden (Schriftsatz vom 26. Juni 1992), und machte zum Stand der Technik auf einen bisher nicht in das Verfahren eingeführten Aufsatz (D15) in der finnischen Zeitschrift "Kema-Kemi" Nr. 9, 1976, Seite 415 bis 419, aufmerksam, den sie in Fotokopie, teilweise ins Deutsche übersetzt, zu den Akten reichte.

IV. In einer weiteren Zwischenentscheidung vom 17. November 1992 hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß das Patent unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens genüge. Die Entscheidungsgründe lauten, wie folgt:

"1. Die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ sind erfüllt. Die Ansprüche entsprechen den Erfordernissen des EPÜ, siehe Entscheidung T 317/90. Die Patentinhaberin hat sich mit der an diesen Ansprüchen angepaßten Beschreibung einverstanden erklärt. Diese Beschreibung entspricht den Erfordernissen des EPÜ.

2. Die Einsprechenden (I) und (II) haben keine formale Bedenken gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, geäußert.

Die Einsprechende hat nur Bedenken zur Sache geäußert. Da die Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.3 jedoch endgültig ist, kann hierzu keine Stellung mehr genommen werden.

3. Das Patent ist in unveränderter Form aufrechtzuerhalten, Artikel 102 (3) EPÜ."

Die gesonderte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung wurde zugelassen (Art. 106 (3) EPÜ).

V. Hiervon hat die Beschwerdeführerin Gebrauch gemacht und mit am 30. November 1992 eingegangenem Schriftsatz Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet; die Beschwerdebegründung ging am 11. Januar 1993 ein. Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, sie habe zwar gegen die textliche Fassung des Patents keine Einwände erhoben, so daß insoweit keine Beschwer gegeben sei, sie widerspreche jedoch der Aufrechterhaltung des Patents aus materiellrechtlichen Gründen unter Hinweis auf bisher nicht berücksichtigten Stand der Technik, wie er sich aus der Entgegenhaltung (D15) ergebe. Die Einspruchsabteilung habe durch beschwerdefähige Zwischenentscheidung die Möglichkeit eröffnet, die Patenterteilung hinsichtlich des Standes der Technik in der Beschwerdeinstanz einer erneuten materiellrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Die Rechtskraft der Entscheidung der Beschwerdekammer im Verfahren T 317/90 stehe einer erneuten Prüfung der Patentfähigkeit nicht entgegen. Die Einspruchsabteilung sei durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer nach Artikel 111 (2) EPÜ nur gebunden gewesen, "soweit der Tatbestand derselbe ist". Der genannte Artikel gehe also davon aus, daß sich der Tatbestand im Zeitraum zwischen der Zurückverweisung und dem "weiteren Entscheiden" ändern könne. Eine solche Änderung des Tatbestandes sei gegeben, wenn ein neuer Stand der Technik in das Verfahren eingeführt werde, der die bisherige materiellrechtliche Beurteilung in Frage stelle. Daß eine echte Zurückverweisung im Sinne von Artikel 111 (2) EPÜ vorliege, sei auch daran zu erkennen, daß nicht nur der beauftragte Formalprüfer, sondern die Einspruchsabteilung selbst tätig geworden sei, wie die Unterschrift des beauftragten Mitglieds im Bescheid vom 15. Juni 1992 zeige. Im übrigen handele auch der Formalprüfer nur "auf Anordnung der Einspruchsabteilung" (vgl. ABl. EPA 1989, 179, Punkt II/7).

VI. Die Beschwerdekammer hat den Verfahrensbeteiligten in einer Mitteilung vom 16. Juni 1993 nach Artikel 11 (2) VOBK ihre rechtlichen Überlegungen zu den anstehenden Fragen, insbesondere ihre Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde, unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (insbesondere den Fall T 55/90, an dem die Beschwerdeführerin ebenfalls beteiligt war) dargelegt.

VII. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung am 15. Oktober 1993 hat die Beschwerdeführerin beantragt,

die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 17. November 1992 aufzuheben und das europäische Patent Nr. 0 089 589 zu widerrufen,

hilfsweise die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesem Vorbringen, insbesondere der Berücksichtigung eines neuen Standes der Technik, widersprochen und beantragt

die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise sie als unbegründet zurückweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die von der Beschwerdeführerin gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 9./17. November 1992 eingelegte Beschwerde ist gemäß Regel 65 (1) EPÜ zu verwerfen, da sie nicht die Voraussetzungen gemäß Artikel 106, 107 EPÜ erfüllt.

Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung kann mit der Beschwerde nur insoweit angefochten werden, als eine anfechtbare "Entscheidung" im Sinne von Artikel 106 (1) und (3) EPÜ vorliegt und der Beschwerdeführer durch diese Entscheidung im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwert ist.

2. Soweit mit der vorliegenden Beschwerde eine Überprüfung der materiellrechtlichen Patentfähigkeit der Erfindung unter Berücksichtigung eines bisher außer acht gelassenen Standes der Technik (Dokument D15) begehrt wird, liegt eine anfechtbare Entscheidung im Sinne von Artikel 106 (1) und (3) EPÜ nicht vor. Die Einspruchsabteilung hat keine erneute Prüfung "zur Sache" vorgenommen, sondern den Beschwerdeführer zutreffend darauf hingewiesen, daß die Entscheidung der Kammer im Verfahren T 317/90 endgültig sei. Insoweit enthält die angefochtene Zwischenentscheidung nur die Rechtslage erläuternde Hinweise, keine Entscheidung im verfahrensrechtlichen Sinn.

2.1. Soweit die Rechtskraft der Entscheidung der Beschwerdekammer im Verfahren T 317/90 reicht, war keine erneute "Entscheidung" im Sinne von Artikel 106 (1) EPÜ möglich (vgl. T 934/91, Entscheidung vom 4. August 1992, Ziffer 5 der Gründe, ABl. EPA 1993/3, nur Leitsatz; T 113/92, Entscheidung vom 17. Dezember 1992, Ziffer 1 der Gründe). Die Beschwerdekammer hat die Sache mit der Auflage an die Vorinstanz zurückverwiesen, "das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin aufrechtzuerhalten". Sie hat damit abschließend entschieden, daß das europäische Patent in der Fassung des Hilfsantrags und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen (vgl. Artikel 102 (3) EPÜ). Die sachlichen Feststellungen der Beschwerdekammer zur Patentfähigkeit der Erfindung können nicht mehr in Frage gestellt werden (vgl. T 55/90, Entscheidung vom 5. Mai 1992, Ziffer 2.6 der Gründe). Der Einspruchsabteilung oblag es nur noch, nach Durchführung des Verfahrens gemäß Artikel 102 (3) bis (5) sowie Regel 58 (4) bis (6) EPÜ das Patent in dem durch rechtskräftige Entscheidung der Beschwerdekammer festgelegten geänderten Umfang durch Endentscheidung gemäß Artikel 102 (3) und Regel 58 (8) EPÜ aufrechtzuerhalten.

2.2. Die Einspruchsabteilung hat durch ein beauftragtes Mitglied mit Bescheid vom 15. Juni 1992 gemäß Artikel 102 (2) und Regel 58 (1) bis (4) EPÜ den Verfahrensbeteiligten die geänderten Patentunterlagen zur Stellungnahme übermittelt und darauf hingewiesen, daß ein den entfallenen Anspruch 3 betreffender Satz in der Beschreibung gestrichen worden sei. Dadurch hat sie den Beteiligten Gelegenheit gegeben, gegen die vorgesehene textliche Anpassung der Beschreibung Einwendungen zu erheben, nicht aber gegen die materiellrechtliche Patentfähigkeit der Erfindung.

2.3. Daß in diesem Stadium des Verfahrens nicht der Formalprüfer tätig wurde, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin für die Frage der Prüfungs- und Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall ohne Bedeutung. Die Übertragung der Wahrnehmung von Geschäften auf die Formalprüfer läßt die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, unberührt (vgl. Abschnitt III der Mitteilung der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter, ABl. EPA 1984, 319; 1989, 179). Nimmt die Einspruchsabteilung diese Zuständigkeit wahr, so stets nur im Rahmen der ihr verfahrensrechtlich verbliebenen Kompetenzen.

2.4. Soweit die Entscheidung der Beschwerdekammer T 317/90 Raum für eine notwendige Anpassung der Beschreibung gelassen hat, wird durch sie nicht die Möglichkeit eröffnet, die materiellrechtliche Patentfähigkeit wieder in Frage zu stellen, sei es durch neue rechtliche Überlegungen, sei es durch neuen Tatsachenvortrag oder Vorlage neuer Entgegenhaltungen zum Stand der Technik. Die Beschwerdekammer hat im Verfahren T 317/90 entschieden, mit welchen Ansprüchen das Patent aufrechtzuerhalten sei (res iudicata). Sie hat die materiellrechtliche Patentfähigkeit vollständig und uneingeschränkt geprüft, bevor sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang anordnete. Nur die textliche Anpassung der die Patentansprüche nach Artikel 84 EPÜ stützenden Beschreibung blieb der Vorinstanz überlassen. Die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Änderung der Beschreibung beschränkt sich auf eine infolge geänderter Ansprüche notwendige Korrektur. Der vorliegende Fall unterscheidet sich rechtlich nicht von den Fällen, in denen die Beschwerdekammer der Vorinstanz die Anpassung der Beschreibung an die für patentfähig erachteten Ansprüche ausdrücklich aufgegeben hat und bei denen ebenfalls eine erneute Überprüfung der Patentfähigkeit nach Zurückverweisung abgelehnt worden ist (T 757/91, Entscheidung vom 10. März 1992; T 113/92, unter Bezugnahme auf T 934/91, loc. cit.); denn in beiden Fällen ist über die Patentfähigkeit und den Umfang des Patents abschließend entschieden worden.

2.5. Deswegen kann die Beschwerdeführerin auch durch die Vorlage einer für den maßgeblichen Stand der Technik möglicherweise relevanten Entgegenhaltung die Rechtskraft der Entscheidung der Beschwerdekammer zur Patentfähigkeit der Erfindung nicht mehr in Frage stellen (vgl. T 55/90, Entscheidung vom 5. Mai 1992, Ziffer 2.4 der Gründe). Zwar ist die Vorinstanz im Fall der Zurückverweisung an "die rechtliche Beurteilung" nach Artikel 111 (2) EPÜ nur gebunden, "soweit der Tatbestand derselbe ist". Eine Zurückverweisung "zur weiteren Entscheidung" gemäß Artikel 111 (2) EPÜ erfolgte jedoch nur insoweit, als der Vorinstanz die Aufrechterhaltung des Patents durch Endentscheidung nach Durchführung des Verfahrens gemäß Artikel 102 (3) bis (5), Regel 58 (4) bis (8) EPÜ aufgegeben worden ist. Hinsichtlich der Patentfähigkeit der Erfindung ist die Vorinstanz nicht nur an die "rechtliche Beurteilung" gemäß Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ gebunden, die Beschwerdekammer hat hierüber vielmehr, wie dargelegt (vgl. Ziffer 2.4), abschließend im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung entschieden mit der Wirkung, daß die Rechtskraft der Entscheidung einer Veränderung des "Tatbestandes" im Sinne von Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ, z. B. durch Einführung neuer Dokumente, entgegensteht.

2.6. Die Einspruchsabteilung hat entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eine erneute Überprüfung der Patentfähigkeit der Erfindung auch nicht dadurch ermöglicht, daß sie, anstatt die Patentinhaberin gemäß Regel 58 (5) EPÜ zur Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche aufzufordern, eine zweite, beschwerdefähige Zwischenentscheidung erließ, die erneut feststellt, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Soweit eine unanfechtbare Entscheidung der Beschwerdekammer bereits vorliegt, vermag die Einspruchsabteilung nicht deren Rechtskraftwirkung zu beseitigen, selbst wenn sie eine erneute materiellrechtliche Prüfung für sinnvoll hielte. Im übrigen war dies im vorliegenden Fall auch nicht beabsichtigt: Die Einspruchsabteilung hat unmißverständlich darauf hingewiesen, daß die Entscheidung der Beschwerdekammer im Verfahren T 317/90 endgültig sei und deshalb "zur Sache" nicht mehr Stellung genommen werden könne.

3. In einem Beschwerdeverfahren überprüfbar war, wie aus Vorstehendem folgt, die angefochtene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nur insoweit, wie sie die Beschreibung textlich an die geänderten Patentansprüche angepaßt hat. Einwände gegen von der Einspruchsabteilung vorgenommene Änderungen der Beschreibung sind einer Prüfung im Beschwerdeverfahren zugänglich (vgl. T 757/91, insbesondere Ziffer 2 der Gründe; T 113/92).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin jedoch keine Einwände gegen die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Anpassung der Beschreibung erhoben, sondern nur unter Hinweis auf bisher nicht berücksichtigten Stand der Technik die Frage der Patentfähigkeit der Erfindung wieder aufgegriffen. Die Beschwerdeführerin ist demnach durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, soweit sie die Beschreibung durch Streichung eines Satzes geändert hat, nicht beschwert, eine Beschwerde ist insoweit nach Artikel 107 (1) EPÜ unzulässig.

4. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung habe "eine inhaltsleere und demzufolge unnütze Entscheidung getroffen", wenn von der Unzulässigkeit der Beschwerde auszugehen sei, gibt der Kammer Veranlassung, einige verfahrensrechtliche Hinweise zu der Frage anzuschließen, ob das anhängige Beschwerdeverfahren vermeidbar gewesen wäre, wenn die Einspruchsabteilung, wie von der Beschwerdeführerin aufgezeigt, das Patent ohne weitere Zwischenentscheidung nach Anforderung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzungen der geänderten Patentansprüche durch Endentscheidung gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in geändertem Umfange aufrechterhalten hätte.

4.1. Die Kammer hält es unter Gesichtspunkten der Verfahrensökonomie für wünschenswert, wiederholte Zwischenentscheidungen der vorliegenden Art zu vermeiden. Es entspricht ständiger, von den Beschwerdekammern gebilligter Praxis des Europäischen Patentamts, bei Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ im Einspruchsverfahren durch Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ zu entscheiden, um eine mögliche doppelte Belastung des Patentinhabers mit den Kosten für Veröffentlichung und Übersetzungen zu vermeiden (G 1/88, ABl. EPA 1989, 189, Ziffer 7 der Gründe; T 89/90, ABl. EPA 1992, 456; T 55/90). Die Beschwerdeinstanz entscheidet abschließend über die Patentfähigkeit, also darüber, ob das Patent in geändertem Umfang den Anforderungen des EPÜ genügt und in der geänderten Fassung aufrechterhalten werden soll, und verweist die Sache lediglich zur Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ zurück. Die Zurückverweisung erfolgt unter Bezugnahme auf die "in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen" (so T 55/90), auf die im Beschwerdeverfahren geänderten Ansprüche (so T 113/92), auf die in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge (so im vorliegenden Fall in der Entscheidung T 317/90) oder mit einer ähnlich formulierten Bezugnahme.

4.2. Sinnvoll ist eine weitere Zwischenentscheidung der Vorinstanz nur dann, wenn Einwendungen gegen die beabsichtigte Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erhoben werden, über die noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, z. B. Einwendungen gegen die gemäß Anordnung der Kammer vorgenommene Anpassung der Beschreibung (vgl. die Zwischenentscheidung in der Sache T 113/92). Im vorliegenden Fall bestand ein durch Zwischenentscheidung zu vermeidendes Risiko zusätzlicher Veröffentlichungskosten jedoch nicht mehr, nachdem keine der Beteiligten im Verfahren nach Regel 58 (4) EPÜ Einwendungen gegen die Fassung der Beschreibung erhoben hatte. Unter den gegebenen Voraussetzungen war deshalb eine zweite Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in der Tat nicht erforderlich.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.