T 0089/90 (Ringkernstromwandler) of 27.11.1990

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 063 636 (Anmeldenummer 81 105 435.2).

II. Gegen die Patenterteilung haben Siemens AG und Asea Brown Boveri AG wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Patentgegenstandes Einsprüche eingelegt.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 1989 wurde von der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes auf der Grundlage der dabei neu eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 in Aussicht genommen.

IV. In einer amtlichen Mitteilung gemäß Regel 58 (4) wurde den Parteien mitgeteilt, in welcher Fassung die Einspruchsabteilung das europäische Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte.

V. In der Eingabe vom 13. März 1989 hat die Einsprechende Siemens erklärt, daß sie gegen die Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Einwände nicht habe. Sie wies aber ausdrücklich darauf hin, daß sie den Widerruf des Patentes wegen fehlender Neuheit bzw. fehlender "Erfindungshöhe" im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik für geboten halte.

VI. In der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 28. November 1989 wurden von der Einspruchsabteilung die Ausführungen der Firma Siemens in der Eingabe vom 13. März 1989 als Wiederholung des Antrages auf Widerruf gewertet. Sie hat unter Angabe von Gründen festgestellt, daß unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. In der Entscheidung wurde die gesonderte Beschwerde zugelassen (Artikel 106 (3) EPÜ).

VII. Gegen diese Entscheidung hat Siemens AG Beschwerde erhoben. Die Einsprechende Asea Brown Boveri AG hat keine Beschwerde eingelegt und hat sich am Beschwerdeverfahren auch nicht beteiligt.

VIII. Am 27. November 1990 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt, wobei zunächst die von der Beschwerdeführerin (Siemens AG) in den Vordergrund gestellte Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 erörtert wurde. Danach wurde die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents behandelt.

IX. Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung beantragte die Beschwerdeführerin, diese Entscheidung als unzulässig zu erkennen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, hilfsweise die Angelegenheit der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

X. Die von der Beschwerdeführerin zur Stützung dieser Anträge vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Die Fassung des Absatzes 3 des Artikels 102 EPÜ entspräche sehr stark den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und stelle darauf ab, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließe, wenn unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügten. Es sei deshalb davon auszugehen, daß auch hier dem Sinne des EPÜ nach unter dem Beschluß eine Endentscheidung gemeint sei, die allerdings an die Erfüllung der Voraussetzungen von Artikel 102 (3), Buchstaben a und b EPÜ geknüpft sei. Artikel 102 (3) EPÜ ließe daher keinen Raum für eine Zwischenentscheidung, sondern verlange wie in den vorangehenden Absätzen 1 und 2 eine Endentscheidung.

2. Die Feststellung gemäß der angegriffenen Zwischenentscheidung, daß das Patent (in geändertem Umfang) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genüge, zeige deutlich, daß - bis auf die formalen Voraussetzungen nach Artikel 102 (3), Buchstaben a und b EPÜ - die Angelegenheit zur Endentscheidung reif gewesen wäre.

3. Das EPÜ nähme es bewußt in Kauf, daß ein Beschluß (Endentscheidung) über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erst dann erfolgen sollte, wenn der Patentinhaber sich mit der geänderten Fassung einverstanden erklärt und die Druckkostengebühr für eine neue Patentschrift entrichtet habe, mit der Folge für den Patentinhaber, daß im Rahmen eines sich an das Einspruchsverfahren anschließenden Beschwerdeverfahrens womöglich für eine weitere neue europäische Patentschrift nochmals Druckkostengebühren zu zahlen seien.

4. Bei dem nunmehr seitens des EPA praktizierten Ablauf des Einspruchsverfahrens (d. h. Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ zu erlassen) würde der Einsprechende schlechter gestellt, als dies im EPÜ vorgesehen sei. So sei der Einsprechende - um weiter am Verfahren beteiligt zu sein - verpflichtet, unter Zahlung der Beschwerdegebühr auf die Zwischenentscheidung eine Beschwerde auszuarbeiten und einzureichen. Dies führe zu einem hohen Aufwand seitens des Einsprechenden bei einem Stand des Verfahrens, bei dem dies nach dem Wortlaut des EPÜ nicht vorgesehen sei. Dabei sei bei diesem Stand des Verfahrens nicht sicher, ob dieser Aufwand bei EPÜ- konformer Durchführung des Einspruchsverfahrens überhaupt notwendig sei, weil womöglich das Patent später allein deshalb widerrufen würde, weil seitens des Patentinhabers die Druckkostengebühr nicht entrichtet worden sei.

5. In diesem spezifischen Fall müsse man auch daran denken, daß die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (EPA-Form 2325.4 03.88) vom 24. Februar 1989 den ausdrücklichen Hinweis enthalte, daß dann, wenn der Einsprechende keine Einwendungen gegen die Fassung erhebe, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, die Aufforderung an den Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ (d. h. die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen) ergehe. Auf diese Mitteilung hin habe die Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 13. März 1989 dem EPA mitgeteilt, daß sie gegen die Fassung, in der das Streitpatent aufrechterhalten werden sollte, keine Einwände habe. Es sei somit ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben, wenn anstelle der in Regel 58 (5) EPÜ vorgesehenen Aufforderung eine Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ erlassen worden ist.

XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der in Punkt IX zusammengefaßten Anträge und führte zur Stützung ihrer Auffassung unter anderem folgendes aus:

1. Die ständige Praxis des EPA des Erlasses von beschwerdefähigen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren habe ihren guten Sinn und bringe für den Beschwerdeführer keine unzumutbaren Nachteile mit sich. Sie sei durchaus konform mit dem EPÜ.

2. Würde im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ keine beschwerdefähige Zwischenentscheidung erlassen, sondern direkt eine Endentscheidung (nach Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzung gemäß Regel 58 (5) EPÜ) so folge aus dem Fristensystem des EPÜ zwingend, daß die neue Patentschrift gerade zum Zeitpunkt veröffentlicht werden müßte, an dem auch die Beschwerdefrist abliefe. Mit der Veröffentlichung der neuen Patentschrift und der entsprechenden Bekanntmachung im Amtsblatt entstünde für die Öffentlichkeit nun aber der völlig irreführende Eindruck, das Patent sei im Einspruchsverfahren rechtskräftig aufrechterhalten worden, obschon dies im Falle einer Beschwerde gerade nicht zuträfe. Zur Vermeidung derartiger Kollisionen in den Fristenläufen rechtfertige es sich deshalb zweifellos, den Fall gemäß Artikel 102 (3) EPÜ verfahrensmäßig anders abzuwickeln, als die Fälle gemäß Artikel 102 (1) und (2) EPÜ, umso mehr als Zwischenentscheidungen mit gesonderter Beschwerde in Artikel 106 (3) EPÜ ausdrücklich vorgesehen seien.

3. Das von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) befürwortete Verfahren (unmittelbare Endentscheidung ohne Erlaß einer Zwischenentscheidung) hätte den wesentlichen Nachteil für den Patentinhaber, daß er unter Umständen den Aufwand für Druckkostengebühren und Anspruchsübersetzungen vergeblich leisten müsse (nämlich im Falle, daß es weitere Änderungen im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens geben sollte). Dem stünde bei dem amtlicherseits eingeführten Verfahren mit beschwerdefähiger Zwischenentscheidung auf seiten des Einsprechenden lediglich das geringe Risiko gegenüber, daß er Beschwerde erhebe und begründe, ohne mit absoluter Sicherheit zu wissen, ob der Patentinhaber schließlich (d. h. nach abgeschlossenem Beschwerdeverfahren und einer Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung) an der Aufrechterhaltung des Patents noch interessiert sei und die Druckkostengebühr bezahle. Es sei indessen höchst unwahrscheinlich, daß ein Patentinhaber auf sein Patent erst in dem Moment verzichte, nachdem er es glücklich durch das Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hindurchgebracht habe. Im übrigen wäre es ja wohl ganz im Sinne des Einsprechenden, wenn der Patentinhaber, z. B. beeindruckt durch die Beschwerdebegründung, auf sein Patent verzichtete.

XII. Die im Punkt IX oben erwähnten Anträge der Beschwerdeführerin wurden im Laufe der mündlichen Verhandlung von der Kammer zurückgewiesen.

XIII. Hinsichtlich der sachlichen Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents beantragte die Beschwerdeführerin folgendes: "Unter Aufrechterhaltung des Antrages auf Widerruf des Patents in vollem Umfang wird im Rahmen der vorliegenden Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 die Aufhebung der darin enthaltenen Feststellung beantragt."

XIV. Zur Begründung dieses Antrages hat die Beschwerdeführerin, wie schon vor der Einspruchsabteilung, sich wesentlich auf die französische Patentschrift FR-A-1 100 351 (E1) bezogen und ihre Auffassung, daß der Ringkernstromwandler nach dem vorliegenden Patentanspruch 1 des Streitpatents allein durch den Wandler nach Figur 2 dieser Patentschrift vorweggenommen bzw. weitestgehend nahegelegt sei, wiederholt. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung

ö ö 2.1 Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Artikel 102 (1) - (3) EPÜ lauten auf Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Im letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Artikel 102 (3) b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang und die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Vertragsstaaten nach Artikel 65 (1) EPÜ als Beginn der Frist zur Einreichung von Übersetzungen maßgebend sein.

2.2 Wie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/88 vom 27. Januar 1989 erwähnt (ABl. EPA 1989, 189), ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer in diesem Zusammenhang an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung (oder gegebenenfalls nach der Entscheidung der Beschwerdekammer) wird nach Regel 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

2.3 Aus den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in der oben genannten Entscheidung ergibt sich (siehe insbesondere Entscheidungsgründe 7), daß auch sie den Erlaß von Zwischenentscheidungen für gerechtfertigt hält (vgl. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, Seiten 407, 438 - 439). Zweck dieser Praxis ist es, dem Patentinhaber weitere Aufwendungen für das neugefaßte Patent zu ersparen, wenn das Patent möglicherweise in einem anschließenden Beschwerdeverfahren wieder zu ändern ist. Auch die Prüfungsrichtlinien des EPA gehen von dieser Praxis aus (Teil D, Kapitel VI, 6.2.2). Die Praxis ist in Mitteilungen des Europäischen Patentamts zweimal im Amtsblatt des EPA erklärt worden (ABl. EPA 1981, 74 bzw. 1985, 272).

2.4 Die rechtliche Grundlage für eine Zwischenentscheidung bietet Artikel 106 (3) EPÜ, gemäß dem eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Es gibt im EPÜ keine generellen Vorschriften darüber, wann von solchen Zwischenentscheidungen Gebrauch gemacht werden kann oder soll. Es ist somit eine Ermessensfrage der zuständigen Instanz, ob in Einzelfällen eine Zwischenentscheidung angemessen ist oder ob die aktuelle Frage nur in einer das Verfahren abschließenden Endentscheidung geregelt werden soll. Dabei kommt es auf eine Abwägung verschiedener Gesichtspunkte an, z. B. ob durch eine Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder vereinfacht werden kann (die Klärung einer strittigen Prioritätsfrage kann z. B. eine entscheidende Rolle für die Gestaltung und den Umfang des weiteren Verfahrens spielen). Auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten liegt klar im Rahmen einer solchen Abwägung. Aus dem Obenstehenden (siehe Gründe 2.3) ist zu ersehen, daß die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, auf einer solchen Abwägung von Kostenaspekten begründet ist.

2.5 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin haben die Kammer nicht überzeugt, daß die der Praxis des EPA zugrundeliegende Abwägung von Kostenaspekten der Beschwerdeführerin unrecht tut. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht der Meinung der Beschwerdegegnerin (siehe Punkt XI, 3. oben) an. Wie oben unter Gründe 2.3 erwähnt, hat auch die Große Beschwerdekammer keinerlei Bedenken in dieser Hinsicht geäußert. Die Ausübung des Ermessens nach Artikel 106 (3) EPÜ ist somit nicht willkürlich, sondern sachlich begründet.

2.6 Es muß deswegen festgestellt werden, daß die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden ist. Im Hinblick auf die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage vor ganz kurzer Zeit in der oben genannten Entscheidung G 1/88 gibt es offensichtlich keinen Anlaß, diese Angelegenheit jetzt der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

2.7 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung in diesem spezifischen Fall als ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben anzusehen wäre (siehe Punkt X, 5. oben), kann die Kammer nicht anerkennen. Auch wenn der Hinweis, der die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ begleitet hat, lediglich dem Wortlaut nach unterschiedlich interpretiert werden könnte, müßte es aus dem Zusammenhang doch hervorgegangen sein, daß die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ nur dann ergehen würde, wenn die Einsprechende überhaupt keine Einwendungen gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang hätte, also nicht nur mit dem Wortlaut des geänderten Patents, sondern auch mit der Erfüllung der übrigen Erfordernisse der Patentierbarkeit einverstanden war. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Fall aber in ihrer Antwort auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (Brief vom 13.03.1989) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie den Widerruf des Patents wegen fehlender Neuheit bzw. mindestens fehlender erfinderischer Tätigkeit nach wie vor für geboten hielt. Dies zeigt, daß die Beschwerdeführerin selbst damit gerechnet haben mußte, daß es nicht nur um die wörtliche Fassung ging. Übrigens hatte der Erlaß einer beschwerdefähigen Zwischenentscheidung keinen Rechtsverlust für die Beschwerdeführerin zur Folge.

3. Die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die in Punkt IX oben genannten Anträge der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung werden zurückgewiesen.

2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. November 1989 wird aufgehoben.

3. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent in geändertem Umfang gemäß dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (der Patentinhaberin) aufrechtzuerhalten unter Anpassung des diesbezüglichen Beschreibungsteils (vgl. Spalte 1, Zeilen 53-61).