T 0934/91 (Photographisches Material) of 4.8.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Der Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. in Tokio, Japan, wurde das europäische Patent Nr. 0 083 239 mit der Bezeichnung "mehrschichtiges lichtempfindliches silberhalogenides farbphotographisches Material" erteilt.

II. Gegen dieses Patent legte die Agfa Gevaert AG in Leverkusen, Deutschland, Einspruch ein, der am 15. März 1989 zurückgewiesen wurde.

III. Die Einsprechende legte am 10. Mai 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und gab in ihrer Beschwerdebegründung einen weiteren Stand der Technik an. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte, diese neuen Unterlagen nicht zu berücksichtigen, weil sie verspätet vorgebracht worden seien. Mit einem am 18. Januar 1990 eingegangenen Schreiben nahm die Einsprechende (Beschwerdeführerin) ihren Einspruch zurück; die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) stellte dann einen Antrag auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ und berief sich dabei auf die beträchtlichen Kosten, die ihr nach eigenen Angaben bei der Bearbeitung des verspäteten Vorbringens entstanden waren. Die Einsprechende, die ordnungsgemäß von dem Kostenverteilungsantrag in Kenntnis gesetzt wurde, nahm hierzu nicht Stellung. In der Entscheidung T 323/89 vom 24. September 1990 befand die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 eine Kostenverteilung für gerechtfertigt, entschied aber darüber hinaus auch über deren Umfang, indem sie der Einsprechenden die Zahlung eines Betrags von 200 DEM an die Patentinhaberin auferlegte.

IV. Mit einem am 10. November 1990 eingegangenen Schreiben machte die Einsprechende gegenüber der Einspruchsabteilung geltend, daß es nach Artikel 104 (2) EPÜ der Einspruchsabteilung und nicht der Beschwerdekammer obliege, die Kosten festzusetzen, deren Verteilung von der Beschwerdekammer angeordnet worden sei. Sie forderte die Einspruchsabteilung daher auf, eine gesonderte Entscheidung über die Festsetzung dieser Kosten zu erlassen, also die frühere Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 faktisch aufzuheben.

V. In einem Bescheid vom 29. Mai 1991 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß diesem Antrag rechtlich nicht entsprochen werden könne. Die Einsprechende hielt in ihrer am 8. Juni 1991 eingegangenen Erwiderung ihren Antrag aufrecht und erkundigte sich, welches Rechtmittel ihr offenstehe, wenn er zurückgewiesen werde.

Daraufhin stellte die Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ein mit "Entscheidung" überschriebenes Schriftstück aus, in dem sie darauf hinwies, daß das EPÜ gegen eine frühere Entscheidung der Beschwerdekammern keine weitere Beschwerdemöglichkeit vorsehe. Sie führte weiter aus, daß die betreffende Entscheidung der Kammer offensichtlich in Ausübung ihrer Befugnisse nach Artikel 111 (1) EPÜ ergangen sei; da die Einspruchsabteilung durch die rechtliche Beurteilung, die der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde gelegt sei (ratio decidendi), gebunden sei (Art. 111 (2) EPÜ), sei der Antrag der Einsprechenden, daß die Einspruchsabteilung die Kosten selbst festsetzen und damit die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Höhe dieser Kosten aufheben solle, nicht zulässig.

Am 11. November 1991 legte die Einsprechende eine formelle Beschwerde gegen die vorgenannte "Entscheidung" der Einspruchsabteilung ein und berief sich dabei u. a. auf verschiedene rechtliche Überlegungen zur Auslegung der Artikel 104 (1) und 117 (1) sowie der Regel 72 (1) EPÜ.

VI. Die Einsprechende stellte auch ausdrücklich folgenden Antrag:

"Es wird beantragt, diese Beschwerde einer anderen Beschwerdekammer vorzulegen als der Beschwerdekammer 3.3.2. Insbesondere wird beantragt, diese Beschwerde der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, da es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt."

Mit dem vorstehenden Antrag wird eindeutig der Versuch unternommen, die Entscheidung einer Beschwerdekammer durch eine andere überprüfen zu lassen und/oder die Große Beschwerdekammer mit dem Fall zu befassen.

VII. Die Rechtsausführungen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung am 4. August 1992, an der die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) nicht teilnahm, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Befugnis der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 104 (2) EPÜ, den Betrag der Kosten festzusetzen, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind, habe Vorrang vor den allgemeinen Bestimmungen des Artikels 111 (1) EPÜ; infolgedessen stehe es einer Beschwerdekammer nicht frei, einen bestimmten Betrag oder auch indirekt einen Anteil der Kosten festzusetzen.

b) Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 habe mit der Festsetzung des Kostenbetrags gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen, da sie den Ausführungen und Argumenten vorgegriffen habe, die die Einsprechende hätte vorbringen können, wenn der in Artikel 104 (2) EPÜ vorgesehene Weg beschritten worden wäre.

c) Mit der Ausstellung eines als Entscheidung bezeichneten Schriftstücks, dem die übliche vorgedruckte Rechtsmittelbelehrung beigefügt gewesen sei, habe die Einspruchsabteilung die Einsprechende irregeführt und zu der Annahme verleitet, daß das Schriftstück tatsächlich eine beschwerdefähige Entscheidung sei; dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertige.

d) Die im vorliegenden Fall zur Diskussion stehenden Rechtsfragen seien von so grundsätzlicher Bedeutung, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer gerechtfertigt sei.

VIII. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung nahm die Einsprechende ihren Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurück, denn sie hatte eingesehen, daß eine solche Befassung im jetzigen Verfahren nach Artikel 112 EPÜ verfehlt wäre, da ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ nicht im laufenden, sondern nur im vorangegangenen Verfahren vorgelegen haben könnte. In ihren beiden Anträgen begehrt die Einsprechende also nunmehr die Aufhebung der "Entscheidung" der Einspruchsabteilung vom 11. Oktober 1991 und die Zurückverweisung der Sache an diese Abteilung mit der Anordnung, die den Parteien zuvor von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 ausdrücklich auferlegten Kosten neu festzusetzen.

Sie hält ferner an ihrem ursprünglichen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels fest.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte ohne weitere sachliche Stellungnahme die Aufrechterhaltung der Entscheidung vom 11. Oktober 1991.

Entscheidungsgründe

1. Im jetzigen Verfahren ist zunächst einmal über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden. Da alle Formerfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit einzig und allein von der Auslegung des Begriffs "Entscheidung" in den Artikeln 106 (1) und 107 EPÜ ab, da nach geltendem Recht nur Entscheidungen, nicht aber bloße Bescheide einer ersten Instanz beschwerdefähig sind. Mit der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" hatte sich eine Beschwerdekammer bereits in der Sache T 26/88 befaßt. Anschließend wurde diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt, deren Entscheidung (G 1/90, veröffentlicht in ABl. EPA 1991, 275) am 5. März 1991 erging. Im Mittelpunkt des damaligen Falls, in dem es um den Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ging, stand die Frage, welchen rechtlichen Status eine Verfügung über den Widerruf eines Patents wegen Verletzung dieses Artikels hat. Die ausdrückliche Feststellung der Kammer in der Sache T 26/88, daß der Widerruf eines Patents aus diesen besonderen Gründen (automatisch) von Gesetzes wegen eintrete und daher eine diesbezügliche Verfügung nicht als Entscheidung anzusehen sei, wurde von der Großen Kammer aufgehoben, die die Auffassung vertrat, daß solche Verfügungen über einen Widerruf nach den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ doch als Entscheidungen zu werten seien.

Die Große Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung nur auf den rechtlichen Status einer Verfügung über den Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ein und ließ die weitergehende Frage nach der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" in anderen Fällen ausdrücklich offen (vgl. Nr. 20 der Entscheidungsgründe: "Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage"). Die Entscheidung ändert daher nichts an der allgemeinen rechtlichen Bedeutung und Tragweite des Begriffs "Entscheidung" im EPÜ oder an der Auslegung so allgemein anerkannter Rechtsgrundsätze wie der res judicata und der ratio decidendi.

2. Die Einspruchsabteilung hat auch ganz konkret auf einen dieser Rechtsgrundsätze, nämlich die ratio decidendi, verwiesen (vgl. Nr. V). Dieser Grundsatz ist in Artikel 111 (2) EPÜ verankert. Dort heißt es: "Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist."

Es besteht Einvernehmen darüber, daß die "ratio" einer Entscheidung der die Entscheidung tragende Grund, also mit anderen Worten der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt eines Falls ist (Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Im vorliegenden Fall bestand die maßgebliche ratio decidendi der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer darin, daß die Einsprechende die neuen Unterlagen verspätet eingeführt hat, wie den Nummern 3, 4 und 5 der Entscheidungsgründe von T 323/89 zu entnehmen ist. Dort wurde u. a. folgendes festgestellt: "Die Einführung dieses neuen Stands der Technik mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist bedeutete, daß die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin erneut Zeit und Energie aufwenden mußte, um Einwänden zu begegnen, die die Beschwerdeführerin ohne weiteres innerhalb der Einspruchsfrist hätte vorbringen können. Dadurch sind der Patentinhaberin zusätzliche Kosten entstanden ... Diese zusätzlichen Kosten sind im Zusammenhang mit der "Beweisaufnahme" im Sinne des Artikels 104 (1) EPÜ entstanden. ... Die Kammer ist der Auffassung, daß Kosten zu erstatten sind, wenn davon ausgegangen werden kann, daß ein Verfahrensbeteiligter unnötige Ausgaben verursacht hat, die bei Anwendung der üblichen Sorgfalt durchaus vermeidbar gewesen wären. Ihrer Meinung nach sind diese Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt, denn die Beschwerdeführerin hätte ohne weiteres schon während der Einspruchsfrist auf den vorstehend genannten Stand der Technik hinweisen können ... Die Beschwerdeführerin hat auch nicht erläutert, warum der neue Stand der Technik erst so spät genannt wurde."

Einzig und allein diese Feststellung bildet die ratio der vorstehend angesprochenen Entscheidung, von der eine Vorinstanz nicht abweichen darf, wenn die Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ an sie zurückverweist.

3. Die Kammer hat jedoch keine solche Zurückverweisung vorgenommen, sondern in Ausübung ihrer Befugnisse nach dem ersten Teil des Artikels 111 (1) EPÜ das getan, wozu die Einspruchsabteilung berechtigt gewesen wäre, nämlich den Betrag der "zur Strafe" zu erstattenden Kosten festgesetzt. Damit war die Frage endgültig geregelt, wurde also mit anderen Worten zur res judicata.

Res judicata ist ein alter, in seiner Bedeutung unstrittiger Rechtsbegriff: Er bezeichnet "eine Sache, über die ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind" (vgl. Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Ein solches rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind.

4. Im vorliegenden Fall wurde sowohl die Feststellung, daß nach Artikel 104 (1) EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen sei, als auch die Anordnung über den Betrag der zu verteilenden Kosten von einem zuständigen und letztinstanzlichen Gericht nach dem EPÜ, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, getroffen. Daß die Beschwerdekammern Gerichte sind, wurde schon vor langer Zeit von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/86, ABl. EPA 1987, 447, Nummer 14 der Entscheidungsgründe (im amtlichen deutschen wie auch im französischen Wortlaut) klargestellt. Die englische Übersetzung der betreffenden Textstelle ("... the Boards act as courts ...") ist sowohl in der ursprünglich veröffentlichten als auch in der geänderten Fassung (ABl. EPA 1987, 527) ungenau. Erwähnenswert ist vielleicht, daß die Einsprechende die vorstehende rechtliche Beurteilung der Funktion der Beschwerdekammern und die damit verbundene Wirkung nie direkt oder indirekt in Frage gestellt hat.

Die Behauptung der Einsprechenden, daß sich der Teil des Artikels 111 (1) EPÜ, der eine Beschwerdekammer dazu ermächtigt, im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht auf die nach Artikel 104 (2) EPÜ der Einspruchsabteilung obliegenden Befugnisse erstrecke, weist die Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang zurück. Sie stellt ausdrücklich fest, daß die Beschwerdekammern berechtigt sind, die Höhe der Kosten entweder in Form eines festen Betrags oder als Anteil an den Gesamtkosten festzusetzen. Bei der Ausübung dieser Befugnis haben die Beschwerdekammern selbstverständlich alle maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, insbesondere Artikel 113 (1) EPÜ, zu beachten.

Es besteht somit kein Zweifel daran, daß diese Entscheidung die Einspruchsabteilung von vornherein daran hinderte, über die Tatsache oder die Höhe der Kostenverteilung neu nachzudenken oder gar zu entscheiden oder die Gründe (ratio decidendi) für die angeordnete Kostenverteilung zu überprüfen.

5. Abschließend gelangt die Kammer - losgelöst von den besonderen Umständen der der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/90 vorliegenden Rechtsfrage - zu dem Schluß, daß eine "Entscheidung" eine begründete Wahl zwischen mehreren rechtlich zulässigen Alternativen voraussetzt und in Fällen wie dem vorliegenden, in denen es kraft des Rechtsgrundsatzes der res judicata keinerlei Alternative gibt, per definitionem keine solche Wahl und somit auch keine "Entscheidung" im Sinne des EPÜ getroffen werden kann. Dabei spielt die Bezeichnung oder Form des Schriftstücks, das angeblich eine Entscheidung ist, keine Rolle, da der rechtliche Status des Schriftstücks eindeutig vom Inhalt und nicht von seiner bloßen Form oder Bezeichnung abhängt.

Somit war das von der Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ausgestellte Schriftstück mit der Bezeichnung "Entscheidung nach Artikel 104 (2) und Artikel 111 (2) EPÜ" aus rechtlicher Sicht eine bloße Mitteilung über die eindeutige und unabänderliche Rechtslage, die durch die frühere Entscheidung eines zuständigen letztinstanzlichen Gerichts, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, entstanden war.

Folgerichtig ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde der Einsprechenden vom 11. November 1991 nicht zulässig ist und sich mithin die Frage, ob der Beschwerde stattgegeben werden kann, nicht stellt.

6. Was die von der Einsprechenden zusätzlich beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anbelangt, so sieht die Kammer im Rahmen der Regel 67 EPÜ keine Möglichkeit, eine solche Rückzahlung anzuordnen, da die Feststellung der Unzulässigkeit eine Entscheidung über die Begründetheit, die Voraussetzung für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, eindeutig ausschließt. Wie im Teil "Sachverhalt und Anträge" dargelegt, hat die Einsprechende - nach Ansicht der Kammer zu Recht - geltend gemacht, daß die Überschrift des von der Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ausgestellten Dokuments sowie die pro forma beigefügte Rechtsmittelbelehrung (EPA-Form 2901 10.80) irreführend waren. Nach Meinung der Kammer hätte die Einspruchsabteilung sich auch jeder Stellungnahme zur Sache enthalten und das von der Einsprechenden am 10. November 1990 eingereichte Schreiben, wenn überhaupt, von einer anderen Stelle des EPA beantwortet werden sollen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist nicht zulässig.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.