T 0384/91 (Conflit entre les paragraphs 2 et 3 de l'art.123 EPC) of 27.9.1994

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet n° 0 084 221.

Une opposition avait été formée contre le brevet dans son intégralité en vertu de l'article 100 a), b) et c) CBE.

Dans la décision portant révocation du brevet, la division d'opposition avait déclaré que les motifs d'opposition énoncés à l'article 100 c) CBE faisaient obstacle au maintien du brevet, notamment parce que la revendication 1 modifiée, sur laquelle le requérant se fondait pour demander le maintien du brevet, contenait la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", considérée comme étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(3) CBE).

II. Dans sa décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries"

- n'est pas dénuée de signification technique, même si elle manque de précision quant à sa portée,

- rien que portant sur le produit, forme une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1,

- ne peut être déduite de la demande telle que déposée.

Le requérant ayant suggéré de remplacer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" par "d'épaisseur pratiquement uniforme", la Chambre a estimé qu'une telle modification n'enfreindrait pas l'article 123(2) CBE, mais étendrait la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré, ce qui est contraire à l'article 123(3) CBE.

Il semblait donc à la Chambre qu'il y avait un conflit entre les conditions à remplir en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, en ce sens que toute tentative visant à supprimer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 du brevet délivré, caractéristique qui avait été ajoutée avant la délivrance, se traduirait pas une extension de la protection conférée par le brevet.

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre a donc saisi la Grande Chambre de recours de la question suivante:

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, maintenir le brevet lors de la procédure d'opposition ?".

III. Dans la décision G 1/93 du 2 février 1994, la Grande Chambre de recours a apporté la réponse suivante :

"1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui- ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique."

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 20 selon une requête principale et trois requêtes subsidiaires, de la description figurant aux colonnes 1 à 6 du fascicule du brevet, à adapter aux revendications modifiées, et de la figure 1 du fascicule du brevet.

V. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté.

VI. La revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit:

"Procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à: déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8) par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue et pratiquement dépourvue de stries; et retirer la membrane, après formation, de la surface du support (8)."

La revendication 1 selon la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface" a été ajoutée après "... soit tendue".

La revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression ", d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".

La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface, d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".

Dans chaque requête, les revendications 2 à 20 dépendent de la revendication 1. Elles correspondent aux revendications 2 à 20 du fascicule du brevet, les revendications 4 à 7 étant toutefois modifiées par la suppression de "au moins" avant l'expression "partiellement contrôlée...".

VII. Le requérant a principalement avancé les arguments suivants: Une caractéristique d'une revendication peut avoir un sens du point de vue technique sans pour autant apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour savoir si tel est effectivement le cas, il faut se référer au fascicule du brevet. A cet égard, peu importe l'état de la technique ou la question de savoir si les revendications satisfont aux critères de nouveauté et d'activité inventive. S'agissant du problème de la contribution technique, la conformité avec le paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 doit donc être appréciée dans l'absolu, en ce sens qu'elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais seulement de la prise en compte dans les documents du brevet des modifications considérées.

En l'espèce, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 de toutes les requêtes a effectivement une signification technique, et doit être considérée comme un avantage du produit obtenu au moyen de la méthode revendiquée. Toutefois, cette caractéristique ne contient aucun enseignement technique sur la manière dont la formation de stries peut être évitée et, par conséquent, elle n'apporte aucune contribution technique à l'invention revendiquée.

En outre, ladite caractéristique restreint la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré, de sorte que la deuxième condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 est également remplie. La caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" indubitablement divulguée dans la demande telle que déposée, apporte une limitation supplémentaire à la revendication 1 selon les deuxième et troisième requêtes subsidiaires.

Conformément à la décision G 1/93, le maintien du brevet tel que modifié devrait donc être autorisé.

VIII. L'intimé a fait valoir en substance les arguments suivants:

Dans la décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" a une signification technique, n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée et limite la protection conférée. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir.

Il est dit au premier paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 que si une revendication d'un brevet délivré contient une caractéristique non divulguée qui ne peut être supprimée au motif que la protection conférée par le brevet s'en trouverait étendue, l'unique solution pour ne pas enfreindre l'article 123(3) CBE consiste à remplacer ladite caractéristique par une autre caractéristique étayée dans la demande telle que déposée. Cela n'est toutefois pas toujours possible.

Le second paragraphe offre une autre possibilité pour autant que deux conditions soient réunies: la caractéristique non divulguée ne doit pas apporter de contribution technique à l'invention revendiquée, et doit seulement limiter la protection conférée par le brevet délivré. Cette solution repose sur l'idée que, en pareil cas, la caractéristique ajoutée ne donne pas d'avantage injustifié au demandeur et ne porte pas préjudice aux intérêts des tiers.

En l'espèce, pour savoir si la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique, il faut "identifier" l'invention à la lumière de l'état de la technique en évaluant la nouveauté et l'activité inventive, et les caractéristiques qui les sous-tendent. En outre, ladite caractéristique doit être considérée comme une limitation fonctionnelle des paramètres du procédé de fabrication de la membrane optique revendiqué, ce qui revient à dire qu'elle apporte une contribution technique.

En ce qui concerne la seconde condition, il est difficile de déterminer si celle-ci est remplie ou non, car aucune des revendications de la demande telle que déposée ne porte sur un procédé de fabrication d'une membrane optique. Il s'ensuit que la protection conférée par le brevet délivré ne peut pas être comparée aisément à la protection recherchée dans la demande initiale.

Par conséquent, la possibilité offerte dans le second paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 ne s'applique pas à la présente affaire, et le brevet doit être révoqué.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les revendications de toutes les requêtes ont été modifiées de sorte qu'à l'exception de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", qui sera traitée ci-dessous, aucune objection ne peut être soulevée au titre des articles 123(2), 100 c) et 123(3) CBE.

Il est notamment établi au point 1.1 de la décision intermédiaire T 384/91 rendue par cette même Chambre le 11 novembre 1992, que la caractéristique "tendue", avec (première et troisième requêtes subsidiaires) ou sans (requête principale et deuxième requête subsidiaire) le complément "sur la surface", était divulguée dans la demande initiale et n'étendait pas la portée de la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré.

3. En ce qui concerne la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" qui figure dans la revendication 1 de toutes les requêtes, certains aspects à prendre en compte pour déterminer d'éventuelles infractions à l'article 123(2) CBE (et à l'article 123(3) CBE si la caractéristique est supprimée) ont déjà été traités dans la décision intermédiaire précitée (cf. point 1.2 à 1.4), où il est dit que cette caractéristique n'est pas dénuée de signification technique, qu'elle forme une caractéristique restrictive de la revendication de procédé 1 et ne peut pas être déduite de la demande de brevet telle que déposée.

Bien que, pendant la procédure de recours, le requérant ait déposé plusieurs versions de la revendication 1, dans aucune d'entre elles l'expression "pratiquement dépourvue de stries" n'a pu être remplacée par une caractéristique divulguée initialement sans extension de l'étendue de la protection conférée.

Cette appréciation des faits sur laquelle se fonde la question dont a été saisie et sur laquelle a statué la Grande Chambre de recours est toujours valable au stade actuel.

4. Si l'on applique la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours aux aspects de la présente espèce dont il est question ci- dessus, on arrive donc directement à la conclusion que le brevet ne peut être maintenu (cf. premier paragraphe du dispositif), à moins que - à l'inverse du cas de figure visé audit paragraphe - la caractéristique ajoutée, bien que non divulguée à l'origine, ne soit pas considérée comme une extension du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE (second paragraphe du dispositif).

Il reste donc à examiner si l'on peut faire bénéficier le brevet attaqué de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre de recours pour le cas où la protection conférée par un brevet délivré est limitée par une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée pendant l'examen (second paragraphe du dispositif). La Grande Chambre affirme que dans ce cas, il n'y a pas lieu de considérer que la caractéristique ajoutée constitue un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE si, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

5. Comme exemple où la condition précitée n'est certainement pas remplie, la Grande Chambre cite le cas où une caractéristique restrictive crée une sélection inventive (point 16 des motifs). Toutefois, la frontière au-delà de laquelle on considère qu'une caractéristique n'apporte plus de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que limiter la protection conférée, semble se situer davantage là où ladite caractéristique devient moins pertinente pour l'invention. Ce point de vue concorde avec celui de la Grande Chambre (cf. points 5 et 13) qui a rejeté le critère utilisé dans la décision T 231/89, à savoir la pertinence eu égard à la nouveauté et à l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées.

La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités citées pendant les procédures d'examen et d'opposition; l'applicabilité de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre dans un cas particulier dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.

De l'avis de la Chambre, une caractéristique constitue pour le moins plus qu'une simple limitation n'apportant aucune contribution technique à l'invention si elle influe sur la manière dont les autres caractéristiques de la revendication résolvent le problème technique tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement.

Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par les arguments de l'intimé qui affirme que la condition fixée par la Grande Chambre concerne des "inventions" devant être "identifiées" moyennant l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive, en vue de déterminer si elles constituent des inventions et, le cas échéant, en vertu de quelles caractéristiques (cf. lettre du 26 août 1994, points 4, 5 et 6 des "Observations"); en effet, comme il ressort du libellé des articles 52, 54 et 56 CBE, le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive.

Vu que l'intimé juge également nécessaire de comparer la protection conférée par l'actuelle revendication 1 à celle conférée par les revendications de la demande originelle, la Chambre tient à faire observer que, s'agissant uniquement des caractéristiques divulguées dans la demande telle que déposée, le paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre ne mentionne pas (l'exclusion de la protection d'une partie de) l'objet initialement revendiqué, mais l'objet des revendications du brevet délivré.

6. Dans la présente espèce, la caractéristique selon laquelle les contraintes radiales et l'évaporation du solvant font en sorte que la membrane soit "pratiquement dépourvue de stries", définit avant tout un effet, mais cet effet recherché fait également office de définition fonctionnelle des étapes du procédé.

Le procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant selon la revendication 1 constitue une solution au problème posé par l'obtention de membranes ayant les propriétés suivantes: épaisseur pratiquement uniforme, variations d'épaisseur limitées d'une unité à l'autre et d'un bord à l'autre d'une même membrane, faible indice d'absorption, de diffraction et de dispersion de la lumière qui les traverse (cf. description initiale, page 1, lignes 6 à 14 et 23 à 25). Il est manifeste que la quasi-absence de stries, de même que la solution à apporter au problème susmentionné, dépend du choix judicieux des paramètres du procédé, tels que la composition et la viscosité de la solution, les vitesses de rotation initiale et finale du support, le taux d'accélération et d'évaporation (cf. colonne 4, lignes 5 à 37 du brevet). Certes, comme le fait remarquer le requérant, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" ne donne en soi aucun enseignement technique précis sur la façon d'éviter la formation de stries; néanmoins, force est de reconnaître que ladite caractéristique est liée aux autres caractéristiques de l'objet revendiqué et fournit à l'homme du métier au moins des indications partielles susceptibles de l'orienter dans son choix de paramètres en vue de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1. Elle influe donc dans une certaine mesure sur la solution apportée au problème par les autres caractéristiques.

On peut donc conclure que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et fait plus que simplement limiter la protection conférée. Dès lors, la condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre n'est pas remplie.

7. Etant donné que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" figure dans la revendication 1 selon la requête principale et selon chacune des requêtes subsidiaires, l'objet de toutes ces revendications s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Ainsi, l'ajout de la caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" (deuxième et troisième requêtes subsidiaires) ne peut remédier à la présence de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries".

Par conséquent, il ne peut être accédé à aucune des quatre requêtes formulées par le requérant, et le motif d'opposition énoncé à l'article 100 c) CBE s'oppose au maintien du brevet européen.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.