T 0384/91 (Kollision) of 11.11.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 422.5 wurde am 28. Oktober 1987 das europäische Patent Nr. 0 084 221 erteilt. Das erteilte Patent enthält 20 Ansprüche für ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran. Anspruch 1 lautet wie folgt:

Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und wenigstens ein Lösungsmittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf eine horizontale Fläche eines Trägers (8), der um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar ist, der Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen, der Bildung der Membran während der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösungsmittels in der Lösung, wobei die Radialkräfte, die auf die Membran einwirken, und die Abdampfung des Lösungsmittels bewirken, daß die gebildete Membran straff auf der Fläche aufliegt und im wesentlichen frei von Schlieren ist, und des Entfernens der Membran nach ihrer Bildung von der Stützfläche (8).

II. Gegen das Patent wurde von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das europäische Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß Anspruch 1 ein Merkmal, nämlich den Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren", enthalte, das über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ). In der Entscheidung wurde unter anderem das folgende Dokument genannt:

D3: Webster's Dictionary, Definition des Wortes "stria" (Schliere)

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie reichte eine Erklärung eines Optik-Fachmanns ein und zog das folgende Dokument an:

D6: Dictionary of Science and Technology, durchgesehene Auflage, W & R Chambers, Definition der Wörter "stria" (Schliere), "striation" (Schlierenbildung) und "striae" (Schlieren)

V. In einer Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurde die Gewährbarkeit der Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erörtert und das folgende Dokument angeführt:

D8: Applied Optics and Optical Engineering, herausgegeben von R. Kingslake, Bd. I, Academic Press, 1965, Seiten 170 und 171

VI. Auf Antrag der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin fand eine mündliche Verhandlung statt.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage, die Prüfung des Einspruchs auf der Grundlage der Patentunterlagen gemäß den nachstehenden in der mündlichen Verhandlung eingereichten Haupt- und Hilfsanträgen fortzusetzen:

Hauptantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt und der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen.

- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Erster Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt.

- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Zweiter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen: - In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein

Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.

- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Dritter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag

- Einfügung des folgenden Satzes am Ende der Beschreibung: "Die Wörter 'im wesentlichen frei von Schlieren' in Anspruch 1 waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar, weil diese Wörter als gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu verstehen sind."

Vierter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt, der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.

- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Fünfter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- Ansprüche gemäß dem Hauptantrag

- Einfügung des Satzes gemäß dem dritten Hilfsantrag am Ende der Beschreibung

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, die Frage der Zulässigkeit des zweiten bis fünften Hilfsantrags der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (sechster Hilfsantrag).

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Es sei nicht rechtens, das Patent mit der Begründung zu widerrufen, der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 führe einen Gegenstand ein, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Eine richtige Auslegung dieses Merkmals sei wesentlich für die Feststellung, ob ein neuer Gegenstand hinzugefügt worden sei, wobei nach Artikel 69 (1) EPÜ die Bedeutung nicht losgelöst vom übrigen Text des Patents ermittelt werden dürfe. Diese Auffassung entspreche geltendem Recht, wie es Nummer 4 der Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1990, 93) und den Nummern 2.3 und 2.4 der Entscheidung T 371/88 (ABl. EPA 1992, 157) entnommen werden könne. Da Schlierenfreiheit beansprucht werde, sei es unerheblich, worauf das Vorhandensein von Schlieren hindeuten oder womit es in Verbindung gebracht werden könne. Das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" müsse im Gesamtzusammenhang des Patents in der Bedeutung "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" verstanden werden, wobei die Bedeutung dieses Ausdrucks auf Seite 1, Zeilen 6 bis 14 der Anmeldung in der am 2. Dezember 1982 eingereichten ursprünglichen Fassung angegeben sei. Die Richtigkeit dieser Auslegung werde auch durch die eingereichte Erklärung eines Fachmanns untermauert. Da der erteilte Anspruch 1 nicht gegen Absatz 2 des Artikels 123 EPÜ verstoße, gebe es auch mit Absatz 3 keine Probleme.

(Es sei angemerkt, daß sich die hier und im folgenden angeführten Seitenzahlen und Zeilennummern der ursprünglichen Anmeldung auf das am 2. Dezember 1982 eingereichte Dokument und nicht auf das am 4. Februar 1983 eingereichte neugeschriebene Exemplar beziehen.)

X. Die Beschwerdegegnerin widersprach der Auffassung der Beschwerdeführerin und machte im wesentlichen folgendes geltend:

Im vorliegenden Fall gehe es nicht darum, wie Worte auszulegen seien, die sich schon immer in der Patentschrift befunden hätten. Es dürfe daher nicht versucht werden, die strittigen Worte im Zusammenhang mit der übrigen Patentschrift so auszulegen, als stünden sie zu Recht dort; es sei - mit anderen Worten - nicht zulässig, einen Ausdruck herauszugreifen und in der ganzen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nach einer Stelle zu suchen, die diesen Ausdruck stütze. Das richtige Konzept zur Lösung des Problems bestehe darin, zunächst zu ergründen, was der Ausdruck bedeute oder bedeuten könne, und danach zu ermitteln, ob man diese Bedeutung oder - falls mehrere Bedeutungen möglich seien - diese Bedeutungen aus dem ursprünglich eingereichten Text "unmittelbar und eindeutig ableiten" könne. Der Umstand, daß die Bedeutung der strittigen Worte nicht sofort klar erkennbar sei, sei sehr wichtig. Gehe nämlich eine oder mehrere von verschiedenen möglichen Bedeutungen über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, so seien die Worte nicht zulässig. Es reiche nicht aus, daß die Beschwerdeführerin behaupte, es gebe eine Bedeutung, bei der es sich durchaus nicht um eine Erweiterung handle, wenn es andere mögliche Bedeutungen gebe, auf die dies jedoch zutreffe. Im vorliegenden Fall sei der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" verschwommen, mehrdeutig und unklar, auch wenn nicht behauptet werden könne, er sei bedeutungslos. Der Stand der Technik lasse Auslegungen des Worts "Schlieren" zu, beispielsweise schmale Furchen oder Rillen oder Schwankungen im Brechungsindex, für die jedoch in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung jegliche Grundlage fehle. Ferner seien die ursprünglich offenbarten Verfahrensschritte zu allgemein gehalten, als daß sie Kenntnis darüber geben könnten, wie sich die Bildung von Schlieren vermeiden lasse. Da das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht gestrichen werden könne, weil damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde, müsse der Widerruf des Patents bestätigt werden. Die im dritten und im fünften Hilfsantrag vorgeschlagene Lösung, einen Satz in die Beschreibung einzufügen, sei nicht zulässig, weil dadurch ein neuer Gegenstand eingeführt werde.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

1.1 Mit Ausnahme des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" enthält der Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag keine Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

Das Merkmal "straff" - mit oder ohne den Zusatz "auf der Fläche" - gilt als auf Seite 10, Zeilen 8 bis 11 ursprünglich offenbart, denn wenn die Membran nach dem Abdampfen des Lösungsmittels straff ist und sich während des Abdampfvorgangs auf der Stützfläche befand, so muß sie zwangsläufig straff auf der Fläche aufliegen. Der Schutzbereich des Anspruchs 1 hängt auch nicht von der Angabe "auf der Fläche" ab, denn Anspruch 1 ist in jedem Fall in diesem Sinn zu verstehen.

1.2 Der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" ist jedoch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht wortwörtlich zu entnehmen, was auch die Beschwerdeführerin selbst einräumt (s. Schreiben vom 10. März 1989, Nr. 4 der Stellungnahme). Um ermitteln zu können, ob die ursprüngliche Anmeldung Angaben enthält, durch die in technischer Hinsicht das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" eingeführt würde, muß die Bedeutung dieses Merkmals und mithin des Worts "Schliere" festgestellt werden.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß zur Feststellung einer vermeintlichen Erweiterung des Gegenstands einer Patentanmeldung oder eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents als Ganzes mit dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung zu vergleichen ist. Ebenso sind bei der Untersuchung der Frage, ob der Schutzbereich eines Anspruchs nach der Erteilung erweitert worden ist, die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche im Sinne des Artikels 69 (1) EPÜ sowie des dazugehörigen Auslegungsprotokolls heranzuziehen. Damit befindet sich die Kammer voll und ganz im Einklang mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen G 2/88 und T 371/88.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß ein beanspruchtes Merkmal, das keine Entsprechung in der Beschreibung hat, automatisch eine Bedeutung und einen Umfang erhält, die der Offenbarung der Beschreibung entsprechen, gleichgültig, wie weit diese von dem beanspruchten Merkmal entfernt ist.

Da das strittige Wort "Schliere" in dem erteilten Patent selbst nirgends definiert ist, bleibt im vorliegenden Fall nichts anderes übrig, als von der allgemein anerkannten Bedeutung auf dem Gebiet der Optik - dem wohl einschlägigen technischen Gebiet - auszugehen, um herauszufinden, ob der Gegenstand des Patents einschließlich des strittigen Merkmals über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1.3 Nach D8, einem Handbuch für angewandte Optik und optische Technik, können durch das Herstellungsverfahren bedingte Merkmale und Schwankungen dazu führen, daß bei optischem Glas der Brechungsindex bereichsweise vom Gros des Durchschnitts stark abweicht; diese Bereiche weisen in der Regel die Form von Filamenten auf, die als "Schlieren" bezeichnet werden. Auch der Verfasser der mit Schreiben vom 5. Mai 1992 eingereichten Erklärung (s. Nr. 3 "... mein erster Gedanke war, daß ...") bestätigt, daß dies eine durchaus übliche Bedeutung ist, die ein Fachmann zunächst in Betracht zieht. Das Kapitel in D8, das diese Definition enthält, behandelt speziell optische Gläser. Die Definition sollte jedoch auch für optische Polymere gelten, denn beide Werkstoffarten werden auf dem Gebiet der Optik als gleichwertig verwendet. Der Verfasser der vorstehend genannten Erklärung ist der Auffassung, eine solche Bedeutung sei nicht mit der Tatsache vereinbar, daß es in dem Patent um dünne optische Membranen gehe. Für die Kammer ist jedoch nicht ersichtlich, warum fadenförmige Schwankungen des Brechungsindex nicht auch bei dünnen optischen Membranen vorstellbar sein sollten. Auch der weitere Wortlaut des Patents schließt eine solche Möglichkeit nicht aus.

Deshalb besagt eine der Bedeutungen des strittigen Anspruchs 1, daß durch die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran eine Membran entsteht, die im wesentlichen keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnitts stark abweicht.

Eine weitere Bedeutung des Worts "Schliere" ist D6 zufolge ein "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen", wobei diese Definition der allgemeinen Bedeutung des Wortes entspricht, wie sie aus dem für die breite Öffentlichkeit bestimmten Wörterbuch D3 bekannt ist. Diese Bedeutung ist auch im vorliegenden Fall relevant, denn D6 ist ein Wörterbuch der Naturwissenschaft und Technik. Deshalb kann der strittige Anspruch 1 auch so ausgelegt werden, daß die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran zu einer Membran führen, die im wesentlichen keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. Der übrige Wortlaut des Patents enthält nichts, was diese Auslegung abwegig erscheinen ließe.

Daraus folgt somit, daß das dem Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in seinem Umfang zwar nicht genau, aber dennoch nicht bar jeder technischen Bedeutung ist. Obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet ist, bildet es ein beschränkendes Merkmal des Verfahrensanspruchs 1, denn es bestimmt, daß die Verfahrensschritte so angelegt sein müssen, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht. Daß dieses Ergebnis durch die im Anspruch ausdrücklich genannten Verfahrensschritte bereits automatisch erreicht werden könnte, ist weder plausibel noch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden.

1.4 Auf der anderen Seite offenbart die ursprünglich eingereichte Anmeldung unter anderem Verfahren zur genauen Messung des Brechungsindex einer dünnen optischen Membran (s. Seite 4, Zeile 10 bis Seite 6, Zeile 27) und zur Herstellung einer solchen Membran (s. Seite 8, Zeile 1 bis Seite 10, Zeile 12 und Abbildung 1). In bezug auf die Merkmale des Herstellungsverfahrens heißt es auf Seite 9, Zeilen 1 bis 5, daß "Dicke und Durchmesser der Membran in erster Linie von der jeweiligen Viskosität des Polymers und des Lösungsmittels, dem Ausmaß der Beschleunigung und der Geschwindigkeit des drehbaren Trägers, auf dem die Membran gebildet wird, sowie von der Enddrehgeschwindigkeit abhängen". Darüber hinaus heißt es auf Seite 9, Zeilen 16 bis 18, daß "Schwankungen der Membrandicke durch Einstellen der Abdampfgeschwindigkeit und der Art und Menge der etwaigen Wärmebehandlung, die die Membran nach ihrer Entstehung durchläuft, gesteuert werden können". Der Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf physikalische Parameter der Membran wie z. B. Dicke und Durchmesser ist also ausdrücklich erwähnt. An keiner Stelle der Beschreibung wird jedoch explizit oder implizit offenbart, daß diese Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnitts erheblich abweicht.

Was die Bedeutung von "Schliere" als "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen" angeht, so läßt sich in der ursprünglichen Anmeldung keine Stelle finden, der eindeutig entnommen werden könnte, daß die Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. So wird insbesondere die Gleichmäßigkeit der Membran in dieser Hinsicht nicht offenbart, obwohl in der Beschreibung auf den vorstehend erwähnten Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf die physikalischen Parameter der Membran hingewiesen und die Bedeutung einer gleichmäßigen Dicke hervorgehoben wird (s. Seite 1, Zeilen 6 bis 14). Gleichmäßige Dicke impliziert jedoch nicht zwangsläufig das Fehlen von Schlieren im Sinn sichtbarer, d. h. farbiger Striche und linearer Zeichen ohne Oberflächenverformung, und das Fehlen von Schlieren im Sinne feiner Grate oder Rinnen setzt nicht zwangsläufig eine gleichmäßige Dicke voraus.

1.5 In Anbetracht der Tatsache, daß sich die Bedeutung des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren", wie oben erwähnt, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten läßt, stellt deshalb das in Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag enthaltene strittige Merkmal einen Gegenstand dar, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1.6 Anspruch 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag enthält keinen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Was insbesondere das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" anbelangt, das nun das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" ersetzt, so ist dieses Merkmal auf Seite 1, Zeilen 6 und 7 der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Diese Änderung verstößt deshalb nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Sie berührt allerdings den Schutzbereich des Anspruchs 1. Während gemäß dem erteilten Anspruch 1 nur ein Verfahren geschützt ist, dessen Parameter so gewählt sind, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht, wird durch den geänderten Anspruch 1 auch ein Verfahren geschützt, das zwar zu einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke führt, aber dennoch Schlieren hervorrufen kann. Dies könnte ohne weiteres der Fall sein, wenn beispielsweise die Schlieren aus Schwankungen des Brechungsindex oder aus anderweitig sichtbaren Strichen oder linearen Zeichen ohne Oberflächenverformung bestehen. Darüber hinaus ist es selbst bei Schwankungen der Dicke sehr fraglich, ob für die allgemeinere Bedingung der "gleichmäßigen Dicke" dieselben Überlegungen bezüglich der durch den Begriff "im wesentlichen" definierten Grenzen gelten wie für die speziellere Bedingung "frei von Schlieren". Feine Wellen, die unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden Schlierenfreiheit nicht hinnehmbar sind, könnten unter dem Gesichtspunkt einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke hinnehmbar sein, wozu, wie aus der vorliegenden Anmeldung ersichtlich, beispielsweise erforderlich ist, daß die Dicke der Membran von Rand zu Rand nicht mehr als um 2 % schwankt.

Deshalb wird durch die Änderung des Anspruchs 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag der Schutzbereich im Sinn des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert.

1.7 Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem dritten und dem fünften Hilfsantrag entspricht dem des Anspruchs 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag und dem Hauptantrag. Es ist äußerst fraglich, ob die Bedeutung des beanspruchten Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" durch die beantragte Einfügung in die Beschreibung verändert werden könnte. Aber allein schon die Einfügung des vorgeschlagenen Satzes am Ende der Beschreibung geht nach Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" einerseits und die Behauptung, er sei gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke", andererseits von der ursprünglichen Offenbarung nicht gestützt werden.

1.8 Angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall gehen die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ offensichtlich in entgegengesetzte Richtungen, denn jeder Versuch, das vor der Erteilung zu Unrecht hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" zu streichen, würde zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs 1 führen.

2. Beziehung zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ

2.1 Schwierigkeiten zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ treten nicht auf, wenn das Patent ordnungsgemäß erteilt worden ist. Die Besonderheit dieses Falles liegt darin, daß die in Nummer 1.8 erwähnte Sachlage keineswegs am Anmeldetag durch den Inhalt der Anmeldung und/oder den bestehenden Stand der Technik vorgegeben war, sondern erst während des Prüfungsverfahrens entstand. Zwar ist die Anmelderin (Beschwerdeführerin) für die Änderungen an den Anmeldungsunterlagen, die sie einreicht oder denen sie zustimmt, voll verantwortlich, aber einen Teil der Verantwortung trägt auch die Prüfungsabteilung, die gegen die vorstehend genannte Änderung keine Einwände erhob. Die Frage der ursprünglichen Offenbarung eines Merkmals ist sicherlich Beurteilungssache, und eine Änderung kann von einem Anmelder in dem guten Glauben vorgenommen werden, sie sei zulässig. Daß ein Anmelder nie völlig sicher sein kann, ob ihn Änderungen, die er im Prüfungsverfahren vorschlägt oder denen er zustimmt, nicht in eine unentrinnbare Falle führen, ist sicherlich nicht befriedigend.

2.2. Solche Fälle hat es in der Vergangenheit bereits gegeben.

So war in der Sache T 231/89 (ABl. EPA 1993, 13) während des Prüfungsverfahrens mit Zustimmung des EPA ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen worden. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, das Merkmal sei ursprünglich nicht offenbart worden; seine Streichung im erteilten Anspruch verstoße aber gegen den Artikel 123 (3) EPÜ und sei damit nicht zulässig; daher widerrief sie das Patent. Die Kammer 3.2.2 hielt es in ihrer Entscheidung (s. Nr. 3.1) für unbillig, ein Patent nach Artikel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären, nur weil eine Änderung, durch die im Zuge des Verfahrens mit Zustimmung oder auf Empfehlung des Amts ein beschränkendes Merkmal aufgenommen wurde, den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert, während die Streichung dieses Merkmals aber nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig ist. In solchen Fällen bedarf es einer angemessenen und ausgewogenen Auslegung der beiden Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ. Würden die beiden Absätze als eigenständig und voneinander unabhängig angesehen und nebeneinander angewandt, so führte dies zu einem paradoxen Ergebnis, das in solchen Fällen den Widerruf des erteilten Patents bedeutete; eine derartige Maßnahme ist nach Auffassung der Kammer nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt. Dieser Widerspruch ist nur zu umgehen, wenn die beiden Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt werden, d. h., wenn der eine als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig angesehen wird. Damit ergeben sich zwei alternative Vorgehensweisen:

a) Entweder wird Absatz 2 als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal im erteilten Anspruch ungeachtet des Absatzes 3 zu streichen ist, oder

b) der Absatz 3 wird als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal ungeachtet des Absatzes 2 im erteilten Anspruch verbleiben kann.

Ist ein solches beschränkendes Merkmal in einem Anspruch für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht relevant, so ist nach Auffassung der Kammer die Alternative b angemessen und vernünftig. ... Hat ein tatsächlich hinzugefügtes Merkmal für den Kontext eines Anspruchs aber keinerlei technische Bedeutung, erscheint die genannte Alternative a, d. h. die Streichung dieses Merkmals, gerechtfertigt ..."

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht bar jeder technischen Bedeutung, so daß die in der Entscheidung T 231/89 genannte Alternative a keine Anwendung finden würde.

Um feststellen zu können, ob die Alternative b Anwendung findet, müßte die Kammer prüfen, ob das vorstehend genannte Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unerheblich ist. Über Neuheit und erfinderische Tätigkeit ist jedoch - wahrscheinlich wie in vielen ähnlichen Fällen - von der Einspruchsabteilung noch nicht endgültig entschieden worden, so daß die Kammer mit ihrer Entscheidung zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit die erste Instanz in gewisser Hinsicht binden würde. Darüber hinaus ist die Kammer ganz allgemein der Auffassung, daß sich die Bedeutung eines Merkmals für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein für allemal ermitteln ließe, da sich die Situation in künftigen das Patent betreffenden Verfahren (Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, Nichtigkeitsverfahren) ändern könnte. Vor allem aber bezweifelt die Kammer, daß die Anwendung eines vorbehaltlosen Artikels des EPÜ abgelehnt werden kann, auch wenn er in einem bestimmten Fall weniger relevant erscheinen mag.

2.3 In der Sache T 938/90 (unveröffentlicht) hatte die Prüfungsabteilung dem Hauptanspruch ein Merkmal hinzugefügt und ein Patent erteilt. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit der Begründung, der Gegenstand des Hauptanspruchs gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Kammer 3.3.3 vertrat die Auffassung, daß dieser Fall völlig anders gelagert sei als der Fall T 231/89, weil das hinzugefügte Merkmal keineswegs technisch bedeutungslos sei und bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht außer acht gelassen werden dürfe. Aus diesem Grund folgte die Kammer der früheren Entscheidung T 231/89 nicht, sondern bestätigte den Widerruf des Patents.

In der Regel mag eine solche Entscheidung in Anbetracht der unter Nummer 2.1 genannten Tatsachen hart (und manchmal ungerecht) erscheinen.

2.4 Gleichfalls von Interesse könnte ein Blick darauf sein, wie die deutsche Rechtsprechung die für den vorliegenden Fall relevanten Probleme behandelt (s. insbesondere den Artikel von H. Schwanhäusser in GRUR 1991, Nr. 3, Seiten 165 bis 169 und GRUR 1992, Seiten 295, 296 sowie die Entscheidung "Flanschverbindung" des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1988 (GRUR 1990, Nr. 2, Seiten 114 bis 116) und das Werk von R. Schulte, "Patentgesetz", 4. Auflage, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, Seite 234, Nrn. 4.22 und 4.23). Interessant dabei ist, daß der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents als ganzem nicht als unvermeidliche Folge in Fällen betrachtet werden, in denen ein hinzugefügter Gegenstand nicht gestrichen werden kann, ohne daß dies zur Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs führt. Vielmehr ist es hiernach zulässig, daß das hinzugefügte Merkmal entweder im Anspruch verbleibt oder daß es daraus gestrichen und die damit verbundene Verletzung des Patentrechts dadurch vermieden wird, daß in die Beschreibung eine Erklärung über die Art dieses Merkmals und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen aufgenommen wird. Im vorliegenden Fall würden der dritte und der fünfte Hilfsantrag dieser Betrachtungsweise entsprechen, obwohl nach Auffassung der Kammer der Wortlaut des der Beschreibung hinzugefügten Satzes nicht dem entspricht, was eigentlich erforderlich wäre.

2.5 Angesichts dessen und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß

- die Auslegung der Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ eine klärungsbedürftige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist,

- der Widerruf des Patents als unbefriedigend und ungerecht erachtet wird und zum gebührenden Schutz der Rechte Dritter nicht erfoderlich zu sein scheint und daß im vorliegenden Fall

- das hinzugefügte Merkmal eine technische Bedeutung hat (andernfalls könnte es den Schutzbereich des Anpruchs nicht einschränken) und noch nicht entschieden werden kann, ob dieses Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist, und

- in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Merkmale zu finden sind, die das hinzugefügte Merkmal ersetzen könnten, ohne den Schutzbereich des Anspruchs zu erweitern,

gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß zur Klärung dieser Rechtsfrage und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Art. 112 (1) a) EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich ist.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?