T 0123/85 (Inkrustierungsinhibitoren) of 23.2.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 3. September 1980 mit der Priorität vom 13. September 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung 80 105 230.9 ist am 22. September 1982 das europäische Patent 25 551 mit einem einzigen Patentanspruch erteilt worden; dieser lautete:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)acrylsäure und 60 bis 10 % Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, beziehungsweise deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren in Wasch mitteln.

II. Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerdegegner Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf eine Reihe von Literaturstellen den Widerruf des Patents aus den Gründen der Art. 52 bis 57 EPÜ beantragt.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin unter Hinzuziehung weiterer Dokumente einen neuen Anspruch vorgelegt, der folgenden Wortlaut hatte:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10 % Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymeri siert enthalten und in unverseiftem Zustand einen K-Wert von 10 bis 40 aufweisen, bzw. deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozes sen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10 %. Der gleichzeitig miteingereichte Anspruch gemäß Hilfsantrag unterschied sich von diesem lediglich dadurch, daß die beanspruchten Bereiche für die Monomereneinheiten (Meth)Acrylsäure und Maleinsäure zahlenmäßig enger gehalten waren.

III. Durch die Entscheidung vom 23. Januar 1985, die am 27. Februar 1985 zur Post gegeben wurde, hat die Einspruchsabteilung das Patent unter Hinweis auf die Art. 83, 84 und 123 (3) EPÜ widerrufen; sie hat dies in etwa wie folgt begründet:

Was die Ansprüche nach dem Hauptantrag und nach dem Hilfsantrag angehe, so habe die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 21. Januar 1985 eingeräumt, daß die beanstandete Wendung "...phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats ..." in Wirklichkeit "...27 Gew.-% ..." lauten müsse. Diese Version sei aber der Beschreibung, respektive dem als Bezugsgrundlage dienenden Testwaschmittel A, welches nur 99 Teile umfasse, nicht zu entnehmen. Der Versuch einer nachträglichen Präzisierung - lege man letzteren Ausdruck der weiteren Beurteilung zugrunde - sei daher als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ anzusehen. Die genannten Ansprüche seien daher nicht annehmbar.

Nicht klar sei auch, wie man bei der Bestimmung der K- Werte für die Copolymerisate in unverseiftem Zustand vor gehen müsse. Produkte, die 40 bis 90 % (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10 % Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthielten, seien in Methylethylketon (MEK), dem für diese Bestimmung vorgeschriebenen Lösungsmittel, zugegebenermaßen nicht löslich. Der Anspruch wiederum enthalte keine Beschränkung auf eine bestimmte Herstellungsweise. Der Hinweis in der Beschreibung, wonach die Copolymerisate durch Umsetzung von Maleinsäureanhydrid mit (Meth)Acrylsäure und anschließende Verseifung erhalten werden könnten, kläre das Problem nicht. Man müsse bei der Nacharbeitung auch von einem in beliebiger Weise, d. h. ohne Mitverwendung von Maleinsäureanhydrid zugänglich gewordenen Copolymerisat ausgehen können (Art. 84 EPÜ). Bezüglich der K-Wertbestimmung nach Fikentscher sei man auf die Angaben in der Beschreibung und in der dort zitierten Schrifttumsstelle Cellulosechemie 13, 58 ff. aus dem Jahre 1932 angewiesen. Viskositätsmessungen an Copolymerisaten der hier in Rede stehenden Art seien in diesem Artikel aber nicht erwähnt. Um zu den von der Beschwerde führerin interpretierten Ergebnissen - auch was die Korrelation zwischen K-Werten und Molekulargewichten anbelange - zu kommen, müßten, wie sich jetzt herausgestellt habe, weitere Dokumente studiert und im einzelnen nicht vorgeschriebene Versuche durchgeführt werden. Ein solcher Aufwand könne der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden. Der Gegenstand des Patents sei demnach nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann ihn ausführen könne (Art. 83 EPÜ).

Die gleichen Überlegungen träfen auch für den Anspruch gemäß Hilfsantrag zu.

Die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstands sei nicht erfolgt, da nicht feststehe, welche K-Werte und damit welche Molekulargewichte die tatsächlich zu verwendenden Acrylsäure-Maleinsäure- Copolymerisate haben müßten und ein Vergleich der Molekulargewichte dieser Produkte mit denen des Standes der Technik nicht zweifelsfrei möglich sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Patentinhaberin und jetzige Beschwerdeführerin mit dem am 27. April 1985 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese fristgerecht am 29. Juni 1985 schriftlich begründet.

(...)

V. (...) Der zuletzt in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegte Anspruch lautete wie folgt: Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Ge wicht der Polymerisate - 40 bis 90 Gew.-% (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10 Gew.-% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, bzw. deren Alkali- oder Ammonium salze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozes sen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz -von 0,5 bis 10 Gew.-%.

(...)

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Das Streitpatent betrifft nach dem einzigen, in der mündlichen Verhandlung am 23. Februar 1988 vorgelegten Anspruch (Hauptantrag) die Verwendung von bestimmten Copolymerisaten als Inkrustierungsinhibitoren in Waschmittelformulierungen. Sie sollen in bezug auf diese Eigenschaft die bislang gebräuchlichen Polyphosphate ersetzen, deren Anwendung sich aus Gründen des Gewässerschutzes mehr und mehr verbietet. Unter Inkrustation versteht man die Ablagerung von anorganischen, salzartigen Rückständen auf textilen Geweben während des Waschvorgangs.

3. Das Streitpatent ist wegen Verstoßes gegen Art. 123 (3), 84 und 83 EPÜ widerrufen worden.

3.1. Der jetzt geltende Anspruch enthält die von der Einspruchsabteilung beanstandete auf die Phosphatmenge Bezug nehmende Einfügung "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats" nicht mehr, so daß der auf Art. 123 (3) EPÜ gestützte Widerrufsgrund entfällt.

Im jetzigen Anspruch kommt unmißverständlich zum Ausdruck, daß die beanspruchten Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozessen, in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln und in einer gewichtsmäßig begrenzten Menge Verwendung finden sollen. Der Schutzbereich des Patentanspruchs nach dem Streitpatent wird dadurch weiter eingeschränkt und in Übereinstimmung mit Art. 123 (3) EPÜ nicht erweitert. Da die neuerdings hinzugefügten, durch die Hervorhebung im Text kenntlich gemachten Merkmale ursprünglich offenbart sind, gehen die vorgenommenen Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so daß auch der Vorschrift des Art. 123 (2) EPÜ Genüge getan ist.

3.1.1 Die eine Beschwerdegegnerin (Einsprechende 02) ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin das Merkmal "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats", das sie im Verfahren erster Instanz in den Anspruch aufgenommen hat, nicht mehr streichen könne, weil sie daran "nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen" durch Erklärung eines entsprechenden Teilverzichts gebunden sei. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Das Europäische Patentübereinkommen sieht im Einspruchsverfahren die Erklärung eines Verzichts des Patentinhabers auf sein Patent nicht vor. Er kann weder auf sein Patent im ganzen verzichten und damit das Verfahren beenden (T 73/84 -3.2.1, ABl. EPA 1985, 241 unter Nr. 4; T 186/84 -3.3.1, ABl. EPA 1986, 79) noch kann er auf sein Patent teilweise verzichten und mit der Erklärung eines solchen Verzichts dem Patent einen beschränkten Inhalt geben. Zu einer rückwirkenden Beschränkung des Patents bedarf es immer einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes.

Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren nur beantragen, sein Patent zu ändern; er kann zu diesem Zwecke sogar selbst Einspruch einlegen (G 01/84, ABl. EPA 1985, 299). An einen Antrag des Patentinhabers hat sich das Europäische Patentamt gemäß Art. 113 (2) EPÜ zu halten. Aus dieser Bestimmung folgt aber nicht, daß der Patent inhaber an einen einmal gestellten Antrag, der einen Widerruf oder eine Beschränkung enthält, gebunden wäre. Hat ein Patentinhaber selbst Einspruch eingelegt und den Widerruf seines Patents beantragt, so besteht kein Zweifel, daß er diesen Antrag grundsätzlich jederzeit zurücknehmen oder ändern kann. Nichts anderes gilt, wenn nicht der Patentinhaber, sondern ein Dritter Einsprechender ist.

Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Abgesehen davon hat der Patentinhaber - wie oben ausgeführt ist - gar nicht die rechtliche Möglichkeit, einen solchen Teilverzicht für das erteilte Patent zu erklären. Daher steht es einem Patentinhaber im Einspruchsverfahren grundsätzlich frei, einen bereits gestellten Antrag nach träglich zu ändern. Er kann der von ihm beantragten Beschränkung einen anderen Inhalt geben, er kann somit auch sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen.

3.1.2. Die Zulässigkeit der Änderung des Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren steht nach Auffassung der Kammer jedoch unter einem Vorbehalt. Die Antragsänderung darf sich nicht als ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch darstellen (so auch T 64/85 - 3.4.1 vom 19.01.1988 unter Nr. 2.6). Nach Meinung der Kammer lassen sich Fälle denken, in denen es dem Patentinhaber verwehrt werden könnte, seinen bisherigen beschränkten Aufrechterhaltungsantrag aufzugeben und sein Patent nunmehr wieder in vollem Umfang zu verteidigen. Stellt eine Antragsänderung ein "venire contra factum proprium" dar, so ist sie unzulässig.

3.1.3. Für eine solche Annahme fehlt im vorliegenden Fall jeder Anhaltspunkt. Die Einspruchsabteilung hatte mit ihrem Bescheid vom 20.09.1984 von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) verlangt, daß der Begriff "phosphatarm" dahingehend definiert werden solle, daß darunter ein Waschmittel mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats verstanden wird. In Erwiderung auf diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13.12.1984 einen neuen Patentanspruch eingereicht, der der Forderung der Einspruchsabteilung entsprach. In der angefochtenen Entscheidung wertet die Einspruchsabteilung gerade dieses Merkmal als unzulässige Erweiterung, die unter anderem zum Widerruf des Patents führte. Unter diesen Umständen ist es das gute Recht der Beschwerdeführerin, im Beschwerdeverfahren das auf Anregung der Einspruchsabteilung eingefügte, von ihr aber als unzulässige Erweiterung beanstandete Merkmal wieder zu streichen und somit ihr Patent insoweit wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen.

3.1.4. Die Auffassung der Kammer in der vorliegenden Entscheidung steht im Einklang mit der Entscheidung T 64/85 - 3.4.1 vom 19.1.1988. In diesem Fall hatte der Patentinhaber von sich aus eine beschränkte Fassung seiner Ansprüche vorgelegt, ohne dazu von der Einspruchsabteilung aufgefordert worden zu sein; er wollte damit versuchen, den Interessen des Einsprechenden entgegenzukommen. Die Entscheidung hat die Vorlage des beschränkten Antrags für den Patentinhaber nicht als bindend angesehen, sondern ihn als einen Vorschlag gewertet, möglichst frühzeitig mit dem Einsprechen den eine gütliche Einigung zu erzielen. Daher hat die Kammer 3.4.1 wie die entscheidende Kammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber trotz eines früher gestellten beschränkten Antrags sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen darf.

3.1.5. Zur Stützung ihrer Auffassung könnte die Beschwerdegegnerin auch nicht auf die Entscheidungen J 15/86, ABl. EPA 1986, 395 und T 61/85 - 3.3.2 vom 30.09.1987 hinweisen.

In der Entscheidung J 15/86 ist in einem ex-parte Verfahren die Einreichung von Ansprüchen, die die Prüfungsabteilung für gewährbar erklärt hatte, zusammen mit der Erklärung, daß die übrigen Ansprüche gestrichen werden sollten, als Verzicht auf die gestrichenen Ansprüche bewertet worden, so daß später eine Teilanmeldung darauf nicht mehr gerichtet werden konnte. Die Entscheidung T 61/85 - 3.3.2 hat einen Verzicht angenommen, wenn der Anmelder ausdrücklich auf bestimmte Merkmale verzichtet und dem entsprechend den Anspruch und die sich auf ihn beziehenden Beschreibungsteile gestrichen hatte.

Beide Entscheidungen sind in ex-parte Verfahren ergangen. Aus ihnen ergibt sich, daß ein Anmelder vor Erteilung des Patents auf bestimmte Teile seiner Patentanmeldung verzichten kann. Diese Rechtsprechung ist auf das Einspruchsverfahren nicht übertragbar, weil in diesem Verfahren nicht mehr die Anmeldung, sondern ein erteiltes Patent Gegenstand des Verfahrens ist. Auf ein erteiltes Patent kann aber - wie oben dargelegt - weder ganz noch teilweise durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt verzichtet werden.

3.2. Der den K-Wert des unverseiften Copolymers betreffende Passus in dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch ist im neuen Anspruch nicht mehr enthalten, so daß auch die unter Art. 84 EPÜ erhobene Beanstandung als ausgeräumt gelten kann. Im übrigen stellt ein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ gemäß Art. 100 EPÜ keinen Grund zum Widerruf des Patents dar.

(...)

5. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents sind bisher noch nicht ab schließend erörtert worden ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Es wird daher entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird mit dem in der mündlichen Verhandlung über reichten Hauptantrag an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.