T 1072/00 (Borrelia Burgdorferi/MIKROGEN) of 1.7.2003

Sachverhalt und Anträge

I.Die Beschwerden der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) und der Beschwerdeführerin II (Einsprechende 02) richteten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr. 0 506 868 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

II.Gegen die Erteilung dieses Patents war von den Einsprechenden 01 und 02 wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 (a) und Artikel 54 und 56 EPÜ) Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende 02 hatte außerdem mangelnde Offenbarung als Einspruchsgrund angeführt (Artikel 100 b) und 83 EPÜ).

III.Anspruch 1 des Patents für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL und SE wie erteilt lautete:

1. Immunologisch aktives Protein von Borrelia burgdorferi, das in einer von anderen aus Borrelia burgdorferi stammenden Proteinen freien Form vorliegt, und gentechnologisch hergestellt wurde, dadurch gekennzeichnet, daß es

a) die Aminosäuresequenz

AMINOSÄURESEQUENZ

oder eine Teilsequenz davon von wenigstens 10 Aminosäuren oder

b) die Aminosäuresequenz

AMINOSÄURESEQUENZ

oder eine Teilsequenz davon von wenigstens 10 Aminosäuren oder

c) die Aminosäuresequenz

AMINOSÄURESEQUENZ

oder eine Teilsequenz davon von wenigstens 15 Aminosäuren mit der Maßgabe, daß wenn dieses Protein als Proteinfragment vorliegt, es eine Deletion von 20 Aminosäuren am N-Terminus des Proteins aufweist oder

d) die Aminosäuresequenz

AMINOSÄURESEQUENZ

oder eine Teilsequenz davon von wenigstens 10 Aminosäuren aufweist.

Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 bezeichneten die Herkunft der beanspruchten Proteine, Ansprüche 4 bis 11 bezogen sich auf Testkits, die diese enthalten, und Anspruch 12 auf ihre Verwendung zum Herstellen von Impfstoffen.

Die Ansprüche für den Vertragsstaat ES unterschieden sich davon dadurch, daß die Ansprüche 1 bis 3 auf ein Verfahren zur Herstellung der aktiven Proteine und Anspruch 12 auf ein Verfahren zur Herstellung von Impfstoffen gerichtet waren.

IV.Die Einspruchabteilung gelangte zu der Entscheidung, daß Anspruch 1 zwar neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ wäre, daß aber der Gegenstand von Anspruch 1 (c) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhte.

Sie bezog sich in ihrer Entscheidung auf folgende Entgegenhaltungen:

(1)Nucleic Acids Research; Bd.17, Nr.9, 1989, Seite 3590

(9)Infection and Immunity; Bd.58, Nr.6, 1990, Seiten 1711- 1719

(12)Annals New York Academy of Science; 1988, Seiten 126- 143

(14) Zbl.Bakt.; Suppl.18, 1989 Seiten 299-309

Der im Anspruch 1 verwendete Ausdruck "aufweist" wurde von der Einspruchsabteilung im Sinne von "besteht aus" interpretiert. Mit dieser Interpretation war der Gegenstand des Anspruchs als neu angesehen worden.

V.Anspruch 1 des Hilfsantrages unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, daß die Ausführungsform (c) gestrichen war. Die Einspruchsabteilung entschied, daß die vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag nicht entgegenstünden (Artikel 102 (3) EPÜ).

VI.Die Beschwerdeführerin I erhob am 27. Juli 2000 Beschwerde und bezahlte am selben Tag die Beschwerdegebühr. Am 16. August 2000 reichte sie eine Beschwerdebegründung ein.

Die Beschwerdeführerin II erhob am 8. August 2000 Beschwerde und bezahlte die Beschwerdegebühr am selben Tag. Es wurde keine Beschwerdebegründung innerhalb der in Artikel 108 EPÜ angegebenen Frist eingereicht.

Mit Schreiben von 19. Dezember 2000 wurde die Beschwerdeführerin II von der Geschäftsstelle der Kammer informiert, daß keine Beschwerdebegründung eingereicht wurde und daß erwartet werden muß, daß die Beschwerde deshalb als unzulässig verworfen würde. Es wurde eine Frist von zwei Monaten zur Beantwortung eingeräumt und auf Artikel 122 EPÜ hingewiesen.

Der Kammer wurde mitgeteilt, daß von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht werden würde.

VII.Bei der am 1. Juli 2003 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin II abgehaltenen mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin I einen neuen Hilfsantrag I ein, der sich in Anspruch 1 (c) in beiden Anspruchsfassungen (für die beanspruchten Vertragsstaaten außer ES und für ES) vom Patent wie erteilt (siehe Abschnitt III oben) folgendermaßen unterscheidet:

"(c) aus der Aminosäuresequenz

(Sequenz von Anspruch 1 (c) wie erteilt)

oder der Teilsequenz dieses Proteins mit einer Deletion von 20-25 Aminosäuren am N-Terminus des Proteins besteht, oder"

Darüber hinaus wurde am Ende der Punkte (a) und (b) des Anspruchs 1 jeweils das Wort "aufweist" eingefügt.

VIII.Folgende Anträge der Parteien lagen der Kammer vor:

Die Beschwerdeführerin I beantragte, die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1-12 für AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE und Ansprüche 1-12 für ES gemäß Hilfsantrag I, eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Beschreibung wie erteilt mit geänderten Seiten 4 und 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, und Abbildungen wie erteilt.

Die Beschwerdeführerin II beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende 01, die als Partei gemäß Artikel 107 EPÜ am Verfahren beteiligt war, beantragte, die Beschwerde der Beschwerdeführerin I zurückzuweisen.

IX.Die Argumente der Beschwerdeführerin I können folgendermaßen zusammengefaßt werden:

Die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Interpretation des Zeitwortes "aufweisen" wäre nicht korrekt, da dieses ein Synonym für "enthalten" im Sinne des englischen Verbs "to comprise" wäre, und demzufolge eine offene Bedeutung hätte. Trotzdem wäre der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrages neu gegenüber dem zitierten Stand der Technik, da dieser keine Teile der Sequenz von Anspruch 1 (c) mit einer Länge von wenigstens 15 Aminosäuren offenbarte. Sollte die Kammer diesbezüglich zu einem anderen Ergebnis gelangen, würde die Vorlage folgender Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ angeregt:

"Kann ein Dokument aus dem Stand der Technik neuheitsschädlich im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ sein, wenn ein Merkmal des zu prüfenden Anspruchs (hier: Untergrenze von 15 Aminosäuren) in diesem Dokument nicht offenbart ist?"

Der Fachmann hätte angesichts der Tatsache, daß die Flagellin-Sequenz innerhalb verschiedener Stämme von Borrelia Burgdorferi extrem konserviert wäre, in Kenntnis der Sequenzen der Stämme B31 und GeHO (Entgegenhaltungen(1) und (9)), keine Veranlassung gehabt, das Flagellin-Gen eines anderen Stammes zu klonieren und zu sequenzieren. Hätte er dennoch überlegt, in dieser Richtung tätig zu werden, wäre seine Wahl nicht in naheliegender Weise auf den im Streitpatent verwendeten Stamm PKo gefallen, welcher ein interner Stamm der Pateninhaberin und als solcher der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen wäre.

X.Die Argumente der Beschwerdeführerin II können folgendermaßen zusammengefaßt werden:

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I wäre als unzulässig zu verwerfen, da sie sich gegen die Begründung der Einspruchsabteilung bezüglich der Interpretation des Zeitwortes "aufweisen" richtete und die Beschwerdeführerin I dadurch nicht beschwert wäre. Darüber hinaus müßte diese Interpretation als "res iudicata" angesehen werden und könnte daher nicht mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein. Falls die Kammer dennoch in Betracht zöge, diesem Wort eine andere Bedeutung zuzumessen, müßte der Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden. Darüber hinaus würde der Inhalt des Streitpatents keine Interpretation des Wortes "aufweisen" zulassen, die von der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vorgenommenen abweiche.

XI.Die beteiligte Partei I (Einsprechende 01) argumentierte folgendermaßen:

Die von der Beschwerdeführerin I in der Beschwerdebegründung vorgenommene Interpretation des Wortes "aufweisen" wäre korrekt. Angesichts dessen wäre der Gegenstand von Anspruch 1 (c) des Hauptantrages neuheitsschädlich durch Entgegenhaltung (9) vorweggenommen. Anspruch 1 (c) des Hilfsantrages würde lediglich eine weitere Alternative zu den aus dem Stand der Technik bereits bekannten Flagellin-Proteinen aus verschiedenen B. Burgdorferi Stämmen bereitstellen. Angesichts der Tatsache, daß diese Alternative keine verbesserten oder überrachenden Eigenschaften im Vergleich zum Stand der Technik zeigte, würde ihre Bereitstellung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Entscheidungsgründe

1.Zulässigkeit der Beschwerden

1.1Beschwerdeführerin I

Die Beschwerdeführerin I ist durch die Zurückweisung ihres Hauptantrages durch die Einspruchsabteilung beschwert und damit beschwerdeberechtigt im Sinne von Artikel 107 EPÜ. Da sie sämtliche Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ und Regel 64 EPÜ erfüllt hat, ist ihre Beschwerde zulässig.

Die Beschwerdeführerin I kann Einwände gegen alle Aspekte der Begründung in der von ihr angefochtenen Entscheidung vorbringen. Dazu gehört auch die dieser Entscheidung zugrunde liegende Interpretation des Wortes "aufweisen".

Die von der beteiligten Partei II zitierte Entscheidung T 73/88 (ABl EPA 1992, 557) ist für den vorliegenden Fall nicht relevant, da ihr ein Sachverhalt zugrunde lag, demzufolge ein nicht beschwerdeberechtigter Patentinhaber eine Beschwerde gegen die Begründung in der Entscheidung einer Einspruchsabteilung einreicht.

1.2Beschwerdeführerin II

Da die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 02) keine schriftliche Begründung ihrer Beschwerde eingereicht hat, wird die Beschwerde als unzulässig verworfen (Regel 65 (1) in Verbindung mit Artikel 108 EPÜ).

Gemäß Artikel 107 EPÜ bleibt die Einsprechende 02 jedoch als beteiligte Partei II am Verfahren beteiligt.

2.Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

2.1In den Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 (ABl EPA 1994, 875) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt:

Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer gegen die Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 EPÜ, Satz 2, die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.

Da diese Situation im vorliegenden Fall zutrifft, können die Alternativen gemäß Anspruch 1 (a), (b) und (d) nicht in Frage gestellt werden. Die Kammer befaßt sich in dieser Entscheidung daher ausschließlich mit der Aufrechterhaltung des Patents in bezug auf die Alternative gemäß Anspruch 1 (c).

2.2Entgegen der von der beteiligten Partei II vertretenen Meinung ist die Kammer in ihrer Entscheidung nicht an die von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Interpretation des Wortes "aufweisen" gebunden. Diese Frage wird daher in der vorliegenden Entscheidung unter Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente und der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern behandelt.

3.Hauptantrag

3.1Interpretation des Wortes "aufweisen"

Anspruch 1 (c) bezieht sich auf immunologisch aktive Proteine aus B. burgdorferi, die entweder eine bestimmte Sequenz von 341 Aminosäuren oder eine Teilsequenz davon aufweisen. Im Falle von Proteinen, die nur eine Teilsequenz der angegebenen Sequenz aufweisen, ist diese Teilsequenz mindestens 15 Aminosäuren lang und hat nicht die ersten 20 Aminosäuren vom N-Terminus des Proteins.

Die Einspruchsabteilung ist zu der Auffassung gelangt, daß das Verb "aufweisen" sowohl im Sinne von "bestehen aus" als auch von "enthalten" interpretiert werden kann. Da diese unterschiedliche Auslegung Einfluß auf den Gegenstand des Anspruchs hat - im ersten Fall wären nur Proteine umfaßt, die ausschließlich aus Teilen der angegebenen Sequenz bestehen, im zweiten Fall wären auch Proteine umfaßt, die an den jeweiligen Enden der Teilsequenzen noch um beliebige andere Aminosäuresequenzen verlängert sind - hat die Einspruchsabteilung die Bedeutung des Wortes anhand der Beschreibung interpretiert.

Sie zog dabei insbesondere Seite 4, Zeilen 12-14 und Seite 8, Zeilen 17-18 in Betracht. Diese Stellen lauten:

"Ein Vorteil der erfindungsgemäß hergestellten immunologisch aktiven Proteine besteht darin, daß die Präparationen nur aus dem gewünschten Protein und möglicherweise solchen Proteinen bestehen, die auf Degradationserscheinungen und/oder unvollständige Translation zurückzuführen sind.", und

"Soweit die vorliegende Erfindung Proteine von Borrelia burgdorferi betrifft kann es sich auch um Proteinfragmente handeln, die lediglich eine Teilsequenz der vollständigen Aminosäuresequenz aufweisen."

Die Einspruchsabteilung schloß aus diesen Textstellen, daß die erfindungsgemäßen Proteinfragmente tatsächlich nur aus Fragmenten des Gesamtproteins bestehen und keine zusätzlichen oder substituierten Sequenzen enthalten, daß das Wort "aufweisen" also im Sinne von "bestehen aus" zu interpretieren sei.

Die Kammer schließt sich dieser Auslegung nicht an, sondern ist vielmehr der Auffassung, daß das Wort "aufweisen" im deutschen Sprachgebrauch eine offene Bedeutung hat, im Sinne von "enthalten", "umfassen" oder des englischen Wortes "to comprise".

Die von der Einspruchsabteilung und auch von der beteiligten Partei II zitierten Stellen auf den Seiten 4 und 8 der Patentschrift sind nicht geeignet, um im Falle des Streitpatents eine andere Interpretation dieses Wortes, im Sinne von "bestehen aus" oder des englischen Zeitwortes "to consist of", zu rechtfertigen. Seite 4, Zeilen 12-14 bezieht sich auf "Präparationen", die "nur aus dem gewünschten Protein ... bestehen", was nicht dem Gegenstand von Anspruch 1 entspricht. Seite 8, Zeilen 17- 18. verwendet selbst das zu interpretierende Wort und kann daher nichts zur Aufklärung beitragen.

In den Entscheidungen T 759/91 und T 522/91 (beide vom 18. November 1993) hat sich die beauftragte Kammer mit der Auslegung des Wortes "comprise" befaßt. Sie gelangte zu der Überzeugung, daß dieses Wort, obwohl es allgemeinsprachlich sowohl "include" oder "comprehend" als auch "consist of" bedeuten könne, in Patentansprüchen im Interesse der Rechtssicherheit in der Regel im Sinne von "include" oder "comprehend" verstanden werden müsse.

In Analogie dazu gelangt die Kammer zu der Überzeugung, daß das Wort "aufweisen" im vorliegenden Fall im Sinne von "enthalten" oder "umfassen" zu verstehen ist. Der Gegenstand von Anspruch 1 (c) des Hauptantrages bezieht sich also nicht nur auf die angegebene Gesamtsequenz und Teilsequenzen davon mit nur 15 Aminosäuren, sondern auch auf beliebig längere Sequenzen, soweit diese sie enthalten und die Bedingung erfüllt ist, daß die 20 bis 25 N-terminalen Aminosäuren der Gesamtsequenz fehlen.

3.2Neuheit - Artikel 54 EPÜ

Entgegenhaltung (9) beschreibt die Klonierung und DNA- Sequenzanalyse des 41kDa Flagellin-Gens des B. burgdorferi Stammes B31, der unter der Nummer ATCC 35210 hinterlegt worden ist (Seite 1711, rechte Spalte, 2. Absatz). Auf Seite 1716, Abbildung 4, wird die Nukleotidsequenz und die daraus abgeleitete, 336 Aminosäuren lange Proteinsequenz dieses Gens wiedergegeben. Darüber hinaus offenbart Entgegenhaltung (9) in Abbildung 5(A) auf Seite 1717, ein Fragment des Proteins, bestehend aus den Aminosäuren 130 bis 250, das sich in mehreren Aminosäuren von der Sequenz in Anspruch 1 (c) unterscheidet, und spekuliert im letzten Satz auf Seite 1718 über mögliche Verwendungen dieses "Mittelteils".

Die in Abbildung 4 angegebene Proteinsequenz stellt ein gentechnisch hergestelltes, immunologisch aktives Protein von B. burgdorferi dar. Wie aus einem Sequenzvergleich zwischen Anspruch 1 (c) und der Abbildung ersichtlich ist, enthält die in Entgegenhaltung (9), Abbildung 4 gezeigte Aminosäuresequenz Teilsequenzen des Proteins gemäß Anspruch 1 (c), die mindestens 15 Aminosäuren lang sind und außerhalb der ersten 20 Aminosäuren am N-Terminus der Sequenz gemäß Anspruch 1 (c) liegen. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig und auch aus dem von der Beschwerdeführerin I am 9. Dezember 1999 eingereichten Sequenzvergleich ersichtlich.

Dem von der Beschwerdeführerin I vorgebrachten Argument, daß nämlich Entgegenhaltung (9) nicht neuheitsschädlich wäre, da es keine Teilsequenzen der in Anspruch 1 (c) angegebenen Sequenz von wenigstens 15 Aminosäuren offenbare, schließt sich die Kammer aus folgendem Grund nicht an:

Wie bereits in Punkt 3.1 oben angeführt, bezieht sich Anspruch 1 (c) nicht nur auf Teilsequenzen der offenbarten Gesamtsequenz von 15 Aminosäuren Mindestlänge, sondern, aufgrund der im Anspruch verwendeten Wortwahl, auch auf Proteine, deren Aminosäuresequenz eine Teilsequenz der Gesamtsequenz 1 (c) enthält, welche mindestens 15 Aminosäuren lang ist und außerhalb der 20 N-terminalen Aminosäuren der Gesamtsequenz liegt.

Die in Abbildung 4 von Entgegenhaltung (9) abgebildete Aminosäuresequenz zeigt somit alle Merkmale des Anspruchs 1 (c). Der Anspruch ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

3.3Anregung der Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer

Im Zusammenhang mit der Neuheitsdiskussion des Hauptantrages regte die Beschwerdeführerin I die Vorlage der in Paragraph IX dieser Entscheidung angeführten Frage and die Große Beschwerdekammer an.

Sie sieht in der in Punkt 3.2 oben wiedergegebenen Position der Kammer eine Abkehr von der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach nur solche technischen Lehren die Neuheit eines chemischen Stoffes vorwegnehmen, die den Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter Form offenbaren (siehe T 12/81 "Diastereomere" Abl. EPA 1982, 296; T 181/82 "Spiroverbindungen" Abl. EPA 1984, 401; T 7/86 "Xanthine" Abl. EPA 1988, 381 und T 296/87 "Enantiomere" Abl. EPA 1990, 195).

Keine der angeführten Entscheidungen befaßt sich mit der Neuheit von Ansprüchen, in denen, wie im vorliegenden Anspruch 1 (c), ein polymeres Makromolekül beansprucht wird, das einen spezifischen, d. h. in individualisierter Form offenbarten, Teil dieses Moleküls aufweist.

Der von der Beschwerdeführerin I angeführten Entscheidung T 351/98 "HIV" (vom 15. Januar 2002) lag ein Anspruch zugrunde, der sich auf ein polymeres Makromolekül, nämlich DNS bezog. Anspruch 36 wie erteilt, bzw. der davon abgeleitete letzendlich aufrechterhaltene Anspruch 29, bezog sich auf ein isoliertes Polynukleotid, das eine Teilsequenz einer in Abbildung 2 offenbarten Sequenz aufweist (im englischen Original "comprising a fragment"). Im Unterschied zur vorliegenden Anspruchsalternative 1 (c) schlossen diese Ansprüche jedoch neuheitsschädliche Offenbarungen aus dem Stand der Technik mit sogenannten Disclaimern aus (Anspruch 36 wie erteilt enthielt eine Liste von 13 explizit ausgeschlossenen Polynukleotiden; Anspruch 29 wie aufrechterhalten enthält ein zusätzliches Merkmal "said polynucleotide is not greater than 180 bp", das ebenfalls als Disclaimer anzusehen ist, siehe Punkt (14) der Entscheidung).

Da somit die von der Kammer getroffene Entscheidung bezüglich der Neuheit von Anspruch 1 (c) des Hauptantrages nicht im Widerspruch zur gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern steht und auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt (Artikel 112 (1) EPÜ), da die Kammer die entschiedene Frage als Tatsachenfrage ansieht, wird die Anregung der Beschwerdeführerin I zur Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer nicht aufgegriffen.

4.Hilfsantrag I

4.1Zulässigkeit von Änderungen - Artikel 123 (2) und (3) EPÜ Klarheit - Artikel 84 EPÜ

Der Hilfsantrag unterscheidet sich nur in Anspruch 1 vom Patent wie erteilt.

Anspruch 1 (c) des Hilfsantrags beansprucht, im Gegensatz zum Hauptantrag, nur noch Proteine, die aus der offenbarten Gesamtsequenz bestehen, oder aus genau definierten Teilsequenzen davon, nämlich jenen mit einer Deletion von 20-25 Aminosäuren am N-terminalen Ende. Anspruch 1 (c) bezieht sich demzufolge nur noch auf sieben Proteine, die spezifisch und in individualisierter Form durch ihre jeweiligen Aminosäuresequenzen festgestellt sind. Die Basis dafür findet sich auf Seite 13, Zeilen 19-24 der ursprünglichen Anmeldung.

Die Aufnahme des Wortes "aufweisen", jeweils am Ende der Ausführungsformen 1 (a) und 1 (b), wurde aus grammatikalischen Gründen vorgenommen und dient der Klarheit des Anspruchs.

Die Ansprüche des Hilfsantrages entsprechen somit den Erfordernissen der Artikel 123 (2), 123 (3) und 84 EPÜ.

4.2Neuheit - Artikel 54 EPÜ

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, daß die speziellen, in Anspruch 1 (c) des Hilfsantrags beanspruchten Aminosäuresequenzen von keinem der im Verfahren befindlichen Dokumente neuheitsschädlich vorwegenommen werden.

4.3Offenbarung der Erfindung - Artikel 83 EPÜ

Artikel 83 EPÜ wurde nur von der beteiligten Partei II als Einspruchsgrund angeführt, die beteiligte Partei I erhob im vorliegenden Verfahren keinerlei Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung.

Die Argumente der beteiligten Partei II richteten sich dagegen, daß Anspruch 1 (c) des Hauptantrages eine extrem große Anzahl von Teilsequenzen umfaßte, die außerdem laut Präambel des Anspruchs alle eine immunologische Aktivität aufweisen, ohne daß das Patent irgendwelche Beispiele dafür offenbarte. Der Fachmann erhielte keine Information, die es ihm ermöglichte herauszufinden, welche der vielen möglichen Teilsequenzen immunologisch aktiv wären. Dasselbe träfe für Anspruch 12 zu, der die Verwendung aller immunologisch aktiven Protein nach (unter anderem) Anspruch 1 (c) zur Herstellung von Impfstoffen gegen Infektionen mit Borrelia-Bakterien beanspruchte.

Angesichts des demgegenüber stark eingeschränkten Anspruchs 1 (c) des Hilfsantrages (siehe Punkt (4.1.) oben), sieht die Kammer keinen Anlaß, an der immunologischen Aktivität der beanspruchten Proteine zu zweifeln und deren Eignung für die Herstellung von Impfstoffen in Frage zu stellen. Dies umsoweniger, als die laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern dem Einsprechenden obliegende Beweisführung zur Feststellung einer unzureichenden Offenbarung unterblieben ist (vgl. Entscheidung T 182/89 Abl. EPA 1991, 391).

4.4Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Die von den beteiligten Parteien I und II als nächstliegender Stand der Technik bezeichnete Entgegenhaltung (9) stellt auch nach Meinung der Kammer den besten Ausgangspunkt für die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit dar.

Diese Entgegenhaltung beschreibt, wie in Punkt 3.2. oben angeführt, die Klonierung und Sequenzierung des Flagellin-Gens von B. burgdorferi B31. Auf Seite 1713, rechte Spalte, 2. Absatz verweist Entgegenhaltung (9) auf eine Referenz (11), die als Entgegenhaltung (1) im vorliegenden Verfahren ist, welche die Nukleotidsequenz des Flagellin-Gens eines weiteren B. burgdorferi Stammes mit der Bezeichnung GeHO offenbart. In der Einleitung von Entgegenhaltung (9) wird die Rolle des Flagellin-Proteins (das auch als p41- Protein bezeichnet wird) bei Wirt:Pathogen Interaktionen und für die Entwicklung eines standardisierten diagnostischen Reagenssystems für die Bestimmung von B. burgdorferi Infektionen diskutiert.

Angesichts dieses Standes der Technik liegt die der Erfindung gemäß der Anspruchsalternative 1 (c) zugrundeliegende Aufgabe in der Bereitstellung von alternativen Formen des p41- oder Flagellin-Proteins aus B. burgdorferi.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch Bereitstellung der Aminosäuresequenz in Anspruch 1 (c) und einer bestimmten Teilsequenz davon gelöst. Die dafür kodierende DNA stammt aus einem Stamm von B. burgdorferi mit der laborinternen Bezeichnung "P/Ko2/85", der unter der Hinterlegungsnummer 5662 am 30. November 1989 von der Beschwerdeführerin I bei der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM) gemäß den Anforderungen von Regel 28 EPÜ hinterlegt wurde (siehe Seite 3, Zeilen 41-44 und Beispiel 2 der Patentschrift, sowie den am 22. Februar 1994 von der Beschwerdeführerin I eingereichten offiziellen Hinterlegungsnachweis).

Der beanspruchte Gegenstand stellt eine alternative Lösung einer bekannten Aufgabe dar. Laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 92/92 vom 21. September 1993) muß die zu lösende Aufgabe nach Artikel 56 EPÜ nicht selbst neu sein. Nur weil die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe im Stand der Technik bereits gelöst sei, müsse die Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwangsläufig neu definiert werden, sofern der Gegenstand des Patents eine alternative Lösung der Aufgabe darstelle.

Nach der Entscheidung T 588/93 (31. Januar 1996) braucht bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit einer Alternative keine - wesentliche oder graduelle - Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik nachgewiesen zu werden. Eine frühere Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe schließt also spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen, nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus.

Die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall zu beantwortende Frage lautet daher: War es für den Fachmann naheliegend, das an sich bekannte Problem, also die Bereitstellung eines alternativen p41 Proteins aus B. burgdorferi, durch die Offenbarung der Aminosäuresequenz gemäß Anspruch 1 (c), die das p41 Protein von B. burgdorferi Stamm PKo offenbart, und einer bestimmten Teilsequenz hiervon zu lösen?

Entgegenhaltung (14) beschreibt den Nachweis von IgM- und IgG-Antikörpern, die gegen verschiedene Stämme von B. burgdorferi gerichtet sind. Neben dem Stamm B31 (ATCC 35210) werden vier laboreigene Stämme getestet, darunter ein Haut-Isolat mit der Bezeichnung PKo. Die Autoren von Entgegenhaltung (14) sind zum Teil identisch mit den Erfindern des Streitpatents. In der Zusammenfassung und auf Seite 305, letzter Absatz, wird angeführt, daß bei einem IgM ELISA die beste Unterscheidung zwischen Lyme- Borreliose positiven Patientensera und negativen Kontrollen mit Antigenen des Stammes PKo erhalten wurde. Die Tabellen 1 und 2 auf der Seite 304 zeigen gute Reaktivität des 41k Proteins des Stammes PKo.

Entgegenhaltung (12) zeigt ähnliche Ergebnisse derselben Forschergruppe. In Tabelle 1 auf Seite 127 enthält die Entgegenhaltung eine Liste von 34 untersuchten Stämmen von B. burgdorferi. Als Referenz für den dort angeführten Stamm PKo wird eine Literaturstelle (20) angegeben, bei der es sich um eine Veröffentlichung derselben Gruppe handelt.

Die Beschwerdeführerin I erklärte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, daß der Stamm B. burgdorferi PKo der Öffentlichkeit vor dem relevanten Datum nicht zugänglich war, da er erst im Zusammenhang mit dem Streitpatent hinterlegt worden ist. Die Kammer hat weder aus dem ihr bekannten Stand der Technik noch aus den Vorträgen der beteiligten Parteien I und II einen Hinweis, der Anlaß geben könnte, diese Erklärung in Zweifel zu ziehen.

Der Fachmann, wenn er denn überhaupt in Kenntnis von Entgegenhaltung (14) in Erwägung ziehen würde, zur Lösung des vorliegenden Problems das Flagellin-Protein von B. burgdorferi PKo bereitzustellen, wäre dazu nicht in der Lage, da er diesen Stamm nicht zur Verfügung gehabt hätte. Obwohl es sich dabei laut Beschwerdeführerin I um einen endemischen Stamm handelt, kann auch nicht angenommen werden, daß es möglich gewesen wäre, exakt diesen Stamm mit einer halbwegs berechenbaren Wahrscheinlichkeit aus einem Wirtsorganismus zu isolieren.

Angesichts des der Erfindung zugrundeliegenden Problems und in Kenntnis des vorliegenden Standes der Technik ist die Kammer der Auffassung, daß ein Fachmann nicht in naheliegender Weise zur Lösung gemäß Anspruch 1 (c) gelangt wäre.

Der Hilfsantrag I entspricht somit den Erfordernissen von Artikel 56 EPÜ.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1.Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II wird als unzulässig verworfen.

2.Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

3.Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf Basis des Hilfsantrags I aufrechtzuerhalten:

-Ansprüche 1-12 für AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE

-Ansprüche 1-12 für ES

-Beschreibung wie erteilt mit geänderten Seiten 4 und 5 eingereicht in der mündlichen Verhandlung

-Abbildungen wie erteilt.