T 0160/92 (Plaque d'impression) of 27.1.1994

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande n° 86 308.250.9, publiée sous le numéro 0 220 943.

La division d'examen avait estimé que l'objet des revendications 1, 12 et 15 n'impliquait aucune activité inventive par rapport au document

(D1) "Patent Abstracts of Japan", vol. 8, n° 80 (M-289) (1517), 12 avril 1984.

II. Dans une notification accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre a également cité le document suivant :

(D2) US-A-4 399 209

qui était mentionné dans la demande ainsi que dans le rapport de recherche européenne.

III. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, conformément à la requête principale, la procédure étant entachée de vices substantiels, et qu'un brevet soit délivré sur la base des six jeux de revendications correspondant aux six requêtes subsidiaires (nos un à six) présentées durant la procédure orale.

IV. Les revendications initiales 1, 12 et 15 dont le demandeur sollicite le maintien dans sa requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Un procédé pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes : ....

12. Appareil pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend ...

15. Une feuille de transfert comprenant ..."

Les revendications 2 à 11 dépendent de la revendication 1 et les revendications 13 et 14 de la revendication 12.

Les revendications selon la première requête subsidiaire diffèrent de celles de la requête principale uniquement en ce que ...

V. Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Il n'était pas correct de la part de la division de la recherche et de la division d'examen d'avoir cité le document D1, qui est un abrégé d'un document de brevet japonais, sans citer également le document de brevet lui-même (si dans la citation de l'abrégé figurant dans le rapport de recherche européenne l'utilisation du signe "&" signifiait qu'il convenait par là d'inclure également le document de brevet japonais, une copie de ce document de brevet aurait dû être envoyée au requérant et ledit document aurait dû figurer dans la liste des membres de la famille de brevets). La division d'examen quant à elle n'avait cité que l'abrégé. D'après la décision T 77/87, publiée au JO OEB 1990, 280 et mentionnée également dans le supplément au JO OEB 1990, 24, il était clair qu'un abrégé ne pouvait être considéré isolément comme s'il s'agissait d'un document indépendant. C'est le document de brevet cité, et non l'abrégé, qui constituait la première et principale source de divulgation d'une invention.

Or la division d'examen s'étant uniquement fondée sur l'abrégé pour nier que l'objet revendiqué impliquait l'existence d'une activité inventive, il devait être considéré que ses objections n'avaient pas été motivées.

Après la deuxième notification de la division d'examen, l'examinateur avait induit en erreur le requérant, lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire qu'il allait recevoir une nouvelle notification (et que sa demande n'allait pas être immédiatement rejetée). Or, la division d'examen avait rejeté la demande, sans avoir envoyé la notification annoncée.

En outre, il ne pouvait être considéré que par sa lettre du 19 février 1991, dans laquelle il faisait référence à la deuxième notification de la division d'examen, le demandeur avait déféré au sens de l'article 96(3) CBE aux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, après l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification, la demande aurait dû être réputée retirée, et non être rejetée.

Comme il ressortait de tout ceci que la procédure était entachée d'au moins trois vices "substantiels", il y avait lieu selon le requérant de renvoyer l'affaire à la division d'examen.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Possibilité de citer l'abrégé

2.1 Le requérant s'en prend à la pratique des divisions de la recherche de l'Office européen des brevets, qui, lorsqu'elles ne disposent pas du texte original de certains articles, ont l'habitude de citer les résumés qui en ont été publiés, ou qui, comme dans la présente affaire, choisissent de citer les abrégés en anglais des documents de brevets japonais (dans les deux cas, le document d'origine n'est mentionné que pour information après le signe "&", afin d'éviter, par ex., toute erreur dans l'identification de l'abrégé, et de ne pas avoir à envoyer au demandeur des copies du document d'origine). Le requérant fait grief à la division d'examen de s'être elle aussi dans la présente affaire fondée sur un abrégé d'un document de brevet japonais (D1) pour apprécier l'activité inventive qu'implique l'objet revendiqué, sans mentionner le document d'origine, ni en citer les passages pertinents.

2.2 Aux termes de la règle 44(1) CBE, "le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet européen, et l'activité inventive". En ce qui concerne la procédure d'examen, la règle 51(3) CBE prévoit que "toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2 doit être motivée", et il est stipulé de même à la règle 68(2), première phrase CBE que "les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées", ce qui signifie que s'il est objecté que l'invention est comprise dans l'état de la technique (art. 54(1) CBE) ou que pour un homme du métier elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 56 CBE), les documents cités doivent permettre d'étayer ces motifs de rejet. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, notamment par une description écrite (art. 54(2) CBE).

2.3 Dans la présente affaire, l'abrégé cité (document D1) est effectivement une description écrite qui a été publiée avant la date de dépôt de la demande en cause, si bien que, pour ce qui est de son admissibilité en tant qu'état de la technique, les contestations ne peuvent porter que sur ce qui a été rendu accessible au public. S'agissant de la question de savoir s'il était permis de citer cet abrégé sans le document d'origine dont il est tiré ou si une telle citation constituait un vice de procédure, il y a lieu d'examiner si une constatation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

De l'avis de la Chambre, l'abrégé D1 fournit un certain nombre d'informations techniques, et pour le lecteur averti, rien n'indique que cette information n'est pas valable, si bien que cet abrégé D1 permet d'étayer de manière appropriée les motifs invoqués concernant le défaut de nouveauté ou l'absence d'activité inventive. Le raisonnement développé par la division d'examen sur la base du document D1 est clair et ne comporte pas de lacune.

Par conséquent, si l'on en juge par les documents versés au dossier, les constatations faites par la division d'examen et la décision qu'elle a rendue sur la base de l'abrégé susmentionné doivent être considérées comme motivées au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

2.4 Il va de soi que lorsqu'il s'agit de citer des documents ou d'exposer des motifs, l'état de la technique ne peut pas être cité dans son intégralité. Les divisions de la recherche ainsi que les divisions d'examen doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, sélectionner la partie de l'état de la technique qui leur semble pertinente, et ce à partir des documents qui sont à leur disposition et dont elles peuvent comprendre le contenu. Il n'est jamais entièrement exclu - et ceci ne vaut pas seulement pour le cas des abrégés extraits des documents de brevet - qu'il puisse exister ailleurs d'autres descriptions plus appropriées, voire des descriptions qui feraient apparaître la pertinence des documents cités sous un jour différent.

2.5 En ce qui concerne cette possibilité, il convient de bien distinguer entre la question de savoir s'il est admis de citer un abrégé et celle de savoir lequel des deux enseignements, celui de l'abrégé ou celui du document d'origine, doit être pris en considération par la division d'examen ou la division d'opposition, lorsque ces deux documents sont à leur disposition et qu'ils contiennent des enseignements contradictoires. C'est sur cette dernière question que porte la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire T 77/87 (JO OEB 1990, 280), sur laquelle le requérant a fondé tout son raisonnement lorsqu'il s'est opposé à ce que l'abrégé soit cité.

De même, la mention faite de cette décision dans le supplément au JO OEB 1990, 24 auquel s'est référé le requérant est en fait un bref résumé de la décision précitée T 77/87. En outre, pour comprendre la phrase de cette décision citée par le requérant : "pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation [de l'abrégé] à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant", il est nécessaire de se replacer dans le contexte propre à cette affaire, dont il a été clairement tenu compte dans cette décision T 77/87.

Il s'agissait dans cette décision d'un recours formé après la procédure d'opposition. La chambre chargée de statuer, qui disposait de l'abrégé et du document d'origine correspondant, avait conclu que "la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreurs et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer" (point 4.1.4 des motifs).

Or, dans la présente espèce, cette question ne se pose pas, étant donné que seul l'abrégé D1 a été versé au dossier et que rien n'indique que sa divulgation pourrait être erronée ou qu'elle aurait dû être interprétée différemment, compte tenu de la divulgation figurant dans le document d'origine. Par conséquent, la divulgation du document D1, prise à la lettre, doit être considérée de prime abord comme comprise dans l'état de la technique. C'est donc au requérant qu'il aurait incombé de prouver que cette divulgation n'était en fait pas comprise dans l'état de la technique, or il ne l'a pas fait.

L'enseignement du document D1, pris isolément, doit donc être considéré comme compris dans l'état de la technique.

2.6 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que le simple fait d'avoir cité un abrégé et d'avoir fondé son exposé des motifs sur cet abrégé ne constitue pas un vice de procédure.

3. Requête principale ; vices substantiels de procédure

3.1 Le premier vice de procédure allégué par le requérant, à savoir le fait qu'il ait été cité un document qui ne pouvait l'être, a été examiné au point 2 supra.

3.2 Le requérant prétend que lors de deux conversations téléphoniques avec le premier examinateur, celui-ci lui avait annoncé qu'il allait lui adresser tout d'abord une nouvelle notification, lui laissant ainsi croire à tort que le rejet n'était pas imminent.

Le requérant a produit des déclarations sous serment de deux employés de la société qu'il avait choisie pour le représenter, un cabinet de mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Ceux-ci confirment dans ces déclarations qu'après avoir reçu la deuxième notification de la division d'examen, ils avaient téléphoné au premier examinateur (première et deuxième conversations téléphoniques), qui leur avait annoncé qu'une nouvelle notification allait être établie.

Dans une note versée au dossier, qui donnait le "compte rendu de la consultation" qui avait eu lieu lors d'un (troisième) appel téléphonique reçu du mandataire du requérant après le rejet de la demande, le premier examinateur avait déclaré n'avoir jamais dit qu'une nouvelle notification allait être établie.

En ce qui concerne le contenu de ces deux conversations téléphoniques, l'on se trouve donc en présence de deux versions différentes des faits.

3.3 Les consultations téléphoniques entre les examinateurs de l'Office européen des brevets et les demandeurs peuvent, dans certains cas, permettre d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite, par exemple lorsque l'un des deux interlocuteurs ne s'est pas bien préparé avant de discuter de l'affaire. C'est donc avec juste raison que la procédure devant l'Office européen des brevets est en principe conduite par écrit, sauf s'il a été décidé de recourir à une procédure orale, conformément à l'article 116 CBE. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. De plus, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB.

La Chambre reconnaît certes que le principe de la bonne foi devrait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'Office européen des brevets, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel.

Toutefois, pour que la décision de la division d'examen de rejeter la demande soit annulée comme l'avait demandé le requérant dans la présente affaire, il faudrait qu'il y ait eu violation manifeste des règles de procédure prévues par la CBE. Etant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la Chambre ne juge pas nécessaire de mener une enquête approfondie afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortent déjà clairement du dossier.

3.4 D'après le dossier, la division d'examen avait établi deux notifications, dans lesquelles elle avait exposé pourquoi l'objet des revendications 1, 12 et 15 lui paraissait dénué d'activité inventive par rapport au document D1, et pourquoi ce document pouvait être considéré comme appartenant à l'état de la technique (l'information technique qu'il contenait pouvait en effet être comprise par l'homme du métier). Dans sa deuxième notification, la division d'examen invitait expressément le demandeur à répondre aux objections concernant le défaut d'activité inventive et déclarait en conclusion que s'il ne déférait pas à cette invitation, sa demande serait rejetée conformément à l'article 97(1) CBE. Dans sa réponse en date du 19 février 1991, le requérant avait allégué une nouvelle fois (comme dans sa première réponse) que le document D1 ne pouvait être cité comme état de la technique, mais n'avait pas par ailleurs abordé la question de l'activité inventive et s'était abstenu de produire de nouvelles revendications. Dans une autre lettre, en date du 1er mai 1991, qu'il avait envoyée à l'OEB peu avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la deuxième notification de la division d'examen, le requérant s'était borné à déclarer qu'il souhaitait obtenir une réponse de la division d'examen, et déclarait que tant que la question qu'il avait soulevée dans sa dernière lettre (à savoir: le document D1 pouvait-il être cité ?) ne serait pas résolue, il lui serait impossible de donner des instructions complètes à son mandataire. Trois mois après l'expiration du délai qu'elle avait imparti au demandeur, la division d'examen avait rejeté la demande.

Quelle qu'ait été l'impression que le requérant avait retirée des conversations téléphoniques sans caractère officiel dont il a été question ci-dessus, il aurait dû se rendre compte, au vu des objections soulevées dans les notifications officielles, et notamment de l'annonce à la fin de la deuxième notification du rejet probable de sa demande, que sa demande serait immédiatement rejetée au cas où il ne pourrait convaincre la division d'examen de l'impossibilité de citer le document D1, et qu'il était risqué, pour le cas où ce premier argument ne serait pas accepté, de ne pas discuter sur la base du document D1 de la question de l'existence d'une activité inventive (ce qu'il aurait pu faire indépendamment de l'avis qu'il avait émis au sujet de la possibilité de citer le document D1). Il ne pouvait attendre de la division d'examen qu'elle émette une nouvelle notification sur une question qu'elle avait déjà traitée.

3.5 Le requérant allègue également qu'après l'expiration du délai fixé dans la deuxième notification de la division d'examen, il se serait attendu pour le moins, au cas où il ne lui serait pas adressé de notification, à ce que sa demande soit réputée retirée (art. 96(3) CBE) et non à ce qu'elle soit rejetée, vu que sa lettre en date du 19 février 1991 n'était pas une réponse à cette notification.

La Chambre ayant estimé que la lettre du 19 février 1991 constituait une réponse au sens de l'article 96(3) CBE, il n'est pas nécessaire d'examiner si une division d'examen a le droit, dans le cas où le demandeur ne défère pas à l'invitation qui lui a été adressée, de rejeter sa demande au lieu de lui annoncer que sa demande est réputée retirée.

Au début de cette lettre du 19 février, le demandeur faisait référence à la "notification établie le 30 janvier 1991 conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE". Examinant le raisonnement développé dans cette notification par la division d'examen au sujet de la possibilité de citer isolément le document D1, le demandeur expliquait ensuite dans cette lettre pourquoi à son avis le document D1 ne devait pas être considéré comme compris dans l'état de la technique.

Il est vrai que le demandeur avait précisé au premier paragraphe de sa lettre que "la présente ne doit pas être traitée comme une réponse formelle à cette notification" et que dans la suite de cette lettre il n'avait pas discuté de la question de l'existence d'une activité inventive sur la base du document D1 considéré comme appartenant à l'état de la technique, si bien que cette lettre n'était pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être.

Toutefois, si la Chambre retenait l'argument avancé par le demandeur en ce qui concerne l'impossibilité d'admettre comme état de la technique le seul document qui avait été cité, cette lettre constituerait bel et bien par elle-même une réponse aux objections soulevées par la division d'examen, si bien qu'il serait même impossible de la considérer comme manifestement incomplète. En tout état de cause, l'article 96(3) CBE exige uniquement du demandeur qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Il est de fait par conséquent que de par son contenu cette lettre constituait une réponse à la notification de la division d'examen, et il ne saurait suffire d'une simple phrase du requérant demandant que sa lettre ne soit pas considérée comme constituant une telle réponse pour que ce fait objectif puisse être réduit à néant et doive ainsi être considéré comme nul et non avenu.

C'est donc à juste titre que la demande n'a pas été traitée comme étant réputée retirée au sens de l'article 96(3) CBE.

En outre, la Chambre ne voit pas quels avantages le requérant aurait pu retirer de l'application par l'Office de l'article 96(3) CBE. Si son intention était de requérir alors la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 CBE, la situation serait restée la même au niveau de la procédure, si ce n'est que le délai imparti pour répondre à la notification de la division d'examen se serait vu prorogé, ce que le requérant aurait pu obtenir plus facilement en demandant directement une telle prorogation (vu qu'il savait manifestement que le délai allait venir à expiration).

3.6 La Chambre n'ayant pu, à la différence du requérant, déceler de vice substantiel de procédure susceptible de justifier le renvoi de l'affaire à la première instance (art. 111(1), deuxième phrase CBE), la requête principale est rejetée.

4. Première requête subsidiaire

9. Vu que la question de l'activité inventive a déjà été examinée par la division d'examen sur la base des documents D1 et D2 et qu'il ne peut être décelé de vice substantiel de procédure (cf. requête principale du requérant), la Chambre ne voit aucune raison de renvoyer l'affaire à la division d'examen conformément à l'article 111(1) CBE).

10. Etant donné qu'il ne peut être fait droit à aucune des requêtes formulées par le requérant, il y a lieu de confirmer la décision de rejet de la demande prise par la division d'examen.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.