T 0077/87 (Fehlerhaftes Referat) of 16.3.1989

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Erteilung des Patents Nr. 30080 auf die am 27. Oktober 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung GB 79/40267 vom 21. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80303804.1 wurde am 1. August 1984 hingewiesen. Der Erteilung lagen 8 Ansprüche zugrunde.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Wäßriger Latex, der ein Copolymer aus (i) Vinylidenchlorid, (ii) Vinylchlorid, (iii) einem oder mehreren Alkylacrylaten oder Alkylmethacrylaten mit 1 - 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und (iv) einer oder mehreren aliphatischen alpha-beta-ungesättigten Carbonsäuren enthält,

dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Anteil an Vinylidenchlorid 50 bis 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

b) der Anteil an Vinylidenchlorid nicht mehr als 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid, Vinylchlorid und Acrylat(en) und/oder Methacrylat(en) beträgt und

c) der Anteil der Acrylate und/oder Methacrylate mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

wobei der Latex eine im Bereich von 6° C bis 25° C liegende Mindesttemperatur für die Filmbildung aufweist"

II. Am 26. April 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch ein und beantragte den Widerruf des gesamten Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Lehre folgender Entgegenhaltungen:

(...)

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 5. Dezember 1986 ... zurück:

(...)

IV. Die Beschwerdeführerin legte daraufhin am 5. Februar 1987 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 7. April 1987 eingereichten Beschwerdebegründung wurde erstmals die Frage der Neuheit aufgeworfen; konkret wurde vorgebracht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung folgender weiterer Entgegenhaltungen nicht neu sei:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyester substrates" (Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der Haftfähigkeit von Beschichtungen auf Polyesterunterlagen) von August J. Van Paesschen, veröffentlicht in Chemical Abstracts, 1972, Band 76, Nr. 115002p.

Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß die Offenbarung dieses Referats mit dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument DE-A- 2 128 006 (Entgegenhaltung 7') in einem entscheidenden Punkt, der ihr Argument der mangelnden Neuheit betreffe, nicht übereinstimme; im Referat sei ein Verhältnis von 50:30 für die Anteile an Vinylidenchlorid bzw. Vinylchlorid im Latex offenbart, während im ursprünglichen Dokument (7') ein entsprechendes Verhältnis von 30:50 offenbart sei. Im Referat sind Vinylidenchlorid und Vinylchlorid irrtümlich vertauscht worden. Nichtsdestoweniger behauptete die Beschwerdeführerin, daß das Referat als selbständige Veröffentlichung zu werten und als solche neuheitsschädlich sei.

V. In ihrem Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 1989 argumentierte die Beschwerdegegnerin im wesentlichen wie folgt:

Die Entgegenhaltung 7 sei ein Referat und deshalb von der Entgegenhaltung 7' nicht zu trennen; als Referat stelle sie keine selbständige Veröffentlichung dar und könne als Vorwegnahme nicht mehr offenbaren als das in ihr zusammengefaßte Originaldokument.

(...)

In der mündlichen Verhandlung unterbreitete die Beschwerdegegnerin zwei Hilfsanspruchssätze, die sich von der erteilten Fassung dadurch unterschieden, daß der Anteil an (Meth)acrylat in Anspruch 1 des ersten Hilfsanspruchssatzes zwischen 16 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, in Anspruch 1 des zweiten Hilfsanspruchssatzes hingegen zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% betrug.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents entweder in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder - hilfsweise - auf der Grundlage des ersten Satzes aus Hilfsansprüchen (erster Hilfsantrag) oder des zweiten Satzes aus Hilfsansprüchen (zweiter Hilfsantrag).

Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der Fassung des zweiten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin aufrechterhalten wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.

2. (...)

3. Das angefochtene Patent betrifft eine Vinylidenchlorid- Latexzusammensetzung und deren Verwendung als Schutzschicht auf metallischen Substraten. In der Einleitung zur Beschreibung wird auf die Druckschrift GB-A-1 558 411 (Entgegenhaltung 1) verwiesen und eingeräumt, daß für ähnliche Verwendungszwecke geeignete ähnliche Zusammensetzungen bekannt seien. In der Entgegenhaltung 1 sind wäßrige Beschichtungszusammensetzungen offenbart, welche Copolymere umfassen, die aus a) 65 bis 90 Gew.-% Vinylidenchlorid, b) Vinylchlorid, c) 2 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Alkylacrylate mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und/oder eines oder mehrerer Alkylmethacrylate mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und d) 0,2 bis 8 Gew.-% einer oder mehrerer aliphatischer alpha-beta-ungesättigter Carbonsäuren, bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, bestehen (Anspruch 1). Obwohl die Filme aus diesen Latexzusammensetzungen ausgezeichnete Schutzeigenschaften, insbesondere geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, aufweisen, wurde ihre Hitzebeständigkeit auf verschiedenen - insbesondere metallischen - Substraten als für bestimmte Verwendungszwecke ungenügend angesehen.

Im Hinblick auf diesen Stand der Technik kann somit die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, daß ein Copolymer bereitgestellt werden sollte, welches den Beschichtungen eine gemessen am Vergilbungsindex verbesserte Hitzebeständigkeit verleiht, ohne daß seine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit dadurch beeinträchtigt wird.

Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelöst, daß die relativen Mengen an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethycrylat(en) im Copolymer erhöht werden. Im einzelnen sieht die von der Beschwerdegegnerin beanspruchte Lösung entsprechend dem Hauptantrag die Gegenwart von mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en), bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, vor, während dieser Anteil nach dem ersten Hilfsantrag zwischen 16 und weniger als 45 und nach dem zweiten Hilfsantrag zwischen 18 und weniger als 45 liegt. In allen drei Fällen liegt der Anteil an Vinylidenchlorid zwischen 50 und 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren warf die Beschwerdeführerin erstmals die Frage der Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen 7 und ... auf.

4.1. Die Entgegenhaltung 7 ist auf den ersten Blick relevant genug, um im Verfahren zugelassen zu werden. Sie offenbart die Beschichtung biaxial orientierter Polyesterfilme mit einer wäßrigen Zusammensetzung, die außer organischen LÖsungsmitteln und einer wäßrigen Chloralhydrat enthaltenden Dispersion feinverteilten Siliciumdioxids einen Latex aus einem Copolymer aus Vinylidenchlorid, Vinylchlorid , Butylacrylat und Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2 umfaßt. Die relativen Mengen dieser monomeren Bestandteile entsprechen alle den quantitativen Anforderungen, die in Anspruch 1 jedes der drei eingereichten Anspruchssätze genannt sind.

4.1.1. Wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung einräumt, offenbart das entsprechende Originaldokument 7' und insbesondere das darin enthaltene Beispiel 1 nicht ein Copolymer aus Vinylidenchlorid/Vinylchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2, sondern ein Copolymer aus Vinylchlorid/Vinylidenchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2. In dem Referat (7) sind also die Positionen von Vinylchlorid und Vinylidenchlorid irrtümlich vertauscht worden und ergeben so eine andere, in dem entsprechenden Originaldokument (7)' nicht offenbarte Tetrapolymer-Zusammensetzung mit 62,5 Gew.-% Vinylidenchlorid, bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4.1.2. Bei der Ermittlung des Stands der Technik für die Zwecke des Artikels 54 EPU ist das zu berücksichtigen, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden ist. Der Fachmann ist aber an der technischen Realität interessiert.

Bei der Beurteilung der Neuheit ist der Wortlaut der Offenbarung einer Vorveröffentlichung zunächst isoliert zu betrachten. So lautet die allgemeine Regel.

4.1.3. Als erstes stellt sich hier die Frage, ob der geschulte Leser die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Monomerzusammensetzung sofort als technisch unmöglich und deshalb als offensichtlichen Fehler betrachtet hätte oder ob ihm das darin genannte spezielle Tetrapolymer als Copolymer plausibel erschienen wäre. Während die Entgegenhaltung 1 ähnliche Tetrapolymere beschreibt, die auf dieselben vier Monomere zurückgehen, aber, wie im folgenden noch dargelegt wird, möglicherweise noch mehr Vinylidenchlorid als Hauptbestandteil enthalten (Anspruch 1), wird in Tabelle II der Entgegenhaltung 4 eine ganze Reihe von Copolymeren aus Vinylidenchlorid/Vinylchlorid erwähnt, bei denen die relativen Mengen der beiden Monomeren von 92:8 bis 10:90 variieren (Seite 2301). Weiterhin wird in dem 1963 im Carl Hanser Verlag, München, erschienenen Kunststoffhandbuch, Band II, auf Seite 50 in Abschnitt 2.1.2.6, in dem die Copolymerisierung von Vinylchlorid mit verschiedenen Comonomeren behandelt wird, Vinylchlorid als Hauptbestandteil und Vinylidenchlorid als geringerer Bestandteil dargestellt (Absatz 2, Zeilen 1 bis 5).

Obwohl natürlich Tetrapolymere komplexere Stoffe sind als Copolymere, die nur aus zwei Monomeren bestehen, gibt es also im Stand der Technik klare Hinweise darauf, daß jedes der beiden Monomere den Hauptbestandteil in einem Copolymer bilden kann. Das heißt, daß die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Zusammensetzung dem geschulten Leser nicht unmöglich erscheinen würde.

4.1.4. Wie bereits erwähnt, ist die Entgegenhaltung 7 ein Referat über die Entgegenhaltung 7', die das Originaldokument darstellt und auch früher veröffentlicht worden ist; die Uberschrift des Referats macht dies durch eine Rückverweisung deutlich. Daher sollte die Offenbarung des Referats (7) anhand der Originalfassung, also der Entgegenhaltung 7', ausgelegt werden, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist; sie sollte nicht als selbständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Das Originaldokument stellt die Primärquelle dessen dar, was als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist, während das Referat seiner Natur nach nur eine sekundäre, abgeleitete Quelle ist.

Grundsätzlich können ein Originaldokument und das dieses Dokument zusammenfassende Referat nicht zwei verschiedene Gegenstände als technische Realität offenbaren. Wenn - wie im vorliegenden Fall - das Originaldokument und das Referat in einem wesentlichen Punkt nicht übereinstimmen, so geht die Offenbarung des Originaldokuments eindeutig vor. Sie ist der glaubwürdigste Beweis für die dem Fachmann zugänglich gemachte Lehre. Wenn - wie hier - aus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln klar hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines der Dokumente Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, gilt die fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik. Die unter Nummer 4.1.2 genannte allgemeine Regel über die wörtliche Offenbarung eines Dokuments gilt in diesem Falle nicht.

Somit gehört die wörtliche Offenbarung der Entgegenhaltung 7 nach Auffassung der Kammer nicht zum Stand der Technik, weil die Entgegenhaltung 7' als maßgebliche Beschreibung der betreffenden Monomerzusammensetzung betrachtet werden muß. Daraus folgt, daß die Entgegenhaltung 7 für den Anspruch 1 des angefochtenen Patents nicht neuheitsschädlich ist.

4.1.5. Als weiteres Argument brachte die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vor, daß der Inhalt eines Referats allein niemals Ausgangspunkt für experimentelle Arbeiten sein könne. Der Fachmann, der in einem Referat eine möglicherweise interessante Lehre entdeckt habe, würde sich nicht auf ein kostspieliges Forschungsprogramm einlassen, ohne auf das zugehörige Originaldokument, in dem die verschiedenen Alternativen und/oder Ausführungsarten erwähnt seien, zurückzugreifen und dieses genau zu prüfen. Dies gelte umso mehr im vorliegenden Fall, wo zwischen dem Referat (7) und dem dazugehörigen Originaldokument (7') Unstimmigkeiten bestünden, was den Fachmann in der Praxis dazu veranlassen würde, den Inhalt des Dokuments 7 außer Acht zu lassen. Nach Auffassung der Kammer ist dieses Argument ein deutlicher Beweis dafür, daß der Fachmann in erster Linie an der technischen Realität interessiert ist.

4.1.6. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Unstimmigkeit zwischen dem Referat (7) und dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument (7') den Fachmann dazu veranlassen würde, das Referat als fehlerhaft unberücksichtigt zu lassen und lediglich die Beschreibung des Ausgangsdokuments als maßgebende Lehre zu betrachten. Da die Menge des Vinylidenchlorids in der Zusammensetzung nach der Entgegenhaltung 7' außerhalb des Bereichs liegt, der in Anspruch 1 a der drei eingereichten Anspruchssätze definiert ist, sollte deshalb auf Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 7 erkannt werden.

(...)

4.3. Nach Prüfung der schon im Einspruchsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen 1 bis 6 ist die Kammer zu der Schlußfolgerung gelangt, daß der beanspruchte Gegenstand dort nirgends offenbart ist. Da die Neuheit diesbezüglich nicht angezweifelt worden ist, braucht hierauf nicht näher eingegangen zu werden.

5. Es muß nun noch geprüft werden, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents gegenüber der Lehre dieser Entgegenhaltungen eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

(...)

5.5. Dementsprechend wird aus den oben genannten Gründen ein Gehalt an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en) zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid als erfinderisches Merkmal angesehen, so daß Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags gewährbar ist.

(...)

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Der Fall wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten zweiten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.