T 0001/92 (Approbation - désapprobation) of 27.4.1992

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé par le titulaire du brevet est dirigé contre la décision en date du 19 août 1991 de délivrer le brevet européen n° 0 174 366, sur la base de la demande internationale n° PCT/US 8500367 (demande européenne n° 85 901 706.3). La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 91/39 du 25 septembre 1991.

II. La procédure devant la division d'examen peut être résumée comme suit.

Le 14 novembre 1990, la division d'examen de l'OEB a établi une notification, conformément à la règle 51(4) CBE, invitant le requérant à marquer son accord, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, sur le texte proposé pour délivrer le brevet (OEB Form 2004, auquel était joint le formulaire OEB 2056). Le 14 mars 1991, l'OEB a reçu une lettre du requérant, approuvant ledit texte. Il a été accusé réception de cette lettre par une notification du 27 mars 1991 établie conformément à la règle 51(6) CBE sur le formulaire OEB Form 2005 et invitant le requérant à acquitter les taxes prescrites et à produire la traduction des revendications dans un délai non reconductible de trois mois. En outre, la notification indiquait que si les taxes n'étaient pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n'était pas produite dans les délais, la demande de brevet européen serait réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE.

Le 20 mars 1991, c'est-à-dire dans le délai imparti par la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, et avant que ne soit établie la notification visée à la règle 51(6) CBE, le requérant a demandé par télécopie qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du 14 mars 1991 "if that letter has not been received" (si sa lettre n'avait pas été reçue) et que le délai imparti pour répondre à l'invitation visée à la règle 51(4) soit prorogé. Le 2 avril 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a établi une brève communication (OEB Form 2937) informant le requérant qu'après approbation du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il n'est plus possible de le modifier, ainsi que le prévoient les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 4.10.

Le 3 juillet 1991, le requérant a produit la traduction des revendications et a acquitté la taxe de délivrance et la taxe d'impression, en réponse à la notification du 27 mars 1991, établie conformément à la règle 51(6).

Le 9 août 1991, le requérant a transmis une lettre à l'OEB indiquant qu'il avait découvert des problèmes relatifs à la nouveauté de l'invention et demandant à l'examinateur de "make a motion to resume the proceedings" (prendre des mesures pour reprendre la procédure) afin qu'il puisse modifier les revendications.

Le 19 août 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a rendu une décision portant délivrance d'un brevet européen, conformément à l'article 97(2) CBE (OEB Form 2006). Le certificat de brevet européen a été expédié le 19 décembre 1991.

Le 30 août 1991, le requérant a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 septembre 1991.

III. Le requérant demande que

a) la décision de délivrance du brevet soit annulée,

b) le brevet ne soit pas délivré et que la mention de sa délivrance ne soit pas publiée à la date prévue,

c) la demande soit renvoyée à la division d'examen afin que celle-ci tienne compte des éléments apportés dans la lettre en date du 9 août 1991,

d) la taxe de recours soit remboursée et

e) qu'une procédure orale ait lieu avant la prise de toute décision n'accédant pas aux requêtes précédentes.

IV. A l'appui de sa requête, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants.

La question fondamentale est de savoir si l'OEB pouvait décider de délivrer le brevet le 19 août 1991, sans tenir compte de la requête motivée introduite le 9 août en vue de la reprise de l'examen. Pour y répondre, il convient de déterminer à quel moment une telle requête doit être déposée pour que la division d'examen en tienne compte.

Obligation de tenir compte des requêtes

Le demandeur est lié par l'approbation donnée en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE sauf, comme l'indiquent les directives relatives à l'examen, si la division d'examen a connaissance de nouvelles circonstances qui l'incitent à reprendre d'office la procédure du fait que ces circonstances rendent l'objet revendiqué non brevetable. Cette situation exceptionnelle correspond précisément à celle dans laquelle se trouve le requérant. Bien qu'il admette que la division d'examen dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, le requérant fait valoir qu'il devait être tenu compte de sa requête, dans la mesure où elle a été introduite en temps voulu. En l'espèce, le problème est que la division d'examen n'a pas eu la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

Présentation en temps utile d'une requête en reprise de l'examen

Pour ce qui est du moment auquel doit être introduite une requête en reprise de l'examen, le requérant allègue, en se référant aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10 (voir ci-dessus, point III), que rien n'empêche la division d'examen d'agir jusqu'à l'envoi de la décision de délivrance. De même, à la partie C, chapitre VI, point 15.1.5, il est fait état de la possibilité de reprendre l'examen "avant que ne soit prise la décision de délivrance" et il est expliqué au paragraphe 15.5 que la décision de délivrer le brevet est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques de l'impression du fascicule de brevet. Les directives ne fixent aucune date antérieure décisive après laquelle la division d'examen ne pourrait plus tenir compte d'une requête en reprise de l'examen.

Un parallèle peut être établi avec les corrections visées à la règle 88 CBE (Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, JO OEB 1989, 43), qui peuvent être apportées jusqu'à l'achèvement des préparatifs techniques mais ne peuvent plus être admises lorsque la décision de délivrance a été rendue ; ceci implique que cette possibilité existe jusqu'à ce que la décision de délivrance soit rendue.

Si une autre pratique avait été envisagée, cela aurait dû être clairement indiqué (cf. la Communication du Président de l'OEB publiée au JO OEB 1978, 312, indiquant comment doit être calculée la date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés).

Le requérant a introduit sa requête en reprise de l'examen seulement quatre jours après que les documents ont été transmis pour publication (cf. Directives, partie C, chapitre VI, point 15.5a, où il est indiqué que l'Office s'efforce d'empêcher la publication d'une demande, même si la déclaration de retrait n'a pas été reçue avant l'achèvement des préparatifs techniques). En l'espèce, l'OEB n'a pas tenu compte de la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74), selon laquelle les parties doivent pouvoir se fier à ce que des pièces décisives soient transmises à l'instance concernée dans un délai de quelques jours suivant leur réception.

Autres remèdes envisageables

Au cours des discussions qui ont suivi avec différents services de l'OEB, il a été évoqué la possibilité d'une auto-opposition. Toutefois, une telle procédure impliquerait des frais supplémentaires et entraînerait des coûts puisqu'il faudrait remplir les conditions nationales des Etats désignés. Par ailleurs, cette procédure placerait les tiers dans l'incertitude pendant une période prolongée. Dans l'intérêt du public, l'OEB ne devrait pas délivrer sciemment des brevets dont la validité est très sérieusement mise en doute.

Motifs de la décision

1. Recevabilité

Le recours a été formé, la taxe de recours a été payée et le mémoire exposant les motifs a été déposé en temps voulu, conformément à l'article 108 CBE.

Aux fins de l'article 107 CBE, il convient d'établir, avant de déclarer le recours recevable, si la décision de délivrer le brevet a fait droit ou non aux prétentions des requérants.

Selon l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Comme les requêtes du requérant visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE soit prorogé, ont été introduites dans le délai de quatre mois imparti dans ladite notification, celui-ci pouvait présenter des observations, sur invitation de la division d'examen, conformément à la règle 51(5) CBE s'il n'approuvait pas les modifications proposées. Cela signifie qu'en tout état de cause, il devait être répondu aux requêtes du requérant. Conformément à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, la prolongation du délai demandée devait lui être automatiquement accordée.

La requête en date du 20 mars 1991, par laquelle le requérant demandait à la division d'examen de ne pas tenir compte de son approbation, ayant été introduite en temps voulu, l'OEB ne pouvait établir, comme le veut la règle 51(6) CBE, que l'approbation était clairement maintenue. La décision de délivrer le brevet ne correspondant pas à une demande non équivoque, comme l'exige la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. par exemple la décision J 12/85, JO OEB 1986, 155), il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE.

Par conséquent, le recours est recevable.

2. Bien-fondé du recours

L'article 113(2) CBE dispose que l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur.

La notification en date du 2 avril 1991 énonce une condition qui n'est pas posée dans la Convention, à savoir qu'il n'est plus possible d'apporter des modifications au texte du brevet après qu'un accord a été donné conformément à la règle 51(4) CBE. Si tel était le cas, il n'y aurait qu'une seule interprétation possible de ladite règle, à savoir qu'un accord donné est irrévocable. Une telle interprétation semblerait compatible avec les directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, qui indiquent que le demandeur est lié par son accord.

Toutefois, aucun élément de la règle 51 CBE, ni aucune autre disposition de la Convention n'attachent un tel effet à l'accord. Les chambres de recours n'étant pas liées par les directives mais uniquement par la Convention et son règlement d'exécution, il convient de tenir compte des considérations suivantes pour déterminer correctement quels sont les effets de l'accord.

Comme mentionné au point 1, la règle 51(5) CBE indique expressément que la division d'examen doit répondre à toute requête en modification du demandeur, si celle-ci est déposée en temps voulu. Aucune décision définitive ne peut donc être prise avant l'expiration du délai ; une telle décision ne peut être prise que si le texte du brevet a été approuvé clairement.

La règle 51(6) CBE prévoit que l'Office doit établir (c'est-à- dire constater sans l'ombre d'un doute) que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen, avant de poursuivre la procédure. L'interprétation contenue dans la notification susmentionnée ne serait correcte que si l'accord constituait la seule pièce versée au dossier à l'expiration du délai fixé à la règle 51(4).

Les travaux préparatoires relatifs à la modification de la règle 51, qui a pris effet le 1er septembre 1987 (cf. doc. CA/26/87- XXVI), n'indiquent pas davantage que l'accord produit un tel effet de forclusion. Le principal objectif de cette modification était de dissocier la procédure de déclaration de l'accord et les conditions de forme (taxes de délivrance etc...) afin de sauvegarder les droits du demandeur, suivant la manière dont il réagit vis-à-vis du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ladite modification répondait à la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), qui invalide la pratique antérieure de révision préjudicielle sur recours.

Les modifications de 1987 ne changent pas le principe fondamental de procédure selon lequel la requête la plus récente introduite dans un délai déterminé et portant retrait des requêtes précédentes, est la seule exprimant de manière valable la position de la partie concernée.

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'est pas totalement lié par un accord donné en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE et qu'une décision portant délivrance d'un brevet européen ne peut donc pas être prise si, à l'expiration du délai fixé dans la notification, il ne peut être établi que le demandeur est toujours clairement d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

La réserve exprimée par le demandeur dans la requête en date du 20 mars invitant la division d'examen à ne pas tenir compte de l'accord "if that letter has not been received" (au cas où sa lettre n'aurait pas été reçue), pouvait être interprétée comme signifiant que l'accord était toujours valable s'il était déjà parvenu à l'OEB. Toutefois, comme il a été déjà indiqué ci- dessus, le facteur décisif est que le texte dans lequel l'OEB envisageait de délivrer le brevet européen ne pouvait être considéré comme ayant été clairement approuvé dans le délai fixé à la règle 51(4) CBE.

La décision n'était donc pas fondée comme le prescrit l'article 113 CBE.

Par ailleurs, il aurait dû être fait droit automatiquement à la demande de prorogation du délai conformément à la règle 51(4) CBE.

La décision portant délivrance du brevet doit donc être annulée.

3. Vices de procédure

3.1 Publication malgré le recours

L'acte de recours a été introduit le 30 août 1991 et la taxe de recours a été créditée comme ayant été payée le 5 septembre 1991. A partir de cette dernière date, il existait donc un recours qui devait faire l'objet d'une décision d'une chambre de recours, ne fût-ce que pour le déclarer irrecevable.

Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE). Bien qu'il ne modifie pas la date d'une décision attaquée, l'effet suspensif du recours empêche cette décision d'avoir des effets juridiques. Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets (à condition qu'elle soit maintenue) qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours rend sa décision.

Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E.XI.1, qui présupposent que la publication ne peut avoir lieu lorsqu'un recours a été formé). D'après le requérant, les motifs invoqués, à savoir que les préparatifs étaient déjà achevés et qu'en fait, le manuscript avait été expédié dès le 5 août 1991, n'ont qu'une importance secondaire. De telles considérations pratiques ne peuvent permettre de déroger à l'effet suspensif du recours, y compris dans l'hypothèse où celui-ci serait ultérieurement déclaré irrecevable.

En ne respectant pas ce principe, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure, dont les conséquences sont importantes.

En premier lieu, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est calculé à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. Etant donné que la date d'une décision faisant l'objet d'un recours ne change pas et que seuls ses effets sont suspendus, il va de soi qu'aucune mesure ne doit être prise lorsqu'un recours a été introduit, notamment des mesures susceptibles de rendre le recours inutile.

En second lieu, le public, en se fiant aux informations officielles concernant la publication, pourrait se préparer à former des oppositions. Cela entraînerait des oppositions et des frais inutiles, si ultérieurement le texte s'avérait ne pas être valide. Il pourrait en résulter d'importantes pertes au plan économique, susceptibles de ne pas être récupérables. Le titulaire du brevet pourrait également être obligé de former une opposition contre le brevet.

Afin d'éviter dans la mesure du possible que de telles conséquences ne se produisent, la chambre de recours a décidé d'examiner le recours en priorité.

Les effets de la publication doivent être annulés par une note rectificative publiée dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295), permettant de fixer la date à partir de laquelle court le délai d'opposition.

3.2 Requête en reprise de la procédure en date du 9 août

Le fait qu'il n'a jamais été indiqué au requérant si la division d'examen tiendrait ou non compte de la requête introduite le 9 août 1991 constitue un autre vice de procédure au regard de l'article 113(1) CBE. Il s'agit là d'une question distincte de la question de fond se rapportant à l'article 113(2) CBE, déjà traitée ci-dessus, au paragraphe 2. En effet, conformément à l'article 113(1) CBE, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.11, indiquent à juste titre que la division d'examen doit adresser une notification au demandeur, si elle envisage de rejeter une requête en modification.

3.3 Remboursement

Le remboursement de la taxe de recours est accordé pour des motifs d'équité, compte tenu des vices substantiels de procédure et du bien-fondé du recours.

4. Autres questions

4.1 Effets de l'accord visé à la règle 51(4) CBE

Dans la notification en date du 2 avril 1991, il est fait référence à une copie des directives, C-VI-4.10, jointe à la notification, où il est donné une interprétation erronée quant au caractère contraignant de l'accord visé à la règle 51(4) CBE. Ce paragraphe renvoie lui-même à la partie C, chapitre VI, point 15.1 des directives qui expose, entre autres, la procédure qu'il convient de suivre en cas de requête en modification. Il n'est mentionné nulle part dans cette partie des directives qu'après avoir donné son accord, le demandeur ne peut introduire, en temps utile, une requête en modification. Comme il a déjà été constaté au point 2, ni la Convention ni son règlement d'exécution n'attachent de tels effets à l'accord.

La Chambre souhaite profiter de l'occasion qui lui est offerte pour observer qu'il semble nécessaire d'apporter des modifications à caractère limitatif aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, afin que la division d'examen prenne dûment en considération toutes les requêtes introduites dans le délai fixé dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE avant d'appliquer la règle 51(6) CBE.

Les actes préparatoires préjudiciable au recours ne peuvent être accomplis avant l'expiration du délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (c'est-à- dire entre quatre et six mois selon le cas). Ce n'est qu'après s'être assuré, à l'expiration de ce délai, que l'accord a été donné de manière irrévocable, comme l'exige la règle 51(6) CBE, que la division d'examen peut délivrer le brevet européen.

4.2 Pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE

Selon la règle 86(3) CBE, c'est à l'instance concernée qu'il appartient de décider s'il y a lieu de prendre en considération des modifications proposées par le requérant. La question de la nouveauté qui a été soulevée étant une question de fond, c'est la division d'examen qui devrait exercer le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE (cf. T 63/86, JO OEB 1988, 224).

4.3 Autres requêtes

Compte tenu de la suite donnée au recours, la chambre ne prend aucune des autres requêtes en considération, qui concernaient le bien-fondé de la requête du 9 août 1991, la portée de l'obligation de la division d'examen de tenir compte des requêtes relatives à des modifications introduites tardivement, la justification de la reprise de la procédure en raison de circonstances particulières ou la requête en procédure orale.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision du 19 août 1991 portant délivrance du brevet européen n° 0 174 366 est annulée.

2. Une note indiquant qu'il ne faut pas tenir compte de la publication en date du 25 septembre 1991 de la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 174 366 et que la décision en date du 19 août 1991 portant délivrance du même brevet est annulée, sera publiée au Bulletin européen des brevets.

3. La demande de brevet n° 85 901 706.3 est renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle l'étudie à nouveau.

4. La taxe de recours est remboursée.