T 1351/06 () of 10.6.2008

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen nº 02 745 508 (numéro de publication internationale WO 02/102074) a la date de dépôt du 10 juin 2002.

II. Le 30 Novembre 2005, la division d'examen de l'OEB a émis une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 (qui n'a pas été précédée d'une notification en vertu de l'article 96(2) CBE 1973), informant le demandeur qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen sur la base du jeu de revendications 1 à 10 de la seule requête du demandeur et l'invitant, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

III. Dans sa lettre de réponse (reçue le 3 avril 2006) à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973, le demandeur a déposé à titre de requête principale un jeu de revendications 1 à 14 modifiées et une description adaptée et, à titre de requête subsidiaire, il a approuvé le texte proposé par la division d'examen pour la délivrance d'un brevet "au cas où la division d'examen déciderait de rejeter la présente requête principale en exposant ses motivations".

Les traductions en allemand et en anglais des revendications selon les requêtes principale et subsidiaire ont été jointes à la lettre. Enfin, les taxes de délivrance et d'impression ont été acquittées pour la requête principale ou, au cas où celle-ci serait refusée, pour la requête subsidiaire.

IV. Le 28 avril 2006, l'agent des formalités de la division d'examen a envoyé au demandeur une brève notification (OEB Form 2911 05.02) comportant la phrase suivante : "La requête auxiliaire est approuvée et votre requête principale est refusée par la division d'examen".

V. Par un courrier daté 11 mai 2006, la division d'examen a rendu une décision relative à la délivrance d'un brevet européen (nº 1 421 789) en application de l'article 97(2) CBE 1973 (OEB Form 2006A 07.02) sur la base de la requête subsidiaire du demandeur.

VI. Par lettre datée du 2 juin 2006, répondant à la notification du 28 avril 2006, le demandeur a fait part de sa surprise que la division d'examen ait refusé sa requête principale sans exposer ses motivations. Il a également requis une décision motivée sur le rejet de cette requête afin de pouvoir former un recours.

VII. La mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen de brevets nº 06/23 du 7 juin 2006.

VIII. Le 13 juin 2006, lors d'un entretien téléphonique avec le demandeur, le premier examinateur a expliqué pour la première fois pourquoi la requête principale n'avait pas été acceptée. Comme motifs il a indiqué que les substitutions proposées par cette requête étendaient l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée et allaient par conséquent à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE 1973. Des observations à la suite de cet entretien téléphonique ont été également transmises au demandeur par le biais d'une brève notification datée du 21 juin 2006.

IX. Le certificat de brevet européen a été expédié le 21 juin 2006.

X. Le 10 juillet 2006, le demandeur (le requérant) a formé un recours contre la décision en date du 11 mai 2006 de délivrer le brevet européen nº 1 421 789 et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 août 2006.

XI. Par notification établie en date du 21 septembre 2006, l'OEB a informé les offices nationaux de tous les États contractants désignés qu'un recours avait été formé contre la délivrance d'un brevet et que la mention de la délivrance d'un brevet européen publiée au Bulletin européen des brevets nº 06/23 du 7 juin 2006 serait rectifiée dans le Bulletin européen des brevets nº 06/39 du 27 septembre 2006.

XII. Le requérant demande :

a) que le recours soit déclaré recevable le plus rapidement possible avant toute décision quant au fond,

b) que la décision de délivrance du brevet soit annulée et que la demande soit renvoyée à la division d'examen afin que la procédure d'examen puisse reprendre sur la base de la requête principale éventuellement modifiée pour tenir compte des remarques pertinentes de la division d'examen et

c) que la taxe de recours soit remboursée.

XIII. A l'appui de ses requêtes, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants.

Recevabilité du recours

Le recours est dirigé contre la décision délivrant un brevet européen sur la base d'une requête subsidiaire, cette décision constituant ainsi un rejet implicite de la requête principale du demandeur.

Au cas où la division d'examen ne serait pas d'avis qu'une révision préjudicielle s'impose, il est demandé à la chambre de recours de se prononcer le plus rapidement possible sur la recevabilité du recours. Cette demande est formulée parce que le requérant ne peut préjuger de la recevabilité de son recours avant qu'une décision à ce sujet n'ait été prise. Si le recours était déclaré irrecevable alors l'effet suspensif du recours n'aurait pas lieu. Pour ne pas perdre le bénéfice de son brevet le requérant doit alors déposer des traductions de la demande accordée dans les pays désignés avant le 7 septembre 2006. Si une décision sur la recevabilité est prise et est positive, l'effet suspensif se produit. Le requérant peut alors différer la remise des traductions jusqu'à ce qu'une décision quant au fond ait été prise.

Vices de procédure

Le but du recours est de restaurer le droit du demandeur à obtenir une décision sur laquelle il a pu prendre position conformément à l'article 113(1) CBE 1973, c'est-à-dire le ramenant à la situation existante avant la décision de délivrance. Le requérant a clairement marqué sa volonté que la requête auxiliaire ne serve de base à la délivrance du brevet qu'après qu'une décision motivée ait été prise sur le rejet éventuel de sa requête principale. La notification conformément à la règle 51(4) CBE 1973 a été la première notification reçue par le requérant dans le cadre de l'examen de la demande. Il résulte de l'article 123(1) CBE 1973 ensemble avec la règle 86(3) CBE 1973, que le demandeur peut de sa propre initiative modifier la description, les revendications et les dessins. Le requérant a fait usage de ce droit fondamental, conformément à la CBE. Il résulte de l'article 113(1) CBE 1973 que les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Le requérant n'a, à aucun moment avant que la décision de délivrance sur la base de la requête auxiliaire n'ait été prise, reçu une motivation du rejet de sa requête principale. De ce fait, il n'a pu prendre position sur les raisons du refus et n'a eu aucune occasion de modifier éventuellement sa requête principale pour tenir compte de remarques éventuellement pertinentes de la division d'examen. La décision de délivrer le brevet a donc été prise en contrevenant aux dispositions de l'article 113(1) CBE 1973.

Remboursement de la taxe de recours

L'absence de motivation du rejet de la requête principale constitue un vice substantiel de procédure, justifiant au nom de l'équité le remboursement de la taxe de recours sur la base de la règle 67 CBE 1973.

Motifs de la décision

1. La présente décision est prise après l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen, appelé "CBE 2000", intervenue le 13 décembre 2007. Étant donné que la demande était pendante à cette date, la chambre applique les dispositions transitoires adoptées conformément à l'Acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000 et aux décisions du Conseil d'administration du 28 juin 2001 (édition spéciale nº 1, JO OEB 2007, 197) et du 7 décembre 2006 (édition spéciale nº 1, JO OEB 2007, 89). Les articles et les règles de la CBE révisée et de la CBE en vigueur jusqu'à cette date sont cités conformément au Mode de citation indiqué à la page 5 de la 13**(éme) édition de la Convention sur le brevet européen.

2. Recevabilité

Conformément à l'article 106(1) CBE 1973, les décisions de la division d'examen, entre autres, sont susceptibles de recours. Dans le cas présent, la décision de délivrance de la division d'examen est une décision, au sens où l'entend cette disposition, parce qu'elle met fin à la procédure à l'égard du demandeur.

Selon l'article 107 CBE 1973, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Le requérant a formé un recours contre la décision de délivrance en alléguant que la décision n'est pas fondée sur des motifs au sujet desquels il a pu prendre position (article 113(1) CBE 1973) et ne correspond pas, en violation du droit, à ce qu'il a demandé (cf. article 113(2) CBE 1973). Une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut ne pas faire droit aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE 1973, si celui-ci n'est pas d'accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet (cf. par exemple J 12/83, JO OEB 1985, 6, T 1/92, JO OEB 1993, 685 et T 1395/05, non publiée au JO OEB).

Après avoir reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973, le requérant a déposé des modifications à titre de requête principale, a produit les traductions des revendications modifiées et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression dans le délai prévu, conformément à la règle 51(5) CBE 1973. Il a approuvé le texte proposé pour la délivrance d'un brevet par la division d'examen, mais seulement à titre de requête subsidiaire (voir point III ci-dessus). Cela signifie que le requérant n'a pas approuvé sans réserve le texte notifié conformément à la règle 51(4) CBE 1973 sur la base de son unique requête d'alors, mais qu'au contraire il a introduit une nouvelle requête de rang supérieur dans l'ordre de ses préférences. Il est conforme à la pratique de l'OEB que le demandeur puisse au stade de la procédure d'examen présenter une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires en vue d'apporter des modifications au texte de sa demande (cf. T 79/89, JO OEB 1992, 283, T 169/96, non publiée au JO OEB, T 1105/96, JO OEB 1998, 249 et renseignement juridique 15/05 (rév. 2), JO OEB 2005, 357). La chambre ne voit pas de raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas le faire également en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973, notamment dans le cas, comme en l'espèce, où cette notification n'a pas été précédée d'une notification en vertu de l'article 96(2) CBE 1973 et constitue donc une "première notification" au sens de la règle 86(3) CBE 1973.

Une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires de rang supérieur (cf. T 153/85, JO OEB 1988, 1, T 79/89 (supra), T 169/96 (supra) et T 1105/96 (supra)). En vertu de l'article 113(2) CBE 1973, l'OEB est tenu aux requêtes du demandeur. Lorsqu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires ont été déposées en sus de la requête principale, la division d'examen est tenue d'examiner ces requêtes dans l'ordre de préférence dans lequel elles ont été présentées. Avant de pouvoir statuer sur une requête subsidiaire, la division doit examiner la requête principale et toutes les requêtes subsidiaires qui précèdent et statuer à leur sujet (cf. T 484/88, non publiée au JO OEB, T 169/96 (supra) et T 1105/96 (supra)). Dans la présente affaire, la requête principale n'a pas été retirée et est donc demeurée en instance. Il résulte de ce qui précède que, en l'espèce, la décision de délivrer le brevet sur la base de la requête subsidiaire était contraire à l'article 113(2) CBE 1973. Il n'a donc pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE 1973.

Le recours a été formé, la taxe de recours payée et le mémoire exposant les motifs déposé en temps voulu, conformément à l'article 108 CBE 1973 et la règle 64 CBE 1973.

Pour ces raisons, un recours recevable a été formé au regard des dispositions de la CBE 1973. La recevabilité n'est remise en cause ni par l'entrée en vigueur ultérieure le 13 décembre 2007 du texte révisé de la Convention sur le brevet européen, ni par la décision du Conseil d'Administration en vertu de l'article 7, paragraphe 2 de l'Acte de révision de la Convention. En effet, les articles 106 et 108 CBE et la règle 99(1) CBE applicables aux demandes de brevet européen pendantes (voir Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, supra) ne contiennent pas de dispositions modifiées ou supplémentaires remettant en question la recevabilité du recours dans le cas présent. Par conséquent, le recours est recevable.

3. Vices de procédure

3.1 Dans la présente affaire, le requérant a soutenu que la division d'examen avait commis des vices de procédure parce qu'elle n'était pas en droit de délivrer le brevet européen avant de prendre une décision motivée sur le rejet éventuel de sa requête principale. Étant donné que la décision de délivrer le brevet a été prise avant l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen, il convient donc d'établir si la division d'examen a commis des vices de procédure au regard des dispositions de la CBE 1973.

3.2 Articles 97(2)a) et 113(2) CBE 1973

L'article 97(2)a) CBE 1973 dispose que la division d'examen doit établir si le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel le brevet va être délivré, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. La raison pour laquelle il a été prévu que l'existence de l'accord du demandeur doit être établie sans doute possible, dans le cadre d'une procédure adéquate, réside en ce que cet accord constitue une condition préalable à la délivrance du brevet, comme il s'ensuit des dispositions des articles 97(2) et 113(2) CBE 1973 (cf. par exemple T 1181/04, JO OEB 2005, 312, point 3.1 des motifs). Un brevet ne peut être délivré sans l'accord clair du demandeur (cf. par exemple T 1181/04 (supra)). Ainsi que la chambre l'a déjà relevé (cf. point 2 supra), le requérant avait le droit de présenter une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale, y compris dans sa réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973.

Dans la présente affaire, la requête principale n'a pas été retirée et est donc demeurée en instance. Par conséquent, la décision de délivrer le brevet sur la base de la requête subsidiaire était contraire à l'article 113(2) CBE 1973. L'article 113(2) CBE 1973 est un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle, que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure (cf. T 647/93, JO OEB 1995, 132). Pour les raisons qui précèdent, la décision relative à la délivrance du brevet résulte d'un vice de procédure et doit être annulée.

3.3 Article 113(1) et règle 51 CBE 1973

3.3.1 La règle 51(5) CBE 1973 dispose que si le demandeur requiert des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE 1973, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié dès lors qu'il produit une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure et acquitte les taxes de délivrance et d'impression. Les traductions requises des revendications modifiées ayant été produites en temps utile et les taxes de délivrance et d'impression ayant été acquittées dans les délais, les conditions prévues à la règle 51(5) CBE 1973 étaient remplies. Par conséquent la demande ne pouvait pas être réputée retirée conformément à la règle 51(8) CBE 1973.

Par ailleurs, la règle 51(6) CBE 1973 exige que si la division d'examen n'approuve pas une modification demandée conformément à la règle 51(5) CBE 1973, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires, ainsi que, si les revendications sont à nouveau modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées. Cette procédure préserve le droit général du demandeur de prendre position conformément à l'article 113(1) CBE 1973.

Il n'y aucune raison de s'écarter de la procédure exposée ci-dessus si des modifications sont déposées à titre de requête principale et l'accord sur le texte, que la division d'examen a proposé pour la délivrance, est donné seulement à titre subsidiaire. Dans les décisions T 1181/04 (supra) et T 1255/04, JO OEB 2005, 424) il a été relevé que, dans le cas où le demandeur a produit une requête principale ainsi qu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires et où la division d'examen a l'intention de faire uniquement droit à l'une des requêtes subsidiaires, la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973, précisant la requête admissible sur la base de laquelle la division d'examen est disposée à délivrer un brevet, doit être accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédentes par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur qu'il a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence. Ces principes doivent être aussi applicables quand une requête principale ainsi qu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires sont produites pour la première fois dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE 1973, si l'on veut préserver le droit du demandeur de contester par voie de recours le rejet des requêtes qui précèdent par ordre de préférence.

Étant donné que le requérant avait en l'espèce demandé des modifications à titre de requête principale et qu'il avait satisfait à toutes les exigences de la règle 51(5) CBE 1973, la division d'examen était tenue de lui préciser les motifs pour lesquelles cette requête précédente par ordre de préférence était rejetée et de lui octroyer la possibilité de présenter ses observations avant de prendre une décision, conformément à la règle 51(6) CBE 1973. Elle aurait dû aussi mentionner l'admissibilité de la requête subsidiaire et expressément la possibilité de maintenir la requête principale rejetée, rappelant ainsi au demandeur qu'il a la possibilité de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant cette requête.

Une telle notification n'a pas été émise dans le cas présent. Ni la brève notification en date du 28 avril 2006 envoyée par l'agent des formalités de la division d'examen, ni l'entretien téléphonique en date du 13 juin 2006 avec le premier examinateur de la division d'examen ne peuvent remplacer une notification au titre de la règle 51(6) CBE 1973. Par ailleurs, dans le cas présent, l'entretien téléphonique a eu lieu après la décision relative à la délivrance du brevet. Or, la division d'examen n'a pas envoyé de notification établie conformément à la règle 51(6) CBE 1973, de sorte qu'elle a commis un vice substantiel de procédure.

3.4 La chambre considère néanmoins qu'il convient, étant donné les circonstances du cas présent, de faire référence aux "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets" (version de juin 2005), partie C, Chapitre VI. Il y est noté que, si la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'article 96(2) CBE 1973, elle constitue une "première notification" au sens de la règle 86(3) CBE 1973, ce qui signifie que le demandeur peut de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Dans ce cas, la procédure visée à la règle 51(6) CBE 1973 ne devrait pas normalement être appliquée et le dépôt de modifications non admissibles entraîne normalement la reprise de la procédure d'examen (cf. Directives C-VI, point 15.4, deuxième et dernier paragraphes).

Il est vrai que les Directives doivent être considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants et non des règles de droit, de sorte que le non-respect d'une procédure décrite dans ces Directives ne constitue pas un vice substantiel de procédure (cf. par exemple T 42/84, JO OEB 1988, 251 et T 647/93 (supra)). Néanmoins il est normalement souhaitable que la division d'examen agisse conformément aux Directives (cf. T 647/93 (supra)). En l'espèce, cela aurait été particulièrement souhaitable car les vices substantiels de procédure, constatés aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus, auraient pu être évités si la division d'examen ne s'était pas écartée de la pratique exposée dans les Directives.

4. Remboursement de la taxe de recours et renvoi à la première instance

La chambre estime que compte tenu des vices substantiels de procédure (cf. points 3.2 et 3.3 ci-dessus) le remboursement de la taxe de recours est équitable, conformément à la règle 67 CBE 1973, et le renvoi de l'affaire à la première instance pour suite à donner est justifié en vertu de l'article 11 RPCR (JO OEB 2007, 536).

5. Autres questions

Le requérant a demandé à la chambre de se prononcer le plus rapidement possible sur la recevabilité du présent recours parce qu'il avait l'obligation de déposer des traductions de la demande accordée dans les pays désignés si le présent recours n'avait pas d'effet suspensif.

Le 10 juillet 2006, le requérant a formé le recours et acquitté la taxe de recours. A partir de cette date, il existait donc un recours qui devait faire l'objet d'une décision d'une chambre de recours, ne fût-ce que pour le déclarer irrecevable.

Le recours a un effet suspensif, conformément à l'article 106(1) CBE 1973. Bien qu'il ne modifie pas la date d'une décision attaquée, l'effet suspensif du recours empêche cette décision d'avoir des effets juridiques. Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets (à condition qu'elle soit maintenue) qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours rend sa décision. Compte tenu de ce qui précède, l'OEB doit empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée au Bulletin européen des brevets (cf. T 1/92 (supra)).

Le recours présent a été formé après la publication de la mention de la délivrance du brevet publiée au Bulletin européen des brevets. En conséquence, l'OEB ne pouvait pas empêcher cette publication. Pour cette raison l'OEB a informé les offices nationaux des tous les États contractants désignés, par notification établie en date du 21 septembre 2006, qu'un recours avait été formé contre la délivrance de brevet et que la mention de la délivrance d'un brevet européen publiée au bulletin européen des brevets nº 06/23 du 7 juin 2006 serait donc rectifiée au bulletin européen des brevets nº 06/39 du 27 septembre 2006.

Compte tenu de cet état de fait, les motifs invoqués par le requérant pour que la chambre se prononce le plus rapidement possible sur la recevabilité du présent recours avant toute décision quant au fond ont perdu leur raison d'être depuis la date de notification susmentionnée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.

3. La taxe de recours est remboursée.