T 0001/92 (Einverständnis - Nichteinverständnis) of 27.4.1992

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung vom 19. August 1991, auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 8500367 (europäische Anmeldung Nr. 85 901 706.3) das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 25. September 1991 im Europäischen Patentblatt Nr. 91/39 veröffentlicht.

II. Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Am 14. November 1990 forderte die Prüfungsabteilung des EPA die Beschwerdeführerin in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf, ihr Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung innerhalb von vier Monaten nach der Mitteilung zu erklären (EPA Form 2004, zusammen mit dem Formblatt EPA Form 2056 als Anlage). Am 14. März 1991 ging beim EPA ein Schreiben der Beschwerdeführerin ein, in dem diese ihr Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärte. Dieser Eingang wurde in einer Mitteilung vom 27. März 1991 nach Regel 51 (6) EPÜ (Formblatt EPA Form 2005) bestätigt; mit gleicher Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten die vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten und die Übersetzungen der Patentansprüche einzureichen. Ihr wurde außerdem mitgeteilt, daß bei verspäteter Zahlung oder verspäteter Einreichung die europäische Patentanmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten würde.

Am 20. März 1991, innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist und vor der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, beantragte die Beschwerdeführerin per Telekopie, ihr Einverständnis vom 14. März 1991 unberücksichtigt zu lassen "if that letter has not been received" (wenn dieses Schreiben nicht eingegangen ist), und die Frist für die Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern. In einer Kurzmitteilung (EPA Form 2937) unterrichtete der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin am 2. April 1991 unter Verweis auf Teil C-VI, Nr. 4.10 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt darüber, daß nach Erklärung des Einverständnisses Änderungen nicht mehr möglich seien.

Auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vom 27. März 1991 reichte die Beschwerdeführerin am 3. Juli 1991 die erforderlichen Übersetzungen der Patentansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr.

Am 9. August 1991 reichte die Beschwerdeführerin beim EPA ein Schreiben ein, in dem sie von in bezug auf die Neuheit aufgetretenen Problemen berichtete, und beantragte, daß der Prüfer "make a motion to resume the proceedings" (das Verfahren wieder aufnehme), damit die Beschwerdeführerin die Patentansprüche ändern könne.

Am 19. August 1991 erließ der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ (EPA Form 2006). Die Urkunde über das europäische Patent wurde am 19. Dezember 1991 zugestellt.

Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 30. August 1991 ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 11. September 1991 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß

a) die Erteilungsentscheidung aufgehoben werde,

b) das Patent nicht erteilt und der Hinweis auf die Erteilung nicht zum vorgesehenen Datum veröffentlicht werde,

c) die Anmeldung zwecks Prüfung der mit Schreiben vom 9. August 1991 eingereichten Eingaben an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werde,

d) die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werde und

e) eine mündliche Verhandlung stattfinde, bevor eine auf anderes als die Stattgabe der genannten Anträge lautende Entscheidung ergeht.

IV. Zur Stützung ihrer Anträge brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Die grundsätzliche Frage laute, ob es angebracht war, daß das EPA am 19. August 1991 den Erteilungsbeschluß erließ, obwohl am 9. August ein begründeter Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht worden war. Das wiederum werfe die Frage des Zeitpunkts auf, zu dem ein Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht werden muß, wenn er von der Prüfungsabteilung noch berücksichtigt werden soll.

Verpflichtung zur Berücksichtigung von Anträgen

Das auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin erklärte Einverständnis sei bindend; eine Ausnahme werde gemäß den Richtlinien nur dann gemacht, wenn der Prüfungsabteilung ein neuer Sachverhalt bekannt wird, der ihr Veranlassung gibt, das Verfahren von Amts wegen wieder aufzunehmen, weil dieser Sachverhalt die Patentierbarkeit eines beanspruchten Gegenstandes ausschließt. Die Beschwerdeführerin habe sich in eben dieser Ausnahmesituation befunden. Zwar erkenne sie durchaus an, daß die Prüfungsabteilung hier über einen Ermessensspielraum verfüge, sie sei aber der Auffassung, daß sie Anspruch auf Prüfung ihres Antrags gehabt habe, sofern dieser rechtzeitig eingereicht worden sei. Im vorliegenden Fall gehe es darum, daß die Prüfungsabteilung nicht die Gelegenheit bekommen habe, ihr Ermessen auszuüben.

Fristenlage bei einem Antrag auf Wiederaufnahme

Zur Frage der Frist für die Einreichung eines Antrags auf Wiederaufnahme brachte die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10 (siehe Nr. III) vor, daß die Prüfungsabteilung bis zur Absendung des Erteilungsbeschlusses tätig werden kann. In Teil C-VI, Nr. 15.1.5 werde ebenfalls auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme "vor Erlaß des Erteilungsbeschlusses" hingewiesen, und nach Nr. 15.5 werde der Erteilungsbeschluß nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt. Die Richtlinien enthielten keinen Hinweis auf einen früheren kritischen Zeitpunkt, ab dem die Prüfungsabteilung einen solchen Antrag nicht mehr prüfen könne.

Es könne eine Parallele zu Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ gezogen werden (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2, ABl. EPA 1989, 43), die bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen, aber nicht mehr nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses möglich seien. Damit sei diese Möglichkeit implizit bis zum Erlaß des Erteilungsbeschlusses gegeben.

Wäre eine andere Praxis beabsichtigt gewesen, hätte diese deutlich bekannt gemacht werden müssen (vgl. Mitteilung des Präsidenten des EPA in ABl. EPA 1978, 312, in der dargelegt wird, wie der genaue Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen zu ermitteln ist).

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme sei nur vier Tage nach Absendung der Dokumente für die Veröffentlichung eingereicht worden; den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 15.5a lasse sich entnehmen, daß man sich bemühen werde, die Veröffentlichung einer Anmeldung auch dann noch zu verhindern, wenn die Zurücknahme erst nach Abschluß der technischen Vorbereitungen eingehe. Im vorliegenden Fall habe das EPA nicht in Einklang mit der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74) gehandelt; dieser Entscheidung zufolge müßten sich die Beteiligten nämlich darauf verlassen können, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet würden.

Sonstige mögliche Rechtsbehelfe

In der nachfolgenden Diskussion mit verschiedenen Abteilungen des EPA sei die Möglichkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent angesprochen worden. Ein solches Verfahren würde aber zusätzliche Kosten bedeuten, zu denen die im Rahmen der nationalen Vorschriften der benannten Staaten anfallenden Kosten noch hinzukämen. Außerdem bestünde für Dritte geraume Zeit Rechtsunsicherheit. Dem Interesse der Öffentlichkeit sei nicht gedient, würde das EPA wissentlich Patente erteilen, deren Rechtsgültigkeit ernsthaft in Frage gestellt sei.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

Die Fristen des Artikels 108 EPÜ für die Einlegung der Beschwerde und die Beschwerdebegründung sowie für die Entrichtung der Beschwerdegebühr wurden gewahrt.

Für die Zwecke des Artikels 107 EPÜ ist zunächst festzustellen, ob die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschluß beschwert ist; erst dann kann über die Zulässigkeit der Beschwerde befunden werden.

Nach Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Da die Anträge der Beschwerdeführerin, ihr Einverständnis unberücksichtigt zu lassen und die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern, innerhalb der in der Mitteilung genannten Frist von vier Monaten eingereicht wurden, hatte sie, sofern die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmt, nach Regel 51 (5) EPÜ Anspruch darauf, nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme einzureichen. Dies bedeutet, daß der Beschwerdeführerin auf jeden Fall ein Bescheid über ihre Anträge zustand. Außerdem hatte sie gemäß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ in jedem Fall Anspruch auf die beantragte Fristverlängerung.

Mit dem rechtzeitig eingereichten Antrag vom 20. März 1991, das Einverständnis unberücksichtigt zu lassen, war dem EPA die laut Regel 51 (6) EPÜ zu treffende Feststellung, daß das Einverständnis eindeutig aufrechterhalten wird, unmöglich gemacht. Weil der nachfolgende Erteilungsbeschluß somit - entgegen der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. u. a. J 12/85, ABl. EPA 1986, 155) - nicht dem entsprach, was eindeutig beantragt war, ist die Beschwerdeführerin im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

2. Begründetheit

Artikel 113 (2) EPÜ sieht vor, daß sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine Beschränkung verwiesen, die es so im Übereinkommen nicht gibt und wonach Änderungen nach einer Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr möglich seien. Träfe dies zu, dann gäbe es nur eine mögliche Auslegung dieser Regel, nämlich daß ein einmal erklärtes Einverständnis unwiderruflich ist. Eine solche Auslegung stünde in Einklang mit den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10, wo es heißt, daß ein Einverständnis bindend ist.

Dem Einverständnis wird aber weder in der Regel 51 EPÜ noch in irgendeiner anderen Bestimmung des Übereinkommens eine solche ausschließende Wirkung beigemessen. Da die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien, sondern nur an das Übereinkommen und seine Ausführungsordnung gebunden sind, sind hinsichtlich der Wirkung einer Einverständniserklärung folgende Überlegungen anzustellen.

Wie bereits unter Nummer 1 dargelegt, hat der Anmelder gemäß Regel 51 (5) EPÜ nach Einreichung eines Änderungsantrags ausdrücklich Anspruch auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Daher kann erst nach Ablauf dieser Frist eine endgültige Entscheidung getroffen werden, und dann auch nur, wenn das Einverständnis zweifelsfrei feststeht.

Nach Regel 51 (6) EPÜ muß das Amt (zweifelsfrei) feststellen, daß der Anmelder mit der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, einverstanden ist, bevor es das Verfahren fortsetzt. Nur wenn allein das Einverständnis bei Ablauf der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist aktenkundig wäre, träfe die in der oben genannten Mitteilung enthaltene Auslegung zu.

In den travaux préparatoires zur Änderung der Regel 51 EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1987 (CA/26/87 - XXVI) wird eine solche ausschließende Wirkung der Einverständniserklärung ebenfalls nicht erwähnt. Wichtigstes Ziel war, das Verfahren zur Einverständniserklärung von den anschließend zu erfüllenden Formerfordernissen (Erteilungsgebühr usw.) zu trennen, um - je nach Reaktion der Anmelder auf die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung - deren Rechte zu wahren. Grund dafür war die Entscheidung J 22/86 (ABl. EPA 1987, 280), in der von der früheren Praxis der Abhilfe der Beschwerde abgewichen wurde.

Die Änderungen von 1987 ändern nichts am Verfahrensgrundsatz, wonach der innerhalb einer vorgegebenen Frist zuletzt eingereichte Antrag, mit dem frühere Anträge zurückgenommen werden, als derjenige zu gelten hat, der die Position der betreffenden Beteiligten wirksam ausdrückt.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß ein auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erklärtes Einverständnis nicht absolut bindend ist und ein Erteilungsbeschluß daher nicht erlassen werden darf, wenn nach Ablauf der in der Mitteilung genannten Frist nicht eindeutig festzustellen ist, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung immer noch einverstanden ist.

Der Konditionalsatz im Antrag vom 20. März, mit dem zum Ausdruck gebracht wurde, daß das Einverständnis unberücksichtigt bleiben solle "if that letter has not been received" (wenn das Schreiben nicht eingegangen ist), könnte so ausgelegt werden,als bliebe es bei der Einverständniserklärung, sofern sie bereits beim EPA eingegangen ist. Wie vorstehend bereits bemerkt, kommt es aber entscheidend darauf an, daß das Einverständnis mit der Fassung, die dem Erteilungsbeschluß des EPA zugrunde lag, innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ nicht zweifelsfrei gegeben war.

Die in Artikel 113 EPÜ geforderte unerläßliche Grundlage für eine Entscheidung war damit nicht gegeben.

Außerdem hätte dem Antrag auf eine Verlängerung der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ in jedem Fall stattgegeben werden müssen.

Der Erteilungsbeschluß ist daher aufzuheben.

3. Verfahrensmängel

3.1 Veröffentlichung ungeachtet der Beschwerdeeinlegung

Die Beschwerde wurde am 30. August 1991 eingereicht und die Beschwerdegebühr am 5. September 1991 als eingegangen verbucht. Ab diesem Datum war also eine Beschwerde anhängig, die eine Entscheidung der Beschwerdekammer erforderte, auch wenn diese lediglich auf Unzulässigkeit lauten sollte.

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art. 106 (1) EPÜ). Diese ändert zwar nichts am Datum der angefochtenen Entscheidung, hindert aber den Eintritt der Rechtskraft. Außerdem bedeutet dies, daß die angefochtene Entscheidung (sofern sie bestätigt wird) frühestens zum Datum der Entscheidung der Beschwerdekammer rechtswirksam wird.

Dies hätte das EPA dazu veranlassen sollen, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung aufzuhalten (vgl. die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil E-XI, Nr. 1, wonach eine Veröffentlichung unterbleibt, wenn eine Beschwerde eingereicht worden ist). Die Gründe, die laut Beschwerdeführerin dafür genannt wurden - die Vorbereitungen seien bereits getroffen und die Unterlagen schon am 5. August 1991 abgesandt worden - sind von zweitrangiger Bedeutung. Solche praktischen Erwägungen dürfen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht vorgehen - selbst dann nicht, wenn die Beschwerde später für unzulässig erklärt werden sollte.

Die Mißachtung dieses Grundsatzes durch die Prüfungsabteilung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der weitreichende Folgen hat.

Vor allem anderen ist zu bedenken, daß die Einspruchsfrist ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt läuft. Da mit der Beschwerde sich das Datum einer angefochtenen Entscheidung nicht ändert, sondern nur deren Wirksamkeit gehemmt wird, dürfen nach Einreichung einer Beschwerde selbstverständlich keine Maßnahmen mehr getroffen werden, insbesondere nicht solche, die die Beschwerde zu einem untauglichen Instrument machen könnten.

Zweitens könnte die Öffentlichkeit im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit amtlicher Veröffentlichungen Einsprüche einreichen. Dies würde mit unnötigen Kosten verbundene unnötige Einsprüche bedeuten, wenn sich die Fassung später als ungültig herausstellen sollte. Daraus könnten sich bedeutende finanzielle Verluste ergeben, Verluste, die sich nicht unbedingt wieder ausgleichen ließen. Zudem könnte sich die Patentinhaberin veranlaßt sehen, gegen das Patent Einspruch einzulegen.

Um solchen Weiterungen nach Möglichkeit vorzubeugen, beschloß die Kammer, die Beschwerde vorrangig zu prüfen.

Die Wirkungen der Veröffentlichung und damit auch der Beginn der Einspruchsfrist sind durch eine Berichtigung im Europäischen Patentblatt außer Kraft zu setzen (vgl. J 14/87, ABl. EPA 1988, 295).

3.2 Antrag vom 9. August auf Wiederaufnahme des Verfahrens Die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf ihren Antrag vom 9 August 1991 keinerlei Bescheid der Prüfungsabteilung erhalten hat, stellt nach Artikel 113 (1) EPÜ einen weiteren Verfahrensmangel dar. Hier geht es um eine andere als die bereits unter Nummer 2 behandelte materiellrechtliche Frage, die sich auf Artikel 113 (2) bezog. In den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.11 wird nämlich unter Verweis auf Artikel 113 (1) EPÜ deutlich erklärt, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder einen Bescheid senden muß, wenn sie beabsichtigt, den Änderungsantrag zurückzuweisen.

3.3 Rückzahlung

Angesichts der wesentlichen Verfahrensmängel und der Begründetheit der Beschwerde ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt.

4. Weitere Fragen

4.1 Die Wirkung einer Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine beigefügte Kopie der Richtlinien hingewiesen, die in Teil C-VI, Nr. 4.10 eine in bezug auf die Bindungswirkung einer Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ unzutreffende Auslegung enthalten. Dort wird wiederum auf Teil C-VI, Nr. 15.1 der Richtlinien verwiesen, wo u. a. das korrekte Verfahren bei Änderungsanträgen beschrieben wird. In diesem Teil der Richtlinien findet sich keinerlei Aussage darüber, daß mit der Erklärung des Einverständnisses spätere, fristgerecht eingereichte Änderungsanträge ausgeschlossen würden. Wie bereits unter Nummer 2 bemerkt, ist eine solche Wirkung weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung vorgesehen.

Die Kammer möchte bei dieser Gelegenheit anmerken, daß Teil C-VI, 4.10 der Richtlinien doch wohl dahingehend geändert werden sollte, daß alle Anträge, die innerhalb der in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ festgelegten Frist eingereicht werden, von der Prüfungsabteilung gebührend berücksichtigt werden, bevor das Verfahren nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt wird.

Vorbereitende Maßnahmen, die der Beschwerde abträglich sind, dürfen vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) (d. h. vier bzw. sechs Monate) nicht eingeleitet werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist sicher feststeht, daß das Einverständnis, wie in Regel 51 (6) EPÜ gefordert, unwiderruflich erklärt wurde, kann die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließen.

4.2 Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ

Ob die Änderungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt werden sollten oder nicht, ist nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache. Da es sich bei der angesprochenen Frage der Neuheit um eine wesentliche Frage handelt, sollte die Prüfungsabteilung dieses Ermessen ausüben (vgl. T 63/86, ABl. EPA 1988, 224).

4.3 Verbleibende Anträge

Angesichts des Ergebnisses der Beschwerde werden die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin - betreffend den Sachverhalt laut Antrag vom 9. August 1991, den Umfang der Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Berücksichtigung spät eingereichter Änderungsanträge, die Begründetheit einer Wiederaufnahme des Verfahrens in Anbetracht der besonderen Umstände und die mündliche Verhandlung - von der Kammer nicht geprüft.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung vom 19. August 1991, das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen, wird aufgehoben.

2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzugeben, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 174 366 vom 25. September 1991 unberücksichtigt zu bleiben hat und die Entscheidung vom 19. August 1991 über die Erteilung dieses Patents unwirksam ist.

3. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 901 706.3 wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.