T 0416/86 (Reflexionsphotometer) of 29.10.1987

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der europäischen Patentanmeldung 82 108 380.5 (Veröffentlichungsnummer: 0 075 766).

II. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. (...)

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Ersatz konkreter konstruktiver Merkmale einer Blende durch eine einer Aufgabenstellung entsprechende allgemeine funktionelle Angabe bei der Überführung des Anspruchs 5 in einen unabhängigen Anspruch eine unzulässige Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstelle.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

(...)

V. Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"1. Vorrichtung zur reflexionsphotometrischen Messung des Reflexionsvermögens einer Meßfläche (4), die einen bestimmten, zur Auswertung heranzuziehenden Teil einer Objektfläche, insbesondere eines Testfeldes (6) zur Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile von Körperflüssigkeiten bildet, mit einer Lichtquelle (58) zur Beleuchtung der Meßfläche (4) bevorzugt mit diffusem Licht, einem Photoempfänger (2) zum Empfang des von der Meßfläche (4) reflektierten Lichtes und einer im Strahlengang zwischen Meßfläche (4) und Photoempfänger (2) angeordneten Blende (8), dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (8) eine im wesentlichen in Form einer sich zum Photoempfänger hin verjüngenden Kegelstumpfmantelfläche ausgebildete Blendenfläche (10) aufweist und die Blendenfläche (10) die Symmetrieachse (30) des Strahlengangs über einen Teil (16) von dessen Länge mit einer absorbierenden Oberfläche (11) im wesentlichen symmetrisch umgibt, so daß ein von außerhalb der Meßfläche reflektierter Lichtstrahl weder direkt noch nach einer Reflexion an der Blendenfläche zum Photoempfänger gelangen kann."

VI. Der geltende Patentanspruch 5 gemäß Hauptantrag lautet:

"5. Vorrichtung zur reflexionsphotometrischen Messung des Reflexionsvermögens einer Meßfläche (4), die einen bestimmten, zur Auswertung heranzuziehenden Teil einer Objektfläche, insbesondere eines Testfeldes (6) zur Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile von Körperflüssigkeiten bildet,

- mit einer Lichtquelle und einer Ulbricht'schen Kugel zur diffusen Beleuchtung der Meßfläche (4), wobei die Ulbricht'sche Kugel auf ihrer inneren Oberfläche eine Referenzfläche hat,

- mit einem ersten Photoempfänger (44) zum Empfang des von der Meßfläche reflektierten Lichts und einer im Strahlengang zwischen Meßfläche (4) und Photo empfänger (44) angeordneten ersten Blende (8),

- mit einem zweiten Photoempfänger (46) zum Empfang des von der Referenzfläche reflektierten Lichts, dadurch gekennzeichnet, daß

- die Lichtquelle eine Leuchtdiode (58) ist und

- beide Photoempfänger (44, 46) in der Ulbricht'schen Kugel angeordnet sind, wobei

- der erste Photoempfänger (44) auf die Meßfläche (4) gerichtet ist und die erste Blende (8) zwischen ihm und der Meßfläche (4) so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch voll ständig ausblendet, und

- der zweite Photoempfänger (46) auf die Referenz fläche (62) der Ulbricht'schen Kugel gerichtet ist." Die Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 12 gemäß Hauptantrag sind von Anspruch 1 beziehungsweise von Anspruch 5 abhängig.

VIII. Hinsichtlich des Hauptantrages stützt die Beschwerde führerin nunmehr ihre Auffassung, der Ersatz der Struktur merkmale der Blende (8) durch die in den Anspruch 5 gemäß Hauptantrag aufgenommene Blendenwirkung - wonach "die erste Blende (8) ... so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch vollständig ausblendet" - widerspreche nicht Artikel 123 (2) EPÜ, im wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Die in Anspruch 5 aufgenommene Blendenfunktion sei in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 bis 33, wörtlich offenbart;

c) ... Für die Überprüfung der Offenbarung sei ein Neuheitstest als hinreichend anzusehen. So nehme die im ursprünglichen Anspruch 5 definierte spezielle Blende die Neuheit der im strittigen Anspruch 5 allgemein durch ihre Wirkung definierten Blende vorweg. (...)

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zum Hauptantrag:

2.1. Zulässigkeit der beantragten Änderungen in Anspruch 5

2.1.1. Der unabhängige Anspruch 5 des Hauptantrags ist aus dem ursprünglichen abhängigen Anspruch 5 hervorgegangen, dessen sachlicher Inhalt einmal durch zusätzliche Aufnahme von in der Beschreibung offenbarten konkreten Strukturmerkmalen spezifziert und zum anderen durch den Ersatz der die Blendenstruktur kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 durch eine in der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 - 33 offenbarte Angabe der Blendenwirkung verallgemeinert worden ist. Über ihre Rückbeziehung auf den Anspruch 1 hatte die im ursprünglichen Anspruch 5 beanspruchte Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern Blenden, die folgende vier Strukturmerkmale aufwiesen:

Die Blendenfläche war eine Kegelstumpfmantelfläche (Merkmal 1), welche die Symmetrieachse des Strahlenganges im wesentlichen symmetrisch umgab (Merkmal 2), sich zum Photoempfänger hin verjüngte (Merkmal 3) und eine absorbierende Oberfläche hatte (Merkmal 4). Die gemäß Anspruch 5 des geltenden Hauptantrags beanspruchte Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern hat nunmehr zwischen der Meßfläche und einem ersten Photo empfänger eine Blende, "die so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch vollständig ausschaltet".

2.1.2. Nach Auffassung der Kammer ist ein solcher Ersatz eines offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123(2) EPÜ fallende unzulässige Änderung anzusehen, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldungsgegenstand gebracht werden. Dies zeigt schon, daß der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - b, die Erweiterung eines Anspruchsmerkmals ziehe ausschließlich eine unter Artikel 123 (3) EPÜ fallende Erweiterung des Schutzbereichs nach sich, nicht gefolgt werden kann. Im vorliegenden Fall werden über den Ersatz der genannten speziellen Blendenstruktur durch deren Funktion auch Blenden, die zwar die gleiche Wirkung erzeugen, aber eine von der in Anspruch 1 genannten abweichende Struktur aufweisen, innerhalb einer Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern beansprucht. Aus den vorstehend genannten Gründen wäre ein solcher Ersatz im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nur dann zulässig, wenn für den Fachmann durch den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eine Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern und mit zumindest einer von der in Anspruch 1 genannten, speziellen Blendenstruktur abweichenden Struktur mitumfaßt wäre. Dies ist nicht der Fall.

2.1.3. Der Beschwerdeführerin ist zwar darin zuzustimmen, daß während des Erteilungsverfahrens ein Merkmal unabhängig von dem ihm in den ursprünglichen Unterlagen gegebenen Gewicht wegggelassen werden kann, wenn dadurch keine neue technische Lehre entsteht; vgl. Punkt VIII - c. Doch im vorliegenden Fall bedeutet die Abänderung der Blende mit der in Anspruch 1 definierten Struktur in eine beliebige, lediglich durch die gleiche Wirkung definierte Blende, daß nunmehr auch sämtliche Äquivalente der ursprünglich beanspruchten Blende mit den übrigen Merkmalen der Meßvorrichtung gemäß Anspruch 5 - u. a. mit den zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern - kombinierbar sein sollen. Das Bekanntsein eines Arbeitsmittels (hier: speziell ausgebildete Blende) nimmt aber dessen Äquivalente (hier: anders ausgebildete Blenden mit gleicher Wirkung wie die erstere) nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt sind (vgl. Richtlinien, C-IV, 7.2). Dies hat zur Folge, daß die Äquivalente eines offenbarten Arbeitsmittels als neu und damit als nicht offenbart anzusehen sind, wenn die ursprünglichen Unterlagen hierauf keinen Hinweis enthalten. Dies ist bei der Anwendung des sog. Neuheitstests zur Prüfung der Zulässigkeit einer Verallgemeinerung eines Merkmals einer Erfindung stets zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall ist also festzustellen, ob die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen irgendeinen Hinweis auf die Verwendbarkeit äquivalenter Blendenformen in der Meßvorrichtung gemäß dem ursprünglichen Anspruch 5 enthalten.

2.1.4. Nach eingehender Prüfung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist die Kammer entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - d überzeugt, daß die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dem Fachmann keinerlei Hinweis geben, in der Meßvorrichtung gemäß dem ursprünglichen Anspruch 5 mit zwei Photoempfängern in einer Ulbricht'schen Kugel irgendeine andere - gleichwirkende oder nicht gleichwirkende - Blende als die im Anspruch 1 definierte Blende vorzusehen. Der Hinweis auf andere bekannte Blendenformen in der Beschreibung Seite 4, Zeilen 9 - 16, gibt dem Fachmann losgelöst von der Meßvorrichtung mit der Ulbricht'schen Kugel und den zwei Photoempfängern ausschließlich die Lehre, daß die in Anspruch 1 beschriebene Blende eine gegenüber dem Stand der Technik um den Faktor 10 geringere Restreflexion des unerwünschten Streulichts ermöglicht. Aus dieser Angabe des Vorteils der Erfindung kann der Fachmann keinesfalls schließen, daß in der zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordnete Photoempfänger aufweisenden Meßvorrichtung die zum Stand der Technik gehörenden Blenden mit einer um den Faktor 10 höheren Restreflexion der Störstrahlung verwendbar sind. Vielmehr weist die Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 bis 29, ausdrücklich darauf hin, daß bei den kleinen, handlichen Geräten - so wie sie mit der zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordnete Photoempfänger aufweisenden Meßvorrichtung geschaffen werden sollen - die möglichst vollständige Ausblendung der Störstrahlung wesentlich ist. Die Kammer vermag ferner der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - d nicht zu folgen, daß bei der Beschreibung der Meßvorrichtung mit zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern (Figur 2) auf den Beschreibungsseiten 6 bis 8 und 11 bis 13 die spezielle Blendenstruktur in dieser Meßvorrichtung nicht näher präzisiert wird. Denn einmal sind auf Seite 11 in Zeilen 20, 21 und 26 drei der Strukturmerkmale der Blende, ihre Kegelstumpfform, ihre symmetrische Anordnung zum Strahlengang und ihre absorbierende Oberfläche wörtlich erwähnt. Zum anderen wird der Fachmann auch aufgrund der in einer Patentbeschreibung üblichen Darstellungsweise identischer Sachverhalte mit gleichen Bezugszeichen über die in den Figuren 1 und 2 einheitlich verwendeten Bezugszeichen 8 und 10 die zu Figur 1 gehörenden Beschreibungstexte mit der in Figur 2 dargestellten Blende in Verbindung bringen. Über dies folgt nach Auffassung der Kammer für den Fachmann auch aus der Art der zeichnerischen Darstellung der Blende 8 in Figuren 1 und 2, daß die gesondert beschriebene Blende der Figur 1 und die in Zusammenhang mit der zwei Photoempfänger enthaltenden Ulbricht'schen Kugel offenbarte Blende in Figur 2 identisch ausgebildet sind.

2.1.5. Die Frage, ob es bei der Offenbarungskontrolle zulässig ist, in das Fachwissen, mit dem der Fachmann den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen erfaßt, auch das am 9. Januar 1985 überreichte Dokument "Seralyser" einzubeziehen ziehen und nicht nur Sachverhalte, die durch allgemeine Fach- und Nachschlagewerke belegbar sind (vgl. die Ent scheidung T 206/83, ABl. EPA 1987, 5, Punkt 4 bis 6), kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Denn aufgrund des entsprechenden expliziten Hinweises in der Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 - 29, wird der Fachmann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - e auch gegenüber einem derartigen Stand der Technik die durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gegebene Lehre nicht auf den geringen Abstand zwischen Kugelfläche und Photoempfänger beschränken, sondern die Ausschaltung der Störstrahlung als wesentliches Erfordernis mit einbeziehen. Außer der Blende gemäß Anspruch 1 sind den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen jedoch keinerlei Mittel zur Ausschaltung der Störstrahlung entnehmbar. Somit ist nach Auffassung der Kammer für den Fachmann die Blende gemäß Anspruch 1 unabdingbar mit den zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern, d. h. mit der Meßvorrichtung gemäß Anspruch 5, verknüpft.

2.1.6. Aus den vorstehend genannten Gründen entspricht der Anspruch 5 des Hauptantrages nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Somit ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar.

3. Zum Hilfsantrag:

3.4. Der hilfsweise beantragte Anspruch 1 ist damit gewährbar (Artikel 52 (1) EPÜ).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zurückverwiesen, ein europäisches Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: