J 0003/91 (Déclaration de priorité (correction)) of 1.12.1992

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a, le 3 janvier 1984, déposé auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni la demande de brevet européen no 84 300 001.9, en revendiquant la priorité de la demande de brevet japonais no 57-233998. L'Etat et la date de dépôt de la demande fondant la priorité étaient indiqués comme suit : "Japon, 31 décembre 1983".

II. Le 24 avril 1984, le demandeur a déposé, outre une traduction en anglais certifiée, une copie certifiée conforme du document de priorité japonais, dont la page de garde portait, entre autres indications en langue et en caractères japonais, les données suivantes en anglais :

"Date de la demande : 1982....12 ....31"

"Numéro de la demande : 57...233998...."

III. La demande a été publiée le 10 juillet 1985 et, en ce qui concerne la priorité, comportait sur sa page de garde les indications codées suivantes :

"Priorité : 31.12.83 JP 233998/83"

IV. Dans le rapport de recherche européenne, le document "GB-A- 2 114 173 (UNI-CHARM)", publié le 17 août 1983, a été considéré comme pertinent. Le rapport a été transmis au demandeur le 6 février 1987 et publié le 1er avril 1987.

V. Par notification en date du 17 août 1988, le premier examinateur de la division d'examen a soulevé des objections contre la brevetabilité de l'invention revendiquée (absence de nouveauté et d'activité inventive) au vu de la demande de brevet no GB-A-2 114 173.

En réponse, le demandeur a, par lettre datée du 19 décembre 1988, revendiqué la priorité de la demande japonaise no 57-233998, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande GB-A-2 114 173. Là encore, la date de priorité a été mal indiquée (31 octobre 1982 au lieu de 31 décembre 1982).

VI. Une deuxième notification en date du 14 mars 1989 a informé le demandeur que la date du 31 décembre 1983 a été indiquée par erreur au lieu du 31 décembre 1982, qui est la date de dépôt correcte de la demande fondant la priorité. Cependant, les conditions permettant de procéder à une rectification au titre de la règle 88 CBE, telles que fixées par la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, n'étaient pas remplies en l'espèce, étant donné que la demande européenne avait déjà été publiée et qu'une date de priorité bien plus ancienne résulterait de la correction.

VII. Dans sa réponse en date du 28 juin 1989, le mandataire du requérant s'est déclaré étonné d'apprendre que la date de priorité avait été mal indiquée et a requis la correction de la date de priorité, à la fois sur le formulaire de requête et dans la demande publiée, ainsi que du numéro de la demande fondant la priorité dans la demande publiée. Après avoir expliqué les circonstances dans lesquelles l'erreur relative à la date de priorité a été commise dans le formulaire de requête, il a fait valoir en détail que la jurisprudence des chambres de recours relative à l'admissibilité des corrections autoriserait, en l'espèce, une rectification de la date de priorité. Il a également allégué que la section de dépôt avait mal transcrit la date de priorité du document de priorité japonais, ce qui explique pourquoi l'erreur est passée inaperçue aussi longtemps.

VIII. Par décision intermédiaire en date du 17 septembre 1990, la division d'examen a rejeté la requête en rectification de la date de priorité revendiquée, mais a autorisé un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a, dans sa décision, constaté qu'une fois une demande publiée, la correction des dates qui y figurent et qui présentent un intérêt pour l'appréciation technique et juridique de la demande est possible uniquement dans des cas exceptionnels. En règle générale, le public doit normalement pouvoir compter sur une information complète et exacte. Une correction n'est possible après la publication que lorsque l'Office a omis de publier un avis. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, puisque la section de dépôt n'a pas remarqué que la date de priorité indiquée dans le formulaire de requête différait de celle figurant dans le document de priorité produit ultérieurement. Se référant aux Directives relatives à l'examen et à la décision J 11/89 de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a souligné que la section de dépôt n'est pas tenue de vérifier en détail si la date de priorité est exacte. En ce qui concerne la décision de la Chambre de recours juridique J 10/87 invoquée par le demandeur, la division d'examen a fait valoir qu'en l'espèce, l'intérêt du public, qui est de pouvoir se fier à une information officiellement publiée par l'OEB, doit l'emporter sur l'intérêt qu'a le demandeur à ce qu'il ne soit pas tenu compte de sa déclaration incorrecte déjà publiée. Pour apprécier si un droit exclusif potentiel est susceptible de naître, les destinataires de la publication pourraient considérer, par exemple en effectuant une recherche, que tout document publié avant cette date peut constituer l'état de la technique pour la demande de brevet européen et s'opposer à la brevetabilité de l'invention concernée.

IX. Le demandeur a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'examen le 12 novembre 1990. Dans le même temps, il a présenté un mémoire exposant les motifs du recours et joint un ordre de débit du compte de dépôt pour payer la taxe de recours. Le requérant a demandé

- la rectification de la date de priorité revendiquée,

- la rectification du numéro de la demande fondant la priorité,

- le remboursement de la taxe de recours pour vices de procédure.

Dans son mémoire, le requérant a avancé les arguments suivants :

- A ce jour, aucune pratique n'a encore été instituée en ce qui concerne la correction des indications relatives à la priorité. La jurisprudence de la Chambre de recours juridique, invoquée dans la décision faisant l'objet du recours, ne porte que sur des cas d'omission de la désignation d'un Etat ou d'une revendication de priorité, et non sur la correction des indications relatives à la priorité. La question se pose donc de savoir si le public doit pouvoir se fier à la publication des indications relatives à la priorité.

- Alors que l'erreur qui s'est glissée dans la date de priorité est imputable en partie à la section de dépôt, la transcription incorrecte du numéro de la demande fondant la priorité lui est en revanche imputable pleinement. L'année japonaise Sh wa 57 ayant été remplacée à tort par 1983 (au lieu de 1982), l'inexactitude de la date de priorité ne ressortait plus immédiatement de la demande publiée.

- Si la correction était autorisée, les tiers n'en seraient pas moins correctement protégés. Vu l'article 88(3) CBE, on peut attendre d'un concurrent qu'il examine le document de priorité avant d'en apprécier sa pertinence par rapport à ses propres intentions. Ainsi, les tiers ne peuvent être lésés par la rectification demandée de la date de priorité, puisque la consultation du dossier révélerait immédiatement l'erreur. En outre, la prudence veut que l'on attende la délivrance du brevet européen ou, du moins, que l'on examine la situation bien plus en profondeur.

- Dans la mesure où il a demandé le remboursement de la taxe de recours, le requérant a allégué que tant la section de dépôt que la division d'examen sont à l'origine de vices substantiels de procédure : transcription incorrecte du numéro de la demande japonaise fondant la priorité, non- communication de cette modification au demandeur, décision intermédiaire de la division d'examen rendue avec un grand retard.

X. La Chambre de recours juridique a invité le Président de l'OEB, à sa demande, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulèvent la présente espèce ainsi que trois autres affaires analogues. Après avoir analysé les documents préparatoires pertinents ayant conduit à l'adoption de la Convention sur le brevet européen, ainsi que la jurisprudence de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE, le Président s'est, dans ses observations en date du 15 avril 1992, prononcé comme suit sur la présente affaire : "Un développement de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique qui admettrait à l'avenir une rectification d'erreurs commises dans les indications relatives à une revendication de priorité par ailleurs valide lorsque la rectification est demandée après publication de la demande de brevet européen sans avis relatif à la requête en rectification tiendrait suffisamment compte de l'intérêt évoqué des tiers à pouvoir compter sur le caractère complet et exact des informations publiées par l'OEB à condition que les tiers puissent établir sans grand effort qu'une erreur a dû se glisser dans la déclaration de priorité publiée" (points 43 et 65.2 des observations). Le Président de l'OEB a estimé qu'en l'espèce, il conviendrait de faire droit à la requête en rectification d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE (point 66.1 de ses observations).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Le requérant a déposé une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande japonaise plus ancienne et a demandé la rectification de la date de priorité et du numéro de dépôt de la demande fondant la priorité qui figurent dans le formulaire de demande et dans la demande déjà publiée.

En vertu de la règle 88, première phrase CBE, certaines erreurs, notamment "les fautes de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce" soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. La jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique relative aux conditions dans lesquelles une déclaration de priorité peut être rectifiée en vertu de la règle 88 CBE est résumée dans les motifs de la décision rendue dans l'affaire J 6/91 en date du 1er décembre 1992. Il y a lieu d'appliquer l'enseignement de cette jurisprudence également à la présente affaire.

Cependant, celle-ci, ainsi que l'affaire J 2/92 (sur laquelle il a été statué le même jour), sont les premières à ne pas porter sur la rectification d'une déclaration de priorité omise mais sur la rectification d'indications contenues dans la déclaration de priorité, à savoir la date et le numéro de dépôt requis par l'article 88(1) et la règle 38(1) CBE.

En l'espèce, les éléments ci-après amènent la Chambre de recours juridique à développer sa jurisprudence :

- La requête en rectification a été présentée plusieurs années après la publication de la demande de brevet et du rapport de recherche ;

- l'erreur dont la correction est demandée ne consiste pas dans une omission dans la déclaration de priorité, mais dans des indications erronées contenues dans la déclaration de priorité (date et numéro de dépôt).

3. Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer qu'"avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite" (J 8/80, JO OEB 1980, 293, point 5 ; J 4/80, JO OEB 1980, 351, point 3 ; J 4/82, JO OEB 1982, 385, point 6).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Le demandeur a indiqué par erreur une fausse date de priorité dans le formulaire de requête. Une copie certifiée conforme du document de priorité japonais présentant, sur la page de garde, la date de la demande correcte et le numéro correct de la demande japonaise (y compris l'année "Sh wa" 57 = 1982) a été déposée dans les délais (dans les seize mois à compter de la date de priorité correcte). Les mandataires agréés du demandeur, chargés de vérifier le formulaire de demande, ont expliqué dans leurs déclarations sous serment ("Statutory Declarations") en date du 27 juin 1989 que cette erreur était la conséquence d'une "inadvertance" due au peu de temps disponible pour déposer la demande.

La Chambre est convaincue que cette erreur de dactylographie - taper 1983 au lieu de 1982 au moment de remplir le formulaire de requête en délivrance - est une faute de transcription typique au sens de la règle 88, première phrase CBE. La transcription inexacte du numéro de la demande japonaise par la section de dépôt doit être également considérée comme une telle faute de transcription, qu'il est en principe possible de corriger en vertu de la règle 88 CBE. Ni la date de priorité ni le numéro du document de priorité tel que déposé et publié ne correspondent à ce qui, manifestement, avait été envisagé.

4. Lorsqu'une déclaration de priorité contient de telles erreurs, la règle 88, première phrase CBE permet en principe de procéder à une correction sans conditions de délai, même après la publication de la demande de brevet. Cependant, une telle correction est laissée à l'appréciation des autorités compétentes (J 7/90, JO OEB 1993, 133, point 2.2 ; G. Paterson, The European Patent System, Londres 1992, points 5-52, 6-05, 6- 08). Dans l'affaire J 7/90, la Chambre a estimé que "l'OEB n'est aucunement obligé à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment". Conformément aux trois versions officielles de cette règle ("können" - "may" - "peuvent"), la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office européen des brevets. Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

4.1 En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, où n'est en cause qu'une simple erreur de dactylographie, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la déclaration de priorité comme requis.

4.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure la section de dépôt est obligée de vérifier une déclaration de priorité déposée afin d'en supprimer les fautes qui induisent en erreur. Cependant, la Chambre doute du bien-fondé du point de vue de la division d'examen, selon lequel la section de dépôt a agi correctement bien qu'elle n'ait pas relevé l'irrégularité dans le formulaire de demande. A cet égard, la situation diffère de l'affaire J 11/89 citée par la division d'examen, puisque la section de dépôt a mal transcrit l'année de priorité et n'a pas remarqué l'incohérence dans le formulaire de demande.

4.3 De l'avis de la Chambre, une rectification des indications figurant dans une déclaration de priorité est admissible au moins dans les cas où, comme en l'espèce, l'incohérence est manifeste au vu de la demande de brevet publiée elle-même, même s'il en résulte une date de priorité antérieure d'un an.

En ce qui concerne les indications contenues dans la publication de la demande de brevet no 84 300 001.9, l'erreur à corriger est manifeste dès la page de garde de la publication A2 :

La date de la priorité revendiquée sur la page de garde de la publication est très proche de la date de dépôt de la demande de brevet européen (31 décembre 1983 et 3 janvier 1984 respectivement). Un laps de temps aussi bref aurait dû attirer l'attention du lecteur averti. Il ressort à l'évidence des indications publiées qu'il doit y avoir une erreur quelque part.

En outre, il convient d'observer que dans la pratique, lorsqu'une demande fondant une priorité est déposée le 31 décembre 1983, il est impossible qu'une déclaration de priorité déposée trois jours plus tard porte un numéro de dépôt de la même année.

Enfin, il y a lieu de garder à l'esprit, dans ce contexte, qu'un mandataire ayant l'expérience du dépôt de demandes européennes et internationales sait que lorsque la priorité d'une demande japonaise est revendiquée, le document original indique l'année "Sh wa". Il sait aussi que la transcription du numéro du document initial constitue, comme en l'espèce, une source d'erreur supplémentaire.

En ce qui concerne l'incohérence manifeste entre la date de dépôt, la date de priorité et le numéro de dépôt du document de priorité, le public ne pouvait, en l'espèce, se fonder sur l'exactitude de la publication de la demande de brevet européen. Aussi est-il admissible d'autoriser une correction a posteriori de la date de priorité, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans avis, que la requête en rectification ait été présentée des années plus tard seulement et qu'une date de priorité antérieure d'un an résulte de la correction.

5. En ce qui concerne la requête en rectification du numéro de dépôt du document de priorité, les considérations précitées conduisent à la même conclusion. De toute évidence, aucun intérêt majeur ne justifie le maintien d'un numéro de dépôt erroné dans la demande publiée. Pour tirer des conclusions de fond du document de priorité, les tiers doivent consulter le dossier. A cet égard, le numéro de dépôt en tant que tel ne présente aucun intérêt pour un concurrent devant déterminer s'il peut ou non utiliser l'invention. Une correction ne lèse en rien ses intérêts si le document de priorité pertinent est disponible. En l'espèce, le document correct a été déposé dans les délais, même si le demandeur a indiqué une date de priorité inexacte.

6. Conformément à la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. La transcription inexacte de la date de priorité japonaise ne peut être considérée comme un tel vice de procédure. Les règles de procédure n'obligent pas la section de dépôt à informer le demandeur que l'année "Sh wa" a été exprimée selon l'ère chrétienne. Une telle transcription est une affaire de routine pour tout professionnel de la propriété industrielle (cf. règle 79 PCT).

Apparemment, la division d'examen avait initialement hésité à rendre une décision intermédiaire portant uniquement sur la requête en rectification de la déclaration de priorité. Son intention initiale d'éviter une procédure intermédiaire, qui prend du temps, en faveur d'une décision globale sur le fond ne constitue pas un vice de procédure, même si, finalement, la division d'examen a fait droit à la requête du demandeur tendant à obtenir une décision intermédiaire.

En conséquence, la Chambre de recours juridique estime que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision intermédiaire de la division d'examen en date du 17 septembre 1990 est annulée.

2. Il est ordonné de rectifier la requête en délivrance concernant la demande de brevet européen no 84 300 001.9 comme suit :

- la date de dépôt de la demande fondant la priorité telle qu'indiquée dans la déclaration de priorité doit être remplacée par la date du "31 décembre 1982" ;

- le numéro du document de priorité doit être remplacé par "JP 233998/82".

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.