J 0037/89 (Ablehnung einer Fristverlängerung) of 24.7.1991

Sachverhalt und Anträge

I. In einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ war dem Vertreter der Anmelder eine Frist von 4 Monaten zur Stellungnahme gesetzt worden. Der Vertreter beantragte eine erste Verlängerung um 2 Monate, weil die aus Japan erhaltenen Informationen eine Rückfrage bei den dortigen Anwälten der Anmelder notwendig machen würden. Die Fristverlängerung wurde gewährt. Sodann beantragte er eine Verlängerung um weitere 2 Monate, weil nunmehr Anspruchsänderungen vorgesehen seien, die so wesentlich vom ursprünglichen Auftrag abweichen würden, daß die Zustimmung des Anmelders eingeholt werden müsse.

II. Mit Entscheidung vom 25. Juli 1989 lehnte der Formalprüfer auf Formblatt 2018.2-9.83 das weitere Fristgesuch ab. In das Formblatt ist ein Hinweis auf die Richtlinie E-VIII 1.6 aufgenommen; eine Mitteilung des EPA vom 28. Februar 1989 (ABl. EPA 1989, 180) ist angeheftet. Dort wird unter Nr. 3 ausgeführt, daß die in den Richtlinien genannten Kriterien in Zukunft streng angewandt und solche Anträge in der Regel abgelehnt würden. Die Formblatt-Entscheidung enthielt ferner die Hinweise, daß eine besondere Mitteilung über die Rechtsfolge ergehe und Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ möglich sei. Eine entsprechende Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die den Rechtsverlust durch Rücknahmefiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ feststellte, folgte sodann.

III. Am 20. September 1989 legte der Vertreter der Anmelder gegen die das zweite Fristgesuch ablehnende Entscheidung vom 25. Juli 1989 Beschwerde ein. Eine Begründung war beigefügt; gleichzeitig wurde eine Weiterbehandlungsgebühr von DEM 125,00 und eine Beschwerdegebühr von DEM 680,00 gezahlt. Außerdem legte er die sachliche Stellungnahme zum früheren Prüfungsbescheid und geänderte Anmeldungsunterlagen vor.

IV. Inzwischen hat die Erstinstanz eine Weiterbehandlung des Patenterteilungsverfahrens nach Artikel 121 EPÜ aufgenommen, d. h. den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ rückgängig gemacht. Zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführer und der Beschwerdekammer sind weitere Klarstellungen über das Beschwerdebegehren erfolgt. Nunmehr beantragt er, festzustellen, daß die Erstinstanz in einer Entscheidung nach Regel 69(2) EPÜ hätte feststellen müssen, daß die Ablehnung seines Fristgesuchs ungerechtfertigt war. Ferner beantragt er Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt davon ab, ob eine im Sinne von Artikel 106 EPÜ beschwerdefähige Entscheidung vorliegt. Dies ist zu verneinen, weil die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ das Verfahren gegenüber dem Anmelder nicht abschließt (vgl. Art. 106 (3) EPÜ) und weil es eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, die als solche anfechtbar wäre, noch nicht gibt. Daher ist die Beschwerde nach Artikel 106 i.V.m. Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

2. Gerade wegen der Unzulässigkeit der Beschwerde bietet der vorliegende Fall Anlaß zu klären, wie die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ richterlich überprüft werden kann. Die Unzulässigkeit der Beschwerde gebietet es in diesem Fall aber auch, daß sich die Beschwerdekammer auf die Klärung dieser rein verfahrensrechtlichen Frage beschränkt. Ausführungen über die nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu treffende Ermessensentscheidung und deren Überprüfung unterbleiben daher. Dies gilt auch für die Frage der Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters, wie für die Frage, ob das Fristgesuch eine für eine Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ ausreichende Begründung enthielt, und für die Frage, ob in einem Hinweis auf die Richtlinien zusammen mit der Anheftung einer Mitteilung aus dem Amtsblatt eine ausreichende Begründung der Ablehnung gesehen werden kann.

3. Es bleibt daher hier die Frage zu beantworten, wie in dem im Übereinkommen vorgegebenen System von Fristeinhaltung, Rechtsverlust und Heilungsmöglichkeiten eine richterliche Überprüfung der Ablehnung eines Fristgesuchs im Rahmen der Ermessensentscheidung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ eingeordnet werden kann.

3.1 Auszugehen ist davon, daß in einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ eine Frist zur Stellungnahme gesetzt worden ist. Reicht der Anmelder vor Fristablauf ein Gesuch um Fristverlängerung ein, so "antwortet" er (vgl. auch Artikel 124 (2) EPÜ) jedenfalls in einer gewissen Weise. Daher ist nicht selbstverständlich, daß auch in einem solchen Fall der Rechtsverlust durch Fiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ eintritt. Ein rechtzeitiges Fristgesuch kann auch als rechtzeitige Antwort - wenn auch als eine Antwort ohne Inhalt in der Sache angesehen werden. Ein sachlicher Inhalt, der der Prüfungsabteilung eine Abweichung von ihrer im Prüfungsbescheid zum Ausdruck gebrachten Auffassung erlauben würde, wird von Antworten des Anmelders nicht verlangt, um den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ zu vermeiden. Liegt eine sachlich unzulängliche Antwort vor, so tritt die Situation ein, daß eine Sachentscheidung nach Aktenlage ergehen kann, weil die Gelegenheit zu rechtlichem Gehör und zu Änderung der Unterlagen ungenutzt blieb. Dementsprechend könnte die Endentscheidung getroffen und mit ihr zusammen dann auch die Versagung der Fristverlängerung durch Beschwerde angefochten werden (vgl. Singer EPÜ, Art. 120, Rdn. 14).

3.2 Damit allerdings würde man denjenigen, der rechtzeitig ein Fristgesuch stellt, schlechter stellen als jenen, der überhaupt nicht antwortet. Letzterem eröffnet sich die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Hierfür wird nur eine geringe Gebühr gefordert. Durch die Zahlung eines Geldbetrags allein kann somit indirekt eine Fristverlängerung erwirkt werden, die - einschließlich aller Abwicklungszeiten - leicht 4 Monate erreicht. Die so gewonnene weitere Frist ist dann aber ihrerseits nicht mehr nach Regel 84, Satz 2 EPÜ verlängerungsfähig. Davon abgesehen kann aber eine Weiterbehandlung das Bedürfnis des Anmelders nach weiterem Zeitgewinn fast immer ausreichend erfüllen. Falls dies in seltenen Fällen nicht der Fall ist, bleibt immer noch die Möglichkeit der Beschwerde und eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Versagung der Fristverlängerung in deren Rahmen (vorstehend Nr. 3.1).

3.3 Als erstes Ergebnis ergibt sich somit, daß man Anmelder mit rechtzeitigem Fristgesuch nicht schlechter stellen kann als Anmelder, die überhaupt nicht antworten. Fälle versagter Fristverlängerung sind also - wie dies in der Praxis des EPA geschieht - wie jene Fälle zu behandeln, in denen auf den Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ keine Antwort oder nur eine verspätete Antwort eingeht. Bei abgelehntem Fristgesuch sind daher zunächst Artikel 96 (3), Regel 69 (1) und Artikel 121 EPÜ anzuwenden.

3.4 Dieser Verfahrensweg führt allerdings nicht zu einer Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Der Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ tritt ein durch das Fristversäumnis als solches. Wie in Fällen notwendiger Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, so ist hier das Fristversäumnis selbst unstreitig und somit für eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ kein Raum. Streitig ist nur, ob der Antrag auf Fristverlängerung zu Recht abgelehnt wurde. Der Weg zu einer richterlichen Überprüfung der Versagung einer Fristverlängerung kann daher nicht über eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ hin zur Beschwerde führen. Außerdem wäre die Frage, ob die Fristverlängerung zu Recht versagt wurde, über Monate zur Diskussion gestellt und das Prüfungsverfahren aufgehalten. Bei unberechtigter Ablehnung eines Fristgesuchs kann das berechtigte Interesse des Anmelders aber nur dahin gehen, dennoch eine ausreichende Frist zu gewinnen und eine hierfür zunächst zu zahlende Weiterbehandlungsgebühr später zurückzuerhalten.

3.5 Zusammengefaßt bedeutet dies folgendes: Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, daß dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

4. Zur richterlichen Überprüfung der Ermessensausübung im Rahmen von Regel 84, Satz 2 EPÜ kann es somit in folgender Weise kommen:

4.1 Wird durch die Endentscheidung die Patentanmeldung zurückgewiesen, so kann der Anmelder gemäß Artikel 106 (3) EPÜ im Rahmen einer Beschwerde auch die Frage überprüfen lassen, ob sein früheres Fristgesuch zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt wurde. Dies geschieht durch eine Technische Beschwerdekammer, was auch sachgerecht ist. Die Technische Beschwerdekammer ist nämlich zuständig, das erstinstanzliche Verfahren in seiner Gesamtheit zu überprüfen. Dabei gibt es Zusammenhänge zwischen einer etwaigen Versagung einer Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2, einer etwaigen Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113 (1), einem etwaigen "Verfahrensfehler" im Sinne von Regel 67 und einer etwaigen Notwendigkeit zur Rückverweisung nach Artikel 111 EPÜ.

4.2 Wird durch die Endentscheidung das europäische Patent erteilt, so bleibt die Möglichkeit einer Beschwerde gegen den abgelehnten Nebenantrag.

4.3 Wenn es zu einer Entscheidung über die europäische Patentanmeldung selbst nicht kommen sollte, weil sie der Anmelder nicht weiterverfolgt, kann doch über einen Nebenantrag isoliert entschieden werden. Auch die Rückzahlbarkeit einer anderen Gebühr, etwa einer Recherchengebühr oder einer Zuschlagsgebühr, könnte Gegenstand einer isolierten Gebühren-Entscheidung sein. Der seltene Fall, daß sich die Hauptsache erledigt hat und nur noch die Frage einer Gebühren-Rückzahlung übrig bleibt, wurde nur erwähnt, um das Prinzip zu überprüfen, nämlich: Die Versagung einer Fristverlängerung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung verbunden mit einem Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr von der Prüfungsabteilung selbst überprüft werden.

Das Prüfungsverfahren erleidet dabei nur die bei einer Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ unvermeidbare Störung. Unabhängig vom Ausgang des Prüfungsverfahrens kann schließlich die Frage, ob der Antrag auf Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu Recht abgelehnt wurde, durch eine Beschwerde der richterlichen Überprüfung zugeführt werden.

5. Über den Antrag des Beschwerdeführers, ihm die Gebühr für die Weiterbehandlung zurückzuzahlen, kann im vorliegenden Fall nicht befunden werden. Dies ergibt sich schon aus der Unzulässigkeit der Beschwerde. Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, bei der Erstinstanz Antrag auf Rückzahlung dieser Gebühr zu stellen.

6. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen. Regel 67 EPÜ verlangt als eine Voraussetzung der Rückzahlung, daß der Beschwerde stattgegeben wird. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aus Wortlaut und Zweck der Bestimmung ergibt sich unzweideutig, daß unter "Stattgabe" zu verstehen ist, daß die Beschwerdekammer zumindest im wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, daß sie seinen Anträgen stattgibt. Im vorliegenden Fall konnte keinem der Anträge stattgegeben werden, da die Beschwerde als unzulässig verworfen werden mußte.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen. (ABl. EPA 1980, 171).