W 0007/85 (Poudre isolante) of 5.6.1987

Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont déposé le 13 mai 1985 la demande internationale de brevet PCT/US 85/00882. L'OEB était office désigné au sens de l'article 2.xiii) PCT.

II. Le 6 septembre 1985, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, conformément à l'article 17.3)a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande précitée ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention, au motif qu'elle spécifiait deux objets différents, à savoir :

- revendications 1 à 30 : une poudre pour couches d'isolation électrique, consistant essentiellement en un mélange de : (a) composé à terminaison époxy, à base de diépoxyde d'hydantoïne, et de (b) polyester à terminaison acide ; et

- revendication 31 : produit d'addition spécial à base de diépoxyde d'hydantoïne, c'est-à-dire un mélange de composés répondant aux formules (III) et (IV).

L'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Par une correspondance du 1er octobre 1985 (reçue le 7 octobre 1985), les déposants ont payé sous réserve la taxe additionnelle pour la recherche (règle 40.2.c) PCT) ; ils ont en même temps affirmé que la revendication 31 était étroitement liée à l'objet des revendications 1 à 30, la revendication 7, par exemple, portant sur une poudre ayant comme constituant (a) une composition telle que celle décrite dans la revendication 31. Il était quasi certain qu'en effectuant une recherche concernant l'objet de la revendication 7 on mettrait au jour des divulgations de l'état de la technique pertinentes pour la revendication 31.

Motifs de la décision

1. La réserve répond aux conditions énoncées à la règle 40.2.c) PCT ; elle est donc recevable.

2. Dans son invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche, l'Administration a clairement fait savoir qu'elle considérait les deux objets précités comme non liés entre eux de manière à former un seul concept inventif général ; toutefois, contrairement à ce qui est prescrit à la règle 40.1 PCT, elle n'a précisé les raisons de cette opinion ni dans l'invitation proprement dite ni dans une annexe à celle-ci. D'autres chambres de recours de l'OEB ont déjà dit que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'article 17.3.a) et à la règle 40.1 PCT est essentielle pour qu'une telle invitation soit valablement établie (cf. W 04/85 "Echangeur de chaleur" et W 07/86 "Sels de lithium", JO OEB 1987, 63 - 67). L'énoncé explicite des raisons peut être omis uniquement dans certains cas "simples", lorsque les raisons pour lesquelles il est considéré que les différentes revendications ne satisfont pas à l'obligation d'unité d'invention ressortent immédiatement, c'est-à-dire de toute évidence de l'énumération des objets revendiqués.

3. Dans la présente espèce, il n'était pas possible de constater d'emblée qu'il existe nécessairement ce genre de distinction "simple" et exceptionnelle entre les deux objets revendiqués précités. L'objet de la revendication 31 pourrait faire partie de certains modes de réalisation visés dans les revendications 1 à 30, notamment dans la revendication 7, et donc servir à les mettre en oeuvre. Vu cette relation, l'on ne saurait automatiquement affirmer que les objets revendiqués sont éloignés l'un de l'autre au point qu'il faille exclure la possibilité de les unir en un seul concept inventif général. Il n'en faut pas davantage pour que l'invitation à payer la taxe additionnelle soit annulée comme non fondée juridiquement, en ce sens qu'elle contrevient aux dispositions de la règle 40.1 PCT.

Néanmoins, dans la présente affaire, la Chambre se propose également d'examiner, du point de vue technique, les raisons pour lesquelles, a priori, il y a unité d'invention entre les objets revendiqués.

4. Les revendications 1 à 30 ont trait à des poudres destinées à la préparation de couches d'isolation électrique et comportant un mélange de deux composants. Le premier composant (a) est un "composé à terminaison époxy, à base d'époxyde d'hydantoïne", et le second (b) un dérivé aromatique d'acide dicarboxylique. Parmi les innombrables variantes du composant (a), la préférée est un mélange spécial à base de dérivés de diépoxyde d'hydantoïne, revendiqué en tant que tel dans la revendication 31. En fait, la revendication 7 constitue une autre version de la revendication 1, et se limite à l'utilisation de ce même composant préféré (a) défini dans la revendication 31.

5. L'objet de la revendication 31 est en réalité un élément particulier des mélanges définis dans chacune des revendications 1 à 15. Si l'on considère la revendication 4 et les revendications 18 à 30, qui prévoient une étape particulière de la préparation du mélange consistant à faire dissoudre le produit d'addition du diépoxyde d'hydantoïne et d'un imide aromatique d'acide dicarboxylique dans du diépoxyde d'hydantoïne (comme solvant), on peut admettre que l'objet de la revendication 31, à savoir le mélange de composés des formules (III) et (IV), entre lui aussi dans le champ des définitions et sert de produit de départ ou de produit intermédiaire dans l'étape de dissolution.

6. En ce qui concerne les principes régissant la question de l'unité d'invention, les règles 13.1 et 13.2 PCT ont pour pendant exact respectivement l'article 82 et la règle 30 CBE. Il est tout d'abord exigé que les inventions soient liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ensuite, les autres dispositions admettent par exemple l'unité d'invention entre des objets tels qu'un produit, son procédé de fabrication ainsi qu'un "moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé" (cf. règle 13.2.iii) PCT et règle 30 c) CBE). La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à cet égard est donc pertinente dans de telles situations.

7. Dans sa décision T 57/72 "Copolycarbonates" (JO OEB 1982, 306), la chambre de recours technique compétente pour le domaine de la chimie a déclaré qu'il y a lieu de considérer que des produits chimiques finals nouveaux et des produits intermédiaires nouveaux menant à l'obtention de ces produits remplissent les conditions d'unité d'invention au sens où l'entend l'article 82 CBE lorsque ces objets ont entre eux un "lien technologique" et sont donc associés en un concept général unique par le biais du but poursuivi, à savoir le produit final. Dans une décision ultérieure (T 110/82 "Esters benzyliques", JO OEB 1983, 274), cette même chambre a en outre indiqué que, dans des cas de ce type, l'unité d'invention résultait du lien technologique établi entre les produits intermédiaires et les produits finals, vu que les premiers "introduisent un élément essentiel " (c'est la Chambre statuant dans la présente affaire qui souligne) qui leur est propre "dans la structure des produits finals".

8. Dans la présente espèce, le mélange préféré de dérivés spécifiques d'époxyde d'hydantoïne répondant aux formules (III) et (IV) est introduit dans la poudre selon les revendications 1 à 15 en tant que composant (a) destiné à être mélangé au composant (b). Les dérivés préconisés sont donc un élément essentiel de la poudre, qui est un produit composite. Si l'on admet à juste titre qu'il y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques.

9. La combinaison préférée de composés des formules (III) et (IV) n'est pas un simple constituant facultatif, mais une caractéristique essentielle du mélange. En outre, il ne s'agit pas, dans la présente espèce, d'un composant secondaire, mais d'une partie principale du mélange (cf. revendications 6 et 13 relatives à l'excédent de composant (a) sur le composant (b)), qui contribue pleinement à sa fonction. De surcroît, l'exposé de l'invention ne mentionne pas d'autre application pour ce composant particulier. Il importe peu que, dans sa portée, l'objet de la revendication 31 coïncide seulement avec l'objet de la revendication 7, et non pas avec celui de la revendication 1 qui est plus générale. Il peut y avoir plusieurs explications au fait que les déposants se soient abstenus de revendiquer en tant que tel le composant (a) de la combinaison, d'une manière plus générale ou calquée sur la définition large qui est fournie à la revendication 1. Il est tout à fait possible que certaines variantes aient déjà été connues ou que, pour des raisons d'ordre commercial ou juridique, les déposants aient délibérément choisi de restreindre le monopole qu'ils souhaitent obtenir.

10. Une revendication ayant pour objet un mélange, c'est-à-dire une composition, et une revendication portant sur un composant essentiel, c'est-à-dire un élément, dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité d'invention. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final ; c'est alors à tort que l'on douterait de l'unité d'invention avant que l'examen de l'activité inventive dans chaque cas ne permette de conclure, a posteriori, à l'absence de cette unité. Etant donné qu'aucun autre type de composant, le composant (b) par exemple, n'est revendiqué dans la demande, la question du lien existant entre les composants ne se pose pas à propos de l'unité d'invention. Ainsi, dans la présente espèce, tous les objets revendiqués forment un seul concept inventif général. Il s'ensuit que l'OEB ne saurait conserver par devers lui la taxe additionnelle acquittée par les déposants.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le remboursement de la taxe additionnelle pour la recherche est ordonné.