T 0455/91 (Expression dans la levure) of 20.6.1994

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n 82 300 949.3 a donné lieu, le 6 mai 1987, à la délivrance du brevet européen n 60 057 sur la base de vingt-six revendications pour dix Etats contractants, et de vingt-cinq revendications pour l'Autriche. Il était revendiqué dans cette demande la priorité de la demande antérieure US n 237 913, déposée le 25 février 1981.

II. Dix parties (dénommées ci-après intimés I à X) ont fait opposition au brevet européen entre le 2 et le 5 février 1988.

Elles ont demandé la révocation du brevet pour les motifs visés à l'article 100a), b) et c) CBE. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, elles se sont fondées sur un grand nombre de documents (documents 1 à 129) et de déclarations. Parmi ceux-ci, les documents particulièrement pertinents aux fins de la présente décision sont les suivants (la Chambre reprend ici la numérotation qui avait été utilisée dans la décision de la division d'opposition) :

(5) EP-A-0 001 929 ;

(10) Proc.Natl.Acad.Sci USA, Vol. 78, No. 4, avril 1981, pages 2199 à 2203 ;

(13A) Thèse de doctorat présentée par J. L. Bennetzen à l'Université de Washington, 1980 ;

(24) Résumé n 112, page 32, 10e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology", Louvain-La-Neuve, du 8 au 12 septembre 1980 ;

(28) Cell, Vol. 16, 1979, pages 753 à 761 ;

(30) Cell, Vol. 20, 1980, pages 215 à 222 ;

(52) Proc.Natl.Acad.Sci. USA, Vol. 77, n 1, janvier 1980, pages 541 à 545 ;

(61) J. Biol.Chem; Vol. 254, n 19, 1979, pages 9839 à 9845 ;

(64) Gene, Vol. 10, 1980, pages 157 à 166 ;

(120) Science, Vol. 209, 19 septembre 1980, pages 1428 à 1430 ;

(122) Yeast Genetics and Molecular Biology 1980, Workshop Reports de la 10e Conférence internationale, Louvain-La-Neuve, du 8 au 12 septembre 1980, pages 51 à 54 (exposé de M. K. Struhl) ;

(123) cf. 122, pages 91 à 93 (exposé de M. Guerineau) ;

(124) cf. 122, pages 95 à 97 (exposé de MM. H. Heslot et P. J. Strijkert).

Aux fins de la présente décision, l'ensemble des preuves concernant la divulgation orale faite par M. Guarente lors de la 10e conférence "Yeast Genetics and Molecular Biology", qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain-La-Neuve, seront appelées document (24'). Ces preuves comprennent le document (24), la publication ultérieure (document (10)), les documents (122) à (124), ainsi qu'un certain nombre de déclarations, dont des déclarations sous serment.

III. A l'issue de la procédure orale qui a eu lieu les 4 et 5 septembre 1990, la division d'opposition, qui comprenait également un examinateur juriste, a pris la décision de révoquer le brevet conformément à l'article 102(1) CBE, au motif que les deux jeux de revendications selon la requête principale (revendications 1 à 31 pour tous les Etats contractants à l'exception de AT, et revendications 1 à 30 pour AT) ainsi que les deux jeux de revendications selon la requête subsidiaire (revendications 1 à 31 pour tous les Etats contractants à l'exception de AT, et revendications 1 à 30 pour AT) ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. La décision assortie d'un exposé des motifs a été notifiée le 30 avril 1991.

La division d'opposition a fondé essentiellement sa décision sur les arguments suivants :

a) Dans les deux requêtes, la revendication 9 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, parce que le terme "comprenant" qualifiant l'insert d'ADN pouvait également être interprété comme signifiant que ledit ADN se composait de trois éléments, à savoir i) l'ADN exogène, ii) le codon d'initiation de la traduction et iii) de l'ADN supplémentaire (appelé version B). Or, cet aspect de l'invention ne découlait pas des pièces initiales de la demande.

b) Exception faite des modes de réalisation comprenant une séquence de terminaison de la transcription d'un gène de levure, l'objet des requêtes principale et subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive (article 56 CBE) par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier et à la divulgation orale faite par M. Guarente lors de la 10e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology" (24'), qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain-La-Neuve. En fait, la seule différence existant entre les vecteurs d'ADN revendiqués et ceux de M. Guarente tenait à ce que le signal d'initiation (ATG) faisait maintenant partie de l'insert d'ADN exogène. Il n'était toutefois pas difficile pour l'homme du métier de préparer un autre vecteur recombinant de la levure de ce type car :

- les gènes de structure codant un polypeptide souhaité et précédés d'un signal d'initiation ATG étaient compris dans l'état de la technique (cf. document 5);

- les outils enzymatiques destinés à circulariser, épisser et ajuster les fragments d'ADN étaient eux aussi bien connus ;

- l'expression dans la levure d'un polypeptide ordinairement exogène à la levure était également connue (cf. par exemple le document (24)).

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et produit, avec son mémoire exposant les motifs du recours, une déclaration de M. Kim Emmons, ainsi que d'autres documents (dénommés App. 1 à 8). Deux autres déclarations, émanant de MM. J. Corden et R. Zitomer, ont été produites par lettre en date du 17 décembre 1993. Par courrier en date du 2 et du 4 mars 1994, le requérant a produit une lettre adressée à la Chambre par le professeur Benjamin Hall, ainsi que d'autres observations du professeur Michael Smith.

V. Huit intimés (opposants) ont répondu au recours.

Les intimés IV/VII et X ont chacun accompagné leur réponse de deux documents supplémentaires, dénommés respectivement OP App. 1 & 2 et OX 1 & 2.

Par lettre du 27 janvier 1994, l'intimé II a produit une déclaration sous serment du professeur K. Struhl. Il a déposé deux nouvelles déclarations sous serment de ce professeur, par lettres datées l'une du 15 février et l'autre du 8 mars 1994.

VI. Le 17 janvier 1994, la Chambre a établi une notification en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, dans laquelle elle a fait des observations et des commentaires préliminaires sur l'affaire.

VII. La procédure orale s'est d'abord tenue pendant deux jours, les 15 et 16 mars 1994.

Au cours de ces deux premières journées de la procédure orale, le requérant a présenté une nouvelle requête principale (revendications 1 à 30) et quatre nouvelles requêtes subsidiaires.

La revendication 1 de la requête principale s'énonçait comme suit :

"Vecteur d'ADN approprié pour une utilisation dans l'expression de gènes exogènes dans une levure, comprenant une séquence qui est réplicable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, un site créé en aval de ladite séquence flanquant 5' dans la direction de transcription pour l'insertion d'un gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur et traduit à partir d'un signal de départ porté par l'insert d'ADN, et une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure".

La revendication 9 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"Vecteur d'ADN recombinant à utiliser pour exprimer un gène exogène dans une souche appropriée de levure, comprenant une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, une séquence qui est réplicable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et l'ADN inséré à un site en aval de ladite séquence flanquant 5', afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur, ledit insert d'ADN comprenant une séquence codant un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure et un codon d'initiation de la traduction à partir duquel ladite séquence codante transcrite peut être traduite dans la levure hôte transformée".

La revendication 28 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"Méthode de production dans une levure d'un polypeptide biocompétent hétéroloque souhaité par mise en culture d'une souche de levure transformée par un vecteur d'expression d'ADN recombinant réplicable dans ladite souche de levure, caractérisée en ce que le vecteur contient une séquence insérée d'ADN exogène codant pour le polypeptide par transcription en aval d'une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de levure contenant un promoteur qui est fonctionnel dans ladite souche de levure, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et un signal d'initiation de la traduction autre que celui qui est endogène audit gène de structure de la levure en aval dudit promoteur et en phase de lecture avec la séquence codante exogène, de manière que la séquence exogène soit transcrite à partir dudit promoteur depuis ledit signal d'initiation de la traduction".

Les revendications 2 à 8 portaient sur des modes de réalisation spécifiques du vecteur selon la revendication 1. Les revendications 10 à 19 portaient sur des modes de réalisation spécifiques du vecteur recombinant selon la revendication 9. Les revendications 20 à 25 et 26 à 27 concernaient respectivement des souches de levure transformées au moyen desdits vecteurs recombinants leurs méthodes de formation. Les revendications 29 et 30 portaient sur des modes de réalisation spécifiques de la méthode selon la revendication 28.

VIII. A l'issue de la procédure orale, le 16 mars 1994, la Chambre a décidé de rejeter la requête principale et a reporté à une date ultérieure la procédure orale qui devait être consacrée à l'examen des requêtes subsidiaires figurant au dossier.

IX. Par lettre en date du 29 avril 1994, le requérant a proposé de déposer seize requêtes subsidiaires, afin d'essayer de répondre aux objections qui subsistaient, de manière que le recours puisse se conclure aisément par voie de procédure écrite.

Dans une notification établie en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a informé le requérant qu'elle n'acceptait pas d'examiner les nouvelles requêtes et lui a fait savoir qu'il pouvait, s'il le voulait, introduire dans les revendications correspondant aux requêtes subsidiaires figurant au dossier la caractéristique "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène".

Par lettre datée du 13 juin 1994, le requérant a présenté les requêtes subsidiaires modifiées I, II et III, accompagnées d'un nouveau document, à savoir la revue Nature de mars 1981, page 77, et d'un extrait des preuves produites par M. Kingsman devant la Haute Cour de Justice, division de la Chancellerie compétente en matière de brevets, dans l'affaire Biogen c/Medeva. La quatrième requête subsidiaire a été retirée.

X. La procédure orale a été reprise le 20 juin 1994.

La Chambre n'a pas accepté d'examiner les requêtes subsidiaires I, II et III déposées par lettre du 13 juin 1994. En revanche, elle a accepté que le requérant introduise dans les revendications correspondant aux requêtes subsidiaires I, II et III qui figuraient déjà au dossier la caractéristique "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène". Le texte modifié des requêtes subsidiaires I, II et III, sur la base duquel devait être examiné le recours a été distribué lors de la procédure orale.

La requête subsidiaire I (revendications 1 à 30) correspond pour l'essentiel à la requête principale, à ceci près que toutes les revendications sont formulées comme des revendications de méthode. En outre, la revendication 1 selon cette requête subsidiaire comporte la caractéristique "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène", qui ne figure pas dans la revendication 1 selon la requête principale.

La revendication 1, qui est identique dans les requêtes subsidiaires II (revendications 1 à 41) et III (revendications 1 à 40), s'énonce comme suit:

"Vecteur d'ADN approprié pour une utilisation dans l'expression de gènes exogènes dans une levure, comprenant une séquence qui est réplicable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, un site créé en aval de ladite séquence flanquant 5' dans la direction de transcription pour l'insertion d'un gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur et traduit à partir d'un signal de départ porté par l'insert d'ADN, une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, et une séquence de terminaison de la transcription fournie par une séquence flanquante d'un gène de la levure en aval dudit site d'insertion".

La revendication 11 selon la requête subsidiaire II s'énonce comme suit :

"Vecteur d'ADN recombinant à utiliser pour exprimer un gène de structure exogène dans une souche appropriée de levure, comprenant une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, une séquence qui est réplicable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et l'ADN inséré à un site en aval de ladite séquence flanquant 5', afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur, ledit insert d'ADN comprenant une séquence codant un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure, un codon d'initiation de la traduction à partir duquel ladite séquence codante transcrite peut être traduite dans la levure hôte transformée et une séquence de terminaison de la transcription pour ledit ADN en aval dudit site d'insertion".

La revendication 11 selon la requête subsidiaire III diffère de la revendication 11 selon la requête subsidiaire II en ce qu'il est en outre spécifié que la séquence de terminaison de la transcription est "fournie par une séquence flanquante d'un gène de levure".

Dans un souci de simplification, la Chambre n'examinera pas ici les autres revendications figurant dans ces requêtes subsidiaires (pour plus de précisions à ce sujet, prière de se reporter au dossier).

XI. Le requérant a allégué que pour apprécier correctement l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué, il fallait tenir compte de l'état de la technique avant le présent brevet, dont l'enseignement était le suivant :

a) Bien que certains gènes exogènes aient été exprimés dans la levure (cf. documents (6), (8) et (74)), il n'était pas possible de savoir avec certitude pour quelles raisons l'expression avait été réalisée. La reconnaissance fortuite du promoteur étranger par la levure n'était qu'une explication possible parmi beaucoup d'autres. La translecture transcriptionnelle à partir d'un promoteur éloigné ou la reconnaissance fortuite d'une autre séquence non promoteur étaient d'autres explications possibles.

b) Il était clair dans de nombreux documents appartenant à l'état de la technique qu'à maints égards l'expression bactérienne différait considérablement de l'expression eucaryote, au niveau de la transcription comme de la traduction. S'agissant des eucaryotes, on avait beaucoup moins de connaissances sur la levure que sur les cellules de mammifères. Aucun lien direct n'existait entre les bactéries et les levures. En ce qui concerne notamment les promoteurs et leur mécanisme de fonctionnement, des différences frappantes avaient été observées dans l'état de la technique entre les organismes bactériens et les organismes eucaryotes.

c) Même si l'on disposait de certaines informations sur les séquences flanquant 5' et 3' des gènes de la levure (cf. documents (28) et (13A)), les extrémités de ces régions n'étaient pas connues. On ne savait pas exactement où se situaient les régions promoteurs des gènes de la levure, et notamment leurs extrémités 3', ni s'il pouvait exister des régions leaders en amont du codon d'initiation ; on n'était pas certain non plus que ces régions puissent avoir une influence sur l'initiation de la traduction (cf. par exemple les documents 28 et 52).

d) La règle dite du premier AUG (cf. déclaration de M. Zitomer) était un modèle de travail qui avait été proposé afin de rendre compte de la sélection du site de départ durant la traduction, mais qui n'étudiait pas les effets du promoteur au cours de la transcription. Le fait que l'on ait observé que la traduction de l'ARNm débutait au premier AUG disponible ne signifiait pas que celui-ci était suffisant pour réaliser l'expression. Le modèle proposé ne rendait pas compte des phénomènes se déroulant entre l'initiation de la transcription et l'initiation de la traduction.

e) Le document (30) décrivait des expériences au cours desquelles de massifs exercices aléatoires de mutation dans un gène de levure mutant qui n'avait pas le codon d'initiation naturel permettaient de générer des codons ATG dans la région -3 à 9 et de mesurer l'expression de la protéine. Il ne fournissait aucune information sur la séquence d'ADN pour montrer en quoi consistait la mutation et où elle avait lieu. Aucune recherche systématique sur l'effet des changements que l'on voulait apporter dans la séquence d'ADN dans la région d'initiation de la traduction n'avait été réalisée. Ce travail corroborait la thèse selon laquelle dans le cas de la levure, la traduction débutait là aussi au codon AUG le plus proche. Toutefois, le document ne concluait pas que l'on pouvait se passer de la séquence leader native et que le signal d'initiation pouvait être utilisé hors de son contexte naturel. Le document (30) ne permettait pas non plus de conclure qu'il n'y avait pas de séquences importantes pour l'initiation de la traduction en amont dudit signal d'initiation.

f) D'après la divulgation faite par M. Guarente (24), le gène codant la molécule "reporteur" lacZ' pouvait être exprimé dans la levure lorsqu'il était attaché à deux fragments, de taille différente, provenant de la région de la levure codant Cyc 1. Différents niveaux d'expression et différents types de régulation de l'expression étaient observés. Une des raisons données pour expliquer ces différences était la présence en aval de la position d'éléments de régulation du promoteur qui étaient réséqués dans la plus courte des deux constructions. Ce travail corroborait la thèse selon laquelle les promoteurs de la levure étaient effectivement grands et complexes (cf. également les observations de M. Struhl dans le document (122)). M. Guarente n'avait pas tenté de réséquer l'extrémité 3' de la région promoteur. Lorsqu'il effectuait des délétions, celles-ci se trouvaient très en amont du signal d'initiation de l'ARNm, car l'état de la technique ne pouvait l'amener à penser que des séquences situées autour de l'ATG naturel pouvaient subir une délétion ou une modification. M. Guarente ne savait pas si et dans quelle mesure les promoteurs de la levure auraient pu impliquer des éléments internes ou des éléments importants à l'extrémité de la région codante. L'extrémité 3' d'un promoteur de la levure n'avait jamais été ni étudiée, ni déterminée, ni cartographiée.

Le requérant a allégué que le présent brevet avait clarifié la fonction de la région située à la région 3' du promoteur immédiatement en amont du codon d'initiation, en montrant pour la première fois que l'on pouvait se passer de la région leader native dans la levure et que ladite région était libre pour que l'on puisse y insérer un gène hétérologue voulu codant pour un polypeptide biocompétent. Selon lui, cette idée ne pouvait découler à l'évidence de l'état de la technique évoqué ci-dessus, notamment du document (24'), vu que cet état de la technique laissait subsister de nombreuses incertitudes et ne fournissait aucune information sur les extrémités 3' des promoteurs de la levure, et qu'il considérait par ailleurs cette région comme "sacro-sainte". Ce n'est qu'une fois qu'il a été reconnu par les auteurs de la présente invention que la séquence d'ADN immédiatement en amont du codon d'initiation de la traduction était sans importance pour l'efficacité de l'expression qu'il est devenu possible de fournir des vecteurs de la levure permettant l'insertion d'une séquence codante d'un polypeptide biocompétent exogène voulu ainsi que d'un codon d'initiation de la traduction.

En ce qui concerne la terminaison de la transcription qui constituait une autre caractéristique de l'objet revendiqué dans les requêtes subsidiaires II et III, le requérant a allégué que l'état de la technique ne fournissait guère d'informations au sujet de la présence de séquences d'ADN impliquées dans la terminaison dans la levure (cf. par exemple les documents (28) et (13A)). Il ne prouvait pas encore que ces séquences pouvaient être fonctionnelles. Le requérant a donc fait valoir dans ses conclusions qu'en 1981 il n'aurait pas été évident pour l'homme du métier de placer une unité de terminaison discrète en aval du gène à exprimer dans un vecteur de la levure, comme l'enseignait actuellement son brevet.

XII. Les intimés ont estimé qu'en omettant le membre de phrase "et autre que ceux requis pour la croissance du transformant" à propos du polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure, le requérant n'a pas respecté l'article 123(2) CBE, car la demande qui avait été déposée initialement portait sur un polypeptide présentant deux caractéristiques indissociables, à savoir "polypeptide biologiquement compétent ordinairement exogène à la levure" et "autre que ceux requis pour la croissance du transformant" (cf. page 6, dernier paragraphe).

Des objections ont également été formulées au titre de l'article 123(3) CBE à propos de l'introduction, dans les revendications, du membre de phrase "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène". Dans leurs conclusions, les intimés ont estimé qu'une telle modification ne se fondait pas sur la demande telle qu'elle avait été déposée.

Tous les intimés ont soulevé des objections au titre de l'article 123(2) et (3) CBE au sujet de l'expression "fournie par" qualifiant la séquence de terminaison de la transcription (cf. par exemple la revendication 1 des requêtes subsidiaires II et III). D'après eux, cette expression constituait une forme inadmissible de "généralisation intermédiaire" par rapport aux revendications du brevet tel que délivré. En outre, une telle expression ne se fondait pas sur le texte de la demande telle que déposée.

L'intimé III a soulevé une objection au titre de l'article 84 CBE à l'encontre des revendications de produit, qui selon lui contenaient des expressions définissant les caractéristiques structurelles du produit par le procédé au moyen duquel ces caractéristiques étaient obtenues ("créé", "porté par", "fournie par" etc.). Il considérait qu'il était extrêmement difficile de ce fait de comprendre quelle était la véritable portée des revendications.

En outre, tous les intimés ont estimé que dans toutes les requêtes l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive, et cela essentiellement pour les raisons suivantes :

1) A la date de priorité, l'expression d'un gène dans des bactéries était une technique parfaitement au point qu'un homme du métier était capable de mettre en oeuvre. Les méthodes et moyens pour ce faire étaient connus. Les techniques de manipulation autour du codon d'initiation étaient couramment utilisées (cf. par ex. les documents (120) et (5)). C'est ainsi que le document (120) divulguait comment ajuster sur mesure un promoteur bactérien et réaliser sa fusion à un ATG-gène inséré afin d'obtenir une expression directe.

2) Dans l'état de la technique, il avait été reconnu l'existence de similitudes entre l'expression dans les bactéries et l'expression dans la levure (cf. document (12)). L'homme du métier savait en termes macroscopiques ce qu'il fallait pour la réalisation de l'expression dans la levure. En outre, il était jugé souhaitable d'utiliser la levure comme hôte possible (document 5).

3) Un certain nombre de gènes de levure avaient été clonés et séquencés. Les séquences situées en amont et en aval avaient été identifiées (cf. par exemple le document 28). On savait que les éléments essentiels du promoteur de la levure étaient les séquences flanquant 5', et l'on défendait la thèse selon laquelle la traduction débutait au premier AUG (cf. document (28)).

Il avait été démontré dans le document (30) que le contexte de l'ATG pouvait être modifié par mutation et que l'on pouvait néanmoins encore réaliser une expression, ce qui prouvait que la région entourant l'ATG ne jouait pas un rôle essentiel et incitait à faire preuve d'une certaine flexibilité pour ce qui était de la position du codon d'initiation.

4) M. Guarente avait montré qu'il était possible d'obtenir l'expression d'un gène hétérologue dans la levure sous le contrôle d'un promoteur de la levure (24'). Dans son exposé qui portait à la fois sur des vecteurs bactériens et sur des vecteurs de la levure comprenant le gène lacZ, il constatait qu'il existait un lien direct entre les systèmes d'expression des bactéries et les systèmes d'expression de la levure.

M. Guarente avait fait cet exposé devant un groupe de personnes qui étaient en mesure d'en percevoir immédiatement toute l'importance, comme en témoigne l'observation faite par M. Heslot (124) qui avait déclaré lors du workshop que ce système pouvait "à l'évidence être utilisé pour l'expression d'autres gènes étrangers dans la levure".

5) Etant donné la divulgation faite par M. Guarente (24'), considérée en combinaison avec l'enseignement de l'état de la technique (cf. par exemple le document (30)) selon lequel il n'était pas nécessaire de prévoir un espace précis entre le codon d'initiation ATG et le promoteur pour obtenir une expression normale, la préparation de vecteurs de levure pour l'expression directe de gènes hétérologues tels que ceux faisant l'objet des présentes revendications était évidente pour un homme du métier. La manipulation de l'extrémité 3' du promoteur pour faire en sorte que le premier AUG rencontré par le ribosome soit le premier AUG du gène à exprimer découlait entièrement de l'état de la technique dans le domaine des bactéries. Par conséquent, la préparation desdites constructions ne nécessitait rien d'autre que la mise en oeuvre de techniques connues, avec des chances raisonnables de succès.

Le requérant n'avait pas prouvé que l'expression était plus efficace, ni fait valoir de résultats surprenants et imprévisibles obtenus grâce à l'utilisation des vecteurs revendiqués. Il était clair que les revendications portaient sur une simple facilité technique permettant d'obtenir des produits d'expression qui ne comportaient pas d'extrémités N modifiées, ce qui était là un objectif connu. Ce résultat était toutefois entièrement prévisible eu égard à l'état de la technique.

6) En ce qui concerne le problème de l'obtention d'une terminaison de transcription adéquate tel qu'il était posé dans les requêtes subsidiaires II et III, il était évident, pour l'homme du métier, que les ARNm de la levure renfermaient eux aussi des extrémités 3' discrètes, déterminées par des séquences de terminaison. L'introduction de séquences de terminaison dans un vecteur d'expression de la levure s'imposait donc à l'évidence. La présence de séquences de terminaison de la transcription dans les gènes de levure était explicitement mentionnée dans l'état de la technique (cf. par ex. les documents (28) et (13A)). Aussi l'homme du métier avait-il toute raison de les utiliser dans la construction de vecteurs d'expression dans la levure. En tout état de cause, l'appréciation du caractère évident de l'introduction de telles séquences n'avait rien à voir avec la question de savoir si, en fin de compte, elles s'avéreraient ou non importantes pour l'expression de gènes étrangers. Le présent brevet ne divulguait pas de signal de terminaison spécifique, et ne décrivait pas non plus d'effet inattendu ou surprenant obtenu grâce à leur utilisation, si bien qu'en fin de compte, l'enseignement qu'il contenait à cet égard ne différait pas des enseignements de l'état de la technique.

XIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale présentée le 16 mars 1994, ou sur la base de la première, de la deuxième ou de la troisième requêtes subsidiaires, telles que communiquées le 20 juin 1994.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Recevabilité (article 123(2) et (3) CBE)

Dans toutes les requêtes, à la suite des modifications qui ont été apportées, la définition de l'objet des revendications est à présent plus étroite que dans les revendications du brevet tel que délivré. De ce fait, l'étendue de la protection conférée par les revendications se voit réduite par rapport à celle que conféraient les revendications du brevet tel que délivré. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Il est également satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, étant donné que les modifications en question se fondent sur les pièces initiales de la demande. En effet :

i) la demande telle qu'elle avait été déposée mentionnait explicitement, en termes généraux, la production d'un "polypeptide biocompétent" (cf. p. 4, troisième paragraphe). La mention, dans les pièces initiales de la demande, de polypeptides biocompétents "autres que ceux requis pour la croissance du transformant" doit être considérée comme un mode de réalisation particulier. De l'avis de la Chambre, la suppression de ce dernier membre de phrase dans les revendications indépendantes ne va donc pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

ii) S'agissant de l'introduction, dans les revendications, de l'expression "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène", la Chambre observe que même si dans les pièces initiales de la demande il n'est fait mention de la séquence leader et de délétions dans ladite région que dans le cas particulier du gène de l'alcool déshydrogénase (ADH) qui avait été cité comme exemple, il découle néanmoins sans ambiguïté de l'ensemble du contexte que l'enseignement de cet exemple devrait pouvoir s'appliquer d'une manière générale (cf. par exemple page 24, quatrième paragraphe et page 25, quatrième paragraphe). Il ne saurait donc être considéré que la modification a conduit à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

iii) En ce qui concerne l'utilisation de l'expression "fournie par" dans les revendications selon la deuxième et la troisième requêtes subsidiaires, la Chambre estime qu'elle se fonde entièrement sur la demande initiale, étant donné qu'il avait été indiqué clairement dans cette demande que les terminaisons de la transcription sont fournies sous forme de séquences flanquant 3' des gènes de la levure (cf. page 18, sixième paragraphe et page 25, deuxième paragraphe). Le terme utilisé dans le texte initial de la revendication 2 était "fourniture".

3. Clarté (article 84 CBE)

De l'avis de la Chambre, dans toutes les requêtes, toutes les revendications nouvellement déposées satisfont à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE. Les expressions critiquées par l'intimé III ne peuvent faire naître de doutes au sujet de la catégorie et de la portée des revendications. Considérées dans le contexte des revendications prises dans leur ensemble, ces expressions servent à préciser la position ou l'origine d'une caractéristique structurelle. Elles n'ont pas davantage pour effet de rendre les revendications obscures du point de vue technique.

4. Nouveauté (article 54 CBE)

4.1 L'état de la technique le plus proche

La divulgation orale (24') faite par M. Guarente lors de la 10e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology" qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain- La-Neuve constitue l'état de la technique le plus proche.

Il ressort des preuves qui ont été fournies que dans les posters qui avaient été exposés et lors de deux workshops organisés durant la conférence, M. Guarente avait donné des exemples de ses études sur la caractérisation du promoteur Cyc 1 (iso-1-cytochrome c) et sur l'utilisation à cet effet du gène lacZ'. Ces études visaient à clarifier la fonction dudit promoteur. M. Guarente avait divulgué la construction de plasmides qui contenaient des fusions du gène lacZ' de E.coli avec une région flanquant Cyc1 sur le côté 5' et qui portaient des marqueurs ainsi que des origines de réplication sélectionnables pour E.coli et S.cerevisiae, et notamment la construction du plasmide correspondant au pLG669-Z mentionné sur la figure 1 de la publication ultérieure (10). Il avait signalé que les cellules E.coli et S.cerevisiae transformées au moyen desdits plasmides pouvaient exprimer la ß- galactosidase sous le contrôle du promoteur Cyc1. Le gène lacZ' représentait dans ces constructions la séquence d'ADN exogène.

Il avait expliqué que le plasmide pLG669-Z (plasmide contenant la séquence d'ADN exogène insérée = "vecteur chargé") avait été construit à partir du plasmide pLG669 (plasmide avant l'insertion de la séquence d'ADN exogène = "vecteur vide"), par insertion dans le site Bam HI de la séquence codant lacZ'. Ce plasmide précurseur pLG669 comportait les éléments structurels suivants: i) un réplicon de la levure; ii) une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur (ainsi que les quatre premiers nucléotides ATGA du gène Cyc1, à savoir le codon d'initiation et un nucléotide supplémentaire) ; iii) un site en aval pour l'insertion d'un gène (site Bam HI); iv) un marqueur de la levure; v) un marqueur bactérien et vi) une origine de réplication bactérienne.

M. Guarente avait également décrit certaines délétions dans ladite séquence flanquant 5', en particulier la délétion du fragment Xhol(-700)-Xhol(-250). Cette dernière a eu pour résultat de réduire l'expression dans la levure, mais pas dans E.coli, ce qui a permis de déterminer l'endroit où se trouvait probablement la région promoteur Cyc1 à l'intérieur de la région couvrant 1100 nucléotides qui précédait le gène de structure CYC1 dans le chromosome de la levure. Par ailleurs, on a pu également déterminer où se trouvait la séquence de Hogness (environ 120 nucléotides en amont du début de la séquence codant Cyc1).

Au cours de la procédure, toutes les parties étaient d'accord sur le contenu global de la divulgation orale faite par M. Guarente, telle qu'il a été rappelé ci-dessus.

4.2 Aucun des intimés n'a contesté la nouveauté, par rapport au contenu de la divulgation orale (24'), des revendications figurant dans les nouvelles requêtes.

Il est signalé que la définition d'un "gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure", au sens où on l'entend ici, couvre le gène codant la molécule "reporteur" lacZ'.

Les vecteurs selon les revendications 1 et 9, ainsi que la méthode selon la revendication 28 contenue dans la requête principale sont nouveaux par rapport aux vecteurs et aux méthodes divulgués dans l'antériorité (24') parce que:

- le vecteur "vide" selon la revendication 1 ne contient pas le codon ATG du gène de la levure qui fournit le promoteur;

- le vecteur "chargé" selon les revendications 9 et 28 porte une délétion dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur.

En conséquence, la requête principale n'appelle aucune objection du point de vue de la nouveauté.

Les revendications indépendantes selon les requêtes subsidiaires I, II et III comportent toutes, entre autres, la caractéristique de la délétion dans la séquence leader 5' non traduite. Par conséquent, pour les raisons qui ont déjà été indiquées, ces requêtes elles non plus n'appellent pas d'objections en ce qui concerne la nouveauté.

5. Activité inventive (article 56 CBE)

5.1 Requête principale

5.1.1 Le problème technique

Compte tenu de l'antériorité (24'), on peut considérer que le problème à résoudre par le brevet en litige consiste à construire d'autres vecteurs d'expression dans la levure se prêtant à l'expression dans la levure de n'importe quel gène exogène voulu.

5.1.2 La solution proposée

Pour résoudre ce problème, il est proposé dans la revendication 1 de construire un vecteur "vide" qui porte, en aval de la séquence flanquant 5' d'un gène de levure qui fournit le promoteur, un site pour l'insertion de la séquence d'ADN exogène voulue avec un signal d'initiation propre. Ce vecteur "prêt à l'emploi" ne comporte pas le signal d'initiation dudit gène de levure. La revendication 9 propose quant à elle un vecteur "chargé", portant une délétion dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur.

Il est donné dans la description du brevet des exemples de vecteurs dans lesquels une séquence d'ADN codant l'interféron D de leucocyte est insérée avec son signal d'initiation en aval de la séquence flanquant 5' du gène ADH de la levure, y compris le promoteur, et contenant des délétions allant du signal d'initiation natif jusqu'à la région leader 5' non traduite. Il est montré dans cette description que les cellules de la levure transformées au moyen de tels vecteurs expriment un produit biologiquement actif (cf. tableau 1).

5.1.3 Appréciation de l'activité inventive

5.1.3.1 L'exposé oral (24') de M. Guarente a été considéré par les participants à la conférence comme la première démonstration qui ait été faite de l'expression dans la levure d'une séquence qui lui est exogène, sous le contrôle d'un promoteur du gène de la levure (cf. à cet égard en particulier les observations figurant dans le document (124).

5.1.3.2 Etant donné que l'homme du métier doit normalement s'efforcer sans cesse d'éliminer les défauts, de remédier aux inconvénients, et d'apporter des améliorations à des dispositifs et/ou à des produits connus (cf. par ex. à ce sujet les décisions T 15/81, JO OEB 1982,2, point 3 des motifs et T 195/84, JO OEB 1986, 121, point 8.1 des motifs), on peut raisonnablement penser qu'un homme du métier qui aurait eu connaissance de l'exposé de M. Guarente (24') aurait immédiatement cherché à mettre au point d'autres solutions et/ou à améliorer les vecteurs et méthodes qui avaient été divulgués.

5.1.3.3 Un certain nombre de décisions dans le domaine de la biotechnologie ont déjà donné une définition de l'homme du métier tel que visé par l'article 56 CBE (cf. par ex. la décision T 60/89, JO OEB 1992, 268, point 2.2.4 des motifs, et deux décisions non publiées au JO OEB : T 500/91 en date du 21 octobre 1992, point 2.2 des motifs et T 223/92 en date du 20 juillet 1993, point 5.5 des motifs).

La Chambre juge bon, avant de rendre la présente décision, de faire quelques remarques au sujet de ce que l'on considère comme étant la réaction normale de l'homme du métier face aux changements, modifications et/ou adaptations qui peuvent être apportés à des produits (par ex. un plasmide) ou à des procédés connus (par ex. un protocole d'expérimentation). Elle se propose ce faisant de répondre de manière aussi objective que possible à la question de savoir si un changement donné apporté à une structure ou à un procédé peut ou non être considéré comme évident pour l'homme du métier, en dehors de toute analyse a posteriori.

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier spécialiste du domaine considéré sait parfaitement qu'une modification structurelle même mineure apportée à un produit (tel qu'un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou à un procédé (par ex. un procédé de purification) peut entraîner des changements fonctionnels considérables. Par conséquent, il devrait constamment prendre en considération l'état de la technique et avant d'agir, réfléchirait soigneusement, compte tenu des connaissances existantes, aux conséquences de tout changement, modification ou adaptation qui pourrait être apporté(e). Dans ces conditions, il adopterait, de l'avis de la Chambre, une attitude conservatrice, ce qui ne signifie pas toutefois qu'il se montrerait réticent, voire hostile, lorsqu'il s'agirait de modifier ou d'adapter un produit ou un procédé connu, mais plutôt qu'il se montrerait prudent. C'est ainsi qu'il n'irait pas à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme "sacro-saints" ou imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Cet homme du métier s'efforcerait toutefois, dans le cadre des procédures habituelles de mise au point, d'apporter des changements, modifications ou adaptations appropriés, s'imposant à l'évidence, ne nécessitant que peu d'efforts ou de travail, et ne présentant aucun risque, ou uniquement des risques mesurables, ceci en vue notamment d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En particulier, l'homme du métier spécialiste d'un seul domaine (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen qui a été mis en oeuvre avec succès dans un domaine voisin (par ex. le domaine des bactéries) pourrait être utilisé sans problème dans le domaine de l'expression dans la levure, si cette transposition de connaissances techniques ne constitue pas une démarche sortant de l'ordinaire.

5.1.3.4 Compte tenu des remarques qui viennent d'être faites, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu avoir l'idée d'essayer de modifier l'enseignement technique divulgué dans le document (24'), mais s'il aurait entrepris une telle modification. Or, il est à signaler à ce propos que l'homme du métier travaillant dans le domaine de l'expression de polypeptides dans la levure avait de bonnes raisons de s'inspirer de l'enseignement technique du brevet en litige, parce qu'il savait comment les connaissances techniques acquises dans un domaine voisin, celui des bactéries, avaient été transposées dans l'enseignement technique de l'antériorité (24'). Cela était suffisant pour l'inciter tout au moins à essayer de transposer dans le domaine de la levure les connaissances acquises dans le domaine des bactéries. L'on notera qu'à cet égard, c'est le même homme du métier qui est spécialiste à la fois des bactéries et de la levure.

5.1.3.5 En ce qui concerne maintenant la solution proposée dans la revendication 1 du brevet en litige, la Chambre observe que la seule différence existant entre le vecteur "vide" selon cette revendication et le plasmide "vide" divulgué dans l'antériorité (24') tient à ce que le vecteur "vide" ne contient pas le signal d'initiation (ATG) du gène de la levure qui fournit le promoteur. Si cette solution a été proposée dans le brevet en litige, c'est parce que l'on voulait obtenir un vecteur "prêt à l'emploi", dans lequel peut être insérée une séquence d'ADN composée comme suit : signal d'initiation - séquence d'ADN exogène - signal de terminaison (en option). Or, cette approche était déjà connue dans le domaine des bactéries (cf. par ex. le document (120), notamment la figure 1(a)). Rien dans l'état de la technique ne dissuadait l'homme du métier spécialiste de la construction de vecteurs d'expression dans la levure de suivre également cette approche dans le domaine de la levure. De surcroît, peu lui importait que le signal d'initiation se trouve déjà dans le vecteur ou qu'il soit introduit avec la séquence d'ADN exogène, dès lors qu'il était correctement positionné dans le vecteur.

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier qui aurait étudié la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait fort bien pu avoir l'idée de ce changement structurel par lequel le vecteur selon la revendication 1 se distingue du plasmide "vide" divulgué dans l'antériorité (24'). Apporter une telle modification au vecteur plasmidique connu ne sortait pas du cadre normal des activités de l'homme du métier, et n'impliquait donc aucune activité inventive, puisqu'il s'agissait au total d'une simple question de commodité technique.

5.1.3.6 Le vecteur "chargé" selon les revendications 9 et 28 diffère du plasmide "chargé" divulgué dans l'antériorité (24') en ce qu'il contient des délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur. La question-clé à poser pour pouvoir apprécier l'activité inventive qu'impliquent ces revendications est de savoir si, partant de l'enseignement de l'antériorité (24'), un homme du métier aurait pu avoir l'idée d'entreprendre de telles délétions.

S'agissant de ces délétions, le requérant affirme en substance que l'homme du métier n'aurait pas pris le risque incalculable de réaliser une manipulation quelconque dans ladite région, car l'on connaissait mal l'influence que cette manipulation pouvait avoir sur l'expression dans la levure. Il a également allégué que l'on en savait trop peu sur les promoteurs de la levure, et notamment sur leurs extrémités 3', pour que l'idée de réaliser des délétions dans la région leader 5' non traduite puisse s'imposer à l'homme du métier. De l'avis du requérant, l'homme du métier considérait cette région comme "sacro-sainte".

La Chambre note qu'au début de l'année 1981, un certain nombre de gènes de la levure avaient été clonés et séquencés et que les séquences situées en amont et en aval avaient été identifiées (cf. par ex. le document (13A), en particulier la figure 25, et le document (28)). On savait que les séquences promoteurs étaient situées dans la région supérieure des séquences flanquant 5' (cf. documents (13A) et (24')). La thèse selon laquelle la traduction était initiée dans la levure au premier AUG en aval de l'extrémité 5' de l'ARNm, les séquences n'ayant à répondre à aucune autre exigence, trouvait de nombreux partisans et était largement admise (cf. documents (28), (30) et (120)). Il découlait notamment des études faites dans le document (30) qu'il n'était rien exigé impérativement en ce qui concerne la situation d'une séquence 5' par rapport au codon d'initiation et que la traduction débutait au codon AUG le plus proche de l'extrémité 5' de l'ARNm. Ce dernier document, particulièrement pertinent en l'espèce, mérite une analyse plus approfondie.

5.1.3.7 Les études du document (30) faisaient intervenir des mutations dans le locus Cyc1 d'une souche de levure mutante qui ne possédait pas le codon ATG normal, de façon à obtenir des révertants intragéniques dans lesquels le codon d'initiation était déplacé à l'intérieur de la région occupée par les codons -3 à 9. Il a été observé que l'iso-1-cytochrome c était produit en quantités normales lorsque la traduction débutait aux sites correspondant aux positions des codons -3, -2, 3 et 5 ainsi qu'à la position normale -1, et il a été conclu par conséquent que le codon d'initiation de la traduction pouvait être situé n'importe où à l'intérieur d'une région couvrant 37 nucléotides et probablement sur n'importe quel site précédant ou suivant le site du codon d'initiation normal.

Le requérant insiste sur le fait que les études qui ont été faites dans le document (30) :

- portaient sur des mutations, et non sur des délétions;

- concernaient l'initiation de la traduction, et non la transcription;

- ne fournissaient aucune information claire au sujet des séquences d'ADN.

Il a donc allégué que ces études ne permettaient pas de conclure qu'il était facile d'apporter des modifications dans la séquence leader d'un gène de levure.

La Chambre quant à elle estime plutôt que l'homme du métier aurait aisément conclu du document (30) que des modifications pouvaient être apportées, au moins par voie de mutation, dans la région de l'ADN se trouvant juste en amont du signal d'initiation (région leader). En effet :

- les changements de position du codon d'initiation de la traduction par rapport aux séquences d'ARNm dont il est rendu compte dans le document (30) reflétaient les modifications apportées à l'ADN par les mutations intervenues sur le site correspondant. Il n'était pas nécessaire de disposer d'informations claires au sujet de l'ADN pour pouvoir le constater ;

- le fait que la traduction se soit déroulée avec une efficacité normale ou quasi-normale dans les révertants intragéniques mutés ne pouvait que signifier que la transcription, qui précède la traduction dans l'expression de l'ADN, avait elle aussi eu lieu pratiquement sans problème.

En conséquence, la Chambre estime que l'homme du métier qui se serait fondé sur l'enseignement du document (30) n'aurait pas considéré comme "sacro-sainte" ou "intouchable" la région d'un gène de levure précédant immédiatement le signal d'initiation (la région leader 5' non traduite), en dépit des incertitudes dont il a été fait état au sujet de la fonction que pourrait avoir la séquence leader. Le fait que l'introduction de mutations ponctuelles dans cette région n'ait pas modifié de façon sensible l'efficacité de la traduction semblait plutôt indiquer que l'on pouvait y apporter des modifications.

5.1.3.8 Il reste encore à établir si un homme du métier qui aurait cherché à obtenir d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait eu l'idée de modifier les vecteurs divulgués dans le document (24'), en effectuant des délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournissait le promoteur.

La Chambre observe à cet égard que le document (30) indique expressément que le codon d'initiation pouvait notamment être placé à un site précédant sa position normale (par ex. au site correspondant aux codons -3, -2), ce qui revenait à enseigner à l'homme du métier qu'en changeant les codons par mutation, le signal d'initiation pouvait être déplacé vers le promoteur, en amont de sa position normale, c'est-à-dire dans la région leader 5' non traduite. L'homme du métier savait que dans le domaine des bactéries (cf. par ex. le document (120), notamment page 1429, colonne de gauche, passage se référant à la figure 1(b)), la distance séparant le promoteur du signal d'initiation ATG pouvait être modifiée par résection à l'aide de nucléases et qu'elle pouvait être optimisée. En conséquence, l'une des modifications que l'homme du métier aurait pu fort bien avoir eu l'idée d'apporter dans le plasmide "chargé" selon l'antériorité (24') était le changement de distance entre le signal d'initiation du gène exogène et le promoteur, dont on savait qu'il était localisé dans la région supérieure de la séquence flanquant 5' du gène de la levure (cf. point 4.1 supra, quatrième alinéa). Pour ce faire, l'homme du métier avait deux possibilités:

- soit changer par mutation les codons précédant le signal d'initiation naturel, comme l'enseignait le document (30),

- soit effectuer des résections ou des délétions dans des régions non essentielles en amont dudit signal d'initiation, comme l'enseignait l'état de la technique dans le domaine des bactéries.

Ces deux méthodes possibles ne sortaient pas du cadre des activités normales de l'homme du métier et ne nécessitaient que des essais de routine.

En conséquence, compte tenu par ailleurs de ce qui a été développé ci-dessus au point 5.1.3.3, la Chambre conclut qu'il aurait été évident pour un homme du métier de tenter, et cela avec des chances raisonnables de succès, de modifier le plasmide "chargé" divulgué dans l'antériorité (24') en effectuant une ou plusieurs délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournissait le promoteur. Etant donné ce qu'enseignait l'état de la technique (notamment les documents (24') et (30)), l'homme du métier aurait considéré que cette modification était possible et ne présentait tout au plus que des risques entièrement calculables. Il lui aurait donc été facile d'obtenir un vecteur de la levure tel que celui exposé dans la revendication 9, et de l'utiliser pour exprimer un polypeptide exogène dans la levure comme cela avait été prévu dans la revendication 28. Il s'agissait là de procédures normales de mise au point, qui n'exigent aucune créativité, ni aucun talent inventif.

5.1.3.9 Pour les raisons qui viennent d'être exposées, les revendications 1, 9 et 28 n'impliquent aucune activité inventive. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête principale.

5.2 Requête subsidiaire I

Les revendications 1 à 30 selon cette requête sont pour l'essentiel identiques aux revendications 1 à 30 de la requête principale, à ceci près qu'elles sont toutes formulées comme des revendications de méthode. Toutefois, à la différence de la revendication 1 selon la requête principale, la revendication 1 selon cette requête subsidiaire contient la caractéristique suivante "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène".

Le requérant a allégué que cette requête correspond à ce qui avait été réalisé.

De l'avis de la Chambre, il ne suffit pas de transformer les revendications de produit en revendications de méthode pour que l'objet de ces revendications implique désormais une activité inventive, si les caractéristiques des méthodes revendiquées restent les mêmes que celles des produits, ce qui est précisément le cas dans la présente espèce. Etant donné qu'il a été conclu ci-dessus à propos de la requête principale que l'homme du métier n'avait pas à faire preuve d'activité inventive pour obtenir les vecteurs "vides" et "chargés" revendiqués, force est de conclure que les méthodes de préparation de ces vecteurs n'impliquaient elles non plus pas d'activité inventive. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête subsidiaire I, et ceci pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus s'agissant de la requête principale.

5.3 Requêtes subsidiaires II et III

5.3.1 Le problème technique et sa solution

L'état de la technique le plus proche de l'invention selon ces requêtes est la divulgation orale de M. Guarente (24').

En l'occurrence, le problème technique qui se posait est le même que celui posé dans la requête principale ; il s'agissait de construire d'autres vecteurs d'expression dans la levure, se prêtant à l'expression dans la levure d'un gène exogène voulu (cf. point 5.1.1 supra).

Dans les deux requêtes, la solution consiste à construire un vecteur "chargé" (revendication 11) et un vecteur "vide" (revendication 1).

Comme indiqué ci-dessus (au point X), la revendication 1 est la même dans les requêtes subsidiaires II et III. Par conséquent, pour ce qui concerne le vecteur "vide", la solution proposée est identique.

La revendication 11 diffère dans les deux requêtes, du fait que la définition de la caractéristique relative à la présence d'une "séquence de terminaison de la transcription pour ledit ADN en aval dudit site d'insertion" figurant dans la revendication 11 selon la requête subsidiaire II est complétée dans la revendication 11 selon la requête subsidiaire III par l'utilisation de l'expression "fournie par une séquence flanquante d'un gène de levure".

5.3.2 Appréciation de l'activité inventive

Il sera discuté ici de l'activité inventive qu'implique la solution que représentent les vecteurs "chargés" revendiqués dans les deux requêtes (cf. revendication 11).

Les vecteurs "chargés" selon les requêtes subsidiaires II et III diffèrent du vecteur "chargé" selon la requête principale (cf. revendication 9) en ce qu'ils contiennent une séquence de terminaison de la transcription en aval de l'ADN exogène inséré, cette séquence étant fournie, dans la revendication selon la requête subsidiaire III, par une séquence flanquante d'un gène de levure.

Aux points 5.1.3.6 à 5.1.3.9 supra, il a été conclu que le vecteur "chargé" selon la revendication 9 figurant dans la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Par conséquent, il convient à présent d'examiner si l'adjonction de la caractéristique supplémentaire, à savoir la présence d'une séquence de terminaison, confère une activité inventive aux vecteurs revendiqués.

De l'avis de la Chambre, un homme du métier "prudent", qui aurait étudié, compte tenu des documents (24') et (30), la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure, aurait soigneusement examiné tous les éléments structuraux qui lui paraissaient appropriés et/ou nécessaires pour l'expression dans la levure.

Cet homme du métier savait que les séquences situées à l'extrémité 3' des gènes de la levure au-delà du codon de terminaison de la traduction étaient associées à la terminaison de la transcription de l'ARN (cf. par ex. le document (13A), en particulier page 7, figure 25, page 134, lignes 10 à 136, ligne 3, tableau V, et passage allant de la page 141, dernier paragraphe à la page 145, ligne 13; document (28), en particulier figure 2 et page 759, colonne de gauche, paragraphes 3 et 4; document (52), notamment passage allant de la page 544, colonne de droite à la page 545, colonne de gauche, premier paragraphe et figures 3 et 4; document (61), en particulier figure 2b; document (64), notamment page 164, colonne de droite, dernier paragraphe).

De l'avis de la Chambre, même si l'on avait peu d'informations, au début de l'année 1981, au sujet de la structure précise et du mécanisme d'action de ces séquences de terminaison de la levure, l'homme du métier qui aurait étudié la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait aisément eu l'idée d'y inclure un fragment discret, de taille raisonnable, comprenant une séquence de terminaison (cf. revendication 11 selon la requête subsidiaire II), et notamment un fragment composé d'une séquence flanquant 3' d'un gène de la levure (cf. revendication 11 selon la requête subsidiaire III), et cela en aval de la séquence d'ADN exogène. Compte tenu des informations dont il disposait, il aurait estimé que cette mesure structurelle permettrait d'obtenir une terminaison correcte de la transcription, ce qui est la fonction normalement exercée dans la levure. Rien dans l'état de la technique n'indiquait qu'une telle mesure pouvait être préjudiciable à l'expression. Au contraire, adoptant en matière d'expérimentation l'approche prudente selon laquelle "dans la levure, il faut agir comme la levure", ainsi que l'ont formulée les intimés, l'homme du métier aurait considéré que cette mesure structurelle était appropriée pour obtenir une expression efficace. Etant donné que les séquences d'ADN comprenant des séquences de terminaison étaient connues (cf. ci-dessus), le travail d'expérimentation qu'aurait impliqué pour l'homme du métier la construction de vecteurs d'expression dans la levure contenant ces séquences n'aurait nécessité que des essais de routine.

5.3.3 Pour les raisons énoncées ci-dessus, la revendication 11 selon les requêtes subsidiaires II et III n'implique pas d'activité inventive. Il ne peut donc être fait droit à ces requêtes.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si le vecteur "vide" implique une activité inventive.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.