T 0182/90 (Durchblutung) of 30.7.1993

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. Februar 1986 eingereichte, unter der Nummer 0 194 517 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 102 544.3 wurde von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 23. Oktober 1989 zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschluß lagen die mit Schreiben vom 24. August 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 einen chirurgischen Verfahrensschritt umfasse und daher nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht patentfähig sei. Außerdem wurde dem Gegenstand der auf Mikrosphären gerichteten unabhängigen Ansprüche 6 und 7 die Neuheit abgesprochen. Die Prüfungsabteilung stellte ferner fest, die Anmeldung und insbesondere die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 verstießen gegen das in Artikel 82 EPÜ verankerte Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung.

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 19. Dezember 1989 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 12. Februar 1990 ein.

IV. Nach einem Telefongespräch zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem Berichterstatter reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Juli 1993 einen Satz geänderter Ansprüche 1 bis 8 ein.

Anspruch 1 dieses Satzes entspricht dem dem Zurückweisungsbeschluß zugrunde liegenden Anspruch 1. Die Ansprüche 2 bis 8 sind von diesem Verfahrensanspruch abhängig.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Messung der Durchblutung eines bestimmten tierischen Gewebes, bei dem

a) in den Blutstrom eines Versuchstiers mit Farbstoffen oder durch Kopplung an Enzyme nichtradioaktiv markierte Mikrosphären eingebracht werden, die einerseits so klein sind, daß sie im Blutkreislauf des Tiers mitfließen und sich auf diese Weise in den Blutgefäßen verteilen können, die aber andererseits so groß sind, daß sie in den Kapillargefäßen des Gewebes hängenbleiben,

b) danach die Zahl der Mikrosphären in einem bekannten Volumen des Tierbluts bestimmt wird,

c) das Tier getötet und ein Teil seines Gewebes entnommen wird,

d) die Zahl der in einer Gewebeprobe bekannter Größe vorhandenen Mikrosphären durch Auszählen bestimmt wird,

e) aus den Ergebnissen dieser Bestimmung die Durchblutung des Gewebes errechnet wird."

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des geänderten Anspruchssatzes sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ - Ausschluß von chirurgischen Behandlungsverfahren

2.1 Artikel 52 (4) EPÜ

In Artikel 52 (4) EPÜ heißt es: "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1." Diesen Verfahren wird also die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen.

In Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bedeutet dies zwangsläufig, daß für solche chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren ungeachtet dessen, ob sie de facto gewerblich anwendbar sind oder nicht, keine europäischen Patente erteilt werden.

Allerdings besteht allgemeines Einvernehmen darüber, daß Behandlungsverfahren nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen werden können, wenn sie am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

Bei der Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ muß geklärt werden, was im medizinischen und juristischen Sprachgebrauch unter "chirurgischer Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" zu verstehen ist. Deshalb sollen im folgenden zunächst die Begriffe "Behandlung", "Chirurgie" und "chirurgische Behandlung" erörtert werden.

2.2 Der Begriff "Behandlung"

Nach G. Schwalm, "Chirurgie und Recht - heute" in "Chirurgie der Gegenwart", herausgegeben von R. Zenker et al., Band 1 "Allgemeine Chirurgie", Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1980, Seiten 1 bis 42 und insbesondere 4 bis 8, versteht man unter "medizinischer Behandlung" jede bewußte und gewollte, nicht unerhebliche physische oder psychische, unmittelbare oder mittelbare Einwirkung eines Menschen auf einen anderen Menschen mit Mitteln und Methoden der medizinischen Wissenschaft, wobei es keine Rolle spielt, ob die Behandlung von einem Arzt oder Nichtarzt vorgenommen wird. Sinngemäß gilt dies auch für die Einwirkung auf ein Tier.

Der Begriff "Behandlung" in der in Artikel 52 (4) EPÜ und bei Schwalm verwendeten Bedeutung beschränkt sich nicht auf Verfahren, die einem unmittelbaren therapeutischen (einschließlich prophylaktischen) Zweck dienen. (Diese Zweckbestimmung kommt in Artikel 52 (4) EPÜ erst durch die ausdrückliche Spezifizierung "therapeutisch" hinzu.) Nach der vorstehenden Definition (s. Artikel von Schwalm, S. 6 - 8) können unter den Begriff "medizinische Behandlung" auch Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken fallen, so etwa kosmetische Behandlungen, Schwangerschaftsabbrüche, Kastrationen, Sterilisationen, künstliche Inseminationen, Embryotransplantierungen, Behandlungen zu Versuchs- und Forschungszwecken und die Entnahme von Organen, Haut oder Knochenmark bei einem lebenden Spender.

Es liegt auf der Hand, daß der allgemeine Oberbegriff eine Vielzahl von Möglichkeiten umfaßt, von denen einige, wie die kosmetische Behandlung mit Stoffen, für patentfähig befunden worden sind (vgl. T 36/83, ABl. EPA 1986, 295 und T 144/83, ABl. EPA 1986, 301). Daher muß untersucht werden, wie sich der weitere im Artikel vorkommende Schlüsselbegriff der "Chirurgie" für sich genommen abgrenzen läßt.

2.3 Der Begriff "Chirurgie"

In den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (vgl. C-IV, 4.3) wird festgestellt, daß der Begriff Chirurgie nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung kennzeichnet. Diese Aussage muß jedoch nicht in allen Fällen richtig sein (vgl. Nr. 2.5.2).

Nach dem "International Dictionary of Medicine and Biology", Band III, John Wiley & Sons, 1986, Seite 2762 ist mit Chirurgie der Zweig der medizinischen Wissenschaft und Praxis gemeint, der die Diagnose und Behebung verletzungs- oder krankkeitsbedingter körperlicher Defekte sowie die Linderung des Leidens durch manuelle und instrumentelle Verfahren zum Gegenstand hat. Unter diesem Begriff wird sogar die "nichtinvasive Chirurgie" subsumiert, unter der im selben Wörterbuch die Einwirkung auf einen Körperteil, ein Organ oder ein Gewebe ohne Hautschnitt verstanden wird.

In ähnlicher Weise wird Chirurgie in der Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, Band 4, 1987, Seite 520 als das Teilgebiet der Medizin definiert, das sich mit der Heilung von Krankheiten, Unfallfolgen oder Körperfehlern durch Eingriffe am lebenden Körper befaßt; hierzu rechnen nach dieser Definition konservative (unblutige) Verfahren (z. B. Reposition) und die zahlenmäßig überwiegenden operativen (blutigen) Eingriffe mit Instrumenten (vgl. auch Roche Lexikon Medizin, 3. Auflage, Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1993, S. 274).

Gemäß dem Taschenbuch "Chirurgie" von M. Reifferscheid und S. Weller, 8. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1989, Seiten 131 und 132 werden als Eingriff alle direkt oder indirekt in das Gefüge des Organismus eingreifenden Behandlungsmethoden bezeichnet; sie reichen von der Endoskopie über Punktion, Injektion und Exzision bis zur Eröffnung der Körperhöhlen. Zu den chirurgischen Intensivtechniken gehört auch das Legen eines Katheters (vgl. S. 170).

Die vorstehend dargelegte Subsumtion der Endoskopie, Punktion, Injektion, Exzision und Katheterisierung unter dem Begriff der chirurgischen Eingriffe steht auch in Einklang mit der Definition des Begriffs Chirurgie im Wörterbuch der französischen Sprache "Le Grand Robert de la Langue Française", Band II, 1985, Seiten 577 und 578.

2.4 Der Begriff "chirurgische Behandlung"

Der Verweis auf den Heilzweck, der sich in einigen der vorstehenden Definitionen des Begriffs Chirurgie findet, erscheint nicht vereinbar mit dem heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch, nach dem auch unter den (unter Nummer 2.2 am Ende angesprochenen) nicht der Heilung dienenden Behandlungsverfahren eine chirurgische Behandlung verstanden wird, wenn sie sich der Chirurgie bedienen. Einige dieser Verfahren sind bereits in der nationalen Rechtsprechung erörtert und vom Patentschutz ausgeschlossen worden (vgl. R. Moufang, "Medizinische Verfahren im Patentrecht", GRUR Int. 1992, S. 10 - 24, insbesondere S. 19). Ganz offenbar hat der Begriff "chirurgische Behandlung" einen Bedeutungswandel erfahren und kann heutzutage auch besondere Behandlungsverfahren umfassen, die nicht auf die Gesundheit des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sind.

2.5 Die vorliegende Anmeldung

2.5.1 Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur Messung der Durchblutung eines bestimmten Gewebes eines Versuchstiers, also auf eine Versuchszwecken dienende medizinische Behandlung. Hinter dem Merkmal des Anspruchs 1, wonach in den Blutstrom des Versuchstiers Mikrosphären eingebracht werden, verbirgt sich die Injektion markierter Mikrosphären in den linken Vorhof des Tieres (vgl. S. 6, Absatz 2 und S. 15, Absatz 4 der Beschreibung) und die Einführung eines Femoralarterienkatheters (vgl. S. 26, Beispiel 9 der Beschreibung).

Wie aus den Nummern 2.2 und 2.3 hervorgeht, stellen diese Verfahrensschritte eine chirurgische Behandlung dar. In der Regel verleiht ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers chirurgischen Charakter.

2.5.2 Im vorliegenden Fall kann das beanspruchte Verfahren als Ganzes aus folgendem Grund jedoch nicht als Verfahren zur chirurgischen Behandlung eines Tieres angesehen werden.

Auch wenn sich der Begriff der chirurgischen Behandlung nicht auf eine Behandlung zu Heilzwecken beschränkt (vgl. Nrn. 2.2 - 2.4), kann die Abgrenzung von chirurgischen gegen nichtchirurgische Verfahren nicht so weit gezogen werden, daß jede Art von manueller oder instrumenteller Einwirkung eines Menschen auf einen anderen oder auf ein Tier unter dem Begriff der chirurgischen Behandlung subsumiert wird. So ist das Guillotinieren von Menschen oder das Schlachten von Tieren sicherlich nicht als chirurgische Behandlung zu bezeichnen. (Verfahren zum Schlachten von Tieren gelten denn auch seit jeher als patentfähig.) Nach Auffassung der Kammer können Verfahren, an deren Ende notwendigerweise der Tod des Versuchstiers herbeigeführt wird (vgl. Merkmal c des Anspruchs 1), ihrem Wesen nach kein Verfahren zur chirurgischen Behandlung darstellen, selbst wenn einige Verfahrensschritte möglicherweise als chirurgisch einzustufen sind.

Der unter Nummer 2.4 angesprochene Bedeutungswandel der Terminologie kann keinesfalls so weit gehen, daß der Begriff auch das Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung abdeckt, also ein Verfahren, bei dem das Versuchstier bewußt getötet wird, als chirurgische Behandlung angesehen wird.

Offensichtlich wurde die Frage solcher und ähnlicher destruktiver Zwecke während der Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen erörtert (vgl. Dokument BR/177/72 vom 13. April 1972, S. 6, Nr. 9 d, veröffentlicht in "Materialien (Travaux préparatoires) zum Europäischen Patentübereinkommen", Band 13D, München, 1982). Es bestand Einvernehmen darüber, daß solche Verfahren zwar nicht vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollten, dies aber im Artikel nicht ausdrücklich erwähnt zu werden brauchte.

Vor diesem Hintergrund kann ein Verfahren, das neben einem am lebenden Versuchstier vorgenommenen chirurgischen Verfahrensschritt als weiteren für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Schritt die Tötung dieses Tieres umfaßt, nicht als Ganzes als Verfahren zur chirurgischen Behandlung von Tieren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ angesehen werden.

2.6 Aus demselben Grund stellt das beanspruchte Verfahren auch kein diagnostisches Verfahren dar, da das Tier, an dessen Körper es durchgeführt wird, nicht überlebt. Auch die Diagnose kann als Verfahren nicht die Tötung des betreffenden Tiers zum Zweck haben. Dies steht auch in Einklang mit dem allgemeinen Eindruck, daß den verschiedenen in Artikel 52 (4) EPÜ genannten medizinischen Behandlungsverfahren die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wurde, um deutlich zu machen, daß ihr vorrangiger Zweck eine Verbesserung des Gesundheitszustands des menschlichen oder tierischen Körpers und nicht die Zerstörung des Organismus ist.

2.7 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 fällt daher nicht unter die nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren.

3. Weitere Überlegungen

Da die Ansprüche 2 bis 8 von Anspruch 1 abhängig sind, bestehen nach Artikel 82 EPÜ keine Einwände gegen sie. Allerdings muß in Zeile 2 und 3 des Anspruchs 8 der Einschub "zur Herstellung der Mikrosphären gemäß Anspruch 6 oder 7" gestrichen werden.

Der jetzt vorliegende Anspruchssatz enthält keinen auf Mikrosphären als solche bezogenen Anspruch mehr, dem von der ersten Instanz die Neuheit abgesprochen worden war.

Aus der Akte geht hervor, daß zum Gegenstand des Anspruchs 1 noch keine Recherche durchgeführt worden ist, da kein Dokument angezogen wurde, das den auf den Seiten 3 und 4 der Beschreibung umrissenen Stand der Technik offenbart. Die Sache wird daher zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen (Art. 111 EPÜ).

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nimmt die Kammer wie folgt Stellung.

Die Beschwerdeführerin hat keine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beantragt, sondern nur um Rücksprache gebeten. Somit vermag die Kammer keinen Verstoß gegen Artikel 116 (1) EPÜ zu erkennen, wie ihn die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat.

Überdies wurde der Zurückweisungsbeschluß auf Artikel 52 (4) EPÜ gestützt (vgl. Nr. II.1 der Entscheidung); die Beschwerdeführerin hatte Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Die weiteren Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit und mangelnder Neuheit nach den Artikeln 82 und 52 (1) EPÜ wurden in der Entscheidung erhoben, um die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, daß die Anmeldung auch die diesbezüglichen Erfordernisse des Übereinkommens möglicherweise nicht erfüllt. Die Entscheidung verstößt somit auch nicht gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, kann eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden (R. 67 EPÜ).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 13. Juli 1993 eingereichten Ansprüche an die erste Instanz zurückverwiesen.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.