T 0381/87 (Publication) of 10.11.1988

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 900 154.2, qui revendique la priorité d'une demande américaine en date du 27 novembre 1981, a été déposée le 29 novembre 1982. Au cours de l'examen de cette demande, un article rédigé par les trois auteurs désignés de l'invention faisant l'objet de la demande a été cité par la division d'examen. Cet article avait été publié dans la revue "Chemical Communications", volume 22 (1981), pages 1195 à 1196, de la Chemical Society, revue désignée ci-après "document A". Dans une notification en date du 10 juillet 1985, la division d'examen a fait observer qu'une note figurant à la fin de l'article indiquait que celui-ci avait été reçu par la Chemical Society le 12 août 1981 et a demandé que la preuve soit apportée que le document A n'avait pas été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981.

II. Dans une réponse en date du 16 décembre 1985, le mandataire du requérant a produit une preuve sous la forme d'une lettre signée par un mandataire en brevets européens exerçant au Royaume-Uni dans un cabinet d'avocats, lettre dans laquelle il était déclaré ce qui suit :

A. "J'ai téléphoné au service de diffusion de la Royal Society of Chemistry qui a publié l'article en question. La revue a été envoyée aux abonnés l'après-midi du mercredi 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Normalement, deux jours au moins devraient être nécessaires pour l'acheminement de cet envoi, mais il est possible que les abonnés les plus proches aient reçu la revue le 26."

La lettre invoquait ensuite le fait que l'exemplaire du document A devant faire l'objet du dépôt légal n'était parvenu à la British Library que le 7 janvier 1982, et qu'il avait été rendu accessible au public à la Science Reference Library le 11 janvier 1982. En outre, la National Lending Library avait reçu un exemplaire du document A le 30 novembre 1981.

Il était également indiqué "qu'il n'avait pas été apposé de date sur l'exemplaire conservé dans la bibliothèque de la Chemical Society".

La lettre se terminait en ces termes :

B. "A mon avis, il n'est pas exclu que certaines personnes abonnées à titre privé à la revue aient reçu leur exemplaire le 26 novembre, mais cela serait tout à fait impossible à prouver. Il est hautement improbable que des abonnés privés apposent la date de réception sur leur exemplaire. Il vous resterait à envisager, comme une éventualité peu probable, qu'une personne appartenant à cette catégorie d'abonnés puisse faire opposition dans le délai d'opposition de neuf mois après la délivrance, si elle est en mesure de prouver la date de réception."

III. Dans une notification en date du 3 avril 1986, la division d'examen a indiqué que le document A ayant été envoyé aux abonnés le 25 novembre 1981, elle considérait que cette date était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public. Par conséquent, il n'était plus nécessaire d'examiner si la date de publication était le 12 août 1981. Dans une réponse datée du 31 juillet 1986, le requérant a contesté la base juridique servant à considérer que la date d'envoi du document A était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public, et a fait valoir que le courrier n'est pas rendu accessible au public lors de son envoi, mais au moment de sa distribution.

IV. Le 19 mai 1987, la division d'examen a rendu une décision dans laquelle elle a déclaré que, l'éditeur du document A, la Chemical Society, ayant cessé d'exercer son contrôle sur la diffusion de sa publication à la date à laquelle celle-ci a été envoyée, soit le 25 novembre 1981, cette date était bien la date de publication. Le point 4 de cette décision contient l'affirmation suivante :

"Nul doute que des personnes du public ont pu avoir accès au document A dès le 25 novembre 1981, par exemple en achetant directement un exemplaire de cette publication sur place, chez l'éditeur."

Dans la décision, il était dit également que "la date de publication est un fait objectif" et que "des hypothèses et prévisions quant au délai normal de distribution (du courrier) sont dénuées de pertinence et ne produisent aucun effet juridique". Se fondant sur le passage B de la lettre reproduit au point II ci-dessus, la décision constatait en outre (point 6) que la date de distribution était à première vue le 26 novembre 1981, et pouvait même être le 25 novembre 1981 pour les abonnés les plus proches.

La demande de brevet a donc été rejetée pour absence de nouveauté.

V. Le 6 juillet 1987, le requérant a formé un recours et a dûment acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel étaient contestés les motifs de la décision, a été déposé le 31 août 1987.

Le 16 mars 1988, le rapporteur a écrit au bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry pour lui demander à quelle date le document A avait été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque.

Par une notification du 17 mars 1988, le requérant a été invité à indiquer, preuves à l'appui, si le contenu du document A avait été communiqué le 12 août 1981 à titre confidentiel à la Chemical Society.

En réponse au courrier du rapporteur daté du 16 mars 1988, le bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry a déclaré dans une lettre en date du 25 mars 1988 que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Le rapporteur a envoyé cette lettre au requérant le 25 avril 1988, en lui signalant qu'elle semblait établir que le document A faisait partie de l'état de la technique à compter du 26 novembre 1981. Le requérant était invité à présenter ses observations.

VI. En réponse, le requérant a fourni de nouveaux moyens de preuve qui se résument pour l'essentiel à ce qui suit :

a) Aucune autre bibliothèque que celle de la Royal Society of Chemistry n'a reçu d'exemplaire du document A avant le 30 novembre 1981 (suite aux enquêtes approfondies menées à la demande du requérant).

b) Selon une brochure publiée par la Royal Society of Chemistry et intitulée "Refereeing Procedure and Policy", tout projet d'article reçu par cet éditeur et remis à un lecteur chargé de l'évaluer aux fins de sa publication doit être traité confidentiellement. Cette brochure indique également au paragraphe 1.3.3 que "les informations que livre à un (tel) lecteur un tel projet d'article ne doivent pas être citées tant que l'article n'est pas publié".

c) En ce qui concerne l'exemplaire unique du document A destiné à la bibliothèque de la Royal Society of Chemistry, celui-ci serait parvenu par la route à la bibliothèque le 26 novembre 1981 vers midi. La date de réception est normalement apposée au tampon-dateur sur cet exemplaire, dès son arrivée.

Invité à préciser les renseignements qu'il avait fournis dans sa lettre du 25 mars 1988, le bibliothécaire a envoyé la réponse suivante, datée du 11 juillet 1988 :

"Nous vous faisons parvenir ci-joint une photocopie du registre indiquant la date de prise en charge de l'exemplaire de la revue "Chemical Communications", volume 22 (1981) de la Chemical Society par la bibliothèque, soit le 26 novembre 1981.

En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais, bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas. Toutefois, toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en en faisant la demande. Voilà qui, je pense, clarifie la situation."

VII. Le 10 novembre 1988 a eu lieu une procédure orale au cours de laquelle, à propos du moyen de preuve mentionné au point VI c), ont été essentiellement présentées les conclusions suivantes, en partie par écrit, en partie oralement, au nom du requérant :

a) Il ressort clairement des lettres du bibliothécaire que la date à laquelle le document A a été effectivement placé sur les étagères de la bibliothèque n'a pas été enregistrée.

Le registre qui indique la date de prise en charge par la bibliothèque ne contient pour le document A qu'une mention manuscrite de la date du 26 novembre 1981, alors que pour la plupart des autres numéros des "Chemical Communications" un tampon-dateur a été utilisé. Le fait que la mention pertinente soit manuscrite laisse planer un doute. Il a pu aussi bien se faire que le document A n'ait pas été disponible dans la bibliothèque avant le 27 novembre 1981 et que la mention manuscrite ait été antidatée.

b) Bien que le bibliothécaire affirme que le document A aurait été, le 26 novembre 1981, accessible à toute personne qui en aurait fait la demande, personne n'aurait pu savoir à cette date que ce document était disponible puisqu'il n'avait pour lors pas encore été catalogué.

c) La Chambre ne doit pas considérer les affirmations contenues dans les lettres du bibliothécaire comme nécessairement exactes ; en effet, le bibliothécaire serait enclin à indiquer ce qui aurait dû se passer, sans savoir ce qui s'est réellement passé.

d) En tout état de cause, la demande de brevet ne doit pas être "condamnée", eu égard aux preuves fournies.

e) L'attention de la Chambre est attirée sur une décision de la 12e Chambre du Tribunal fédéral allemand des brevets, en date du 6 décembre 1983, qu'il convient de citer à l'appui du recours (décision dont il a été rendu compte dans "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

A titre de requête principale, le requérant sollicite la délivrance d'un brevet dans la forme correspondant à la demande de brevet examinée par la division d'examen.

Ce n'est qu'au cours de la procédure orale que la Chambre a été saisie d'une requête subsidiaire tendant à obtenir la délivrance d'un brevet comportant une revendication principale modifiée qui exclut les composés spécifiques divulgués dans le document A.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a déclaré qu'elle décidait de rejeter le recours en ce qui concerne la requête principale et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

Requête principale

2. Dans le présent recours, il s'agit essentiellement de décider si le document A était ou non "compris dans l'état de la technique", au sens de l'article 54 (1) CBE, avant le 27 novembre 1981. "L'état de la technique" est défini à l'article 54 (2) CBE comme étant constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, ...". La question est donc maintenant de savoir si le document A, en tant que description écrite, a été "rendu accessible au public" avant le 27 novembre 1981.

3. Sur la base des moyens de preuve qui ont été fournis, il pourrait s'offrir au départ quatre raisons éventuelles de considérer que le document A a été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981, à savoir :

1) Du fait que l'article contenu dans le document A a été envoyé à la Royal Society of Chemistry et reçu par celle-ci le 12 août 1981, en vue de sa parution dans l'une des revues publiées par cet éditeur. Ce point a été soulevé par la division d'examen dans ses notifications datées du 10 juillet 1985 et du 3 avril 1986, sans toutefois être tranché.

2) Du fait que la Royal Society a envoyé le document A à ses abonnés le 25 novembre 1981 (par courrier au tarif réduit). Comme indiqué au point IV ci-dessus, c'est en invoquant ce motif que la divison d'examen a considéré que le document A avait été publié le 25 novembre 1981.

3) Du fait qu'un ou plusieurs abonnés ont reçu un exemplaire du document A avant le 27 novembre 1981, cet exemplaire ayant été envoyé le 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Comme indiqué également au point IV, cela a constitué pour la division d'examen un motif subsidiaire de sa décision.

4) Du fait que l'exemplaire unique du document A a été reçu et pris en charge par la bibliothèque de la Royal Society of Chemistry le 26 novembre 1981 (cf. points V et VI ci-dessus).

4. Chacune de ces possibilités va être examinée successivement.

4.1. Eu égard au moyen de preuve fourni au nom du requérant et visé au point VI b) ci-dessus, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'article à publier a été reçu par la Royal Society of Chemistry à titre confidentiel et que celle-ci était tenue de garder secret le contenu de cet article avant d'en effectuer la publication sous une forme quelconque telle qu'évoquée ci-après.

4.2. De l'avis de la Chambre, pour qu'un document soit "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE, il ne suffit pas qu'il soit adressé à une personne du public et mis à la poste. Il est évident que tant qu'un tel document se trouve dans une boîte à lettres des postes et qu'il n'a pas été remis à son destinataire, il n'est pas "accessible au public". En conséquence, la Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer que le document A a été rendu accessible au public à la date à laquelle il a été envoyé par la poste aux abonnés, à savoir le 25 novembre 1981.

4.3. Selon la Chambre, s'il est vrai qu'il faut à l'évidence envisager l'éventualité de la remise d'un exemplaire du document A par courrier à un abonné le 26 novembre 1981, c'est-à-dire le jour suivant la date à laquelle cet exemplaire a été posté au tarif réduit au Royaume-Uni, il n'en reste pas moins que, d'après la preuve visée au point II, le délai normal d'acheminement d'un courrier affranchi au tarif réduit à l'intérieur du Royaume-Uni est au minimum de deux jours à compter de la date à laquelle il a été posté, ce qui mène au 27 novembre 1981 au plus tôt. En conséquence, la Chambre n'est pas certaine que, compte tenu des probabilités, un exemplaire du document A a été effectivement remis par courrier à un abonné avant la date de priorité du 27 novembre 1981.

4.4. En ce qui concerne la quatrième possibilité, la Chambre doit, sur la base des conclusions présentées par le requérant et des moyens de preuve fournis, se prononcer en premier lieu sur la question de savoir quels ont été les faits, en pesant les probabilités, puis décider quelles sont les conséquences juridiques de tels faits.

S'agissant des faits, la Chambre estime que le témoignage du bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry mentionné au point V ci-dessus est tout à fait clair. Dans sa lettre du 25 mars 1988, il a affirmé que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Dans sa seconde lettre, en date du 11 juillet 1988, il a indiqué que la date de prise en charge du document A par la bibliothèque était le 26 novembre 1981 ; il y a également déclaré : "En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas". Ces deux lettres faisaient suite (la première par retour du courrier) à celle du rapporteur datée du 16 mars 1988 dans laquelle celui-ci indiquait : "Cette information (à savoir la date à laquelle le document A a été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque) est requise dans le cadre du déroulement d'une instance devant l'OEB ...". La Chambre n'a aucune raison de douter qu'en écrivant ces lettres, le bibliothécaire avait pleinement conscience de l'importance que pouvait avoir leur contenu.

a) Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait comme en l'espèce (date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB (en l'occurrence la chambre de recours) doit déterminer ce qui s'est passé, sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est "plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit." Telle est la méthode requise habituellement dans ce genre de procédure. Sur la base du témoignage mentionné ci-avant, la Chambre estime qu'il est à l'évidence bien plus probable que le document A ait été placé le 26 novembre 1981 sur les étagères accessibles de la bibliothèque que l'inverse. En l'absence de preuve du contraire, il y a lieu de supposer que ce que le bibliothécaire a mentionné comme se produisant "en règle générale" s'est effectivement produit. Toute incertitude à cet égard, tenant par exemple au fait qu'une mention manuscrite a été portée sur le registre, n'a qu'une importance secondaire. La Chambre considère donc que le document A a été placé sur les étagères de la bibliothèque à cette date. La conséquence juridique qui en découle est que, le 26 novembre 1981, le document A était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE.

b) En outre, dans sa lettre datée du 11 juillet 1988, le bibliothécaire a également indiqué que "toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en en faisant la demande". La Chambre considère encore que, compte tenu des probabilités, cela correspond à la réalité des faits. Elle estime qu'un tel énoncé des faits suffit également à établir que le document A a été "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE le 26 novembre 1981. Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une quelconque personne du public ait su qu'à cette date le document était accessible sur demande, que ce soit en consultant le catalogue de la bibliothèque ou d'une autre manière. Il suffit que le document ait été réellement accessible au public à cette date ; qu'une personne du public ait effectivement su ou non que ce document était accessible et demandé ou non à le consulter importe peu. Telle est, de l'avis de la Chambre, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 54 (2) CBE.

En ce qui concerne la décision du Tribunal fédéral allemand des brevets, citée au point VII e) ci-dessus, la Chambre estime qu'il convient de faire la distinction entre ce cas et la présente affaire, pour les raisons suivantes :

i) En premier lieu, il apparaît que cette décision a été rendue sous le régime de la loi allemande sur les brevets de 1968, dont le texte diffère considérablement de celui de l'actuelle loi allemande sur les brevets de 1981 (dont les dispositions correspondent exactement à celles de la CBE).

ii) En outre, cette affaire se distingue par les faits qui la constituent. En l'occurrence, le document concerné était une thèse qui avait été rangée dans les dépôts d'archives d'une bibliothèque quelques jours avant la date de priorité concernée. Bien entendu, ces locaux ne sont pas accessibles au public. La thèse n'avait pas été cataloguée avant la date de priorité, de telle sorte qu'aucune personne du public n'aurait pu demander qu'elle soit retirée des archives avant la date de priorité. Aussi a-t-il été conclu qu'effectivement le document n'avait pas été publié avant la date de priorité.

En revanche, dans la présente affaire, le document A est un numéro de la revue "Chemical Communications" qui est publiée régulièrement et qui "est conçue comme une tribune destinée à rendre compte à titre préliminaire de travaux originaux et importants dans tous les domaines de la chimie susceptibles de retenir l'attention d'un large public ou de présenter un intérêt exceptionnel pour les spécialistes " (tiré du paragraphe 2.0 de la brochure intitulée "Refereeing Procedure and Policy" mentionnée au point V a) ci-dessus). Cette brochure indique également dans le même paragraphe que seuls devraient être acceptés en vue de leur publication dans la revue en question les articles dont le contenu "présente un tel caractère d'urgence qu'une publication rapide contribuerait à faire progresser la recherche dans le domaine de la chimie".

Dans ces conditions, toute personne du public intéressée pouvait à l'évidence, le 26 novembre 1981, demander à consulter le dernier numéro des "Chemical Communications", c'est-à-dire le document A.

Du reste, comme indiqué plus haut, le document A était effectivement accessible au public avant la date de priorité, et c'est ce fait qui est le plus important.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre estime qu'il ne peut être fait droit au recours en ce qui concerne la requête principale.

Requête subsidiaire

5. Comme indiqué au point VII, cette requête en vue de la délivrance à titre subsidiaire d'un brevet sur la base d'une revendication principale modifiée excluant les composés divulgués dans le document A a été présentée pour la première fois par le requérant lors de la procédure orale tenue devant la Chambre, et ce, alors que la division d'examen, avant de rendre sa décision datée du 19 mai 1987, avait estimé que les revendications qu'elle avait été chargée d'examiner ne pouvaient pas (pour des motifs auxquels la Chambre ne saurait toutefois souscrire) valablement servir de base à la délivrance d'un brevet (cf. points II et III ci-dessus). Ainsi, depuis avril 1986 au moins, la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications faisant l'objet de la requête principale était très incertaine.

Dans la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/AMOCO" (JO OEB 1988, 1), la Chambre a énoncé comme suit la "règle normale" en ce qui concerne le dépôt d'autres revendications durant la procédure de recours :

"Si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 de la CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles."

La justification de cette règle habituellement appliquée est en outre exposée au point 2.1 de cette décision.

Ainsi qu'il ressort du point VII ci-dessus, la Chambre a décidé lors de la procédure orale, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111 CBE, de faire droit à la requête subsidiaire et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de cette requête subsidiaire. La raison en est essentiellement que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'objet des revendications sur lesquelles se fonde la requête subsidiaire n'est pas à l'évidence inadmissible, et que la question de son activité inventive n'a pas été considérée par la division d'examen dans sa décision en date du 19 mai 1987.

Toutefois, il convient de noter que le parti qu'a ainsi pris la Chambre (à la demande du requérant) est contraire à l'intérêt du public puisqu'il implique inévitablement un nouveau report de la décision finale quant à la question de savoir si un brevet européen peut ou non être délivré sur la base de cette demande. Ce laps de temps supplémentaire dont dispose la division d'examen pour examiner et décider si la demande implique une activité inventive pourrait certes être dans l'intérêt d'un demandeur (la possibilité qu'un brevet soit délivré constituant un atout commercial précieux), mais contraire à celui d'autres personnes travaillant dans le même domaine.

La Chambre estime que, dans un cas tel que celui qui est à l'origine du présent recours, où le requérant aurait dû voir manifestement, durant la procédure devant la division d'examen, que l'unique jeu de revendications qu'il soumettait avait de fortes chances d'être rejeté, c'est la division d'examen qui aurait dû être saisie le cas échéant d'une requête subsidiaire, dans laquelle il aurait été dûment tenu compte du motif du rejet éventuel (eu égard, en l'occurrence, à la publication antérieure que constituait le document A). Lorsqu'elle est saisie d'une telle requête subsidiaire (correspondant à celle dont la Chambre est saisie dans le présent recours), la division d'examen doit statuer sur la requête principale puis, en cas de rejet de celle-ci, sur la requête subsidiaire (sous réserve de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE).

Si une telle requête subsidiaire n'est présentée qu'à un stade avancé de la procédure de recours (par exemple durant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en conformité avec les principes énoncés dans la décision T 153/85 mentionnée ci- dessus.

Dans la présente affaire, la Chambre note que la division d'examen, dans sa notification du 3 avril 1986, avait exprimé son point de vue en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications 4, 6, 13, 15 et 19, mais que cette même division d'examen, dans sa décision en date du 19 mai 1987, ne s'est aucunement prononcée à ce sujet, n'ayant été saisie d'aucune requête subsidiaire.

Il appartient maintenant à la division d'examen d'examiner la demande et de rendre une décision sur la base des revendications faisant l'objet de la présente requête subsidiaire dont a été saisie la Chambre.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen en date du 19 mai 1987 est annulée.

2. Le recours est rejeté en ce qui concerne la requête principale.

3. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin qu'après examen elle statue sur la demande comportant les revendications de la requête subsidiaire présentée au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 10 novembre 1988.