T 0051/87 (Composés de départ) of 8.12.1988

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 002 615, comportant douze revendications, a été délivré le 5 octobre 1983 à la suite du dépôt le 15 décembre 1978 de la demande de brevet européen n° 78 300 831.1, dans laquelle était revendiquée la priorité des demandes antérieures US n° 861 810 et 861 919 déposées toutes deux le 19 décembre 1977. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré est libellée comme suit :

1. Composé que l'on peut obtenir par la réaction d'un des composés C-076 A1a, C-076 A2a, C-076 B1a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1b et C-076 B2b, comme suit :

(a) on retire le groupe |-L-oléandrosyl-|-L-oléandrose par hydrolyse ;

(b) on remplace le groupe 13-hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe 13-halo par réaction avec un halogénure de benzènesulfonyle suffisamment réactif en présence d'une base ;

(c) si on le désire on retire le groupe 13-halo avec un agent réducteur sélectif ;

(d) si on le désire on réduit la double liaison 22,23 sur les composés A1a, B1a, A1b, et B1b en une liaison simple par hydrogénation, en utilisant un solvant et un catalyseur de formule [(R5)3P]3RhX où R5 est un alcoyle inférieur, un phényle ou un phényle substitué par un alcoyle inférieur et X est un halogène ;

(e) si on le désire on traite avec un alcanoyle en C2 à C6 le groupe 5- ou 23-hydroxy du composé A2a, B1a, A2b ou B1b ou l'un des groupes hydroxy en 5 et en 23, ou les deux, dans le composé B2a ou B2b ;

(f) si on le désire on prépare un dérivé 23-(alcoxy en C1 à C6) ou 23-(alcoylthio en C1 à C6) des composés du type A1a, B1a, A1b ou B1b par réaction avec un alcanol en C1 à C6 ou un alcoylthiol en C1 à C6 en présence d'un acide ; et

(g) si on le désire on oxyde un dérivé 23-(alcoylthio en C1 à C6) préparé dans l'étape (f) en un groupe alcoyle en C1 à C6- sulfinyle ou alcoyle en C1 à C6-sulfonyle.

II. Le 3 juillet 1984, l'intimée (l'opposante) a formé une opposition à l'encontre du brevet européen au motif que l'invention n'était pas exposée dans ce dernier de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

A l'appui de l'opposition, l'intimée a produit des déclarations sous serment du professeur A.T. Bull datées du 9 juillet 1984 et du 15 août 1985 ainsi qu'une déclaration sous serment du professeur L. Hough datée du 25 juillet 1985.

III. La requérante (titulaire du brevet) a contesté l'assertion selon laquelle la divulgation serait insuffisante, en faisant valoir, entre autres, le document DE-A-2 717 040 (document 5) et une déclaration sous serment du professeur S.V. Ley datée du 7 février 1985 où celui-ci affirme qu'en s'aidant des connaissances générales de base de l'homme du métier qui étaient les siennes à l'époque considérée, il aurait pu sans trop de difficultés reproduire l'invention telle qu'elle avait été décrite.

IV. Sur la foi du témoignage du professeur Bull, qui avait affirmé qu'il ne lui aurait pas été possible, à l'aide des connaissances générales de base qui étaient les siennes à l'époque, de préparer et de séparer les matériaux de départ nécessaires, la division d'opposition a révoqué le brevet par une décision en date du 1er décembre 1986, estimant entre autres que la description ne contenait aucun enseignement d'ordre général sur la manière dont les huit composés C-076 de départ pouvaient être séparés, isolés et identifiés. Elle a considéré que la description divulguait seulement un procédé d'obtention par fermentation des composés C-076, et non un procédé pour séparer et reconnaître les différents composés de départ.

La division d'opposition a estimé par ailleurs qu'il ressortait des décisions T 171/86 et T 206/83 que les fascicules de brevets ne faisaient normalement pas partie des connaissances générales de base et ne pouvaient, par conséquent, être utilisés pour remédier au caractère apparemment insuffisant de l'exposé. Elle a dès lors conclu que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier, et que de ce fait le brevet exposait l'invention de façon insuffisante (article 83 CBE).

V. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 23 janvier 1987. La taxe de recours a été acquittée dans les délais et un mémoire exposant les motifs du recours daté du 7 avril 1987 a été produit le 9 avril 1987.

VI. Après échange de moyens écrits entre les parties, la procédure orale a eu lieu le 8 décembre 1988. Au cours de cette procédure, les parties ont essentiellement fait valoir les arguments suivants :

(i) De l'avis de la requérante, les connaissances générales de base de l'homme du métier ne pouvaient se limiter à la littérature chimique courante. Il est bien connu que dans un domaine de la recherche aussi spécialisé et aussi nouveau que l'est en chimie le domaine des composés C-076, l'homme du métier ne tire pas seulement ses connaissances des manuels, lesquels accusent invariablement plusieurs années de retard sur la recherche d'avant-garde. En outre, il n'existait dans ce domaine, à l'époque considérée, aucun ouvrage faisant autorité, si bien que l'homme du métier, non content de se replonger dans la littérature chimique classique afin de rafraîchir ses "connaissances générales de base", aurait cherché à consulter des publications spécialisées très récentes telles que, pour n'en citer qu'un exemple, les derniers documents de brevets publiés. En conséquence, le document (5) faisait partie des connaissances générales de base à la date concernée.

A titre subsidiaire, la requérante a fait valoir que le document (5), qui divulgue clairement la préparation des composés C-076 de départ et qui a été publié plus d'un mois avant la date de priorité du brevet en litige, devait être considéré comme un autre document reflétant l'état de la technique antérieure, au sens où l'entend la règle 27(1)c) CBE.

(ii) L'intimée a contesté cette thèse, faisant valoir que la requérante n'avait pu prouver de manière crédible qu'un homme du métier de compétence normale pouvait connaître l'existence du document (5) avant la date de priorité du brevet en litige, ni à plus forte raison que ledit document faisait dorénavant partie intégrante des connaissances générales de base. Selon elle, les documents de brevets publiés peuvent dans certains cas faire partie des connaissances générales de base, comme n'importe quel autre document, et tout en reconnaissant qu'un fascicule de brevet ayant eu un grand retentissement pouvait faire partie de ces connaissances, elle considérait que ces cas étaient extrêmement rares par la force des choses. Jusqu'à preuve du contraire, il convenait de présumer que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base pertinentes à la date de priorité du brevet en litige.

Cette thèse était convaincante, étant donné que nulle part dans le brevet en litige il n'était fait référence au document (5), et qu'il n'existait aucun document qui aurait pu amener un homme du métier de compétence normale à constater qu'il était nécessaire de consulter le document (5).

(iii) En outre, étant donné qu'il était nécessaire de connaître l'enseignement de ce document pour pouvoir préparer les composés de départ, dont la préparation n'était nulle part mentionnée dans le brevet en litige, il était impossible d'exécuter l'invention faisant l'objet dudit brevet en se fondant uniquement sur l'enseignement du fascicule, sans faire appel à d'autres documents. Or, à moins d'enfreindre l'article 123(2) CBE, il n'était pas possible pour remédier à cette irrégularité de mentionner ce document dans la description.

(iv) La requérante pour sa part a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu ; à titre de première requête subsidiaire, elle a demandé que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, un renvoi au document (5) étant ajouté conformément à la règle 27(1)(c) CBE ; à titre de deuxième requête subsidiaire, elle a demandé que, au cas où le recours serait rejeté, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante : "Dans les domaines de pointe où la technique évolue très rapidement et où il n'est pas encore possible pour l'homme du métier de disposer de manuels pertinents, les documents de brevets publiés font-ils partie intégrante des connaissances générales de base ?"

(v) L'intimée quant à elle a conclu au rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Le présent recours porte sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'objection soulevée à cet égard ayant été jugée un motif d'opposition recevable au sens de l'article 100b) CBE.

3. La CBE dispose que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE). Dans la présente espèce, l'invention faisant l'objet de la revendication principale porte sur les transformations chimiques d'une série de huit composés de départ (composés C-076), transformations qui doivent au moins comporter les deux étapes suivantes :

(a) on retire le groupe |-L-oléandrosyl-|-L-oléandrose par hydrolyse ;

(b) on remplace le groupe hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe halo par réaction avec un halogénure de benzènesulfonyle suffisamment réactif en présence d'une base.

Il ressort clairement du texte des revendications et de la description que l'invention en tant que telle ne couvre pas la préparation des composés de départ, ceux-ci étant tous présumés connus. Ceci concorde parfaitement avec ce qui est dit au paragraphe 7 de la déclaration sous serment du professeur Ley, qui avait affirmé notamment que "à supposer que l'on dispose des composés de départ conformément à ce qui est indiqué, les précisions données pour la préparation des opérations chimiques décrites par la suite sont plus que suffisantes pour permettre à un spécialiste de la chimie de synthèse de reproduire les transformations". Cette affirmation n'est pas contredite par la déclaration sous serment du professeur Bull, ni par celle du professeur Hough, qui font tous deux observer qu'un fois que l'on dispose des composés de départ, leur transformation ultérieure ne devrait pas poser de difficultés dans la pratique à un homme du métier, de sorte que l'exposé de l'invention dans le brevet en litige ne peut être jugé insuffisant à cet égard.

Par conséquent, il semble qu'il ait été satisfait aux exigences énoncées à l'article 83, comme l'a conclu d'ailleurs la division d'examen puisqu'elle a délivré le brevet sans avoir contesté le caractère suffisant de l'exposé de l'invention. Il est significatif à ce propos qu'au terme de la procédure de recours, l'intimée elle-même ne niait plus que l'invention, telle que définie ci-dessus, était effectivement exposée de façon suffisante.

4. Toutefois, l'objection soulevée par l'intimée va plus loin encore, puisque celle-ci affirme que l'homme du métier n'était pas en mesure d'exécuter l'invention revendiquée, les composés de départ n'ayant nullement été mentionnés dans la description telle que déposée à l'origine.

Les composés de départ à utiliser en l'occurrence recouvrent une série de huit composés chimiques apparentés appelés composés C- 076, qui sont des dérivés |-oléandrosyl-|-oléandrosides de lactones pentacycliques à 16 chainons apparentés aux milbémycines et désignés par A1a, A1b, ...B2b, comme suit : C-076 A1a ; C- 076 A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1a, C-076 B1b, C-076 B2a, C-076 B2b. Il est expliqué en détail dans le document (5) comment préparer, isoler et caractériser ces huit composés.

L'intimée a reconnu que les informations fournies dans le document (5) étaient suffisantes pour permettre de préparer chacun des huit composés de départ et qu'il était possible en combinant ces informations avec celles du brevet en litige de triompher de toutes les difficultés pouvant apparaître dans la pratique lors de l'exécution de l'invention revendiquée. Toutefois, ledit document n'avait été mentionné ni dans les documents de priorité, ni dans la demande telle que déposée à l'origine, ni même à ce propos dans le brevet en litige. Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si, compte tenu des conditions requises à l'article 123(2) CBE, ce document peut ou non être mentionné dans la description au stade de la procédure de recours.

5. Le document (5) a trait à une nouvelle famille de huit agents chimiquement apparentés manifestant une activité anthelminthique, appelés collectivement composés C-076, produits par une espèce de micro-organisme appartenant au genre Streptomyces non décrite auparavant, dénommée Streptomyces avermitilis. Il est également décrit dans ce document une méthode pour récupérer et purifier ces composés qui peuvent être décrits par la formule de structure indiquée dans la partie introductive du brevet en litige, où les huits composés font l'objet d'une description détaillée (cf. page 2, ligne 40 et suivantes).

Si l'on compare la formule de structure de ces composés connus avec celle des composés revendiqués (cf. page 4, lignes 1 à 41 de la description), l'on constate que les composés de départ C-076 peuvent à coup sûr être rangés parmi les composés dont la structure est la plus étroitement apparentée à celle des dérivés obtenus par le procédé décrit dans le brevet en litige. Le document (5) fait dès lors partie des documents qu'il convient de prendre en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, comme l'a fait la première instance tout au début de la présente procédure. Par conséquent, la division d'examen a dûment pris ce document en considération lorsqu'elle a apprécié l'activité inventive, bien qu'elle ait estimé qu'un autre document constituait l'antériorité la plus proche (cf. notification en date du 6 mai 1982, dernier paragraphe).

La Chambre estime qu'il aurait été non seulement possible, mais nécessaire de mentionner le document (5) à ce stade précoce de la procédure, puisqu'il s'agissait manifestement d'un document pertinent.

La Chambre ne voit pas pourquoi ce document n'a pas été expressément mentionné dans le rapport de recherche européenne, vu que :

- dans la classification internationale des brevets, les composés de départ et leur dérivés appartiennent au même sous-groupe, lequel constitue la plus petite unité de classement pour la consultation dans le cadre de la recherche ;

- la requérante a cité ce document à plusieurs reprises lorsqu'elle a plaidé sa cause devant la division d'examen (cf. lettres datées du 28 janvier et du 18 octobre 1982).

Par conséquent, bien que le document (5) contienne des informations nécessaires à l'exécution de l'invention telle que revendiquée, il n'en fait pas moins indubitablement partie de l'état de la technique et constitue même probablement l'antériorité la plus proche.

6. La Chambre estime dès lors que le document (5) peut être mentionné dans la description en application de la règle 27(1)c) CBE, ceci étant dans la logique d'une décision rendue précédemment selon laquelle l'adjonction a posteriori dans un fascicule d'une référence à un document faisant partie de l'état de la technique ne constitue pas une violation de l'article 123(2) CBE (cf. décision T 11/82, "Circuit de commande/LANSING BAGNALL", JO OEB 1983, 479, point 22).

7. Dans ces conditions, l'on peut réellement s'étonner que la division d'examen ait été pleinement satisfaite des informations fournies dans la description telle que déposée, bien que son attention ait été incontestablement attirée sur la pertinence du document (5) à la suite d'une série d'observations critiques présentées par des tiers en application de l'article 115 CBE. Quoi qu'il en soit, elle juge bon à cette occasion d'inclure une référence audit document dans la partie appropriée de la description, peut-être parce que certaines informations techniques sur la préparation des composés de départ, qui n'avaient pas été mentionnées dans les documents de priorité, avaient été introduites dans la description de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine (cf. pages 47 à 51). Néanmoins, rien n'a été entrepris au stade de l'examen de la demande en vue de déterminer l'origine de ces informations. Cette question n'a été évoquée qu'au stade de l'opposition, ce qui pourrait expliquer pourquoi le document (5) n'a pas été reconnu par la première instance comme faisant partie de l'état de la technique antérieure au sens de la règle 27(1)c) CBE. Si le document (5) avait été reconnu comme tel dès le départ, l'affaire aurait pu être réglée dès le début de la procédure et il ne se serait pas posé la question de savoir si la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

8. Bien qu'il ressorte de ce qui précède que l'adjonction d'une référence au document (5) dans la description est exigée par la règle 27(1)c) CBE et admissible au regard de l'article 123(2) CBE, la Chambre souhaite aborder également la question plus vaste des connaissances générales de base telle qu'elle se pose dans le cadre de la présente procédure.

A propos des deux décisions publiées précédemment qui avaient été mentionnées au cours de la procédure (T 171/84, "Catalyseur redox" et T 206/83, "Herbicides"), l'intimée déclare que la seconde n'était pas pertinente pour la présente espèce. Dans ces deux décisions, la chambre de recours 3.3.1 avait estimé que les fascicules de brevet ne faisaient normalement pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier de compétence ordinaire.

9. Dans la présente espèce, les composés C-076 de départ sont des métabolites microbiens très élaborés qui constituent un domaine de recherche tellement nouveau que les informations techniques recueillies au début dans ce domaine, grâce au travail de pionnier qui a été effectué, n'ont pas encore été consignées dans des manuels. En revanche, dans la décision T 206/83 rendue antérieurement, la situation était tout à fait différente en ce sens qu'il s'agissait pour l'homme du métier du domaine de la chimie classique des herbicides qui, contrairement au domaine de la chimie des composés C-076, n'était pas un domaine nouveau en pleine expansion. Il ne peut donc être considéré que l'homme du métier possède les mêmes connaissances générales de base dans les deux cas. Par conséquent, les faits dans les décisions précédentes ne sont pas analogues à ceux de la présente affaire, laquelle pourrait, si besoin en était, faire l'objet d'une décision sur le fond ; le document (5) serait alors considéré comme faisant partie des connaissances générales de base pertinentes, ce qui ferait disparaître l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé qui avait été soulevée en vertu de l'article 83 CBE.

10. Il résulte de ce qui précède que le document (5) doit être inclus dans la description du brevet en litige.

En conséquence, la requête principale de la requérante, à savoir le maintien du brevet sans modification, doit être rejetée.

La description n'ayant pas encore été modifiée conformément à cette requête, le brevet est maintenu sous réserve que la requérante produise une description dûment modifiée.

Dans ces conditions, la deuxième requête subsidiaire formulée par la requérante est devenue sans objet.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

- La décision de la division d'opposition est annulée.

- L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet sous une forme modifiée par introduction d'une référence au document DE-A-2 717 040 conformément à la règle 27(1)c) CBE.