T 0237/84 (Bezugszeichen) of 31.7.1986

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 098.2 wurde am 28. Januar 1981 im Namen der Beschwerdeführerin in deutscher Sprache eingereicht und am 26. August 1981 unter der Nummer 0 034 381 veröffentlicht. Nach Stellung des Prüfungsantrags am 14. Oktober 1981 forderte die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin am 21. Juni 1982 telefonisch auf, entsprechend Regel 29 (7) EPÜ Bezugszeichen in die Ansprüche aufzunehmen. Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nach. Weitere Änderungen der Anmeldung wurden später ebenfalls telefonisch mit der Prüfungsabteilung abgesprochen und am 5. November 1982 ordnungsgemäß eingereicht.

II. In der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 4. August 1983 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin die Fassung mit, in der sie auf die Anmeldung ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtigte; zu dieser Fassung gehörten auch die Ansprüche mit den 1982 eingefügten Bezugszeichen.

III. Mit Schreiben vom 7. September 1983 erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Ankündigung, daß er mit der Erteilung des Patents in der mitgeteilten Fassung einverstanden sei, sofern alle Bezugszeichen aus den Ansprüchen gestrichen würden.

IV. Nach telefonischen Rücksprachen zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Vertreter der Beschwerdeführerin und ordnungsgemäß bestätigten fernschriftlichen Mitteilungen des Vertreters fand am 21. Februar 1984 auf Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung statt, die gemäß Artikel 18 (2) EPÜ durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt worden war. Am Ende der Verhandlung wurde die europäische Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

V. In der schriftlichen Begründung der am 9. Mai 1984 abgesandten Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, die Beschwerdeführerin könne die europäische Patentanmeldung im damals erreichten Stadium nur mit ihrer Zustimmung ändern (Regel 86 (3) EPÜ). Eine Streichung der Bezugszeichen wäre keine Verbesserung der europäischen Patentanmeldung; es müsse berücksichtigt werden, daß die betroffenen Handelskonkurrenten der Beschwerdeführerin ein Interesse daran hätten, die Ansprüche richtig zu verstehen. Regel 29 (7) EPÜ unterstütze die Forderung des Artikels 84 EPÜ nach Klarheit der Ansprüche. Anspruch 1 sei im vorliegenden Fall 30 Schreibmaschinenzeilen lang und beziehe sich auf sehr viele zusammenwirkende technische Bestandteile, die mehr als 50mal genannt und mit nicht weniger als 38 Bezugszeichen versehen seien. Die Ansprüche erstreckten sich insgesamt über mehr als 5 Seiten. Dazu kämen noch 7 Seiten Zeichnungen.

Die Beschwerdeführerin habe hilfsweise verschiedene Änderungen der europäischen Patentanmeldung für den Fall vorgeschlagen, daß die Bezugszeichen in den Ansprüchen verbleiben müßten; dazu gehörten auch Fußnoten zu den Ansprüchen, in denen darauf hingewiesen wurde, daß die Ausführungsarten in der Zeichnung nur als Beispiele dienten, sowie eine erläuternde Erklärung in der Beschreibung. Diese würden aus den in der Rechtsauskunft Nr. 12/82 (ABl. EPA 1982, 109) genannten Gründen für unzulässig erachtet. Die Ansprüche müßten den Schutzbereich durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung angeben (Regel 29 (1) EPÜ). Angaben über die Auslegung seien überflüssig und unzulässig (in Anwendung von Regel 34 (1) c) EPÜ). Auch eine Liste der in den Ansprüchen enthaltenen Bezugszeichen sei überflüssig und unzulässig. Die Beschwerdeführerin habe behauptet, daß sich im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten bei der Auslegung der Ansprüche ergäben, wenn die Bezugszeichen nicht aus den Ansprüchen gestrichen würden. Die vorgelegten Präzedenzfälle und Artikel hätten die Prüfungsabteilung nicht von der Richtigkeit dieser Behauptung überzeugen können.

VI. Die Verfahrenssprache wurde nach Abschluß des erstinstanzlichen Verfahrens von Deutsch in Englisch geändert.

VII. Am 18. Juni 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 10. September 1984 fristgerecht nachgereicht. In der Begründung warf die Beschwerdeführerin folgende Fragen auf:

a) Ist die Streichung von Bezugszeichen eine Änderung im Sinne der Regel 86 (3) EPÜ? Wenn ja, ist sie zustimmungsbedürftig?

b) Kann ein europäisches Patent allein deshalb verweigert werden, weil der Anmelder bei Erhalt der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ auf der Streichung der Bezugszeichen besteht?

c) Hat die Prüfungsabteilung einen Verfahrensfehler nach Artikel 113 (1) EPÜ begangen, indem sie in der mündlichen Verhandlung erstmals auf die Regel 86 (3) EPÜ verwies und dann beim Vertreter der Anmelderin den Eindruck erweckte, daß es sich hierbei nur um eine Frage von untergeordneter Bedeutung handelt?

d) Kann eine europäische Patentanmeldung aufgrund eines Verstoßes gegen Regel 29 (7) EPÜ zurückgewiesen werden? Wenn ja, reicht das Beweismaterial im vorliegenden Fall aus, um eine Zurückweisung zu rechtfertigen?

VIII. In einem Bescheid vom 28. August 1985 vertrat die Technische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Aufnahme der Bezugszeichen in die Ansprüche zu Recht verlangt worden sei und daß diese in den Ansprüchen verbleiben sollten. Die Kammer sei jedoch bereit, die Aufnahme einer Erklärung in die Beschreibung, daß die Bezugszeichen hinter den in den Ansprüchen genannten technischen Merkmalen lediglich zum besseren Verständnis der Ansprüche aufgenommen worden seien, in der Sache zu prüfen. Es wurde auf Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ verwiesen, wonach "die Beschreibung und die Zeichnungen ... zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen" sind; ferner wurde auf das Protokoll zu diesem Artikel hingewiesen. Die Kammer gab klar zu erkennen, daß sie jede Änderung der Anmeldung als reine Vorsichtsmaßnahme seitens der Beschwerdeführerin betrachte. Sie sei nicht davon überzeugt, daß die Befürchtungen hinsichtlich der Einstellung der Gerichte des Vereinigten Königreichs zu Ansprüchen in europäischen Patenten, die Bezugszeichen enthielten, wirklich begründet seien.

IX. Mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 erklärte sich die Beschwerdeführerin bereit, der Kammer - wie vorgeschlagen - einen Zusatz zur Beschreibung zur Prüfung vorzulegen. Sie hielt jedoch ihren Hilfsantrag aufrecht, die Ansprüche mit einer Fußnote zu versehen, da diese mit ihnen zusammen in allen drei Amtssprachen veröffentlicht würde. Ferner beantragte sie auf Anregung der Kammer eine weitere kleine Änderung der Beschreibung. Die Beschwerdeführerin brachte weitere Unterlagen und Argumente zur Stützung ihrer Behauptung vor, bei einigen britischen Patentfachleuten herrsche Unsicherheit darüber, wie sich Bezugszeichen auf die Auslegung eines Anspruchs auswirkten.

X. Die Beschwerdeführerin hatte ursprünglich eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt. In der Beschwerdebegründung hieß es einschränkend, der Antrag solle nur für den Fall gelten, daß die Kammer in Betracht ziehe, die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aufrechtzuerhalten und alle Änderungen zu ihrer Rettung abzulehnen. Da die Kammer der Auffassung war, sie könne solche Änderungen zulassen, wurde keine mündliche Verhandlung anberaumt.

XI. Mit Entscheidung vom 24. März 1986 gab der Superintending Examine D. C. L. Blake im Auftrag des Comptroller-General für Patente, Muster und Warenzeichen des Vereinigten Königreichs einem Antrag der Beschwerdeführerin nach 27 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 statt, die Beschreibung des europäischen Patents (UK) Nr. 0 015 596 u. a. durch Streichung der Bezugszeichen aus den Ansprüchen zu ändern. Er wies den Einspruch eines Dritten gegen diese Änderung mit der Begründung zurück, daß die Streichung der Bezugszeichen den Schutzbereich der Ansprüche nicht erweitere und damit nicht gegen 76 (2) PatG 1977 (der Artikel 123 EPÜ entspricht) verstoße. Im Vorfeld dieser Entscheidung hatte der Superintending Examiner die vom Einsprechenden angeführte einschlägige englische Rechtsprechung überprüft und war zu der Auffassung gelangt, daß Bezugszeichen in Ansprüchen nach geltender Rechtsprechung als hilfreiche Verdeutlichung der mit Worten beschriebenen Merkmale anzusehen seien; die einzige Maßgabe sei dabei, daß die Definition des Merkmals das Beispiel nicht ausschließen dürfe. Seines Erachtens stehe weder das Patentgesetz von 1977 noch das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ der Auffassung entgegen, daß Bezugszeichen den Schutzbereich nicht auf die als Beispiel angegebene besondere Form der Merkmale beschränkten. Er vertrat ferner die Auffassung, daß Regel 29 (7) EPÜ den Schutzbereich des europäischen Patents zum Teil bestimme und daß seines Erachtens 125 (1) PatG 1977, der sich auf den Schutzbereich u. a. eines europäischen (UK) Patents beziehe, so auszulegen sei, daß Bezugszeichen in den Ansprüchen den Schutzbereich nicht einschränkten. Da der Einsprechende gegen diese Entscheidung keine Beschwerde beim Patentgericht des High Court of Justice eingelegt hat, ist die Entscheidung nunmehr rechtskräftig.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Bei Anwendung der von der Großen Beschwerdekammer (in den Sachen Gr 01/83, 05/83 und 06/83, ABl. EPA 1985, 60) ausdrücklich anerkannten Grundsätze der Vertragsauslegung ergibt sich eindeutig, daß Artikel 84 EPÜ über die Patentansprüche und Artikel 69 EPÜ über den Schutzbereich zusammen betrachtet werden müssen. Wenn es in Artikel 84 EPÜ heißt, die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, und sie müssen deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein, so eben deshalb, weil der Schutzbereich eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind, wie in Artikel 69 (1) EPÜ festgelegt und durch das Protokoll über seine Auslegung bekräftigt.

3. Regel 29 EPÜ geht noch weiter; sie schreibt vor, daß der Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben ist (Regel 29 (1) EPÜ) und daß sich die Patentansprüche nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist, auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen dürfen (Regel 29 (6) EPÜ).

4. Regel 29 (7) EPÜ wiederum sieht folgendes vor: Sind der europä ischen Patentanmeldung Zeichnungen beigefügt, so sollen die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das Verständnis des Patentanspruchs erleichtert. Die Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränken den Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden.

5. Zweck der Bezugszeichen ist es, die Ansprüche für den Leser verständlicher zu machen, und es ist eindeutig Aufgabe der Prüfungsabteilung, im Interesse der Öffentlichkeit zu prüfen, ob bei europäischen Patentanmeldungen, die Zeichnungen enthalten, die Verwendung von Bezugszeichen in den Ansprüchen das Verständnis erleichtert. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung ist es also nicht so, daß die Bezugszeichen nur dazu da sind, dem Prüfer das Verständniss der Ansprüche zu erleichtern, und daß sie später überflüssig werden und daher gestrichen werden können. Sie schränken den Schutzbereich des Anspruchs nicht ein, sondern machen ihn klarer und lassen eine knappere Formulierung zu, als dies sonst möglich wäre.

6. Der vorliegende Fall ist ein gutes Beispiel hierfür. Wie bereits gesagt (Nr. V), ist z. B. Anspruch 1 30 Schreibmaschinenzeilen lang und bezieht sich auf viele zusammenwirkende technische Teile, die mehr als 50mal genannt werden und mit 38 Bezugszeichen versehen sind. In seiner derzeitigen Form, d. h. mit den Bezugszeichen, ist der Anspruch so klar, daß er gewährbar ist. Ohne die Bezugszeichen müßte er höchstwahrscheinlich wegen mangelnder Klarheit und damit wegen eines Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ zurückgewiesen werden, es sei denn, er wird völlig neu formuliert; eine solche Änderung ist jedoch in diesem späten Verfahrensstadium tunlichst zu vermeiden.

7. Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, daß die Bezugszeichen in den Ansprüchen verbleiben müssen, wenn die europäische Patentanmeldung zur Erteilung führen soll.

8. Sie hat jedoch das Vorbringen der Beschwerdeführerin geprüft, daß sich im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten bei der Auslegung der Ansprüche ergeben könnten, wenn die Bezugszeichen in den Ansprüchen verblieben. Die Beschwerdeführerin hat sich dabei auf Unterlagen aus dem unter Nummer XI genannten Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs gestützt. Die Kammer konnte in diesen Unterlagen nichts finden, was die Befürchtungen der Beschwerdeführerin rechtfertigen würde, und die Entscheidung des Superintending Examiner spricht eher dafür, daß sie gänzlich unbegründet sind. Da die Sache jedoch nicht vom Patentgericht oder einem höheren nationalen Gericht geprüft worden ist, ist die Kammer bereit, der Beschwerdeführerin die Änderung der Beschreibung der europäischen Patentanmeldung in der von der Kammer bereits vorgeschlagenen und im Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. November 1985 beantragten Weise zu gestatten; dabei wird in die Beschreibung insbesondere eine Erklärung über den Zweck der Bezugszeichen aufgenommen. Unter den gegebenen Umständen hält die Kammer die Aufnahme dieser Erklärung nicht für "offensichtlich belanglos oder unnötig" im Sinne der Regel 34 (1) c) EPÜ; sie ist also in diesem Punkt anderer Ansicht als die Prüfungsabteilung.

9. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, es liege ein Verfahrensmangel im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ seitens der Prüfungsabteilung vor. Sie macht geltend, daß sie erst in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen worden sei, daß sie Regel 86 (3) (Einholung der Zustimmung der Prüfungsabteilung zu Änderungen, die nach der Erwiderung auf den 1. Prüfungsbescheid eingereicht werden) nicht erfüllt habe; in der Verhandlung sei die Einholung dieser Zustimmung zunächst als eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung hingestellt, in der angefochtenen Entscheidung jedoch zu einem wichtigen Gesichtspunkt gemacht worden. Die Kammer kann entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin keinen Verfahrensmangel feststellen. Es ist davon auszugehen, daß jeder europäische zugelassene Vertreter mit den Vorschriften von Regel 86 (3) EPÜ hinlänglich vertraut ist; er muß also an diese Vorschriften denken, wenn er Änderungen unter Umständen einreicht, die unter diese Regel fallen. Außerdem geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung hervor, daß der Vorsitzende der Prüfungsabteilung in seiner Einführung ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, daß Regel 86 (3) EPÜ nicht erfüllt sei; der Vertreter der Beschwerdeführerin hat damit nicht nur die Gelegenheit, sondern geradezu die Aufforderung erhalten, sich dieser Sache anzunehmen. Damit sind die Vorschriften des Artikels 113 (1) EPÜ voll erfüllt worden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Mai 1984 wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

a) der in der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 4. August 1983 genannten Beschreibung mit folgenden Änderungen:

i) den Änderungen auf Seite 2, Zeilen 16 bis 21 des Schreibens des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 1985

ii) der dem Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. November 1985 beigelegten Austauschseite 12

iii) der mit Schreiben vom 15. November 1985 eingereichten Erklärung (die auf S. 39 der Beschreibung als letzter Absatz eingefügt werden soll)

b) der in der Ankündigung der Mitteilung genannten Zeichnungen

c) der in der Ankündigung genannten Ansprüche 1 bis 13