T 0144/83 (Appetitzügler) of 27.3.1986

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 18. Mai 1979 eingereichte und am 28. November 1979 unter der Nummer 5636 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 79 300 879.8, die die Priorität von Voranmeldungen vom 19. Mai 1978 und 6. April 1979 (US-907 825 und 27 270) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 11. März 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 20. Oktober 1980 eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 zugrunde. Die Ansprüche 1 und 2 lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung eines nicht von Opiaten abhängigen Säugetieres, bei dem diesem Naltrexone oder eines seiner pharmazeutisch wirksamen Salze in einer appetitzügelnden Dosis so lange oral verabreicht wird, bis ein kosmetisch vorteilhafter Gewichtsverlust eingetreten ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem dieses Säugetier ein Mensch ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs, soweit er sich auf ein kosmetisches Verfahren beziehe, nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 57 EPÜ sei. Die Unterdrückung des Appetits durch Naltrexone setze die Einnahme eines Arzneimittels mit starker physiologischer Wirkung voraus. Auch wenn in Artikel 52 kein Unterschied zwischen Menschen und Tieren gemacht werde, so sei die Prüfungsabteilung deshalb doch nicht verpflichtet, Menschen und Tiere als gleichwertig zu behandeln und einen Anspruch auf Behandlung von Menschen nur aus dem Grunde zuzulassen, weil er bei Tieren möglicherweise gewährbar sei. Die Behandlung von Menschen mit einem solchen Arzneimittel sei ihrer Art nach im wesentlichen biologisch, so daß die Verabreichung dieses Mittels nicht als gewerblich anwendbar gelten könne.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 18. Mai 1983 gegen die Entscheidung vom 11. März 1983 Beschwerde ein, nachdem sie die entsprechende Gebühr bereits am 11. Mai 1983 gezahlt hatte; die Beschwerdebegründung reichte sie am 19. Juli 1983 nach. Die Kammer teilte der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 9. Dezember 1983 mit, daß die Prüfung der Beschwerde so lange ausgesetzt werde, bis ein anderes vor der Großen Beschwerdekammer anhängiges Verfahren über die Patentierbarkeit von Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers (vgl. T 17/81, "Nimopidin/BAYER", ABl. EPA 1983, 266 - 268) entschieden sei. Die Große Beschwerdekammer hat dann entschieden, daß ein europäisches Patent zwar nicht mit Ansprüchen der obengenannten Art, aber mit Ansprüchen erteilt werden kann, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind (Gr 01/83 "Zweite medizinische Indikation/BAYER", ABl. EPA 1985, 60).

IV. Was die kosmetische Behandlung von Menschen und Tieren anbelangt, so brachte die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Beschwerde im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Der Gegenstand der Erfindung falle unter das Gebiet der Kosmetik, und der Anspruch sei speziell auf eine Verbesserung der körperlichen Erscheinung des Benutzers durch Gewichtsverlust gerichtet. Ein Verfahrensanspruch werde in der Regel richtigerweise so aufgebaut, daß er dem Verfahrensablauf Rechnung trage.

b) In Extremfällen könne der Gewichtsverlust auch medizinisch notwendig sein. Zwischen einer "Therapie" und einer "kosmetischen Behandlung" bestehe jedoch ein grundlegender Unterschied. Bei der Spezies Mensch werde eine Gewichtsabnahme in der überwiegenden Zahl der Fälle aus rein ästhetischen Gründen angestrebt. Bei Tieren hingegen könne in der Praxis auch eine Gewichtszunahme wünschenswert sein. Derartige Verfahren gälten nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA (C-VI, 4.3) ausdrücklich als patentierbar, sofern sie "technisch und nicht im wesentlichen biologisch" seien. Als Beispiel dafür, was technisch und nicht im wesentlichen biologisch sei, führten die Richtlinien die Verwendung von wachstumshemmenden und -fördernden Stoffen bei Pflanzen an (ibid., C-IV, 3.4).

c) Die Verabreichung eines synthetischen chemischen Stoffes an einen lebenden Organismus könne an sich nicht als biologisch angesehen werden. Außerdem brauchten die Ansprüche nicht unbedingt auf eine gewerbliche Anwendung beschränkt zu sein (vgl. Richtlinien C-IV, 4.5). Das Wort "Gewerbe" sollte weit und im Zweifelsfalle zugunsten des Anmelders ausgelegt werden, insbesondere im einseitigen Verfahren.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung eines europäischen Patents.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die derzeit gültige Fassung der Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie durch die ursprünglichen Unterlagen hinreichend gestützt wird. Anspruch 1 stützt sich auf den Haupt anspruch in der eingereichten Fassung sowie auf Seite 4, Zeilen 26 bis 32. Die übrigen Ansprüche entsprechen den ursprünglich eingereichten.

3. Der Gegenstand der Anmeldung ist nicht aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ patentunfähig. Gemäß diesem Artikel gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers als nicht gewerblich anwendbar. Diese Ausschlüsse von der Patentierbarkeit sind eng auszulegen und dürfen nicht auf Behandlungsverfahren angewandt werden, die ihrem Charakter nach nicht therapeutisch sind. Der Wortlaut des Hauptanspruches umfaßt eindeutig ein kosmetisches Verfahren und hat mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im üblichen Sinne nichts zu tun. Ein Gewichtsverlust wird nämlich - ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Gründen angestrebt. Eine kosmetische Behandlung ist "auf eine Verschönerung von Haar, Haut, Teint usw. ... oder Verbesserung des Aussehens gerichtet" (vgl. Concise Oxford Dictionary, 10. Auflage, 1980). Eine therapeutische Behandlung hingegen hat eindeutig die Behandlung einer Krankheit im allgemeinen oder eine Heilbehandlung im engeren Sinne sowie eine Linderung der Schmerz- und Leidenssymptome zum Ziel.

4. Es trifft zu, daß sich in einigen Fällen an die hier ausschließlich beanspruchte kosmetische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ohne scharfen Übergang die Heilbehandlung anschließt. Es mag auch nicht leicht sein, eine klare Grenze zwischen der kosmetischen und der therapeutischen Wirkung zu ziehen, d. h. zwischen dem Gewichtsverlust und der Heilung der pathologischen Fettsucht. Dies darf jedoch einem Anmelder, der gemäß Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung begehrt, nicht zum Nachteil gereichen. Daß ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine therapeutische Wirkung hat, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet wird, macht die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar.

5. Nach Auffassung der Kammer erfüllt die Erfindung auch die Voraussetzungen des Artikels 57 EPÜ. Danach gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann. Daran kann im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen, weil das kosmetische Verfahren in Unternehmen angewendet werden kann, die sich die Verschönerung des menschlichen oder tierischen Körpers zum Ziel gesetzt haben. Solche Unternehmen der Kosmetikbranche, wie z. B. Kosmetik- oder Schönheitssalons, fallen unter den Begriff des Gewerbes im Sinne des Artikels 57 EPÜ, denn dieser Begriff setzt lediglich voraus, daß es sich bei dem Unternehmen um eine auf fortgesetzte, selbständige und auf Gewinn gerichtete Tätigkeit handelt. Die Kammer hat bereits festgestellt, daß die gewerbsmäßige Verwendung solcher Erfindungen in einem Kosmetiksalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Artikels 57 EPÜ darstellt (vgl. die in diesem Amtsblatt veröffentlichte Entscheidung T 36/83 vom 6. Mai 1985).

6. Die Kammer kann sich daher der in der Entscheidung der Prüfungsabteilung vorgebrachten Argumentation nicht anschließen, wonach eine von einem chemischen Stoff erzeugte physiologische Wirkung "ihrer Natur nach im wesentlichen biologisch" ist und deshalb keinen gewerblichen Charakter aufweist. Die Kammer ist vielmehr der Auffassung, daß Artikel 53 b) EPÜ solche Verfahren nicht zwangsläufig ausschließt, sofern es sich nicht um "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" handelt. Ein Anspruch auf Behandlung einer Pflanze ohne Züchtung einer neuen Spezies oder Sorte ist daher von der Kammer zugelassen worden (vgl. "Vermehrungsgut/CIBA GEIGY", T 49/83, ABl. EPA 1984, 112). Das im vorliegenden Fall beanspruchte Verfahren entspricht daher hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit (Art. 57) und der Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53) den Erfordernissen des Übereinkommens.

7. Da die Anmeldung bisher nur aus Gründen der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit und nicht auch aufgrund anderer Kriterien für die Patentierbarkeit zurückgewiesen worden ist, steht eine Sachprüfung diesbezüglich noch aus. In Anbetracht dessen sieht sich die Kammer verpflichtet, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.