J 0047/92 (Weiterbehandlung) of 21.10.1993

Sachverhalt und Anträge

I. Die Veröffentlichung des Recherchenberichts zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 310 967.6 wurde am 24. April 1991 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Die sechsmonatige Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ zur Stellung des Prüfungsantrags lief am 24. Oktober 1991 ab. Die Prüfungsgebühr war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht entrichtet worden.

II. Die Eingangsstelle setzte den Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 85b EPÜ am 29. November 1991 davon in Kenntnis, daß die Prüfungsgebühr noch nicht gezahlt worden sei, und wies ihn darauf hin, daß er dies noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr nachholen könne. Keine der beiden Gebühren wurde jedoch innerhalb der Nachfrist entrichtet, die am 9. Januar 1992 ablief. Deshalb wurde dem Anmelder am 24. Januar 1992 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 90 310 967.6 als zurückgenommen gelte.

III. Am 26. März 1992 beantragte der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ und holte die versäumte Handlung nach. Der Anmelder war der Ansicht, die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ sei eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ, so daß eine Weiterbehandlung möglich sei.

IV. Die Eingangsstelle wies mit Entscheidung vom 23. Juli 1992 den Antrag des Anmelders auf Weiterbehandlung mit der Begründung zurück, daß es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ nicht um eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 (1) EPÜ, sondern um eine gesetzliche Frist handle. Infolgedessen bestätigte die Eingangsstelle, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, und ordnete die Rückzahlung der unwirksam entrichteten Gebühren an.

V. Am 11. September 1992 legte der Anmelder gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. In seiner schriftlichen Begründung und in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 1993 räumte er ein, daß er die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet habe. Er sehe auch ein, daß unter den gegebenen Umständen eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen sei. Er halte jedoch an seiner Auffassung fest, daß es sich bei der Nachfrist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom EPA bestimmte Frist handle und deshalb eine Weiterbehandlung möglich sei. Zur Stützung seines Standpunkts brachte der Anmelder im wesentlichen die folgenden Argumente vor:

a) Das EPA sei anfänglich nicht in der Lage gewesen, den letzten Tag der Nachfrist richtig zu berechnen. Erst auf einen Hinweis des Anmelders hin habe die Eingangsstelle als letzten Tag der Frist den 9. Januar und nicht den 10. Januar 1992 anerkannt. Dies mache deutlich, daß die Frist nicht durch das Übereinkommen festgesetzt, sondern vom Europäischen Patentamt durch Zustellung der Mitteilung nach Regel 85b EPÜ ausgelöst werde. Deshalb sei die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ eine vom EPA bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 (1) EPÜ.

b) Zur Widerlegung dieses Arguments habe sich die erste Instanz fälschlicherweise auf die Entscheidung J ../87 der Juristischen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1988, 177) berufen, in der es unter Nummer 7 heißt, daß die Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ gesetzliche und nicht vom EPA festgesetzte Fristen seien. Diese Entscheidung sei vor der am 1. April 1989 in Kraft getretenen Änderung der Regel 85b EPÜ ergangen, mit der die gesetzliche Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr mit Zuschlag von zwei Monaten auf einen Monat ab Zustellung der Mitteilung des Europäischen Patentamts nach Regel 85b EPÜ verkürzt worden sei. Mithin sei diese Entscheidung für den vorliegenden Fall nicht relevant.

c) Im Zusammenhang mit der geänderten Regel 85b EPÜ werde auf die Entscheidung J 16/90 der Juristischen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1992, 260) verwiesen, die hier von besonderer Bedeutung sei. In jenem Fall habe die Juristische Beschwerdekammer nämlich eingeräumt, daß sich durch die Neufassung der Regel 85b EPÜ die Rechtslage möglicherweise geändert habe und eine Weiterbehandlung unter den gegebenen Umständen zugelassen werden sollte. Die Große Beschwerdekammer habe dem nicht widersprochen, sondern in ihrer Entscheidung G 3/91 (ABl. 1993, 8) bestätigt, daß die Nachfristen nach den Regeln 85a und 85b EPÜ nicht von der Weiterbehandlung ausgeschlossen seien.

d) Die (unveröffentlichte) Entscheidung J 42/89, derzufolge die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ in der Neufassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sei, beruhe dagegen auf einer Fehlinterpretation dieser Regel und des Artikels 121 EPÜ. Bei der Auslegung dieser Bestimmungen habe die Kammer nicht berücksichtigt, daß die Neufassung der Regel 85b EPÜ zu unbestimmten (vom Datum der Zustellung der Mitteilung nach Regel 85b EPÜ abhängigen) Fristen führe, bei deren Beachtung weit eher Fehler unterlaufen könnten als im Falle der alten Regel 85b EPÜ. Daß die Neufassung der Regel 85b EPÜ - wie in der Entscheidung J 4/91 (ABl. EPA 1992, 402, Nr. 2.6) festgestellt worden sei - immer wieder zu Irrtum und Rechtsverlust führen könne, sollte bei der Auslegung der betreffenden Bestimmungen berücksichtigt werden.

e) Jedenfalls handle es sich bei der Frist nach Regel 85b EPÜ entgegen der Feststellung der ersten Instanz (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) nicht um eine gesetzliche Frist, da sie ja durch Beschluß des Verwaltungsrats eingeführt worden sei.

VI. Gestützt auf die o. g. Argumentation beantragte der Beschwerdeführer die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung und die Zulassung der Weiterbehandlung. Hilfsweise beantragte er, daß die Frage der Zulässigkeit der Weiterbehandlung im Fall der Frist nach Regel 85b EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Beschwerdeführer hat die Feststellung im Bescheid vom 24. Januar 1992, daß die streitige europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ entrichtet worden sei, nie bestritten. Insbesondere hat er auf diese Feststellung hin keine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt. Das Schreiben des Beschwerdeführers vom 8. Juli 1992, das die erste Instanz für einen Antrag auf Entscheidung hielt (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), ging beim EPA nicht innerhalb der in Regel 69 (2) EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten ein. Die erste Instanz hat daher zu Unrecht angenommen, daß ein (wirksamer) Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ gestellt worden sei.

3. Dagegen hat der Beschwerdeführer fristgerecht die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ beantragt und die versäumte Handlung ebenfalls fristgerecht nachgeholt. Die Eingangsstelle lehnte diesen Antrag mit der o. g. Begründung (vgl. Nr. IV) ab.

Die Juristische Beschwerdekammer braucht sich daher nur mit der Frage zu befassen, ob dem Antrag auf Weiterbehandlung unter den gegebenen Umständen stattgegeben werden kann. Als vorrangig ist hier die vom Beschwerdeführer gestellte Rechtsfrage zu betrachten, ob es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ um eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ handelt.

3.1 Bevor die Kammer konkret auf die o. g. Frage eingeht, möchte sie einige allgemeine Bemerkungen zum Begriff der in Artikel 120 sowie in Regel 83 bis 85b EPÜ genannten Kategorie von Fristen vorausschicken. Danach sind Fristen gekennzeichnet durch

- das maßgebliche Ereignis, das entweder eine Handlung oder der Ablauf einer früheren Frist sein kann und das den Ausgangspunkt für die Berechnung der Frist bildet (vgl. Regel 83 (2) EPÜ), und

- die Dauer, die - vom maßgeblichen Ereignis an gerechnet - den Tag des Fristablaufs bestimmt (vgl. R. 83 (2) bis 83 (5) EPÜ). Sie kann nach vollen Jahren, Monaten, Wochen oder Tagen berechnet werden (vgl. R. 83 (1) EPÜ).

Gemäß Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ können im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung Fristen vorgesehen sein, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen sind. Dies heißt, daß bei diesen Fristen das Europäische Patentamt selbst die Dauer festlegen kann, wie sich ganz klar aus der Überschrift der Regel 84 EPÜ "Dauer der Fristen" ergibt. Derartige Fristen lassen sich im Übereinkommen entweder an der ausdrücklichen Angabe erkennen, daß sie vom EPA "zu bestimmen" sind (vgl. R. 51 (4) und (6) und Art. 96 (1) EPÜ), oder daran, daß die Dauer der Frist innerhalb gewisser Grenzen vom EPA nach eigenem Ermessen festgesetzt werden kann (vgl. R. 71 (1) EPÜ).

Im Zusammenhang mit Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ kommt natürlich das "maßgebliche Ereignis" nicht zum Tragen.

3.2 Was nun Artikel 121 EPÜ anbelangt, so ist eine Weiterbehandlung möglich, wenn eine "time limits set by the European Patent Office" versäumt worden ist. Berücksichtigt man die obigen allgemeinen Bemerkungen zum Begriff der Fristen (vgl. Nr. 3.1), so liegt es auf der Hand, daß sich Artikel 121 (1) EPÜ auf die Kategorie von Fristen bezieht, deren Dauer - wie in Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ vorgesehen - vom EPA zu bestimmen sind.

Diese Auffassung wird auch durch die deutsche und die französische Fassung des Übereinkommens bestätigt. Der dortige Wortlaut des Artikels 121 (1) EPÜ (" einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist", "d'un délai imparti par l'Office européen des brevets") entspricht der in Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ verwendeten Formulierung. Auch wenn in der englischen Fassung geringfügige Formulierungsunterschiede in den obengenannten Vorschriften zu finden sind (Art. 121 (1) EPÜ: "a time limit set by the EPO"; Art. 120 b) und R. 84 EPÜ: "time limits ... determined by the EPO"), kann es keinen Zweifel daran geben, daß die Worte "set" und "determined" in diesem Zusammenhang gleichbedeutend sind (vgl. auch R. 51 (4) und Art. 96 (1) EPÜ).

Eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ ist daher nur bei solchen Fristen möglich, deren Dauer vom EPA zu bestimmen ist. Diese Auslegung des Artikels 121 EPÜ findet ihre Bestätigung in den führenden Kommentaren zum Übereinkommen (vgl. z. B. P. Mathély, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, S. 354; R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, Köln 1989, Rdn. 3 zu Artikel 121 EPÜ, S. 554 und Rdn. 2 zu Artikel 120 EPÜ, S. 537; G. Paterson, The European Patent System, London 1992, S. 279).

3.3 Zur Nachfrist nach Regel 85b EPÜ ist anzumerken, daß ihre Dauer durch die Regel selbst auf einen Monat festgesetzt ist. Auch enthält die Regel keinen Hinweis darauf, daß diese Frist vom EPA zu bestimmen ist oder daß die Festsetzung ihrer Dauer im Ermessen des EPA liegt. Die Nachfrist gehört somit zweifellos nicht zur Kategorie der in Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ genannten Fristen (vgl. Nr. 3.1). Die Kammer gelangt deshalb zu der Auffassung, daß bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ nicht möglich ist.

4. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente sind nicht dazu geeignet, die Juristische Beschwerdekammer umzustimmen.

4.1 Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ von einer Handlung des EPA abhängt, heißt dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt wird, sondern lediglich, daß die Handlung des EPA einen Einfluß auf den Zeitpunkt des maßgeblichen Ereignisses hat. Es bedeutet jedoch nicht, daß das EPA dadurch die Dauer der Frist bestimmt (vgl. Nr. 3.1).

4.2 Die am 1. April 1989 in Kraft getretene Änderung der Regel 85b EPÜ betraf hauptsächlich die Definition des maßgeblichen Ereignisses in Regel 85b EPÜ. Während in der alten Fassung das maßgebliche Ereignis als Ablauf einer früheren Frist definiert war, ist es nun durch eine Handlung definiert (vgl. Regel 83 (2) EPÜ). Dadurch ändert sich jedoch nichts an der Tatsache, daß die Dauer der Nachfrist in Regel 85b EPÜ selbst festgelegt ist (zwei Monate in der alten Fassung, ein Monat in der Neufassung). Durch die Neufassung der Regel 85b EPÜ hat sich also die Rechtslage hinsichtlich der Weiterbehandlung nicht geändert. Die noch vor der Änderung der Regel 85b EPÜ in der Entscheidung J ../87 (ABl. EPA 1988, 177) getroffene Feststellung, daß es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ nicht um eine vom EPA bestimmte Frist handle, gilt auch für die geänderte Fassung dieser Regel.

Dies wird im übrigen durch die Vorarbeiten zur Änderung der Regel 85b EPÜ (vgl. CA/79/88 Add. 1) bestätigt, aus denen hervorgeht, daß mit der Änderung dieser Regel keineswegs beabsichtigt war, am Ausschluß der Nachfrist von der Weiterbehandlung etwas zu ändern.

4.3 Der Beschwerdeführer hat die Kammer auf die seines Erachtens für diesen Fall besonders relevante Entscheidung J 16/90 (ABl. EPA 1992, 260) hingewiesen. In dieser Entscheidung ging es um die Frage, ob die Nachfristen, die seit der Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ erst durch eine Mitteilung ausgelöst werden, auch nunmehr noch von der Ausschlußnorm des Artikels 122 (5) EPÜ erfaßt sind (vgl. Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Die Rechtsfragen, die sich in jenem Zusammenhang stellten, sind jedoch ganz anders geartet als die hier angesprochenen. Im Unterschied zu Artikel 121 EPÜ spielt es nämlich bei Artikel 122 (5) EPÜ keine Rolle, ob eine Frist vom EPA bestimmt worden ist. Die vom Beschwerdeführer angezogene Entscheidung befaßt sich also mit einer völlig anderen Frage, so daß sich daraus nichts herleiten läßt, was dem Beschwerdeführer zum Vorteil gereichen könnte.

4.4 Außerdem scheinen die kritischen Bemerkungen des Beschwerdeführers zur Entscheidung J 42/89 (unveröffentlicht) nicht fundiert zu sein. Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, in dieser Entscheidung sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, daß die Änderung der Regel 85b EPÜ für die Benutzer zusätzliche Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte. Aber selbst wenn diese Behauptung richtig wäre (wofür der Kammer keinerlei Hinweise vorliegen), könnte die Kammer nicht von der klaren und eindeutigen Aussage in den obengenannten Bestimmungen abweichen.

4.5 Daß die Frist nach Regel 85b EPÜ durch einen Beschluß des Verwaltungsrats eingeführt wurde, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang. Ob es sich bei der Nachfrist um eine vom EPA zu bestimmende Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ handelt (vgl. Nr. 3.1 und 3.2), läßt sich einzig und allein aus dem Inhalt der Regel 85b EPÜ erschließen.

5. Die hier getroffenen Feststellungen der Juristischen Beschwerdekammer stehen in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (J ../87, Nr. 7, ABl. EPA 1988, 177; J 42/89, Nr. 5, unveröffentlicht). Es ist deshalb nicht erforderlich, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Große Beschwerdekammer zu befassen. Auch stellt sich im vorliegenden Fall keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigen würde. Aus diesen Gründen kann dem Antrag des Beschwerdeführers, die streitige Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht stattgegeben werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag, die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wird abgelehnt.