J 0007/90 (Correction de la désignation) of 8.8.1991

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 305 201.1 revendiquant la priorité d'une demande en date du 12 juin 1987 a été déposée le 8 juin 1988. Dans le formulaire de requête en délivrance (cf. JO OEB 1986, 306, 308) sept Etats, dont la Grèce, ont été désignés à la rubrique 26 ("Désignation d'Etats contractants"), et sept taxes de désignation ont été acquittées. Dans cette même rubrique 26, la case correspondant à "Suisse et Liechtenstein" n'a pas été cochée. La rubrique 27 ("Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants") est restée telle quelle : elle s'applique donc à tous les Etats contractants, y compris la Suisse et le Liechtenstein. Après notification en date du 3 novembre 1988, conformément à la règle 50(1) CBE, la demande de brevet européen a été publiée le 14 décembre 1988 sans rapport de recherche, sous la forme d'un document "A2" portant le n° 0 295 067. Les Etats contractants qui s'y trouvent désignés sont les sept Etats évoqués, dont la Grèce, mais non la "Suisse et le Liechtenstein".

II. Par lettre datée du 5 juillet 1989, le mandataire du demandeur a présenté une requête en rectification en application de la règle 88, première phrase CBE, visant à remplacer "Grèce" par "Suisse et Liechtenstein". Il indique qu'il y a une erreur que le demandeur a découverte et lui a communiquée le 4 juillet 1989. Il a produit des preuves que la désignation initiale de la Grèce à la place de la Suisse et du Liechtenstein était une erreur. Par télécopie du 3 août 1989, le mandataire a également présenté à toutes fins utiles une requête en restitutio in integrum, au cas où l'Office estimerait qu'une telle requête en rectification de la désignation est assujettie à une limitation de temps - point de vue qu'il ne partage pas.

III. Par décision en date du 2 octobre 1989, la section de dépôt de l'OEB a rejeté les deux requêtes, au motif que suivant la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, les requêtes en rectification de ce genre doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen. Il ne peut être fait droit à la requête en restitutio in integrum parce qu'il ne s'agit pas ici d'un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE, mais d'une "limitation de temps".

IV. Le demandeur a formé recours contre cette décision le 29 novembre 1989 et acquitté la taxe correspondante le 30 novembre 1989 ; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 janvier 1990. En outre, une déclaration sous serment d'un employé du demandeur a été présentée ultérieurement. Il y est précisé que l'erreur de désignation n'a été découverte que "peu avant le 29 juin 1989", à l'occasion d'une mise en mémoire des données figurant dans le document "A2" et que, dans un premier temps, on avait cru à une erreur d'impression.

V. Par lettre en date du 9 mai 1990, le requérant a demandé le report de la publication, alors imminente, du rapport de recherche européenne, afin de pouvoir insérer dans le document "A3" la liste corrigée des Etats désignés. Le document "A3" est paru le 20 juin 1990 avec la liste initiale des Etats désignés.

VI. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que lors de la procédure orale du 8 février 1991, le requérant a invoqué les arguments suivants :

La désignation "Grèce" au lieu de "Suisse et Liechtenstein" est une erreur prouvée, dont la rectification a été demandée dès sa découverte. A part l'exigence que le demandeur ne retarde pas indûment la requête en rectification après la découverte d'une erreur, la Convention ne permet pas qu'une limitation de temps soit imposée pour des corrections. Une telle limitation n'est pas prévue par la règle 88 CBE. En outre, la "protection des tiers" n'affecte pas la correction d'erreurs au titre de cette règle. A l'appui de son allégation, le requérant cite des exemples de demandes de brevet publiées contenant des erreurs, pour démontrer que les tiers ne peuvent se fier à l'exactitude de telles publications. Par ailleurs, il est notoire que les demandeurs de brevet européen ne font pas usage par la suite de la protection conférée par le brevet dans nombre d'Etats désignés, de sorte que la protection visée à l'article 65(3) CBE y disparaît rétroactivement. La chambre de recours n'a pas compétence pour faire dépendre la rectification prévue à la règle 88 CBE du respect d'une "limitation de temps". De plus, l'argument de la "protection des tiers" n'est pas valable, d'autant que la défense des droits des tiers relève du droit national. L'OEB ne peut ni ne doit se substituer aux instances nationales en invoquant la "protection des tiers" pour refuser une correction. Si, par suite d'une rectification, un Etat est mentionné dans la demande de brevet européen, c'est aux instances dudit Etat qu'il appartient de décider s'il faut octroyer la protection par le brevet et de préciser la façon de protéger les intérêts des tiers. Deux possibilités s'offrent à la chambre de recours : elle peut s'opposer à une correction de la désignation d'Etats, au motif que celle-ci n'est pas visée à la règle 88, première phrase CBE ; ou, si elle se sert de cette règle pour la correction des désignations, il faut qu'elle le fasse pour toute la durée de la procédure d'examen. Il est illicite d'introduire une "limitation de temps" au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

A la fin de son exposé, le requérant a allégué que si une "limitation de temps" pouvait être introduite, celle-ci serait un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE, auquel cas une restitutio in integrum devrait logiquement être possible au titre dudit article.

VII. Le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que l'inscription de "Suisse et Liechtenstein" à la place de "Grèce" soit ordonnée dans la liste des Etats contractants désignés, soit par rectification au titre de la règle 88, première phrase CBE, soit par restitutio in integrum suivant l'article 122 CBE.

A titre subsidiaire, il demande que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit suivantes : "1. La jurisprudence élaborée sur la base de la règle 88 CBE interdit l'application de cette règle après la publication de la demande, au motif qu'une modification va à l'encontre de l'intérêt des tiers.

2. Dans les Etats contractants, il n'existe en droit procédural aucun principe général selon lequel il serait possible de modifier le droit matériel ou de l'invalider au motif que l'intérêt des tiers doit être protégé. Seule une nouvelle législation permettrait de procéder à une telle modification.

3. Il s'ensuit que l'OEB n'a pas capacité pour dicter des conditions qui reviendraient à une modification de la loi. En conséquence, ... il y a lieu de rétablir la jurisprudence [de la Chambre de recours juridique] correspondant à la décision J 12/80."

Motifs de la décision

1. Le recours, recevable, met en cause sur un point essentiel - celui de la "limitation de temps" - la jurisprudence de la Chambre de recours juridique concernant l'adjonction de la désignation d'Etats contractants au sens d'une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE. Après la signature de la Convention sur le brevet européen, il fut généralement admis que toute désignation d'un Etat équivalait au dépôt d'une demande de brevet pour cet Etat et qu'elle ne pouvait donc être rattrapée par une correction (cf. van Empel, The Granting of European Patents, Leyde 1975, p. 139). Or, depuis sa décision J 8/80 du 18 juillet 1980 (JO OEB 1980, 293), la Chambre de recours juridique a autorisé en principe une telle rectification en application de la règle 88, première phrase CBE. Par la suite, elle a développé cette jurisprudence en assujettissant la correction des désignations à certaines conditions. Aux termes de la décision J 8/80 déjà, les exigences posées en matière de preuve à la personne requérant une correction sont très élevées. La décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) exige une certaine "inadvertance excusable" et confirme les précédentes décisions, dans lesquelles il est essentiellement demandé que la requête en rectification soit déposée sans délai. En l'espèce, la Chambre de recours estime que toute ces conditions de rectification, et notamment la dernière, ont été remplies par le requérant.

2. En revanche, le requérant n'a pas rempli, dans la présente affaire, une autre condition, appelée ici "limitation de temps". Celle-ci avait été requise dans les décisions J 12/80 (JO OEB 1981, 143), J 3/81 (JO OEB 1982,100), J 21/84 (JO OEB 1986, 75) et, plus récemment, J 8/89 (1990 EPOR 57). Suivant la condition de "limitation de temps", il y a lieu en règle générale de rejeter la requête en rectification dans l'intérêt des tiers, si elle n'a pas été présentée suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen.

2.1 Le requérant conteste que la Chambre de recours ait le pouvoir de faire d'une telle limitation de temps une condition pour la rectification des désignations. Il est d'avis que deux solutions seulement s'offrent à la Chambre de recours, à savoir ne pas appliquer du tout aux désignations la règle 88, première phrase CBE, ou autoriser leur correction jusqu'à la délivrance du brevet européen. Il est vrai, comme l'a fait valoir le requérant, que les tiers ne peuvent avoir qu'une confiance limitée dans les informations contenues dans une demande de brevet publiée. En ce qui concerne les désignations, on peut même dire qu'un authentique concurrent expérimenté est au moins capable de pressentir une erreur dans les désignations, et qu'il sait ainsi que la rectification présente un intérêt pour le demandeur, même après la publication de la demande. Un tel concurrent est en mesure d'apprécier l'importance relative des Etats désignés et non désignés pour l'exploitation économique de l'invention, et il pourrait donc ne pas être protégé s'il venait à tirer profit d'erreurs décelables commises par le demandeur. Par conséquent, il est probablement vrai dans une certaine mesure que la "protection des tiers" n'est pas un motif convaincant pour fixer une "limitation de temps" à la correction des désignations au cours de la procédure de délivrance des brevets européens.

2.2 Cependant, la Chambre de recours n'accepte pas la logique du requérant, selon laquelle l'OEB peut uniquement rejeter la rectification des désignations ou l'autoriser jusqu'à la délivrance du brevet européen. Dans sa jurisprudence, la Chambre de recours juridique a décidé de n'autoriser la rectification d'erreurs inévitables dans la désignation des Etats contractants que sous certaines conditions et seulement jusqu'au stade de la procédure indiqué. La règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Il ressort des trois versions de cette règle ("können" - "may be" - "peuvent") que la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office. Cela signifie également que la correction d'erreurs peut être assujettie à des conditions. La limitation de temps est une condition raisonnable, qui rend possible l'adjonction d'une désignation au sens d'une correction.

2.3 Le fait que la jurisprudence de la Chambre de recours, la désignation "à toutes fins utiles" (cf. Renseignements de nature juridique n° 7/80, JO OEB 1980, 395), et la règle 85bis CBE offrent la possibilité d'inclure d'autres Etats dans les désignations n'oblige toutefois pas l'OEB à autoriser une rectification sans limitation de temps jusqu'à la délivrance du brevet. La seule limitation de temps pouvant être fixée dans le cadre de la procédure est celle choisie par la Chambre de recours juridique, et elle n'est guère arbitraire. Après avoir déposé la demande, le demandeur et son mandataire ont plus d'une fois l'occasion de vérifier les désignations, la dernière étant la notification émise conformément à la règle 50(1) CBE, comme ce fut également le cas en l'espèce.

3. La requête en restitutio in integrum faite à toutes fins utiles pour cause de non-respect d'un "délai" ne peut aboutir, étant donné que la "limitation de temps" fixée comme condition en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours n'est pas un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE (cf. 2.2 supra). En réalité, une requête en rectification au titre de la règle 88 CBE n'est assujettie à aucun délai, ce qui n'exclut toutefois pas que la jurisprudence impose certaines conditions, y compris des limitations de temps, pour des rectifications d'un genre particulier.

4. Les questions juridiques soulevées par le requérant sont formulées comme des constatations ; elles correspondent plutôt à une requête en admission d'une révision. Même si l'on transforme ces constatations en questions, elles reviennent à demander que la Grande Chambre de recours déclare purement et simplement illicite la jurisprudence de la Chambre de recours juridique en matière de correction des désignations ou, au contraire, qu'elle prolonge cette possibilité de correction jusqu'à la délivrance du brevet européen. En soi, il s'agit là d'une requête contradictoire. Saisir la Grande Chambre de recours de cette question ne semble donc pas nécessaire au sens de l'article 112(1)a) CBE, ni utile au développement du système des désignations dans la Convention sur le brevet européen.

5. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours et de ne pas faire droit à la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, au motif qu'elle est impropre à une réforme du système des désignations.

6. Il convient néanmoins de se demander s'il n'est pas temps de développer le système des désignations par la voie législative. Par sa jurisprudence, la Chambre de recours juridique n'est guère en mesure de contribuer à ce dessein. Elle peut néanmoins signaler que le système actuel de désignation ne répond pas au but d'harmonisation du droit européen des brevets (cf. 6.1 infra), qu'il pose des problèmes juridiques (cf. 6.2 infra) et que la Convention sur le brevet européen offre au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets les moyens nécessaires pour développer le droit (cf. 6.3 infra).

6.1 Le système de désignation en vigueur est, au fond, un système de la désignation individuelle, qui ne figurait pas dans les premiers projets visant à instituer un brevet européen. Ceux-ci tendaient à surmonter le principe de la territorialité en Europe, à permettre un examen centralisé des brevets, valable pour tous les Etats, et à créer un droit uniforme. Le système actuel, quant à lui, trouve son origine dans le PCT (pour sa genèse, cf. Münchner Kommentar, article 79, point 23 s.). En tant que système de la désignation individuelle, il n'aurait pas eu beaucoup d'importance si la Convention sur le brevet communautaire (CBC) était entrée en vigueur peu après la Convention sur le brevet européen. Entretemps, le système de la désignation individuelle a été développé dans le PCT. C'est ainsi qu'un maximum de dix taxes sont à payer, même si de nombreux brevets nationaux et régionaux sont demandés (règle 96 et barème de taxes n° 2 PCT). Le PCT permet donc une désignation globale "à l'échelle mondiale". Une seule et unique taxe doit être payée pour le brevet régional/européen. De plus, le formulaire PCT (PCT/RO/101) garantit que toutes les demandes dites euro-PCT se rapportent à l'ensemble des Etats parties à la CBE qui adhèrent au PCT. Ce n'est qu'après l'entrée de la demande euro-PCT dans la phase régionale auprès de l'OEB qu'il y a lieu d'acquitter les taxes de désignation pour chacun des Etats parties à la CBE. A ce moment- là, toutefois, la procédure qui s'applique est la même que pour les demandes de brevet européen. L'unité territoriale des demandes de brevet en instance devant l'OEB cesse, ce qui a pour effet que dans 85 % environ des demandes, les Etats qui seront à l'avenir couverts par le brevet communautaire, ne sont pas tous désignés. Aussi un "choix a posteriori du brevet communautaire", tel que prévu à l'article 82 CBC, ne sera-t-il possible qu'à l'intérieur d'étroites limites (cf. Journal officiel des Communautés européennes 1989, L 401). Le système actuel de désignation selon la Convention sur le brevet européen est donc en contradiction avec le brevet communautaire et son objet, à savoir l'institution en Europe d'un droit uniforme au service du marché unique et de l'espace économique européen.

6.2 Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique ne partage pas l'avis du requérant, selon lequel il y a lieu soit de ne pas admettre du tout la correction de désignations, soit de l'autoriser jusqu'à la délivrance du brevet. Il n'en reste pas moins que certains aspects du système actuel semblent poser des problèmes sur le plan juridique.

6.2.1 Tout d'abord, il convient de noter que la question de la limitation de temps soulevée par le requérant ne se pose pas de la même façon au déposant d'une demande internationale visant à obtenir un brevet régional, européen. Le système du PCT (cf. 6.1 supra) s'est développé de telle manière que tous les Etats parties à la CBE sont systématiquement désignés dans la demande internationale publiée conformément à l'article 21 PCT. Selon l'article 158(1) CBE, cette publication remplace la publication de la demande de brevet européen visée à l'article 93 CBE. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de 21 ou de 31 mois à compter de la date de priorité que le déposant PCT doit, au moment où sa demande entre dans la phase régionale, acquitter conformément aux articles 22 ou 39 PCT ensemble la règle 104ter CBE les taxes de désignation pour chacun des Etats parties à la CBE. Or, à ce stade, le délai imparti au déposant d'une demande de brevet européen pour corriger des erreurs de désignation est depuis longtemps dépassé.

6.2.2 Même la révision de la règle 85bis CBE (JO OEB 1989, 1 s.) suscite des problèmes juridiques et pratiques. Un problème juridique se pose du fait qu'une notification est prévue quant aux désignations sous la rubrique 26 du formulaire de requête, mais pas quant à celles sous la rubrique 27 (cf. décision J 10/86 du 4 mai 1987, non publiée). Un problème pratique peut résulter du fait que les délais prévus par la nouvelle règle 85bis (1) et (2) CBE pour le paiement des taxes de désignation visées aux rubriques 26 et 27 expirent à des dates différentes. 6.2.3 La taxe de désignation actuelle, qui se monte à 350 DEM et doit être acquittée quelles que soient la taille et l'importance économique de l'Etat désigné, semble problématique dans la mesure où elle peut dissuader les demandeurs de désigner certains Etats. A cet égard, il convient de rappeler qu'à la Conférence de Washington en 1970 (cf. compte rendu (Records) p. 648), la somme de 12 dollars US avait été citée comme ordre de grandeur pour la taxe de désignation. Dès lors, il n'est pas certain que l'article 79 ensemble l'article 40(1) CBE autorisent une taxe de désignation individuelle uniforme si élevée pour chacun des Etats contractants.

6.3 Pour toutes ces raisons, la Chambre de recours juridique tient à signaler que la Convention sur le brevet européen donne au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets le pouvoir d'adapter le système des désignations, tant en ce qui concerne une globalisation des taxes de désignation que leurs délais de paiement.

6.3.1 Il convient toutefois de souligner qu'il faut maintenir la distinction fondamentale entre la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) et la taxe de désignation visée à l'article 79(2) CBE, ainsi que leurs échéances respectives (un mois à compter du dépôt de la demande ou treize mois à compter de la date de priorité). Il s'ensuit que les demandes de brevet européen qui sont des premiers dépôts ne doivent être assujetties à aucune taxe de désignation au moment du dépôt. Dans son programme en sept mesures (cf. JO OEB 1989, 523, et document "EPO Horizon 2000", point 69, p. 44), le Président de l'Office a de nouveau attiré l'attention sur la possibilité d'obtenir une recherche européenne accélérée au moyen d'un premier dépôt européen. Les premiers dépôts européens vont gagner en importance. En effet, ils créent au titre de l'article 87(1) CBE une base de priorité pour la désignation de tous les Etats contractants, et comportent dans cette mesure une désignation "globale".

6.3.2 En conséquence, rien ne s'oppose juridiquement à ce que toutes les taxes de désignation prévues aux articles 3 et 79(2) CBE soient refondues en une taxe unique. Le texte de ces dispositions ne signifie toutefois pas qu'une taxe de désignation d'un même montant doive être payée pour chaque Etat. C'est ce qui ressort du Traité sur la protection par les brevets conclu par la Suisse et le Liechtenstein (cf. JO OEB 1980, 407) et les études préparatoires sur le brevet communautaire. Il reste donc à savoir si l'on peut prévoir une taxe de désignation globale pour tous les Etats contractants - que ceux-ci deviennent ou non parties à la Convention sur le brevet communautaire. Il convient de répondre par l'affirmative. L'article 3 CBE rendrait évidemment nécessaire la conclusion d'un accord international séparé aux termes de l'article 142 ensemble l'article 149 CBE, au cas où la désignation conjointe devrait aboutir à un brevet conjoint. Une taxe de désignation globale laisse cependant aux demandeurs la liberté, aux termes de l'article 79(3) CBE, de retirer des désignations avant la délivrance du brevet européen ou, après la délivrance, de renoncer à poursuivre ou à maintenir le brevet dans un certain Etat contractant. La désignation "à toutes fins utiles" n'a même pas nécessité une disposition juridique particulière ; elle a simplement été ajoutée dans un formulaire. En revanche, l'introduction d'une taxe de désignation globale unique exigerait certainement une disposition ad hoc dans le règlement relatif aux taxes. Pour ce faire, il n'est toutefois pas besoin de conclure un accord international séparé au sens des articles 142 et 149 CBE.

6.3.3 Outre une taxe de désignation forfaitaire au début de la procédure, la perception de taxes de désignation individuelle lors de la délivrance du brevet européen n'est juridiquement pas exclue. Cela correspondrait à une prolongation du délai de paiement d'une partie des taxes de désignation au-delà du délai prévu à l'article 79(2) CBE. Une telle prolongation semble couverte par l'article 33(1)a) CBE. La situation actuelle s'en trouverait certes améliorée, mais cela engendrerait des problèmes analogues à ceux qui existent aujourd'hui. Il semble donc judicieux de compenser partiellement les pertes de recettes par un relèvement général de la taxe de délivrance. La solution la plus pratique, et juridiquement possible, consisterait, sans toucher à la taxe de dépôt, à percevoir une taxe forfaitaire de désignation pour tous les Etats membres, dans le délai prévu à l'article 79(2) CBE, et de relever légèrement la taxe de délivrance.

7. En conclusion, la Chambre de recours juridique maintient le système actuel de désignation, tel qu'il résulte de sa propre jurisprudence, de la "désignation à toutes fins utiles" et de la création de la règle 85bis CBE. Cependant, les problèmes juridiques que pose le système actuel peuvent être l'occasion d'une amélioration.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.