J 0026/87 (PCT Formblatt) of 25.3.1988

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) wurde am 14. Juni 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 16. Juli 1984 eingereichten australischen Voranmeldung beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht. Die von der Beschwerdeführerin zur Einreichung der internationalen Anmeldung in Australien benutzte Fassung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) stammte vom August 1984, also aus einer Zeit, zu der der PCT für Italien noch nicht in Kraft getreten war; diese Fassung des Formblatts war offenbar im Juni 1985 noch in Gebrauch. Das Formblatt enthielt daher auch kein Kästchen, das zur Bestimmung Italiens angekreuzt werden konnte. Für die übrigen EPÜ-Staaten gab es je ein Kästchen, das entweder unter der Rubrik "Europäisches Patent" oder unter der Rubrik "Nationales Patent" angekreuzt werden konnte. Das Formblatt enthielt ferner innerhalb des Feldes Nr. V ein besonderes Kästchen für die Bestimmung "aller PCT- Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann"; in einer Fußnote zu diesem Kästchen heißt es: "Wird dieses Kästchens angekreuzt, so ist kein weiteres Kästchen in der Spalte "Europäisches Patent" anzukreuzen". Im Juni 1985 war der PCT für Italien bereits in Kraft getreten (nämlich am 28. März 1985). Nach Artikel 7 des italienischen Gesetzes Nr. 890 vom 21. Dezember 1984 ist jede Bestimmung Italiens in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent nach dem EPÜ zu erhalten; ein italienisches nationales Patent kann also nicht im Wege einer internationalen Anmeldung beantragt werden (s. ABl. EPA 1985, 91).

II. Die Beschwerdeführerin wollte mit Ausnahme Luxemburgs alle europäischen Staaten (einschließlich Italiens) benennen, die dem EPÜ angehören. Sie kreuzte deshalb in der Spalte "Europäisches Patent" alle diese EPÜ-Staaten außer Luxemburg an. Das Kästchen "alle PCT-Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann" kreuzte sie nicht an, weil sie Luxemburg nicht mit einschließen wollte. Neben diesem Kästchen stand jedoch folgende Erklärung: "Diese Staaten sind die oben mit den Codes ... bezeichneten Staaten (Namen anderer Staaten hier angeben)"; in dem dafür vorgesehenen Raum setzte die Beschwerdeführerin mit Schreibmaschine "Italien" ein. Das australische Patentamt stellte am 1. Juli 1985 eine Empfangsbescheinigung ("Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars") aus, in der als Bestimmungsstaaten nur 8 EPÜ- Staaten angegeben waren und Italien fehlte. Das Fehlen Italiens in der Empfangsbescheinigung wurde damals vom australischen Vertreter der Beschwerdeführerin nicht bemerkt, sondern erst festgestellt, nachdem die Anmeldung im März 1986 in die europäische Phase eingetreten war. Das Internationale Büro teilte dem EPA ebenfalls am 1. Juli 1985 mit, daß es das Aktenexemplar der Anmeldung erhalten hatte. Die internationale Gebühr einschließlich einer pauschalen europäischen Benennungsgebühr und Bestimmungsgebühren für die übrigen Bestimmungsstaaten wurde gemäß Regel 15 PCT rechtzeitig beim australischen Patentamt entrichtet.

III. Nach Prüfung der Anmeldung gemäß Artikel 10 PCT leitete das australische Patentamt das "Aktenexemplar" der Anmeldung gemäß Artikel 12 PCT ordnungsgemäß an das Internationale Büro weiter, ohne der Beschwerdeführerin bezüglich des Inhalts der Anmeldung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Artikel 14 PCT, Rückfragen zu stellen. Eine "Ablehnung, Erklärung oder Feststellung" nach Artikel 25 PCT wurde nicht getroffen.

IV. Am 30. Januar 1986 veröffentlichte das Internationale Büro die Anmeldung gemäß Artikel 21 PCT. Die Veröffentlichung erfolgte in der in Regel 48 PCT vorgeschriebenen Form und enthielt alle EPÜ-Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens. Das Internationale Büro übermittelte die Anmeldung gemäß Artikel 20 und Regel 47 PCT auch ordnungsgemäß an das EPA.

V. Am 27. Februar 1986 sandte der australische Vertreter der Beschwerdeführerin nach telefonischer Rücksprache mit dem australischen Patentamt diesem ein Schreiben mit Kopien der Veröffentlichungsschrift WO 86/00745 und der betreffenden Seite des Erteilungsantrags (Formblatt PCT/R0/101); er beschwerte sich darüber, daß "aus dem [PCT-]Blatt nicht hervorgeht, daß Italien in der europäischen Anmeldung benannt worden ist". Das australische Patentamt übersandte dem Internationalen Büro im März 1987 eine Kopie dieses Schreibens und der Veröffentlichungsschrift.

VI. Mit Fernschreiben vom 13. März 1986 beantragte die Beschwerdeführerin durch ihren Vertreter im Vereinigten Königreich die Behandlung der Anmeldung als europäische Anmeldung. Mit Schreiben vom 24. März 1986 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin im Vereinigten Königreich das Formblatt 1200 beim EPA ein und bestätigte, daß er für die europäische Patentanmeldung zuständig sei. Unter Nr. 11.1 dieses Formblatts gab er die benannten Staaten durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen neben allen dort aufgeführten europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs im einzelnen an und setzte in Maschinenschrift "Italien" an der dafür vorgesehenen Stelle ein. Die Benennungsgebühren und die anderen erforderlichen Gebühren wurden ordnungsgemäß entrichtet.

VII. Am 23. Juli 1986 teilte die Eingangsstelle des EPA dem Vertreter im Vereinigten Königreich mit, daß eine Benennungsgebühr zurückgezahlt werde; auf eine entsprechende Rückfrage hin erläuterte die Eingangsstelle mit Fernschreiben vom 6. August 1986, daß in der internationalen Anmeldung PCT/AU 85/00130 alle europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens benannt worden seien. Die Beschwerdeführerin und die Eingangsstelle setzten sich dann wiederholt miteinander in Verbindung, wobei es vorwiegend um die Möglichkeit einer Berichtigung der Anmeldung durch Aufnahme der Benennung Italiens ging. Die Beschwerdeführerin bestand darauf, daß die Absicht, Italien zu bennen, deutlich erkennbar gewesen sei. Mit Schreiben vom 17. Februar 1987 erklärte die Anmelderin: "Wir beantragen hiermit eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ über den Verlust der Benennung Italiens, die aus der internationalen Anmeldung hervorgeht." Die Eingangsstelle erließ daraufhin einen vom 24. April 1987 datierten Bescheid, der von der Beschwerdeführerin als Entscheidung angesehen wurde. Gegen diesen Bescheid wurde am 17. Juni 1987 Beschwerde eingelegt ...

Entscheidungsgründe

1. Es stellt sich die Frage, ob der von der Eingangsstelle erlassene Bescheid vom 24. April 1987 eine "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ ist.

1.1. In der früheren Entscheidung J 08/81 (ABl. EPA 1982, 10) hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß ein von der Eingangsstelle erlassener Bescheid, der nicht als Entscheidung gekennzeichnet war und keinen Hinweis nach Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthielt, dennoch eine beschwerdefähige "Entscheidung" darstellt, da er eine klare Zurückweisung des Antrags der Beschwerdeführerin zum Gegenstand hatte und auch, wie in Regel 68 (2) EPÜ verlangt, mit einer Begründung versehen war. Auch im vorliegenden Fall war das Schreiben nicht als Entscheidung gekennzeichnet und entsprach nicht Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ; es stellte aber dennoch eine klare, begründete Zurückweisung aller Anträge der Beschwerdeführerin dar. Zwar schloß es mit einer Aufforderung an die Anmelderin gemäß Artikel 113 EPÜ, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung "dieses Bescheides eine Stellungnahme einzureichen". Abgesehen von diesem Absatz konnte aber kaum ein Zweifel daran bestehen, daß der "Bescheid" eine Entscheidung darstellte. Er war nämlich von der Eingangsstelle auf einen eindeutigen schriftlichen Antrag des Vertreters der Beschwerdeführerin hin, in dem dieser ausdrücklich "eine Entscheidung" verlangte, von der Eingangsstelle erlassen worden; sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Eingangsstelle haben das Schriftstück in der Folge so behandelt, als handle es sich um eine ordnungsgemäß abgefaßte Entscheidung. Somit hat die Beschwerdeführerin ordnungsgemäß eine "Beschwerde gegen die Entscheidung vom 24. April 1987" eingelegt, und die Eingangsstelle hat die Sache gemäß Artikel 109 EPÜ geprüft, bevor sie sie an die Beschwerdekammer weiterleitete. Außerdem schrieb die Eingangsstelle an das australische Patentamt, daß sie am 24. April 1987 "eine Entscheidung" getroffen habe, und schloß mit den Worten: "Der Ausgang der Beschwerde wird Ihnen mitgeteilt."

1.2. Nach Lage des Falles hegt die Kammer keinen Zweifel daran, daß die Beschwerdeführerin das Schreiben durchaus zu Recht als beschwerdefähige Entscheidung behandelt hat und daß dieses auch von der Kammer für die Zwecke der Artikel 106 und 107 EPÜ als Entscheidung zu betrachten ist. Die Beschwerde entspricht im übrigen den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist somit zulässig.

2. Die materiellrechtliche Streitfrage fällt unter Artikel 153 EPÜ, in dem es wie folgt heißt: "Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, für die der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, daß er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt." Italien war am Anmeldetag der internationalen Anmeldung ein Vertragsstaat des EPÜ, für den der PCT in Kraft getreten war. Es gilt also zu entscheiden, ob Italien in der internationalen Anmeldung benannt worden war, d. h. ob die Beschwerdeführerin dem Anmeldeamt (australischen Patentamt) in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hatte, daß sie ein europäisches Patent (u. a.) für Italien begehre. Die Beantwortung dieser Frage hängt ausschließlich von der richtigen Auslegung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) ab. Wie unter Nummer VIII dargelegt, hat die Eingangsstelle die Auffassung vertreten, daß Italien in diesem Formblatt nicht als Bestimmungsstaat angegeben war.

2.1. Die Kammer vertritt hierzu folgende Auffassung:

a) Eine internationale Anmeldung muß u. a. den Artikeln 3 und 4 PCT entsprechen. Insbesondere muß der Erteilungsantrag gemäß Artikel 4 und Regel 3.1 PCT "die Bestimmung der Vertragsstaaten" enthalten, "in denen Schutz für die Erfindung auf der Grundlage der internationalen Anmeldung begehrt wird"; für den Antrag "ist ein gedrucktes Formblatt zu verwenden". Außerdem sind gemäß Regel 4.9 PCT die "Vertragsstaaten ... im Antrag durch ihre Namen zu bestimmen".

b) Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin eindeutig alle einschlägigen Erfordernisse des PCT erfüllt. Außerdem war in dem beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichten "Antrag" die Absicht der Beschwerdeführerin, Italien sowie alle anderen Vertragsstaaten des EPÜ mit Ausnahme Luxemburgs zu benennen, wirklich eindeutig erkennbar. Aus welchem anderen Grund wäre sonst "Italien" in den dafür vorgesehenen Raum in Feld Nr. V des Formblatts getippt worden? In diesem Zusammenhang ist folgendes festzustellen:

i) Die einzige andere Auslegung des getippten Wortes "Italien" wäre, daß die Anmelderin ein nationales italienisches Patent über einen anderen als den europäischen Weg wünschte. Das Wort "Italien" war jedoch, wie unter Nummer II dargelegt, in einen Raum getippt worden, der für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ vorgesehen war. Außerdem war es, wie unter Nummer I erläutert, nach italienischem Recht nicht möglich, ein italienisches Patent anders als auf dem europäischen Weg zu beantragen.

ii) Nach Auffassung der Kammer gab es angesichts des Formblatts, das die Anmelderin verwendet hat, keine bessere Möglichkeit, Italien als EPÜ-Staat zu bestimmen und gleichzeitig Luxemburg auszuschließen. Wäre nämlich das mit "EP" bezeichnete Kästchen angekreuzt worden, so wäre Luxemburg nicht ausgeschlossen worden. Italien unter der Rubrik "Raum für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts (10. August 1984) beitreten" anzugeben, wäre nicht richtig gewesen, weil dieser Raum für Nichtmitgliedstaaten des EPÜ vorgesehen ist.

c) Daraus folgt, daß für die Zwecke des Artikels 153 EPÜ Italien in der internationalen Anmeldung benannt war und daß die Beschwerdeführerin dies dem Anmeldeamt in der Anmeldung mitgeteilt hatte. Somit ist das EPA gemäß Arikel 153 EPÜ Bestimmungsamt für Italien. Mit anderen Worten, die Euro-PCT- Anmeldung schließt Italien als Bestimmungsstaat ein.

2.2. Hierzu führt die Kammer folgendes aus:

a) Es kann nicht erwartet werden, daß allen Anmeldern weltweit alle amtlichen Fomblätter jeweils in der neuesten und einer der jüngsten internationalen Entwicklung Rechnung tragenden Fassung zu dem Zeitpunkt gedruckt zur Verfügung stehen, zu dem sie sie benutzen wollen. Im vorliegenden Fall war bei dem der Beschwerdeführerin zur Verfügung stehenden Formblatt noch nicht berücksichtigt, daß der PCT für Italien in Kraft getreten war. Das Formblatt war deshalb für die Länder, die die Beschwerdeführerin benennen wollte, eigentlich nicht geeignet. In einem solchen Falle ist der Anmelder verpflichtet, seine Absichten unter Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden Fassung des Vordruckes so klar wie möglich kundzutun. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin diese Verpflichtung erfüllt. Sie beging daher beim Ausfüllen des "Erteilungsantrags" keinen Fehler.

b) Im Hinblick auf die Ausführungen unter Nummer 2.1.b und2.2.a darf es der Beschwerdeführerin nach Auffassung der Kammer nicht angelastet werden, daß ihr Vertreter nicht bemerkt hat, daß in der vom australischen Patentamt ausgestellten Empfangsbescheinigung vom 1. Juli 1985 Italien nicht als Bestimmungsstaat benannt war. Das australische Patentamt hat eingeräumt, daß es die Beschwerdeführerin auf die Unklarheit hinsichtlich der Bestimmung Italiens hätte hinweisen müssen, bevor es das Aktenexemplar an das Internationale Büro weiterleitete; es hat sich diesbezüglich sowohl beim Internationalen Büro also auch beim EPA schriftlich für die Beschwerdeführerin eingesetzt.

c) Da der Erteilungsantrag, der beim australischen Patentamt und später beim EPA eingereicht wurde, keinen "Mangel" enthielt, kommt Regel 88 EPÜ hier nicht zur Anwendung. Auch die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Zusammenhang mit Regel 88 EPÜ trifft auf den vorliegenden Fall nicht unmittelbar zu, da kein Mangel "in einer beim EPA eingereichten Unterlage" vorliegt.

d) Die Kammer hat zwar zur Kenntnis genommen, daß das Internationale Büro die internationale Anmeldung am 30. Januar 1986 ohne einen Hinweis auf Italien als benannten Vertragsstaat des EPÜ amtlich veröffentlicht hat. Diese amtliche Veröffentlichung gibt jedoch nach Auffassung der Kammer entsprechend ihrer Feststellung unter Nummer 2.1 b nicht die im Erteilungsantrag zum Ausdruck gebrachte wahre Absicht der Beschwerdeführerin wieder. Angesichts der Feststellung der Kammer ist das EPA in jedem Falle durch Artikel 153 EPÜ gebunden. Was das Internationale Büro veröffentlicht, ist seine Sache und nicht Sache des EPA.

e) Für die Berichtigung der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung ist weder die Beschwerdekammer noch das EPA zuständig.

f) Die Kammer ist sich dessen bewußt, daß ein Dritter, der die internationale Anmeldung in der vom Internationalen Büro veröffentlichten Fassung gelesen hat, die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, im Vertrauen darauf möglicherweise in Italien in Benutzung genommen hat. Wie bereits in den früheren Entscheidungen J 12/80, ABl. EPA 1981, 143, Nummer 9 und J 10/87 vom 11. Februar 1988 dargelegt, fällt die Lösung solcher im Zusammenhang mit den Rechten Dritter auftretender Probleme jedoch nicht unter die Zuständigkeit des EPA, sondern die der nationalen Gerichte. ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 24. April 1987 wird aufgehoben.

2. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) schließt Italien als benannten Vertragsstaat des EPÜ ein.