J 0012/85 (Recours irrecevable) of 7.2.1986

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 novembre 1980, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 80 107 209.1, revendiquant la priorité de deux demandes de brevet nationales déposées au Japon respectivement le 6 décembre 1979 et le 19 mars 1980.

Dix Etats contractants, dont l'Autriche, étaient désignés dans cette demande de brevet européen. Trois des six revendications de la demande telle que déposée portaient sur des dérivés méthylés de prostaglandine répondant à différentes formules, et trois autres revendications indépendantes avaient pour objet respectivement un agent abortif, un agent d'accouchement et un agent contraceptif. Il ressortait également du titre de l'invention tel que déposé et modifié à la demande de la Section de dépôt que la demande avait pour objet de tels dérivés et de telles compositions pharmaceutiques.

II. En vertu de l'article 167(2) CBE, l'Autriche s'est réservé la faculté de prévoir dans sa législation nationale que les brevets européens, dans la mesure o" ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

III. Le rapport de recherche européenne a été envoyé au mandataire de la requérante le 6 mars 1981, et la requête en examen quant au fond a été présentée le 14 octobre 1981.

Le 15 avril 1982, un examinateur de la Division d'examen a établi une première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE, à laquelle la requérante a répondu en déposant un jeu d'exemples d'essais comparatifs destiné à montrer que l'invention impliquait une activité inventive.

Le 11 juillet 1983, l'examinateur a établi une deuxième notification pour informer la requérante que les revendications étaient désormais considérées comme admissibles, et pour lui demander d'apporter quelques modifications à la description.

Le mandataire de la requérante a déposé ces modifications le 21 novembre 1983.

IV. Le 4 avril 1984, la Division d'examen a alors annoncé à la requérante qu'elle envisageait de lui envoyer une notification l'informant de son intention de délivrer un brevet européen, et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre des modifications éventuelles. Aucune modification n'ayant été soumise, la Division d'examen a établi le 27 juin 1984 une notification conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, indiquant qu'elle avait l'intention de délivrer le brevet dans le texte soumis antérieurement.

V. Le 22 août 1984, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en produisant la traduction des revendications et en acquittant les taxes de délivrance et d'impression.

VI. Le 22 novembre 1984, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a pris la décision de délivrer le brevet, avec effet à compter du 16 janvier 1985, conformément à l'article 97(4) CBE.

VII. Le 19 décembre 1984, le mandataire de la requérante a présenté une requête en application de la règle 89 CBE afin d'obtenir qu'une correction soit apportée à la revendication 1 telle qu'elle avait été admise, que la description soit modifiée en conséquence, et également qu'il soit introduit une nouvelle revendication 4 concernant un procédé de préparation de dérivés méthylés de prostaglandine répondant à une formule déterminée. La requérante demandait également que l'impression du fascicule de brevet soit reportée jusqu'à ce que les corrections demandées aient été apportées.

VIII. Le 9 janvier 1985, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a répondu à la requête susmentionnée en ces termes :

"Comme vous avez donné votre accord au texte qui vous a été notifié dans l'avis préalable et dans la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, la décision de délivrer le brevet a été prise le 22 novembre 1984. Toute modification demandée postérieurement à cette décision en application de la règle 89 CBE nécessiterait une nouvelle décision de la part de la Division d'examen, ce qui ne pourra être envisagé qu'après publication du texte im primé du fascicule de brevet. Dès réception de ce texte, vous pourrez requérir une telle décision."

IX. Le 14 janvier 1985, la requérante a formé le présent recours dans lequel elle demande :

1. que les documents retenus pour la délivrance du brevet soient modifiés pour tenir compte des documents révisés déposés le 19 décembre 1984, ou à défaut

2. que la décision de délivrer le brevet en date du 22 novembre 1984 soit annulée et qu'il soit pris une nouvelle décision de délivrance se fondant sur les documents précités, ou à défaut

3. que la décision de délivrer le brevet ainsi que la notification établie le 27 juin 1984 en vertu de la règle 51(4) et (5) CBE soient annulées, et qu'il soit établi une nouvelle notification en vertu de la règle 51(4) et (5), sur la base des documents précités.

La taxe de recours a été dûment acquittée et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 avril 1985.

X. Dans ce mémoire, la requérante a fait valoir essentiellement qu'elle avait relevé deux incohérences dans la décision de dé livrer le brevet, l'une parce que l'Autriche était désignée dans la demande, alors que le jeu de revendications ne comportait que des revendications de composés et de préparations pharmaceutiques qui ne sont pas admises par la législation autrichienne, l'autre parce qu'il était indiqué dans la description que l'invention avait pour objet la préparation de ces composés, alors que les revendications n'avaient pas trait à un procédé.

Par conséquent, le fait que la requérante n'ait pas formellement marqué son désaccord, qu'elle ait acquitté les taxes et déposé des traductions des revendications ne pouvait selon elle être considéré comme une approbation du texte notifié, ce texte étant en soi incohérent. Dans une décision antérieure J 12/83 (JO de l'OEB n° 1/1985, p. 6 à 10), la Chambre a admis que "dans certains cas une décision de délivrer un brevet européen pouvait / ne pas faire / droit aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE. Ce serait sans conteste le cas si par exemple le brevet était délivré dans un texte qui n'aurait pas eu l'accord du demandeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article 97(2)a) de la CBE". Comme tel est effectivement le cas dans la présente espèce, la Chambre devrait considérer le recours comme recevable et lui donner une suite favorable.

XI. Dans une notification établie le 31 juillet 1985, il a été signalé à la requérante que la requête principale en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE était apparemment irrecevable : en effet, aucune décision n'ayant été prise auparavant à ce sujet par la Division d'examen, la Chambre de recours n'était pas compétente pour trancher cette question. Les deux requêtes subsidiaires visant à obtenir l'annulation de la décision de délivrer le brevet devaient également être considérées comme irrecevables, puisque, d'après le dossier, la requérante était d'accord sur le texte qui lui avait été notifié, au sens où l'entendent l'article 97(2)a) et la règle 51(4) CBE, et qu'il était impossible par conséquent de considérer que la décision de délivrer le brevet n'avait "pas fait droit" à ses prétentions, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

La requérante n'ayant pas répondu à cette notification dans le délai qui lui était imparti, son mandataire a demandé, dans une lettre datée du 31 octobre 1985, que ce délai soit prorogé de deux mois. Il a été fait droit à cette requête, mais aucune réponse et aucune nouvelle demande de prorogation du délai n'ont été reçues

Motifs de la décision

1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64b) CBE. Si le recours ne satisfait pas à ces conditions, il doit être rejeté comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (cf. règle 65(1) CBE).

2. Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique considère comme irrecevable la requête principale formulée par la requérante en vertu de la règle 89 CBE en vue d'obtenir la rectification de la décision attaquée, la Chambre ne pouvant examiner que les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique de l'OEB (cf. article 21(1) CBE).

3. La Chambre estime que les incohérences relevées dans une décision de délivrance peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en application de la règle 89 CBE, telle que celle qui a été présentée par la requérante le 19 décembre 1984, mais qu'il faut d'abord, comme il est indiqué ci-dessus au point 2, que la division d'examen statue sur cette requête avant que l'affaire ne soit portée devant la chambre de recours.

Toutefois, ces prétendues incohérences n'affectent pas la validité de la décision de délivrer le brevet et ne permettent pas non plus d'affirmer que cette décision n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE. En fait, la Chambre considère que ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir pas fait droit à ses prétentions (le texte français de l'article 107 CBE indique clairement "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. En l'occurrence, dans le brevet qui a été délivré, la description, les revendications et les dessins correspondent aux documents dé posés le 19 novembre 1980, tels que modifiés ensuite par la requérante les 15 octobre 1981, 25 octobre 1982 et 21 novembre 1983. La requérante n'a pas fait part à l'OEB de son désaccord sur le brevet délivré sur la base du texte indiqué dans la notification de l'OEB datée du 27 juin 1984, au contraire, elle a acquitté les taxes requises et produit les traductions dans le délai fixé.

5. Au vu des dispositions de l'article 97(2)a) et de la règle 51(4) CBE, la Chambre estime que ce qui est requis du demandeur n'est pas un accord formel ; en revanche, c'est un désaccord formel qui est requis pour que l'examen puisse être repris (cf. décision J 12/83 déjà citée).

6. Il s'ensuit que la Chambre de recours juridique ne saurait considérer que la décision de délivrer le brevet européen n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours formé contre la décision prise le 22 novembre 1984 par un agent des formalités de la direction générale 2 est rejeté comme irrecevable.