J 0012/85 (Unzulässige Beschwerde) of 7.2.1986

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 19. November 1980 die europäische Patentanmeldung Nr. 80 107 209.1 ein, die die Priorität zweier nationaler japanischer Patentanmeldungen vom 6. Dezember 1979 bzw. 19. März 1980 in Anspruch nimmt. In der europäischen Patentanmeldung waren zehn Vertragsstaaten einschließlich Österreichs benannt. Drei der sechs Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren auf methylierte Prostaglandinderivate mit verschiedenen Formeln, drei weitere unabhängige Ansprüche auf ein Abtreibungsmittel, ein Wehenmittel und ein empfängnisverhütendes Mittel gerichtet. Aus der Bezeichnung der Anmeldung in der eingereichten und in der auf Antrag der Eingangsstelle geänderten Fassung geht ebenfalls hervor, daß sich die Anmeldung auf diese Derivate und pharmazeutischen Zusammensetzungen bezieht.

II. Österreich hat sich nach Artikel 167 (2) EPÜ vorbehalten, in seinem nationalen Recht zu bestimmen, daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für Arzneimittel als solche gewähren.

III. Der europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 6. März 1981 zugesandt; der Prüfungsantrag wurde am 14. Oktober 1981 gestellt. Am 15. April 1982 erließ ein Prüfer im Namen der Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, worauf die Beschwerdeführerin eine Reihe von Vergleichstests einreichte, um die erfinderische Tätigkeit glaubhaft zu machen. Am 11. Juli 1983 erging ein zweiter Bescheid, in dem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, daß die Ansprüche nunmehr als gewährbar anzusehen seien; gleichzeitig wurde sie gebeten, in der Beschreibung einige Änderungen vorzunehmen. Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte diese Änderungen am 21. November 1983 ein.

IV. Am 4. April 1984 wurde der Beschwerdeführerin angekündigt, daß die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtigt sei, und es wurde ihr eine Frist von zwei Monaten zur Einreichung von Änderungsvorschlägen gesetzt. Es wurden jedoch keine Änderungen eingereicht. Am 27. Juni 1984 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin dann nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß sie das Patent in der früher eingereichten Fassung zu erteilen beabsichtige.

V. Am 22. August 1984 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin eine Übersetzung der Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und und die Druckgebühr.

VI. Am 22. November 1984 traf ein Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 des EPA die Entscheidung zur Erteilung des Patents, die gemäß Artikel 97 (4) EPÜ am 16. Januar 1985 wirksam geworden wäre.

VII. Am 19. Dezember 1984 stellte der Vertreter der Beschwerdeführerin aufgrund der Regel 89 EPÜ einen Antrag auf Berichtigung des er teilten Anspruchs 1, auf eine entsprechende Änderung der Beschreibung und auf Hinzufügung eines neuen Anspruchs 4, der auf ein Verfahren zur Herstellung methylierter Prostaglandinderivate einer bestimmten Formel gerichtet war. Die Beschwerdeführerin beantragte ferner, daß der Druck der Patentschrift aufgeschoben werde, bis die beantragten Berichtigungen vorgenommen worden seien.

VIII. Am 9. Januar 1985 beschied ein Formalsachbearbeiter im Namen der Generaldirektion 2 des EPA diesen Antrag wie folgt: "Nachdem Sie sich mit der in der Ankündigung und in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ angegebenen Fassung einverstanden erklärt hatten, wurde am 22. November 1984 die Entscheidung zur Erteilung des Patents getroffen. Spätere Änderungen nach Regel 89 EPÜ machen eine erneute Entscheidung der Prüfungsabteilung erforderlich. Diese kann aber erst in Betracht gezogen werden, wenn die gedruckte Patentschrift vorliegt. Sie können diese Entscheidung nach Erhalt der Druckschrift beantragen."

IX. Am 14. Januar 1985 reichte die Beschwerdeführerin die vorliegende Beschwerde ein und beantragte

1. die Anpassung der Erteilungsunterlagen an die am 19. Dezember 1984 eingereichten geänderten Unterlagen,

2. hilfsweise die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses vom 22. November 1984 und einen neuen Erteilungsbeschluß auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen oder

3. die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses und der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) vom 27. Juni 1984 sowie eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und die Beschwerdebegründung am 2. April 1985 nachgereicht.

X. In ihrer Begründung macht die Beschwerdeführerin im wesentlichen geltend, daß die Entscheidung zur Erteilung des Patents zwei logische Widersprüche enthalten habe, nämlich erstens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der nur Stoff- und Arzneimittelansprüche enthalte, die nach österreichischem Recht nicht zulässig seien, und der Benennung Österreichs und zweitens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der kein Verfahren umfasse, und der Beschreibung, in der es heiße, daß sich die Erfindung auf die Herstellung der Stoffe beziehe. Das Fehlen einer förmlichen Erklärung des Nichteinverständnisses sowie die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche könnten also nicht als Billigung der mitgeteilten Fassung angesehen werden, da diese Fassung in sich widersprüchlich gewesen sei. In einer früheren Entscheidung (J 12/83, ABl. EPA 1985, 6 - 10) habe die Kammer entschieden, daß "ein europäischer Patentanmelder unter Umständen durch einen Erteilungsbeschluß 'beschwert' im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein kann. Dies wäre z. B. eindeutig der Fall, wenn das Patent entgegen Artikel 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt würde, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist". Da dies hier der Fall sei, sollte die Beschwerde zugelassen und ihr stattgegeben werden.

XI. In einer Mitteilung vom 31. Juli 1985 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß der Hauptantrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ unzulässig erscheine, da die Prüfungsabteilung zu diesem Antrag bisher noch keine Entscheidung getroffen habe. Somit sei die Beschwerdekammer für diese Frage nicht zuständig. Die beiden Hilfsanträge auf Aufhebung des Erteilungsbeschlusses seien ebenfalls nicht zulässig, da aus der Akte hervorgehe, daß die Beschwerdeführerin mit der vorgeschlagenen Fassung im Sinne des Artikels 97 (2) a) und Regel 51 (4) EPÜ einverstanden gewesen sei und daher nicht als durch den Erteilungsbeschluß "beschwert" im Sinne des Artikel 107 EPÜ gelten könne. Auf diese Mitteilung ging innerhalb der darin gesetzten Frist keine Erwiderung der Beschwerdeführerin ein. Ihr Vertreter beantragte mit Schreiben vom 31. Oktober 1985 eine Fristverlängerung um zwei Monate, die auch gewährt wurde. Innerhalb dieser Frist ging weder eine Erwiderung noch ein weiterer Antrag auf Fristverlängerung ein.

Entscheidungsgründe

1. Eine zulässige Beschwerde muß den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 b) EPÜ entsprechen. Ist dies nicht der Fall, muß sie als unzulässig verworfen werden, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Frist beseitigt worden sind (R. 65 (1) EPÜ).

2. Im vorliegenden Fall ist nach Erachten der Juristischen Beschwerdekammer der Hauptantrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung aufgrund der Regel 89 EPÜ nicht zulässig, weil die Kammer nur Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung des EPA prüfen kann (Art. 21 (1) EPÜ).

3. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß Widersprüche im Erteilungsbeschluß zwar unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ, wie ihn die Beschwerdeführerin am 19. Dezember 1984 gestellt hat, rechtfertigen, doch muß, wie unter Nummer 2 dargelegt, erst eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über den Antrag vorliegen, bevor die Angelegenheit an die Beschwerdekammer verwiesen werden kann. Solche Widersprüche beeinträchtigen jedoch die Gültigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht und führen auch nicht dazu, daß die Beschwerdeführerin durch diese Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist. Die Kammer ist nämlich der Ansicht, daß ein Anmelder eines europäischen Patents durch einen Erteilungsbeschluß nur beschwert sein kann, wenn dieser Beschluß mit dem unvereinbar ist, was er ausdrücklich beantragt hat (die französische Fassung des Artikels 107 EPÜ sagt es ganz deutlich: "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. Im vorliegenden Fall entsprechen die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen des erteilten Patents den am 19. November 1980 eingereichten und von der Beschwerdeführerin am 15. Oktober 1981, 25. Oktober 1982 und 21. November 1983 geänderten Unterlagen. Dem EPA wurde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, daß die Beschwerdeführerin mit der Erteilung des Patents in der Fassung nicht einverstanden sei, die in der Mitteilung des EPA vom 27. Juni 1984 enthalten war; sie hat im Gegenteil fristgerecht die verlangten Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht.

5. Nach Ansicht der Kammer ist zwar im Hinblick auf Artikel 97 (2) a) und Regel 51 (4) eine ausdrückliche Einverständniserklärung nicht erforderlich, bei Nichteinverständnis hingegen muß eine entsprechende Mitteilung erfolgen, damit die Prüfung fortgesetzt wird (vgl. die bereits genannte Entscheidung J 12/83).

6. Die Juristische Beschwerdekammer ist daher nicht davon überzeugt, daß die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschluß im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die am 22. November 1984 von einem Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 getroffene Entscheidung wird als unzulässig verworfen.